II CSK 710/12

Sygn. akt II CSK 710/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Maria Szulc

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powództwa "C." - Spółki Akcyjnej w likwidacji

z siedzibą w J.

przeciwko "C. Polska" - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w W.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 26 września 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa […],

oddala skargę kasacyjną.

2

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 października 2011 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił

powództwo C. S.A. z siedzibą w J. - w likwidacji przeciwko „C. Polska” sp. z o.o. z

siedzibą w W. o zasądzenie kwoty 14 000 000 zł z odsetkami, w tym kwoty

8 000 000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku z naruszeniem

znaku towarowego „C.”, zarejestrowanego na rzecz powodowej Spółki w dniu 21

kwietnia 2008 r. i potwierdzonego świadectwem ochronnym nr […] i kwoty

6 000 000 zł z tytułu opłaty licencyjnej, która byłaby należna w razie udzielenia

zgody na korzystanie z tego znaku, oraz o zobowiązanie pozwanej do

opublikowania oświadczenia o treści określonej we wniosku pozwu.

Sąd Okręgowy ustalił, że z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego

wieku Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w C. rozpoczął produkcję i dystrybucję

soków, herbat mrożonych oraz śmietanek do kawy pod nazwą „C.”, a od dnia 2

sierpnia 1994 r. przysługiwało mu prawo z rejestracji znaku towarowego słowno -

graficznego „C.” dla towarów z klasy 32, obejmującej napoje bezalkoholowe: soki

owocowe niekonserwowane o długim okresie przechowywania, soki owocowe

zagęszczane słodzone i niskocukrowe, soki wieloowocowe, syropy smakowe i soki

zagęszczane do przyrządzania napojów, napoje gazowane i niegazowane. W dniu

18 lipca 1995 r. na znak ten zostało udzielone świadectwo ochronne nr […].

W dniu 21 kwietnia 1999 r. Kombinat wystąpił do Urzędu Patentowego

o rejestrację znaku towarowego słownego „C”. Na skutek zmian

restrukturyzacyjnych, w dniu 1 lipca 1999 r., produkcja soków i śmietanek została

przeniesiona do powodowej Spółki, która wówczas funkcjonowała pod firmą „K. P.”

sp. z o.o. z siedzibą w J., w dniu 11 września 2000 r. zmieniła firmę na C. sp. z o.o.,

a z dniem 21 lipca 2004 r. uległa przekształceniu w spółkę akcyjną. W tej sytuacji

Kombinat w dniu 1 lipca 1999 r. zawarł z „K. P.” umowę cesji, w której przelał na nią

prawo z rejestracji znaku słowno – graficznego „C.”, przysługujące mu od dnia

2 sierpnia 1994 r., oraz prawo do prawa z rejestracji znaku towarowego „C./…/”,

zgłoszonego do rejestracji w dniu 21 kwietnia 1999 r. Na podstawie decyzji Urzędu

Patentowego z dnia 21 kwietnia 2008 r. powodowej Spółce przysługuje

prawo ochronne na znak towarowy słowny „C.” dla towarów z klasy 32, na

3

który zostało udzielone świadectwo ochronne nr […]. Decyzją z dnia 6 grudnia 2004

r. Urząd Patentowy dokonał zmian w rejestrze znaków towarowych pod numerem R

– […] i jako uprawnioną wpisał powodową Spółkę.

Na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

pozwana Spółka, która wprowadzała na polski rynek poprzez sieć swoich sklepów

soki owocowe oraz wodę źródlaną w opakowaniach z oznaczeniem „C.”, uzyskała

prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny „C. G.[…]” dla oznaczania

usług z klasy 35 i 39.

Sąd Okręgowy stwierdził, że powódce przysługują prawa ochronne na dwa

znaki: słowny „C.”, którego ochrony dochodzi w niniejszym procesie, i słowno –

graficzny, jednak na swoich produktach powódka umieszczała wyłącznie znak

słowno – graficzny określony w świadectwie ochronnym nr […]. Z tej przyczyny przy

ocenie stopnia podobieństwa znaków w rozumieniu art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr

119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”) trzeba uwzględniać również elementy

graficzne. Element słowny porównywanych znaków jest zbieżny, gdyż jest to wyraz

składający się z tych samych liter ułożonych w tej samej kolejności. Różnica

występuje natomiast w elemencie graficznym. Wyraz „C.” jest pisany innym

rodzajem czcionki, w znaku powódki wyróżnia się pierwsza litera „C”, a w znaku

pozwanej ostatnia litera „n”, stylizowana na postać człowieka z rozpostartymi

ramionami. Poza tym znak pozwanej jest w kolorze białym na czerwonym tle, a

znak powódki w kolorze żółto – pomarańczowym i uzupełniony symbolem medalu,

którego brak w znaku pozwanej. Odmienna jest też wielkość i rozmieszczenie

znaków, gdyż znak powódki był umieszczany w górnej części opakowania i był

nieporównanie większy niż znak pozwanej, który był umieszczany w lewym dolnym

rogu produktu. Porównanie to prowadzi do wniosku, że znaki używane przez strony

nie były znakami identycznymi.

Nie została też - stwierdził Sąd Okręgowy - spełniona druga przesłanka

przewidziana w art. 296 ust. 2 Pr.w.p. w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorców

w błąd. Podobieństwo występujące między znakami nie jest bowiem na tyle duże,

aby mogło wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd, tym bardziej że pozwana

4

sprzedawała produkty ze znakiem „C.” wyłącznie w sklepach należących do jej sieci

dystrybucyjnych, a powódka nie wykazała, by jej produkty były również

sprzedawane w tych sklepach.

Apelacja powódki została przez Sąd Apelacyjny oddalona wyrokiem z dnia 4

kwietnia 2012 r. Sąd Apelacyjny zaaprobował ustalenia faktyczne Sądu pierwszej

instancji i - z pewnymi zastrzeżeniami – również ich ocenę prawną. Podkreślił, że

nie można zgodzić się z poglądem Sądu pierwszej instancji, jakoby powódka nie

korzystała ze znaku słownego „C.”, zastrzeżonego w świadectwie ochronnym nr

204291, ponieważ wykorzystywanie znaku towarowego słownego jako jednego z

elementów znaku słowno - graficznego jest równoczesnym korzystaniem z obu

znaków. Ze względu na to, że obie strony używały znaków ze słowem „C.” dla

oznaczania identycznych towarów, rozważenia wymagała kwestia, czy znak

używany przez pozwaną i znak słowny zarejestrowany na rzecz powódki były

znakami identycznymi. Dla stwierdzenia identyczności znaków towarowych

słownych w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. konieczne jest ustalenie, że są

one tożsame zarówno w warstwie wizualnej, jak i fonetycznej. Strony używały

identycznego słowa „C.” w jego postaci wizualnej, czyli w zapisie literowym, jednak

zostało ono zaczerpnięte z różnych języków obcych, gdyż powodowa Spółka

bazowała na języku angielskim, a pozwana na języku francuskim. W obu językach

słowo to oznacza to samo, lecz różna jest jego wymowa. Różnica w brzmieniu

stanowi wystarczającą cechę dystynktywną, niepozwalająca na stwierdzenie

identyczności, postać brzmieniowa jest bowiem najbardziej charakterystyczną

cechą odróżniającą. Ocenę tę wzmacnia okoliczność, że pozwana używała

oznaczenia w sklepach funkcjonujących pod nazwą „C.”, w których nie były

sprzedawane towary oznaczone znakiem zarejestrowanym na rzecz powódki.

Niezależnie od tego pozwana nie wykazała dochodzonych roszczeń co do ich

rozmiarów, w pozwie zgłosiła wprawdzie szereg wniosków dowodowych, ale po ich

oddaleniu postanowieniem z dnia 25 października 2011 r. nie zgłosiła zastrzeżenia

w trybie art. 162 k.p.c.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego powodowa Spółka,

powołując się na obie podstawy określone w art. 3983

§ 1 k.p.c., wniosła

o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu Okręgowego z dnia

5

20 października 2011 r. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego

rozpoznania. Wskazała na naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. przez przyjęcie,

że znak towarowy używany przez pozwaną nie był identyczny ze znakiem

zarejestrowanym na rzecz skarżącej, i art. 386 § 4 k.p.c. przez jego

niezastosowanie pomimo uznania, że Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty

sprawy w ramach właściwych kryteriów porównawczych znaków towarowych

używanych przez strony.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozważania prowadzące do rozstrzygnięcia podniesionych zarzutów, trzeba

rozpocząć od przypomnienia, że, zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszenie

prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie

gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego

w odniesieniu do identycznych towarów. Ze względu na to, że spór między stronami

sprowadzał się do oceny przesłanki identyczności używanych znaków, trzeba

przypomnieć przyjmowany w orzecznictwie sposób rozumienia tej przesłanki.

Dokonując wykładni pojęcia „znak identyczny” na tle art. 4 ust. 1 lit. a i art. 5

ust. 1 lit. a pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej

na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do

znaków towarowych, 89/104/EWG (Dz.Urz.UE, L 40, s. 1), Europejski Trybunał

Sprawiedliwości w wyroku z dnia 20 marca 2003 r., C – 291/00 w sprawie LTJ

Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA (Zb. orz. 2003, s. I – 2799) stanął na

stanowisku, że oznaczenie jest identyczne, jeżeli stanowi reprodukcję, bez

modyfikacji ani dodatku, wszystkich elementów stanowiących znak towarowy i jeżeli,

postrzegane jako całość, wykazuje tak nieistotne różnice, że mogą one pozostać

niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Przyjęta w tym wyroku ścisła

interpretacja pojęcia identyczności, pomimo zaistniałej zmiany unormowań,

zachowuje aktualność w orzecznictwie unijnym, które ma znaczenie w zakresie

wykładni tych samych pojęć występujących w przepisach krajowych.

Również w nauce prawa akcentuje się potrzebę ścisłej wykładni i przyjmuje,

że identyczność jest zachowana tylko wtedy, gdy różnice między porównywanymi

6

znakami są nieistotne z punktu widzenia przeciętnego konsumenta; innymi słowy,

jeżeli są dla niego niedostrzegalne.

W niniejszej sprawie spór dotyczy kryteriów oceny, jakie należy brać pod

uwagę przy porównywaniu znaków używanych przez strony, skarżącej przysługuje

bowiem prawo wyłącznego używania dwóch znaków towarowych: znaku słowno –

graficznego „C.” oraz znaku słownego „C.”, który jest koniecznym elementem

pierwszego z wymienionych znaków. Z kolei pozwanej przysługuje prawo

wyłącznego używania znaku słowno - graficznego „C. G. […]”. Znaki słowne są

postrzegane za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, a przy ocenie charakteru

odróżniającego uwzględnieniu podlega także ich warstwa fonetyczna i

semantyczna. Z kolei znaki graficzne są percypowane wzrokiem, w związku z czym

właściwą płaszczyzną dla ich porównywania jest podobieństwo wizualne. Znaki

kombinowane są natomiast połączeniem elementów obu wspomnianych znaków,

niekiedy o różnej sile ich oddziaływania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06 (OSNC

2008, nr 1, poz. 11), stanął na stanowisku, że przy ocenie naruszenia prawa

ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie -

w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku

bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków.

W uzasadnieniu podkreślił, że znak towarowy słowny przedstawia się jako zapis

liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej,

a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru

i grafiki porównywanych znaków.

Podzielając to stanowisko trzeba zgodzić się z oceną skarżącej,

że w warstwie wizualnej znak towarowy słowny, na który skarżąca uzyskała prawo

ochronne, i będący elementem znaku słowno – graficznego używanego przez

pozwaną wyraz „C.” są identyczne, składają się bowiem z tych samych liter.

Identyczne jest także ich znaczenie, gdyż zarówno w języku angielskim, jak

i w języku francuskim wyraz „champion” oznacza „mistrz”, „zwycięzca”. Rację ma

również skarżąca podnosząc, że podkreślana przez Sąd Apelacyjny odmienność

fonetyczna, związana z wymową wyrazu „C.” w językach angielskim i francuskim,

7

nie ma w tym wypadku istotnego znaczenia odróżniającego. Podobieństwo

fonetyczne znaków jest wprawdzie funkcją budowy języka i zasad jego wymowy,

dlatego nie może być oceniane abstrakcyjnie, jednak przy ocenie identyczności

znaków nie można brać pod uwagę sposobów wymawiania wyrazu obcego,

stanowiącego znak towarowy, w różnych językach. Decydujące znaczenie ma

bowiem punkt widzenia przeciętnego odbiorcy, który zazwyczaj nie prowadzi badań

etymologicznych ani nie analizuje prawidłowości wymowy. Poza tym waga

elementów fonetycznych traci na znaczeniu, jeżeli towar sprzedawany jest - jak

w niniejszej sprawie - w sklepach samoobsługowych.

Podzielając w tym względzie zasadność zarzutów skarżącej trzeba jednak

stwierdzić, że w ostatecznym wyniku zaskarżony wyrok odpowiada prawu,

w niniejszej sprawie bowiem konieczne staje się zastosowanie odmiennych

kryteriów oceny przesłanki identyczności od tych, które są relewantne w wypadku

porównywania znaków towarowych jednego rodzaju. Jeżeli roszczeń

przewidzianych w art. 296 ust. 1 Pr.w.p. dochodzi - z powołaniem się na prawo

wyłącznego używania znaku towarowego słownego - uprawniony z prawa

ochronnego na znak słowny, któremu przysługuje również prawo ochronne na znak

towarowy słowno – graficzny, a znak słowny jest przy tym koniecznym elementem

używanego przez niego znaku słowno – graficznego, nie można ograniczyć

identyczności do znaków składających się z tych samych liter i sytuacji zmiany liter

z wielkich na małe lub z małych na wielkie w znakach słownych. Ocena taka nie

byłaby miarodajna, ponieważ sprowadzałaby się do porównania tylko jednego

z elementów używanego przez uprawnionego znaku słowno – graficznego

z jednym z elementów słowno – graficznego znaku towarowego strony przeciwnej.

Konieczne staje się w tej sytuacji dokonanie oceny w ujęciu całościowym,

z uwzględnieniem wszystkich elementów porównywanych znaków. Oznacza

to potrzebę porównania znaków używanych przez strony nie tylko na płaszczyźnie

fonetycznej i znaczeniowej, ale także na płaszczyźnie wizualnej. Porównania

takiego dokonał Sąd pierwszej instancji, który wskazał na różnicę występującą

w elemencie graficznym. Podkreślił, że wyraz „C.” jest pisany innym rodzajem

czcionki, w znaku powódki wyróżnia się pierwsza litera „C”, a w znaku pozwanej

ostatnia litera „n”, stylizowana na postać człowieka z rozpostartymi ramionami.

8

Poza tym znak pozwanej jest w kolorze białym na czerwonym tle, a znak powódki

w kolorze żółto – pomarańczowym i uzupełniony symbolem medalu, którego brak w

znaku pozwanej. Odmienna jest też wielkość i rozmieszczenie znaków, gdyż znak

powódki był umieszczany w górnej części opakowania i był nieporównanie większy

niż znak pozwanej, który był umieszczany w lewym dolnym rogu produktu.

Konkludując, Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że znaki używane przez

strony nie są znakami identycznymi. Sąd Apelacyjny nie zakwestionował rezultatu

tego porównania, zastosował jedynie odmienne kryteria oceny przesłanki

identyczności. Za pozbawiony racji trzeba uznać w tej sytuacji zarzut naruszenia art.

386 § 4 k.p.c., którego skarżąca notabene bliżej nie uzasadniła, nie może być

bowiem mowy o nierozpoznaniu przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy.

Trójpłaszczyznowa ocena znaków towarowych używanych przez strony

prowadzi do wniosku, że znaki te istotnie nie mogą być uznane za identyczne

w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. Trzeba zatem stwierdzić, że zaskarżony

wyrok pomimo częściowo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814

k.p.c. oddalił skargę

kasacyjną

jw