IV CSK 92/13

Sygn. akt IV CSK 92/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Antoni Górski

SSN Agnieszka Piotrowska

Protokolant Katarzyna Jóskowiak

w sprawie z powództwa A. P. INC. z siedzibą w Tokio (Japonia)

przeciwko Zakładom Farmaceutycznym P. Spółce Akcyjnej

w S.

o zakazanie naruszania praw z patentu,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 23 października 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 26 czerwca 2012 r.,

I. oddala skargę kasacyjną;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 700

(siedemset) zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania

kasacyjnego.

2

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację

Zakładów Farmaceutycznych „P.” Spółki Akcyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w

G., którym, częściowo uwzględniając powództwo A. P.INC z siedzibą w Tokio,

nakazano pozwanemu zaniechanie naruszania praw powoda z patentu PL […], w

tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji

farmaceutycznych chronionych tym patentem, bez zgody uprawnionego,

w szczególności nakazując pozwanemu usunięcie z listy oferowanych aktywnych

substancji farmaceutycznych, znajdującej się na jego stronie internetowej […]

substancji o nazwie […], a nadto nakazano pozwanemu podanie do publicznej

wiadomości, w bliżej określonej co do formy i sposobu publikacji, informacji o

wydanym wyroku na wymienionej stronie internetowej oraz w czasopiśmie SCRIP,

wydawanym przez spółkę I. plc w Londynie.

Sąd ustalił, że powód jest uprawniony w Polsce z patentu nr […] na

wynalazek - nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawierająca te

związki, w tym […]; patent ten wygasa w dniu 27 grudnia 2015 r., z tym że

powodowi udzielono także dodatkowego prawa ochronnego na […], które zacznie

obowiązywać przez 5 lat po wygaśnięciu patentu […].

Pozwany, bez zgody powoda, wyprodukował w swoim zakładzie w Polsce

[…] i sprzedał go trzem firmom: R. ze Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej i H. z

Niemiec.

We wrześniu 2010 r. pozwany zamieścił w czasopiśmie farmaceutycznym

SCRIP reklamę, z której wynikało, że oferuje szeroki zakres aktywnych składników

leków dostępnych na rynku, w tym środek o nazwie […], oraz zachęca do

nawiązania kontaktu na najbliższych targach branży farmaceutycznej. Czasopismo

SCRIP jest pismem specjalistycznym o zasięgu międzynarodowym, docierającym

do licznych odbiorców w branży farmaceutycznej, w tym pracowników wysokiego

szczebla w spółkach farmaceutycznych i biotechnologicznych, przeznaczonym

także na rynek europejski, i dostępnym w Polsce.

Na stronach internetowych pozwanego, prowadzonych w języku polskim

i w języku angielskim, znajduje się „lista oferowanych substancji”, na której figuruje

3

także […]. Na stronie w języku polskim znajduje się również zaproszenie klientów

zainteresowanych zakupem substancji do odwiedzenia serwisu na stronie

prowadzonej w języku angielskim.

Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu pozwanego, że wymienione działania

nie stanowiły bezprawnego naruszenia patentu, gdyż mieściły się w granicach

dozwolonego przez art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo

własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 Nr 49, poz. 508 ze zm., dalej:

p.w.p.) korzystania z wynalazku. Sąd podkreślił, że przepis ten, o charakterze

wyjątkowym, bo wprowadzającym ograniczenie zasady wyłączności praw

przysługujących uprawnionemu z patentu, nie może być wykładany rozszerzająco

oraz stwierdził, że pozwany naruszył patent przez zarobkowe skorzystanie

z wynalazku w trzech formach objętych przez art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

uprawnieniem zakazowym, a więc przez wytworzenie, oferowanie i wprowadzenie

do obrotu.

O naruszeniu prawa wyłącznego powoda przesądza wytworzenie

chronionego produktu w innym celu, niż uzyskanie rejestracji bądź zezwolenia na

dopuszczenie do obrotu leku generycznego, gdyż pozwany nie zamierzał o taką

rejestrację lub zezwolenie się ubiegać, a jego celem była jedynie sprzedaż

produktu osobom trzecim i uzyskanie z tego korzyści majątkowej. W ocenie Sądu,

cel określony w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. dotyczy działań osoby korzystającej

z wynalazku. Korzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badań,

umożliwiających jednostce prowadzącej te badania wprowadzenie leku po

wygaśnięciu ochrony patentowej, dopuszczalne na podstawie tego przepisu,

ma inny charakter, niż czerpanie zysku bezpośrednio z wynalazku przez

nieuprawnionego jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Ponadto,

wyjątek dotyczy tylko czynności niezbędnych do rejestracji dokonywanej w kraju,

w którym patent został udzielony, ze względu na terytorialny zakres ochrony,

wynikający z art. 63 p.w.p.

Fakt, że pozwany sprzedał substancję podmiotom zagranicznym, a więc

dokonał jej eksportu, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że wprowadzenie do obrotu

4

nastąpiło w Polsce, gdzie doszło do zawarcia umowy. Ponadto, zdaniem Sądu,

sprzedaż do Niemiec jako „sprzedaż wewnątrzwspólnotowa”, nie była eksportem.

Informacje zawarte na stronie internetowej w języku polskim oraz

w międzynarodowym piśmie, dostępnym w Polsce, zważywszy na używane

określenia oraz zachętę do nawiązania kontaktów w związku z oferowanymi

specyfikami, mieściły się w pojęciu „oferowania”, szerzej rozumianym na tle art. 66

ust. 1 pkt 1 p.w.p., niż oferta w ujęciu kodeksu cywilnego.

W konsekwencji Sąd ocenił, że pozwany naruszył monopol uprawnionego,

korzystając z jego wynalazku w zakresie objętym uprawnieniem zakazowym

przewidzianym w art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p., przy czym korzystanie to nie

odpowiadało przesłance ograniczenia wyłączności, określonej w art. 69 ust. 1 pkt 4

p.w.p.

Pozwany oparł skargę kasacyjną na obu podstawach przewidzianych w art.

3983

§ 1 k.p.c. Zarzucił: 1. błędną wykładnię art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art.

34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej polegającą na przyjęciu,

że określony w nim wyjątek umożliwia wytworzenie substancji farmaceutycznej

tylko podmiotowi, który będzie z niej korzystał dla wykonania czynności

przewidzianych w przepisie, natomiast nie obejmuje wytwarzania, oferowania

i sprzedaży substancji czynnej innemu podmiotowi, który będzie z niej korzystał

w celu określonym w przepisie ; 2. błędne zastosowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 w zw.

z art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. polegające na przyjęciu, że zbycie

przez pozwanego […] podmiotom zagranicznym nie mieściło się w zakresie tego

przepisu i stanowiło naruszenie patentu; 3. błędne zastosowanie art. 63 ust. 1 w

zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz art. 287 ust. 1 i 2 p.w.p. „do zachowania polegającego

na publikacji w zagranicznym czasopiśmie i informacji internetowej nienakierowanej

na żaden rynek, które nie stanowiły korzystania w Polsce z wynalazku chronionego

udzielonym w Polsce patentem”; 4. błędną wykładnię art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

polegającą na przyjęciu, że pojęcie „wprowadzenia do obrotu” obejmuje także

eksport oraz na wadliwie przyjętych kryteriach kwalifikacji określonych działań jako

eksportu, a także na błędnym zakwalifikowania wpisów na stronie internetowej jako

mieszczących się w pojęciu „oferowania” oraz nadto wadliwe zastosowanie art. 70

5

§ 2 k.c. przez błędne przyjęcie siedziby pozwanego jako miejsca zawarcia umów

sprzedaży.

Ponadto skarżący zarzucił mogące mieć wpływ na wynik postępowania naruszenie

art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przesłuchanie świadków na okoliczność

oferowania i sprzedaży substancji […] wyłącznie dla dokonania czynności objętych

dopuszczalnym wyjątkiem.

W oparciu o te podstawy skarżący wniósł o uchylenie wyroków Sądów obu

instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu i

„niezależnie od tego”, w wypadku uznania podstawy naruszenia przepisów

postępowania za nieuzasadnioną, o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i

oddalenie powództwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Na mocy art. 63 p.w.p. przez uzyskanie patentu nabywa się prawo

wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączność korzystania z wynalazku jest

źródłem uprawnień zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest określony

w art. 66 ust. 1 p.w.p. Wszystkie czynności wymienione w tym przepisie, a więc

wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla

tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, stanowią akty korzystania

z wynalazku i są objęte monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie,

uprawniony z patentu może skutecznie zakazać osobom trzecim korzystania

z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia

patentu wystarczające jest ustalenie, że osoba nieuprawniona zrealizowała

w sposób zarobkowy lub zawodowy którąś z wymienionych postaci korzystania

z wynalazku.

Poza innymi ograniczeniami (czasowe, terytorialne), ustawa przewiduje

ograniczenia uprawnień wynikających z patentu polegające na tym, że wkroczenie

w monopol patentowy i korzystanie w określonych warunkach z wynalazku bez

zgody uprawnionego nie zostanie uznane za naruszenie patentu. Z mocy ustawy,

w której artykule 69 ust. 1 określono zakres dozwolonych czynności, doznaje więc

6

ograniczenia zasada ustanawiająca wyłączność korzystania z opatentowanego

wynalazku, a uprawniony z patentu zostaje pozbawiony uprawnień zakazowych.

Spór pomiędzy stronami ogniskował się wokół tego, czy określone działania

pozwanego mieściły się w granicach czynności dozwolonych na podstawie art. 69

ust. 1 pkt 4 p.w.p. (tzw. wyjątku Bolara). Stosownie do tego przepisu, nie narusza

się patentu przez korzystanie z wynalazku w niezbędnym zakresie, dla wykonania

czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania

rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu

niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów

leczniczych.

Treść i znaczenie tego przepisu należy odczytywać w kontekście prawa

unijnego.

Chroniona patentem wyłączność uprawnionego, mająca oparcie w art. 28

TRIPS (Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności

intelektualnej, sporządzonego w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r., Dz. U.

z 1996 r. Nr 32, poz. 143), może doznać ograniczeń na warunkach określonych

w jego artykule 30, zawierającym ogólną klauzulę ustalającą granice

dopuszczalnych wyjątków od ochrony patentowej. Zgodnie z tym postanowieniem,

dozwolone jest dokonanie ograniczonych wyłączeń w zakresie prawa

bezwzględnego przyznanego patentem pod warunkiem, że takie wyłączenia nie

są bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie naruszają

bezzasadnie prawnie uzasadnionych interesów właściciela patentu oraz biorą pod

uwagę prawnie uzasadnione interesy osób trzecich.

Ograniczenie monopolu patentowego dopuszczono także w dyrektywie

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., 2004/27/UE (Dz. U. U.E.

L 136/34), zmieniającej dyrektywę 2001/83/UE w sprawie wspólnotowego kodeksu

odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, która obecnie

zezwala (art. 10 ust. 6) na podejmowanie badań i prób niezbędnych do uzyskania

pozwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.

W wymienionych postanowieniach granice dopuszczalnych wyjątków zostały

nakreślone wąsko, z wyraźnym akcentowaniem zasady równowagi, nakazującej

7

ważenie praw i interesów. Dążąc do utrzymania tej równowagi należy mieć na

względzie, że już samo wprowadzenie ograniczenia prawa wyłącznego stanowi

uprzywilejowanie podmiotów trzecich kosztem uprawnionego z patentu.

Przy istniejących pomiędzy prawem krajowym i wspólnotowym różnicach

w ujęciu tego ograniczenia tożsame pozostają przyczyny i cele tych regulacji, jak

również ich charakter jako wyjątku w sferze wyłączności uprawnionego z patentu.

Wbrew odmiennemu poglądowi skarżącego, trafne jest stanowisko Sądu

Apelacyjnego, że uznanie określonych działań za nienaruszające prawa pomimo

wkroczenia w obszar prawa wyłącznego, stanowi wyjątek od zasady monopolu

patentowego, podlegający wykładni ścisłej. Dlatego przy odczytywaniu treści

i znaczenia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p., w tym zawartego w nim

zastrzeżenia, że chodzi o korzystanie z wynalazku „w niezbędnym zakresie”, należy

pamiętać, że wszystko, na co w drodze wyjątku zezwolono, stanowi wkroczenie

w sferę bezwzględnego prawa uprawnionego z patentu. To wyjątkowe ograniczenie,

ustanowione ze względu na usprawiedliwiony interes osób trzecich, nie powinno

ponad miarę naruszać prawnie uzasadnionych interesów uprawnionego.

Ustalenie zakresu wyjątku powinno nastąpić ściśle z uwzględnieniem celu,

jakiemu ma służyć jego wprowadzenie. Wcześniej obowiązujące ograniczenie

patentu, dopuszczające stosowanie wynalazku dla celów badawczych

i doświadczalnych (obecnie art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) nie miało zastosowania, jak

zgodnie przyjmowano, do badań prowadzonych w celach komercyjnych.

Nie rozwiązywało ono więc problemu związanego z wprowadzaniem na rynek tzw.

leków generycznych, czyli odpowiedników referencyjnego (oryginalnego) produktu

leczniczego (art. 2 ust. 35 lit. b i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r.-

Prawo farmaceutyczne, jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Zasadniczą

cechą leku generycznego jest taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji

czynnych, jak referencyjnego produktu leczniczego, jeżeli jego równoważność

biologiczna wobec produktu oryginalnego została potwierdzona odpowiednimi

badaniami. Dopuszczenie leku do obrotu jest poddane szczególnym rygorom

prawnym i długotrwałym, wieloetapowym procedurom. Wykluczenie możliwości

prowadzenia badań koniecznych do zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do

uzyskania zezwolenia na ich wprowadzenie (po wygaśnięciu patentu) na rynek

8

wydłuża faktyczne działanie monopolu patentowego. Dzięki omawianemu

ograniczeniu („wyjątkowi Bolara”) dopuszczono, jeszcze w czasie obowiązywania

patentu, eksperymenty konieczne dla wykazania biorównoważności produktów

w celu uzyskania zezwolenia i w efekcie producenci leków generycznych mogą

je udostępnić w stosunkowo krótkim czasie po wygaśnięciu patentu na lek

oryginalny.

Wątpliwości, znajdujące odzwierciedlenie w sporze pomiędzy stronami

niniejszego procesu, dotyczą zakresu ograniczenia zarówno przedmiotowego (jakie

czynności są dozwolone), jak i podmiotowego (komu na nie zezwolono).

Uwzględniając przyczynę oraz cel przepisu należy postrzegać w nim rodzaj

przywileju przyznanego producentom leków generycznych, którzy dzięki temu mają

możliwość szybszego ich udostępnienia nabywcom. To producent leku

generycznego, chociaż jego działanie ma charakter komercyjny, realizuje cel

polegający na wytworzeniu i udostępnieniu leku odpowiadającego lekowi

oryginalnemu, to on w tym celu prowadzi badania i testy, i to jemu przepis ma

ułatwić szybsze sprostanie procedurom rejestracyjnym dzięki wyłączeniu

bezprawności korzystania z cudzego wynalazku. Innymi słowy, to producentowi

leku generycznego przyznano możliwość skorzystania w rozsądny sposób

z cudzego wynalazku, po to, by mógł być zrealizowany cel tego wyjątku,

usprawiedliwiający uszczuplenie praw z patentu. W takim też tylko wypadku można

mieć gwarancję, że działania podmiotu trzeciego będą ściśle związane z realizacją

celu przepisu, podczas gdy kontrola dalszych podmiotów (nabywców) pod kątem

dozwolonego korzystania z substancji czynnych leku chronionego patentem nie

miałaby charakteru realnego, lecz iluzoryczny. Z tych przyczyn należy stwierdzić,

że uprawniony może zostać pozbawiony uprawnień zakazowych wynikających z art.

66 ust. 1 p.w.p. tylko w na rzecz tego, kto wykonuje czynności wymagane na

podstawie przepisów prawa dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia,

stanowiących warunek dopuszczenia leku generycznego do obrotu.

Przywilejem tym nie jest objęte korzystanie z wynalazku przez podmiot, który

nie planuje złożenia wniosku o rejestrację leku generycznego i nie prowadzi

koniecznych po temu badań, a jedynie wytwarza produkt według cudzego

9

wynalazku po to, by go następnie oferować i sprzedać. Nie jest to działanie

w zakresie niezbędnym dla wykonania czynności wymaganych dla uzyskania

zezwolenia lub rejestracji, warunkujących dopuszczenie leku do obrotu producenta

leku generycznego i nie ma podstaw, by właściciela patentu pozbawiać uprawnień

zakazowych w stosunku do takiego podmiotu. Istota wyjątku przewidzianego w art.

69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. polega na tym, że pozwala on producentowi leku

generycznego na prowadzenie testów bioekwiwalentności jeszcze w czasie trwania

ochrony patentowej. Zniesienie przeszkód do prowadzenia badań i testów

koniecznych do przygotowania dokumentacji wymaganej w procedurze

rejestracyjnej oznacza, że dozwolone są działania odnoszące się do patentu

podczas prowadzenia tych badań, a takich dokonuje jedynie (przyszły) producent

leku generycznego. Z tych względów, wbrew odmiennemu przekonaniu skarżącego,

trafne jest stanowisko, że wyjątek przewidziany w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. działa

jedynie na korzyść przedsiębiorcy przygotowującego się do uzyskania zezwolenia

na wprowadzenie leku generycznego.

Pozwany korzystał z wynalazku powoda wytwarzając substancję chronioną

patentem bez zgody uprawnionego. Nie zamierzał ubiegać się o dopuszczenie do

obrotu leku generycznego, opartego na aktywnym czynniku leku referencyjnego

i nie podejmował czynności wymaganych dla uzyskania takiego zezwolenia,

a jedynym celem wytwarzania przezeń substancji czynnej była jej sprzedaż osobom

trzecim, a więc bezpośrednie czerpanie dochodu z zarobkowej eksploatacji

cudzego wynalazku w czasie trwania ochrony patentowej. Takie działanie, które -

jak wyjaśniono - nie jest objęte wyjątkiem Bolara, stanowiło naruszenie prawa

wyłącznego powoda.

Nieuzasadnione jest twierdzenie pozwanego, że dokonana przez Sąd

Apelacyjny wykładnia art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wiąże się też z błędną wykładnią art.

34 (obecnie) Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii

Europejskiej (wersje skonsolidowane Dz. Urz. UE C 326/01 z dnia 26 października

2012 r., dalej „TFUE”), stanowiącego, że ograniczenia ilościowe w przywozie oraz

wszelkie środki o skutku równoważnym są pomiędzy państwami członkowskimi

zakazane, i proklamującego tym samym zasadę swobody przepływu towarów.

To postanowienie traktatowe służy eliminowaniu nieuzasadnionych przeszkód

10

w handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz uniknięciu podziałów rynków

krajowych i dotyczy przede wszystkim środków protekcjonistycznych lub

dyskryminujących. Jednocześnie Traktat w art. 36, czyli w normie wyłączającej

skutki zakazu przewidzianego w art. 34, pozwala na wprowadzenie ograniczeń

importowych, eksportowych i tranzytowych uzasadnionych potrzebą ochrony innych

ważnych praw, do których zaliczono prawo własności przemysłowej, respektując

w ten sposób krajowe prawa własności przemysłowej. Odstępstwa od zasady

swobody przepływu towarów uważa się co prawda za usprawiedliwione jedynie

ochroną uprawnień należących do istoty prawa własności przemysłowej, lecz nie

ma podstaw do sytuowania uprawnienia do wyłącznego używania wynalazku

i sprzeciwiania się naruszeniom sfery wyłączności poza istotą tego prawa. Ścisła

wykładnia wyjątkowego ograniczenia tych uprawnień, które w polskim porządku

prawnym jest zawarte w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie może być uznana za wyraz

błędnego zrozumienia znaczenia normy art. 34 TWUE i nie prowadzi do arbitralnej

dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu pomiędzy państwami

członkowskimi.

Zakres wyjątku przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wywołuje

kontrowersje także w aspekcie przedmiotowym, czyli tego, jakie czynności

objęte są tym szczególnym zezwoleniem. Stanowiące treść patentu

korzystanie z wynalazku (art. 63 p.w.p.), z uwzględnieniem katalogu zachowań

uzasadniających roszczenia zakazowe (art. 66 ust. 1 p.w.p.), jest określeniem

zbiorczym obejmującym różnorodne działania faktyczne i prawne, umożliwiające

czerpanie korzyści z wynalazku. Użycie w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. pojęcia

„korzystania z wynalazku” nie oznacza, że obejmuje on wszystkie jego postaci,

gdyż chodzi tylko o korzystanie w celu określonym w przepisie (wykonanie

określonych czynności, wymaganych dla uzyskania zezwolenia, stanowiących

warunek dopuszczenia produktu do obrotu), i to nie w pełnym, lecz tylko

w niezbędnym zakresie. Na tym tle sporne pozostaje między innymi to, czy wyjątek

obejmuje także wytworzenie substancji aktywnej lub wytworzenie próbki leku.

Ten aspekt sporu nie odgrywa jednak istotnej roli w niniejszej sprawie, gdyż nawet

przy dopuszczeniu szerszego zakresu przedmiotowego omawianego zezwolenia,

11

nie działałoby ono na rzecz pozwanego, niebędącego producentem leku

generycznego i niepodejmującego w tym kierunku żadnych działań.

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa powoda przez

wyprodukowanie chronionej jego patentem substancji, które

samodzielnie uprawniało go do skorzystania wobec pozwanego z uprawnień

zakazowych przewidzianych w art. 66 ust. 1 p.w.p., na dalszym planie plasował się

spór o to, czy pozwany dopuścił się naruszenia praw powoda także w innych

formach, oferowania i wprowadzenia do obrotu. Skarżący, koncentrując się

na kwestionowaniu zasady swej odpowiedzialności, nie rozwinął zarzutów

dotyczących rodzaju uwzględnionych roszczeń.

Korzystanie z cudzego wynalazku przez jego oferowanie jest objęte

uprawnieniem zakazowym uprawnionego z patentu, przewidzianym w art. 66 ust. 1

p.w.p. Chociaż nie budzi kontrowersji stwierdzenie, że pojęcie „oferowania” nie jest

tożsame z czynnością składania oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, to i tak

pozwany kwestionował zakwalifikowanie jego określonych działań jako „oferowania”,

o którym mowa w art. 66 ust. 1 p.w.p., zarzucając Sądowi zbyt szeroką wykładnię

tego pojęcia. Zarzutu tego nie można podzielić.

Przez „oferowanie” w ujęciu Prawa własności przemysłowej rozumie się

wszystkie czynności zmierzające do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu

będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku. Pojęcie to obejmuje zatem

różnorodne działania marketingowe, w szczególności reklamowe i promocyjne,

w tym prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji o możliwości

nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach, a także w czasopismach i na

stronach internetowych danego podmiotu. Krąg osób, do których są kierowane

takie działania może mieć charakter otwarty lub ograniczony. Ustalone w ramach

podstawy faktycznej zachowania pozwanego mieszczą się w tak rozumianym

pojęciu oferowania i oceny tej nie zmienia fakt, że […] nie był jedyną i oddzielnie

wymienianą substancją; pozwany zresztą nie wyjaśnił, jaki inny cel, niż zachęcenie

do nabycia od niego między innymi tego produktu miały zamieszczone w fachowym

czasopiśmie i w Internecie informacje, obejmujące „listę oferowanych substancji”.

Stwierdzenie przez Sąd Apelacyjny, że pozwany naruszył prawo wyłączne powoda

12

przez oferowanie produktu chronionego patentem, nie stanowi, wbrew zarzutowi

skarżącego, naruszenia zasady terytorialnego ograniczenia patentu,

proklamowanej w art. 63 p.w.p. Jak ustalono, informacje i odesłania były

zamieszczone na stronie internetowej powoda w języku polskim, czasopismo

SCRIP ma zasięg międzynarodowy i jest dostępne w Polsce, a krąg odbiorców obu

tych mediów jest nieograniczony. Twierdząc, o że naruszeniu przez oferowanie

można mówić tylko w wypadku „nakierowania na rynek, na którym obowiązuje

ochrona patentowa”, skarżący nie wyjaśnił, na jakiej podstawie należałoby ustalać,

że informacje te były „nakierowane”, z uwzględnieniem takiego ograniczenia, tylko

na innych, konkretnych odbiorców. Oceniając powiązania zasobów internetowych i

czasopisma, w których doszło do czynności oferowania, z rynkiem polskim należy

też mieć na względzie, że odbiorcą informacji nie jest jakikolwiek przeciętny

użytkownik, lecz znawca, fachowiec w tej wysoce specjalistycznej dziedzinie,

mający w niej rozeznanie, z reguły śledzący, a nawet poszukujący wiadomości i

nowych informacji.

Z tych względów ustalone działania pozwanego, stanowiły naruszenie prawa

z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p.).

Wprowadzenie do obrotu wyrobu objętego opatentowanym wynalazkiem,

którego postacią niewątpliwie jest sprzedaż, należy do uprawnień składających

się na zastrzeżoną prawem wyłączność uprawnionego. Według pozwanego,

sprzedanie przezeń substancji chronionej patentem powoda podmiotom

zagranicznym nie stanowiło naruszenia patentu ze względu na wyłączenie

wynikające z zasady terytorialności ochrony patentowej. Chociaż trzeba przyznać

rację skarżącemu, że nie przekonują argumenty Sądu dotyczące miejsca zawarcia

umowy oraz „wewnątrzwspólnotowego” charakteru sprzedaży, to nie oznacza to,

że działanie pozwanego, oceniane całościowo, plasowało się poza granicami

ochrony patentowej. Sprzedaż chronionego produktu pozostawała w tym wypadku

w nierozerwalnym związku z jego niedozwolonym – naruszającym prawo powoda –

wytworzeniem. Wywiezienie produktu za granicę było poprzedzone czynnościami

na rynku krajowym, jego wytworzeniem, oferowaniem, a następnie umownym

zbyciem, co nie pozwala zaprzeczyć związkowi tych czynności z terytorium

krajowym. Proponowany przez pozwanego sposób rozumienia art. 63 w zw. z art.

13

66 ust. 1 p.w.p. prowadziłby do wyłączenia prawa bezwzględnego przyznanego

patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy uznał podstawę naruszenia

prawa materialnego za nieusprawiedliwioną.

Chybiony także jest zarzut naruszenia przepisu postępowania - art. 227

k.p.c., zarówno ze względu na wadliwe jego ujęcie, gdyż nie został on powiązany

z naruszeniem przepisów o postępowaniu apelacyjnym, jak i z tej przyczyny,

że w kontekście przyjętej wykładni art. 69 ust. 1 pkt 4 k.p.c. fakty mające być

przedmiotem dowodu nie miały dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia.

Uzasadniało to oddalenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 39814

k.p.c.