IV CSK 191/13

Sygn. akt IV CSK 191/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Iwona Koper

SSN Kazimierz Zawada

Protokolant Hanna Kamińska

w sprawie z powództwa P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko R. Spółce Jawnej w T.

o zaniechanie i zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 11 grudnia 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 26 września 2012 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację

(punkt I - 1 a, b, c) oraz orzekającej o kosztach postępowania

(punkt I - 2 i punkt III) i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu

Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

2

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła o zobowiązanie R.

spółki jawnej do zaprzestania używania nazwy „P.” dla restauracji mieszczącej się

w T. i do zaniechania używania domeny internetowej […], o zobowiązanie do

opublikowania w dzienniku „Rzeczpospolita” oświadczenia określonej treści i

upoważnienie powoda do wykonania tej czynności na koszt pozwanego, a ponadto

o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego

na znak słowno-graficzny „p.” i cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku

oraz o zasądzenie 60 tysięcy zł.

Uznając za częściowo uzasadnioną apelację powoda od wyroku Sądu

pierwszej instancji, który powództwo oddalił, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26

września 2012 r. uwzględnił żądanie zobowiązania pozwanego do zaniechania

używania wskazanej nazwy restauracji i zaniechania używania wymienionej strony

internetowej oraz zasądził od pozwanego kwotę 10 tysięcy zł, w pozostałej części

powództwo i apelację oddalił.

Sąd Apelacyjny w całości przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione

przez Sąd pierwszej instancji. Ustalono, że powód prowadzi w W. restaurację „P.”

oraz że na jego rzecz zostało udzielone prawo ochronne na słowno-graficzny znak

towarowy „p. […]”, które trwa od 31 lipca 2007 r. Powód korzysta z domeny

internetowej […]. W czerwcu 2010 r. pozwany otworzył w T. restaurację pod

szyldem słowno-graficznym p., mającym postać prostokąta, w którym na

pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti,

w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącą dalej w kształt

widelca w kolorze czarnym; poniżej przebiega czarny napis p. Cała restauracja,

łącznie z wyposażeniem, jest utrzymana w kolorystyce pomarańczowo-czarnej,

odpowiadającej kolorom znaku p., a element graficzny łyżki i widelca występuje w

wystroju wnętrza restauracji. W 2009 r. pozwany utworzył domenę internetową […],

a w 2010 r. zgłosił w Urzędzie Patentowym R.P. znak słowno-graficzny „p.” oraz

wystąpił o rejestrację znaku wspólnotowego, który to wniosek został w pierwszej

instancji odrzucony.

W lutym i w marcu 2011 r. doszło do rezerwacji w drodze e- mailowej

stolików w restauracji powoda w błędnym przeświadczeniu zamawiających, że

3

rezerwują miejsca w restauracji w T. Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji

elektronicznej i wprowadzeniu wyraźnego oznaczenia, że restauracja powoda

znajduje się w W., pomyłki takie już nie występowały.

Sąd Apelacyjny dokonał odmiennej, niż Sąd pierwszej instancji, oceny

prawnej tak ustalonego stanu faktycznego. Stwierdził, że stosownie do art. 120 ust.

1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst:

Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117, „p.w.p.”), znak towarowy jest dobrem

niematerialnym, odzwierciedlającym związek towaru i jego oznaczenia, a jego

podstawową cechą jest zdolność odróżniająca. Taką zdolność ma element słowny

składający się ze słów „p”. Odnosząc się do kryteriów oceny podobieństw znaków

towarowych Sąd Apelacyjny stwierdził, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich

elementy zbieżne, a nie różnice oraz że używanie podobnych oznaczeń dla

towarów takiego samego rodzaju zwiększa ryzyko przypisania im wspólnego

pochodzenia, a „sąd patrząc oczami modelowego klienta nie dokonuje

szczegółowej analizy znaków towarowych, lecz bierze pod uwagę pierwsze, ogólne

wrażenie, jakie całość wywołuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub usługi”.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nazwa P. używana przez pozwanego dla restauracji

w T. jest podobna do znaku towarowego używanego przez powoda, a dla

stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczająca była ich identyczność w

płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej i znaczeniowej. Użyta w znakach identyczna

zbitka słów stanowi istotny i wyróżniający element znaku jako całości, stanowiąc o

ich „dominującym podobieństwie” powodującym ryzyko konfuzji pomimo tego, że w

płaszczyźnie graficznej, w warstwie kompozycji i kolorów, podobieństwo pomiędzy

znakami nie występuje. Ponieważ dla modelowego klienta najistotniejszym

wyróżnikiem będzie zbieżny, szybko przyswajalny element słowny, różnice wystroju

obu restauracji nie mają znaczenia dla oceny podobieństwa znaków, zwłaszcza, że

restauracje te nie są tak znane, by klienci kojarzyli ich wystrój. Bez znaczenia dla

oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest to, że restauracje działają w

innych miastach, gdyż dominujący element słowny „p.” może wywoływać

przekonanie, że są one ze sobą co najmniej ekonomicznie powiązane.

Co prawda, uważny konsument nie ma możliwości pomylenia restauracji

w W. z restauracją w T., ale ocena ryzyka wprowadzenia w błąd jest wynikiem

4

ustalenia, czy zachodzi potencjalna, teoretyczna możliwość zaistnienia takiego

błędu, a możliwość taka w rozważanym wypadku występuje ze względu

na podobieństwa obu znaków. Ponadto, wyłączność wynikająca z prawa

ochronnego obejmuje, stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p., całe terytorium kraju,

a nie tylko rynek lokalny.

W wyniku tej oceny Sąd Apelacyjny stwierdził, że pozwany naruszył prawo

wyłączne powoda do znaku towarowego.

Z tej samej przyczyny, a więc z powodu ryzyka konfuzji wynikającego

z podobieństwa znaków i jednorodzajowości usług, działanie pozwanego stanowiło

też, w ocenie Sądu Apelacyjnego, czyn nieuczciwej konkurencji, przewidziany w art.

10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., „u.z.n.k.”).

Ryzyko wprowadzenia klientów w błąd wynika z tego, że przeciętny klient może

pomylić lokale, gdyż usługi oferowane przez działające w tej samej branży spółki

są tego samego rodzaju i są oznaczone w sposób podobny, a ochrona udzielana

przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy uwzględnieniu jej art. 1

ust. 2, nie doznaje ograniczeń terytorialnych.

Przyjmując dopuszczalność kumulatywnego stosowania tej ustawy i Prawa

własności przemysłowej, Sąd Apelacyjny uwzględnił roszczenie o zaniechanie

przez pozwanego używania spornej nazwy restauracji na podstawie art. 296 ust. 1

i ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Pozwany naruszył prawo powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

także przez wykorzystanie adresu domenowego, w którym znajduje się znak

podobny do znaku towarowego powoda. Z prawa wyłącznego korzystania ze znaku,

wynikającego z art. 153 p.w.p., wypływa też zakaz wykorzystywania znaku albo

znaku podobnego do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych.

Korzystanie z adresu domenowego, w którym znajduje się znak podobny do znaku

towarowego przysługującego powodowi, może spowodować wprowadzenie

klientów powoda w błąd, zwłaszcza, że strony zajmują się sprzedażą takiej samej

grupy usług.

5

Co do roszczenia o odszkodowanie, Sąd Apelacyjny ocenił, że szkoda

powódki polegała na utracie korzyści, które powinna uzyskać od pozwanego

z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie

została co prawda udowodniona co do wysokości, ale uwzględniając zawinienie

pozwanego (co najmniej od wezwania go w kwietniu 2011 r. do zaniechania

naruszeń) oraz lokalny zasięg działalności powoda, Sąd Apelacyjny „wykorzystał

uprawnienie wynikające z treści art. 322 k.p.c. uznając, że zasądzona kwota będzie

odpowiednia”.

Odnosząc się do opartego na art. 4310

k.c. roszczenia o opublikowanie

oświadczenia, Sąd Apelacyjny uznał, że chociaż działanie pozwanego naruszało

prawo do firmy powoda, które jest rozumiane szeroko i obejmuje każde bezprawne

użycie cudzej firmy, to powodowa spółka nie cieszy się tak ogólnokrajową renomą,

aby dla usunięcia skutków naruszenia konieczne było publikowanie oświadczenia

w prasie.

Oddalenie powództwa w tym zakresie oraz oddalenie pozbawionych

podstawy żądań o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosków o udzielenie

prawa ochronnego, Sąd Apelacyjny uznał za uzasadnione.

Pozwany oparł skargę kasacyjną na obu podstawach przewidzianych w art.

3943

§ 1 k.p.c. Zarzucił mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 382

w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez wydanie orzeczenia reformatoryjnego

z pominięciem istotnej części materiału dowodowego i zaaprobowanych ustaleń

faktycznych Sądu pierwszej instancji, naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c.

przez niewskazanie okoliczności i dowodów stanowiących podstawę zmienionej

oceny prawnej oraz naruszenie art. 322 i art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c., a także

art. 380 i 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c., przez zasądzenie odszkodowania

bez jakichkolwiek podstaw w materiale dowodowym.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucił

błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 1 Prawa własności

przemysłowej, niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2

oraz wadliwe niezastosowanie art. 158 ust. 1 tej ustawy, a nadto błędną wykładnię

i niewłaściwe zastosowanie art. 10 ust. 1 w zw. z art. art. 5, 1 i 3 § 1 ustawy

6

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niewłaściwe zastosowanie art. 18 ust. 1 pkt

1 w zw. z art. 10 ust. 1 tej ustawy, a także błędne zastosowanie art. 6 k.c., wadliwe

niezastosowanie art. 5 k.c. oraz błędną wykładnię art. 4310

w zw. z art. 433

k.c.

W konkluzji pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części

uwzględniającej powództwo i apelację oraz co do kosztów procesu i przekazanie

w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Chybione są zarzuty naruszenia przepisów postępowania, art. 382 w zw.

z art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., istoty zagadnienia nie

stanowi bowiem pominięcie przez Sąd Apelacyjny ustalonej i zaaprobowanej

podstawy faktycznej orzeczenia Sądu pierwszej instancji, lecz uznanie niektórych

ustalonych faktów za obojętne dla kwalifikacji prawnej określonych zdarzeń.

Z tej samej przyczyny nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 6 k.c., gdyż nie

chodzi o przerzucenie ciężaru dowodu na pozwanego, ale o ocenę prawną, jego

zdaniem wadliwie przyjętą pomimo braku po temu podstawy faktycznej.

Prawidłowość stanowiska Sądu Apelacyjnego w obu wypadkach podlega badaniu

w ramach oceny zarzutów skierowanych przeciwko dokonanej przez Sąd wykładni

i zastosowaniu przepisów prawa materialnego.

Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2

pkt 2 p.w.p. należy mieć na względzie definicję znaku towarowego zawartą w art.

120 ust. 1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,

Dz. U. UE.L. 2008.299.25 (następczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr

89/104/EWG), według których to przepisów znakiem towarowym może być każde

oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się

do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego

przedsiębiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujęta

jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia

towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką powstania roszczeń

określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzględnieniu zakresu prawa

7

ochronnego wynikającego z art. 153 p.w.p., działanie dające się zakwalifikować

jako naruszenie tego prawa w sposób określony między innymi w art. 296 ust. 2

p.w.p. Ogólnie rzecz ujmując, przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest

używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów,

prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia

polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do

pochodzenia towarów (usług).

Właściwą ocenę zasadności podstaw skargi kasacyjnej należy poprzedzić

wyjaśnieniem kwestii podniesionych w ramach zarzutów naruszenia art. 120 ust. 3

pkt 1 i art. 158 p.w.p. Pierwsza dotyczy znaczenia, jakie dla oceny zakresu

ochrony i naruszenia ma, zdaniem skarżącego, rodzaj znaku, czyli w rozważanym

wypadku to, że spór dotyczy znaków usługowych. Pojęcie znaku towarowego

obejmuje zarówno oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów (znaki

towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług,

a stosownie do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach

towarowych rozumie się przez to także znaki usługowe. Zasadnicza różnica

pomiędzy tymi kategoriami znaków polega na braku substratu materialnego znaku

usługowego, wynikającym z niematerialnego charakteru usługi. Rację ma skarżący,

że w doktrynie przyjmuje się, iż przepisy ustawy dotyczące znaków towarowych

należy do znaków usługowych stosować jedynie odpowiednio, jednak stanowisko

to nie znajduje oparcia w ustawie, a uwzględnienie specyfiki znaków usługowych

jest możliwe bez tworzenia takiej konstrukcji. Wystarczające jest elastyczne

i dostosowane do rodzaju danego oznaczenia, rodzaju usługi oraz okoliczności

używania znaku zbadanie kolizyjnych oznaczeń pod kątem podobieństwa

grożącego ryzykiem konfuzji. Decydujące znaczenie ma więc dokonanie

prawidłowej oceny konkretnych okoliczności pod kątem przesłanek określonych

w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarżący nie przedstawił argumentów przekonujących

o tym, że uwzględnienie usługowego charakteru oznaczeń powinno było

wywrzeć istotny wpływ na wynik oceny skierowanych przeciwko niemu roszczeń.

Dotyczy to także drugiej kwestii, czyli eksponowania tego wątku w kontekście

art. 158 p.w.p., którego zastosowanie - zdaniem skarżącego - prowadziłoby do

obezwładnienia roszczeń powoda. Oparta na tym przepisie obrona jest

8

jednak nieskuteczna ze względu na to, że sporne oznaczenie – co jest niewątpliwe

w ustalonym stanie faktycznym - było używane w charakterze znaku, w celu

wyróżnienia usługi na podstawie kryterium pochodzenia .

Określona w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i przyjęta przez Sąd Apelacyjny za

podstawę uwzględnienia roszczeń, postać naruszenia prawa do znaku polega

na używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku

zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów,

gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd.

W rozpoznawanej sprawie nie budziła wątpliwości jednorodzajowość usług,

sporne pozostawało podobieństwo oznaczeń oraz istnienie ryzyka wprowadzenia

odbiorców w błąd.

Ocena Sądu Apelacyjnego dotycząca podobieństwa oznaczeń opiera się

zasadniczo na jednym elemencie - identyczności „zbitki słownej”, zbieżności

zestawienia słownego, czyli połączenia dwóch wyrazów „p.” oraz „[…]” w sposób

tworzący charakterystyczne skojarzenie. Rację ma Sąd, że jako podstawę oceny

podobieństwa przyjmuje się ogólne wrażenie a nie poszczególne elementy znaku,

elementy zbieżne a nie różnice oraz identyczność w warstwie wizualnej, słuchowej i

znaczeniowej. Należy też zgodzić się, że użyte w obu oznaczeniach połączenie

słów jest charakterystyczne (odróżniające). Prawidłowa ocena podobieństwa

spornych oznaczeń wymagała jednak uwzględnienia dalszych jeszcze czynników i

analizy bardziej pogłębionej, której brak zasadnie zarzucił skarżący. Sąd

Apelacyjny użył do porównania fragment znaku powoda, a nie jego wersję

zarejestrowaną, nie dokonał oceny całościowej, nie wziął pod uwagę, że obydwa

oznaczenia mają charakter kombinowany (słowno-graficzny) i zupełnie

zbagatelizował warstwę wizualną. Ograniczenie się do jednej tylko z płaszczyzn

porównawczych nie jest właściwe nawet w odniesieniu do znaków słownych,

a tym bardziej nie jest wystarczające w przypadku znaków słowno-graficznych,

w których warstwa wizualna (układ, rozmiar, czcionka, kolorystyka) ma szczególne

znaczenie, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie Sądu Najwyższego

(por. wyroki z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11

i z dnia 26 września 2013 r., II CSK 710/12, niepubl.). Nie wyłącza to co prawda

9

sytuacji, w której do stwierdzenia podobieństwa wystarczy podobieństwo na jednej

tylko płaszczyźnie, ze względu na jednoznacznie dominujący i odróżniający

charakter jednego elementu, z drugiej jednak strony – podobieństwo na jednej lub

nawet dwóch płaszczyznach może zostać zneutralizowane przez elementy

różniące oznaczenia w stopniu prowadzącym do wyłączenia podobieństwa

ocenianego całościowo. Uwzględnienie wszystkich kryteriów jest nieodzowne nie

tylko dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, ale także dla określenia stopnia ich

podobieństwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.

Stosownie do punktu 11 preambuły dyrektywy 2008/95/WE, pojęcie

podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników. Zaniechanie

rozważenia tych czynników i skupienie się przy rozważaniu ryzyka konfuzji

wyłącznie na podobieństwie warstwy słownej i znaczeniowej obu znaków,

stanowiło, jak zasadnie zarzuca się w skardze kasacyjnej, naruszenie art. 296

ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób

przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń

powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje

w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Pojęcie „ryzyka skojarzenia” w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci

„niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a

możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich

analogiczną zawartość znaczeniową nie jest per se wystarczająca do stwierdzenia

niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (tak m.in. wyrok ETS z dnia 11 listopada

1997 r., C-251/95, Sabel BV v. PUMA AG, Zb. Orz. T.S. i S. 1997, I-06191 i wyrok

Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006,

nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest zatem objęte przepisem

art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia

w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia

znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi

towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku

towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia

towarów (usług).

10

Badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd obejmuje nie

tylko podobieństwo towarów (usług) i oznaczeń oraz stopień ich podobieństwa,

ale także rozpoznawalność wcześniejszego znaku i inne czynniki, w tym

w szczególności sposób i okoliczności, w jakich towary (usługi) są oferowane.

Taka złożona, całościowa metoda oceny pod kątem rozważanej postaci naruszenia

prawa ochronnego została ukształtowana zarówno w orzecznictwie Trybunału

Sprawiedliwości (por. powołany wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95

i wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro

Goldwyn-Mayer Inc., Zb. Orz. T.S i S.1998, s. I-5507), jak i w orzecznictwie Sądu

Najwyższego (por. wyroki z dnia 16 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007,

nr 11, poz. 172 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, niepubl. i z dnia

4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, niepubl.).

Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku, istotny element oceny

ryzyka konfuzji, jest funkcją znajomości znaku na rynku, o której świadczą takie

czynniki, jak udział towarów (usług) w danym segmencie rynku, intensywność

i okres używania, zasięg geograficzny, nakłady na promocję znaku (por. wyrok

ETS z dnia 22 czerwca 1999 Lloyd v. Klijsen, C – 342/97, Zb. Orz. T.S. i S. 1999, I-

3819). Wiąże się to z „siłą znaku” odzwierciedlającą jego konkretną zdolność

odróżniającą i jej stopień. Ten konieczny element badania niebezpieczeństwa

wprowadzenia w błąd nie został przez Sąd Apelacyjny uwzględniony.

Sąd zbagatelizował też warunki i sposób używania przeciwstawionych

oznaczeń, pomimo że w ustalonych okolicznościach sprawy świadczyły one

o istnieniu różnic tak wyraźnych, że nie można ich było wyłączyć

poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, że restauracje

nie współistnieją na wspólnym obszarze, ale przede wszystkim z tego,

że oznaczenie używane przez pozwanego jest bardzo charakterystyczne, grafika

jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w całości elementy wizualne mają znaczną

siłę odróżniającą. Pomimo stwierdzenia, że uważny konsument nie ma możliwości

pomylenia obu restauracji, Sąd Apelacyjny przyjął za decydujące o rozstrzygnięciu

podobieństwo znaków, sprawiające, że istnieje potencjalna, teoretyczna możliwość

wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług (z tego samego

przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych). Do stwierdzenia naruszenia

11

prawa ochronnego rzeczywiście jest wystarczająca potencjalna możliwość

wywołania pomyłek, chodzi jednak o możliwość realną i przewidywanie oparte

na wszechstronnej i rozsądnej ocenie okoliczności danego przypadku.

Konfrontacja ukształtowanych w orzecznictwie kryteriów podobieństwa

oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z podstawami zaskarżonego

orzeczenia wskazuje na to, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożoności tych

kryteriów i potrzeby dokonania analizy całościowej, lecz swoją ocenę oparł na

uproszczonej analizie podobieństwa oznaczeń, niebezpieczeństwo wprowadzenia

w błąd ujmując jedynie od strony możliwości ich skojarzenia. Z tych względów

za uzasadniony należało uznać zarzut błędnej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

oraz niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 p.w.p. Stwierdzenie to obejmuje

rozstrzygnięcie o wszystkich roszczeniach uwzględnionych przez Sąd Apelacyjny

na podstawie tych przepisów, a więc nie tylko orzeczenia nakazującego

zaniechanie używania nazwy dla oznaczania restauracji, ale także zakazującego

używania w domenie internetowej nazwy „pastaandbasta” oraz zasądzającego

odszkodowanie.

Należy zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że posługiwanie się znakiem

towarowym w Internecie jest sposobem używania znaku objętym monopolem

uprawnionego z tytułu prawa ochronnego. Jedną z form wykorzystania znaku

w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej.

Posługiwanie się znakiem w zasobach internetowych, związane z określonymi

towarami (usługami) i ich oferowaniem na rynku pozostaje często w związku

z dodatkowymi funkcjami znaku, informacyjną i reklamową, jednak nie umniejsza

to dominującego charakteru funkcji oznaczenia pochodzenia. Użycie chronionego

oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, z którego

dla uprawnionego wynikają roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p., jeżeli

spełnione zostaną ustawowe przesłanki, w rozważanym wypadku - przewidziane

w art. 296 ust. 2 pkt 2. Oznacza to, że podstawy uwzględnienia roszczenia

nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie

posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez

wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru

lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (por. wydane na tle

12

dyrektywy 89/104 wyroki ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, 02 Holdings

Ltd v. Hutchison 3G Ltd, Zb. Orz. T.S. i S. 2008/6/l-4231 i z dnia 25 marca 2010 r.,

C-278/08, BergSpechte Outdoor Reisen v. trekkinng.at Reisen Gmbh, Zb. Orz. T.S.

i S. 2010/3B/l-2536). Sąd Apelacyjny dostrzegając, jak się zdaje, ten konieczny

związek, poprzestał jednak na stwierdzeniu, że umieszczenie w domenie

internetowej znaku podobnego do znaku powoda „uzasadnia fakt, że w istocie

może dojść do wprowadzenia klientów w błąd”, tym bardziej, że strony prowadzą

usługi tego samego rodzaju. Takie stwierdzenie jest niewystarczające z tych

samych przyczyn, które wskazano poprzednio, czyli z powodu nieustalenia

w sposób wymagany do zastosowania art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. stopnia

podobieństwa oznaczeń oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do

pochodzenia usług. Przy uwzględnieniu specyfiki tego sposobu użycia znaku,

do oceny przewidzianych w tych przepisach przesłanek mają zastosowanie ogólne,

ukształtowane w orzecznictwie, zasady.

Odnośnie do uwzględnionego roszczenia o odszkodowanie, poza samą

zasadą odpowiedzialności trafnie zakwestionowano w skardze wadliwe oparcie

orzeczenia na art. 322 k.p.c. Przepis ten pozwala na rozstrzygnięcie spraw,

w których ścisłe udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, jego

zastosowanie dopuszcza się wtedy, gdy pomimo przeprowadzenia postępowania

dowodowego i wyczerpania dostępnych środków dowodowych dokładna wysokość

szkody nie została precyzyjnie ustalona. Artykuł 322 k.p.c. nie zwalnia od

przedstawienia dostępnych dowodów, ani ich nie zastępuje. Z uzasadnienia

zaskarżonego wyroku wynika, że szkoda powoda miała polegać na utracie korzyści,

które powinien był uzyskać od pozwanego z tytułu opłat licencyjnych, co oznacza,

iż Sąd przyjął za podstawę orzekania o odszkodowaniu art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

W takiej jednak sytuacji pomocnicze sięgnięcie do art. 322 k.p.c. byłoby

uzasadnione dopiero wtedy, gdyby po przedstawieniu przez powoda i wykazaniu

przy pomocy dostępnych dowodów wysokości potencjalnych opłat, ścisła wysokość

szkody nadal pozostawała niemożliwa do ustalenia.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, roszczenia powoda o zaniechanie używania

nazwy restauracji P.[…] oraz nazwy „p.” w domenie internetowej znajdują oparcie

także (kumulatywnie) w art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., których zastosowanie

13

uzasadnia ustalone „ryzyko wystąpienia konfuzji ze względu na podobieństwo obu

znaków i jednorodzajowość oferowanych usług”, przy założeniu, że wystarczające

jest stwierdzenie możliwości mylnego przekonania odbiorców co do istotnych cech

usługi oraz że ochrona na podstawie tej ustawy „nie doznaje ograniczeń

terytorialnych”.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. w takim zakresie, w jakim

kwestionuje dokonanie oceny roszczeń powoda na podstawie tego przepisu,

zamiast na płaszczyźnie art. 5 ustawy. Chociaż w praktyce występują trudności

w ścisłym rozgraniczeniu oznaczeń towarów i usług (art. 10) od oznaczeń

przedsiębiorstw (art. 5), to formalnie – w związku z używaniem spornych znaków do

oznaczenia usług – w niniejszej sprawie mogła być rozważana podstawa

odpowiedzialności przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie można natomiast

odmówić trafności zarzutowi, że wadliwie zastosowano ten przepis pomimo

niewykazania dotychczas możliwości wprowadzenia klientów w błąd, a więc

okoliczności stanowiącej konieczny element tego deliktu nieuczciwej konkurencji.

Ocena ryzyka konfuzji, tak samo, jak na tle art. 296 p.w.p., wymaga uwzględnienia

pełnego kontekstu okoliczności faktycznych, zarówno w zakresie stopnia

podobieństwa oznaczeń, jak i sposobu ich wykorzystywania. Aktualne także

pozostaje zastrzeżenie, że potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd musi być

realna i oparta na rzeczowych przesłankach.

Nie angażując się w spór o to, czy istnienie pomiędzy przedsiębiorcami

stosunku konkurencji jest warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10

u.z.n.k., należy jednak zauważyć, że niewątpliwie warunkiem takim jest

stwierdzenie, iż określone działanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).

Ustalenie takich zagrożeń (naruszeń) nie może opierać się na samym fakcie

użycia podobnego znaku towarowego lub usługowego, ale powinno być wynikiem

oceny całościowej, uwzględniającej okoliczności dotyczące sposobu używania

i rozpoznawalności znaku na określonym terenie oraz zakresu pokrywania się

klienteli przedsiębiorców.

14

Kasacyjny zarzut naruszenia art. 4310

k.c. wykracza poza granice

zaskarżenia. Przepis ten nie został przyjęty za podstawę orzeczenia w części

zaskarżonej, uwzględniającej roszczenia. Wypowiedź Sądu Apelacyjnego na temat

naruszenia prawa do firmy miała miejsce wyłącznie w kontekście oddalonego

żądania nakazania opublikowania oświadczenia, w którym to zakresie wyrok nie był

zaskarżony. W tej sytuacji trzeba ograniczyć się do stwierdzenia, że ocena

roszczeń opartych na podstawie art. 4310

k.c. nie może nastąpić w oderwaniu od

wynikających z art. 433

k.c. regulacji dotyczących funkcji firmy i jej działania na

określonym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r.,

II CSK 343/08, niepubl.).

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut niezastosowania art. 5 k.c., ponieważ

okoliczności dotyczące „przejęcia” przez powoda znaku towarowego, na które

powołuje się skarżący, pozostają poza podstawą faktyczną zaskarżonego wyroku,

a nieustosunkowanie się do tej kwestii przez Sąd Apelacyjny nie zostało zarzucone

w ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania.

Z omówionych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 39815

k.p.c.).

jw