IV CSK 219/13

Sygn. akt IV CSK 219/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca)

SSN Agnieszka Piotrowska

w sprawie z powództwa L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

i A. I.D.

przeciwko T. P. i P. S.

o zapłatę, nakazanie opublikowania oświadczenia, zaniechanie naruszeń praw

autorskich, zaniechanie naruszeń praw ochronnych na wzór użytkowy i zakazanie

czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 16 stycznia 2014 r.,

skargi kasacyjnej powódek

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 25 września 2012 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

2

UZASADNIENIE

Powódki: „L.” spółka z o.o. i A. D., w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą

V GC …/07, domagały się:

1) zakazania pozwanym: T.P. i P. S., prowadzącym działalność

gospodarczą pod firmą „B.", naruszeń przysługujących powódkom praw z

rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe

poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania,

składowania, importu i eksportu następujących wyrobów: […];

2) zakazania pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji

w postaci kopiowania gotowych wyrobów oraz naśladownictwa, przez

orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania

do obrotu, oferowania, składowania, importu i eksportu, zarówno w ich

obecnym kształcie jak i kształcie łudząco podobnym, następujących towarów:

[…];

3) zakazania reklamy wyszczególnionych wyrobów;

4) zakazania naruszania praw autorskich A. D. poprzez orzeczenie zakazu

powielania egzemplarzy opisanych utworów (projektów akcesoriów

meblowych), a także zakazu wprowadzania egzemplarzy tych utworów do

obrotu oraz zakazu publicznego udostępniania utworów, w szczególności

poprzez umieszczanie ich w Internecie, na folderach reklamowych i

instrukcjach, w prasie oraz na jakichkolwiek materiałach reklamowych

pozwanych;

5) nakazania pozwanym opublikowania oświadczenia o wskazanej treści;

6) orzeczenia zniszczenia wskazanych wyrobów i materiałów reklamowych;

7) zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 240.000 zł tytułem

bezpodstawnie uzyskanych korzyści z naruszenia praw powódek.

Prawomocnym zarządzeniem z 12 czerwca 2007 r. pozew w zakresie

punktów 1, 2, 3, 4 i 6 został zwrócony. W związku z tym, w kolejnej sprawie,

zarejestrowanej pod sygnaturą V GC …/07, powódki wniosły o zakazanie

3

pozwanym naruszeń przysługujących im praw z rejestracji wzorów przemysłowych

oraz praw ochronnych na wzory użytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkcji,

wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy

wyrobów wskazanych w pozwie złożonym w sprawie V GC …/07 (pkt 1a-e i 2f-j)

wyrobów; zakazanie pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji

mających postać kopiowania gotowych wyrobów powódek oraz naśladownictwa

poprzez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu tych wyrobów,

wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania,

importu, eksportu, reklamy; a także zakazanie pozwanym naruszania praw

autorskich powódki A. D. poprzez orzeczenie jak w pkt 3 pozwu w sprawie V GC

4…/07. Obie sprawy zarejestrowane pod sygnaturami V GC …/07 i V GC …/07

zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Wyrokiem z 21 października 2008 r., Sąd Okręgowy w O. oddalił oba

powództwa. Sąd Apelacyjny, wyrokiem z 18 lutego 2009 r., oddalił apelację

powódek od tego wyroku. Na skutek skargi kasacyjnej powódek, Sąd Najwyższy

uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego

rozpoznania.

W związku z cofnięciem powództwa w zakresie dotyczącym wyrobu

opisanego w pkt 1e pozwu, Sąd Apelacyjny, wyrokiem z 13 października 2010 r.,

uchylił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie dotyczącym tego wyrobu i umorzył

postępowanie w tej części; w pozostałej części uchylił wyrok Sądu Okręgowego

i przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu

sprawy, wyrokiem z 23 listopada 2011 r., Sąd Okręgowy w sprawie o sygn. V

GC …/10 (dawna sygn. V GC …/07) oddalił powództwo i zasądził od powódek na

rzecz pozwanych kwotę 12.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W połączonej

sprawie o sygn. V GC …/07:

1) zakazał pozwanym produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania,

składowania, importu, eksportu i reklamy […];

2) zakazał pozwanym kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania tak

skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu,

exportu i reklamy:

4

[…];

3) zakazał pozwanym powielania egzemplarzy utworu – […], oznaczonego

przez powódki jako […], a przez pozwanych jako […] , a także wprowadzania

egzemplarzy tego utworu do obrotu oraz zakazał jego publiczne

udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie, na

folderach reklamowych, instrukcjach, w prasie oraz w innych materiałach

reklamowych pozwanych;

4) nakazał pozwanym zniszczenie ich wyrobów wymienionych w punktach

l i II wyroku oraz materiałów reklamowych dotyczących tych wyrobów;

5) oddalił powództwo w pozostałej części oraz rozstrzygnął o kosztach

procesu (pkt 6).

Sąd Okręgowy podzielił opinię biegłego sądowego z zakresu ochrony własności

przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, który po przeprowadzeniu

analizy porównawczej spornych wyrobów stwierdził, że pozwani, wprowadzając

do obrotu produkt w postaci […] naruszyli prawa ochronne na wzór użytkowy

zastosowany przez powódki przy produkcji […], ponieważ wyrób wytworzony przez

pozwanych wykorzystuje wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu

ochronnym niezależnym udzielonym na rzecz powódek. Według tej opinii, pozwani

dopuścili się również czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na

niedozwolonym naśladownictwie produktów określonych w pkt 2f, 2g, 2h i 2i pozwu.

Biegły wskazał też, że przy produkcji […] pozwani naruszyli prawa autorskie

powódki wykorzystując nowy, oryginalny kształt […]. W konsekwencji

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia powódek są uzasadnione co do 5 sztuk

wyrobów i nałożył na pozwanych stosowne zakazy i nakazy, na podstawie art. 278

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (obecnie:

jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: „p.w.p.”), art. 13 i 18 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: u.z.n.k.) oraz art. 79 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „pr.aut.”).

5

Na skutek apelacji pozwanych Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 25 września

2012 r., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego z dnia 23 listopada 2011 r. -

w zakresie dotyczącym sprawy o sygn. V GC …/07 – w punktach I, II, III, IV i VI w

ten sposób, że oddalił powództwo (I.1) oraz zasądził solidarnie od powodów na

rzecz pozwanych kwotę 12.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt I.2) oraz

rozstrzygnął o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt II) oraz nieuiszczonych

kosztach sądowych (pkt III).

Sąd drugiej instancji uznał za uzasadniony zarzut naruszenia art. 233 § 1

k.p.c. w następstwie czego Sąd pierwszej instancji w zasadzie nie poczynił

własnych ustaleń i nie dokonał samodzielnej oceny prawnej ustalonego stanu

faktycznego, ograniczając się do bezkrytycznego przyjęcia treści i wniosków

zawartych w opinii biegłego. W swojej ocenie pominął także istotne partie materiału

dowodowego przedstawionego przez pozwanych w celu wykazania, że sposób

oferowania ich wyrobów do sprzedaży (oznaczenia produktów, opakowań i stoisk,

reklama) nie uzasadniał przypisania im czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd pierwszej instancji nie poddał także analizie stawianych opinii zastrzeżeń,

ani też nie dokonał własnej oceny prawnej, zwłaszcza w kontekście mających

zastosowanie przepisów p.w.p. i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

przyjmując za biegłym, że doszło do naruszenia prawa wyłącznego powódek.

W konsekwencji dopuścił się także zarzucanego mu naruszenia przepisów tej

ustawy.

Zgodnie z art. 94 p.w.p., wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne

rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy

lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się

za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego

praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na tak określony wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego (art. 95 ust. 1

p.w.p.). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia

ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96 p.w.p.).

Zastrzeżenia ochronne dzielą się na zastrzeżenia niezależne oraz zastrzeżenia

zależne. Te pierwsze definiują podstawowe i nieodłączne cechy wzoru użytkowego

(wynalazku), drugie zaś określają warianty i uzupełnienia dla cech występujących

6

w zastrzeżeniach niezależnych (art. 33 ust. 4 w zw. z art. 97 ust. 1 p.w.p.).

Zakres zastrzeżeń ochronnych na wzory użytkowe został doprecyzowany

przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów

użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 – dalej: „rozporządzenie”). Stosownie do § 16

rozporządzenia, zgłoszenie wzoru użytkowego (a zatem również sam opis

ochronny) może zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne, które z kolei,

stosownie do § 8 pkt 1 w zw. z § 16 pkt 1 rozporządzenia, dzieli się na część

nieznamienną i znamienną. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zakres przedmiotowy

prawa ochronnego wyznacza „całe” zastrzeżenie niezależne, obejmujące część

nieznamienną i znamienną. Odnosząc się natomiast do problemu stopnia

szczegółowości, w którym określone rozwiązania użytkowe muszą zostać

wykorzystane przez potencjalnego naruszyciela, przyjął, że zakres prawa

ochronnego wyznaczają wszystkie cechy zawarte w zastrzeżeniu, nie zaś

wyróżnione spośród nich zastrzeżenia elementów istotnych.

Odnośnie do opinii biegłego w części, w której przyjęto, że wyrób pozwanych

jest wykonany według wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym ([…]),

gdyż zawiera wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym

niezależnym, Sąd Apelacyjny uwzględniając treść opinii uzupełniającej biegłego

oraz ustne wyjaśnienia biegłego złożone na rozprawie – w których nie zaprzeczył

on istnienia różnic między wyrobami stron - ocenił, że stanowisko biegłego jest

wewnętrznie sprzeczne. Na tle tak zarysowanego stanowiska biegłego oraz

twierdzeń samych powódek nie było podstaw do ustalenia, że pozwani

wykorzystują wszystkie cechy wyrobu powódek opisane w świadectwie ochronnym.

Ciężar dowodu naruszenia prawa wyłącznego spoczywa na powódkach (art. 6 k.c.),

które nie wnosiły zastrzeżeń do ustaleń badawczych w wersji zaprezentowanej na

rozprawie oraz tak sformułowanych twierdzeń i wniosków opinii, ani nie

wnioskowały o powołanie innego biegłego. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze

fakt istnienia różnic technicznych, stwierdzenie, czy doszło do naruszenia prawa

ochronnego, wymagało prześledzenia treści zastrzeżenia ochronnego w oparciu o

przyjętą wcześniej interpretację art. 96 p.w.p. Dlatego, wobec niewykazania, że

doszło do wykorzystania wszystkich elementów zastrzeżenia ochronnego, nie

7

można było przyjąć, że wprowadzenie przez pozwanych na rynek […],

oznaczonych jako […], skutkowało naruszeniem praw ochronnych na wzór

użytkowy.

W zakresie wyrobów określonych w pozwie jako 2f, 2g, 2h i 2i spór

koncentrował się wokół uznania działań pozwanych za czyn nieuczciwej

konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Zgodnie z wolą samego

ustawodawcy, deliktem jest jedynie tzw. naśladownictwo niewolnicze, polegające

na przejęciu cudzych rozwiązań, a w szczególności cech zewnętrznych,

w tak szerokim zakresie, że u potencjalnych klientów powstaje lub może powstać

mylne wrażenie, że produkty kopiowane są tak naprawdę innymi produktami,

tj. produktami oryginalnymi, do których w rzeczywistości jedynie je upodobniono.

Naśladownictwo przedmiotów, oznaczonych nr 2g, 2h, 2i, obrazujących,

także zdaniem biegłego, typowe rozwiązania techniczne, wpisuje się w hipotezę art.

13 ust. 2 u.z.n.k., który zezwala na wykorzystywanie cech funkcjonalnych produktu

zapewniających jego użyteczność, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli naśladowanie

cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego

charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości

producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć

produkt. Co do tych wyrobów biegły wskazał na ryzyko powstania konfuzji

warunkowo - w przypadku braku oznaczenia identyfikującego producenta.

Jeśli chodzi o wyroby oznaczone jako 2h i 2i, to przedstawione do porównania

egzemplarze posiadały wytłoczoną nazwę „B.”, co w wystarczający

sposób zapobiega możliwości konfuzji. Twierdzenia powódki, że pozwani

początkowo nie oznaczali swych wyrobów, nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia

i nie podlegały na tym etapie postępowania badaniu z uwagi na treść art. 316 § 1

k.p.c. W związku z tym potencjalni nabywcy, dokonując wyboru przy zakupie

wymienionych wyżej przedmiotów nie mogli mieć wątpliwości, jaki produkt i przez

kogo wykonany nabywają. Nie zachodzi zatem w tych przypadkach możliwość

konfuzji (art. 13 ust. 2 u.z.n.k.), dlatego wprowadzanie przez pozwanych

tych wyrobów do obrotu nie jest czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym

w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Bez znaczenia dla tej oceny są twierdzenia

powódek i przedstawiane w toku postępowania na ich poparcie dowody,

8

że nabywcy wyrobów pozwanych składali reklamacje spółce „L”. Możliwość

wprowadzenia w błąd dotyczy bowiem chwili, w której klient dokonuje wyboru

produktu.

Odnośnie do wyrobów oznaczonych jako 2f ([…]) biegły dokonał analizy

cech tych wyrobów z wyrobami pozwanych tylko na podstawie katalogów i

rysunków. Z tej przyczyny zachodziła konieczność uzupełnienia opinii w tym

zakresie. Po analizie porównawczej wyrobów pochodzących od przeciwnych stron

procesu biegły na podstawie ogólnego wrażenia stwierdził, są one prawie

identyczne. Na to wrażenie nie wpływają, zdaniem biegłego, w sposób decydujący

niewielkie różnice w obu wyrobach. Pominięcie przez biegłego analizy cech

funkcjonalnych obu produktów czyniło opinię wybiórczą w kontekście unormowania

art. 13 u.z.n.k. Dopiero na rozprawie biegły uzupełniająco wyjaśnił, że według niego

kształt […] nie jest uwarunkowany jej funkcjonalnością. Brak szerszego

umotywowania tej tezy, jak również wyjaśnienia, dlaczego zbliżone kształtem i na

podstawie „ogólnego wrażenia” podobne, przedstawione w dokumentach złożonych

do akt sprawy przez pozwanych wyroby innych producentów różnią się, powoduje,

że wnioski biegłego nie poddają się weryfikacji. Biegły nie wyjaśnił także, dlaczego

w sytuacji, gdy w jego ocenie pozostałe przedmioty (będące tak jak […] elementami

systemu […]), oznaczone w pkt 2g-2i, są typowymi rozwiązaniami technicznymi,

również sama […] nie jest w istocie rozwiązaniem o charakterze stricte technicznym.

Biegły w swojej ocenie odwołał się przy tym do „ogólnego wrażenia”, istotnego z

punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy (art. 104

p.w.p.), nie odpowiadającego zaś przyjętemu w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium,

jakim jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu. W konsekwencji uznał za mało

istotną kapitalną z punktu widzenia możliwości określenia jako „identyczne” lub

„prawie identyczne”, funkcjonalności i stosowania obu wyrobów kwestię ich

wymiarów, ilości rowków wzdłużnych stanowiących […]. Istnienie wskazywanych

różnic zostało jednak przez biegłego potwierdzone. Do tego tylko w istocie

sprowadza się wartość dowodowa tej opinii, ponieważ pozostałe zawarte w niej

twierdzenia i wnioski, wobec opisanych powyżej mankamentów, nie mogą być

zaakceptowane. Konsekwencją ograniczenia przez biegłego analizy porównawczej

jedynie do zewnętrznych aspektów wizualnych przedmiotów był brak wskazania

9

przez biegłego charakterystycznych elementów formy produktu powódek, które

obligowałyby pozwanych do odpowiedniego oznakowania swojego produktu.

Wypowiadając się co do możliwej konfuzji biegły przyjął model widzenia

zorientowanego użytkownika, nie zaś docelowego odbiorcy produktów, którym są

profesjonaliści – […]. Ci zaś mogą, w ocenie Sądu, rozpoznać wyroby obu stron w

sytuacji, gdy samą postać zewnętrzną produktów różnicuje funkcjonalna cecha

ilości […], w których umieszczane są […]. Poza tym, oba wyroby różnią się

szerokością i nie mogą być stosowane do […] o tym samym przekroju.

Za powyższą tezą przemawiają również zeznania świadków.

Celem ostatecznego wyeliminowania wątpliwości co do ryzyka konfuzji Sąd

Apelacyjny, z urzędu, dopuścił dowód - z opakowania […] produkowanych przez

pozwanych, które, oferowane do hurtowej sprzedaży w zbiorczych opakowaniach,

posiadają dodatkowo oznaczenia indywidualne w postaci folii z nadrukiem nazwy

fantazyjnej firmy pozwanych na całej długości pojedynczego […].

Nie da się, bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych

biegłego (art. 278 § 1 k.p.c.), zaakceptować twierdzenia, że wykonanie […], którego

zewnętrzna postać różni się od wyrobu powódek rozmiarami i kształtem elementu

szczytowego, co warunkuje także odmienne przeznaczenie i funkcjonalność, jest

naśladownictwem polegającym na wytworzeniu takiego samego wyrobu w

rozumieniu art. 13 § 1 u.z.n.k. Z tych względów nie było podstaw do przyjęcia, że

pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji co do wyrobu oznaczonego

jako 2f.

Nie było podstaw do uwzględnienia powództwa w części zawierającej

roszczenia wywodzone na podstawie przepisów pr. aut. dotyczących wyrobu 2f,

gdyż Sąd Apelacyjny nie dostrzegł istotnego elementu indywidualności

i oryginalności, który pozwalałby na przyjęcie, że chodzi o utwór w rozumieniu

prawa autorskiego. Poza ogólnikową, szerzej nieuzasadnioną tezą o „nowym,

oryginalnym kształcie rączki”, nie wyjaśnił tego również biegły w swojej opinii.

Sąd drugiej instancji ocenił, że ze względu na podaną przez biegłego argumentację

i przyjęte założenia metodologiczne, opinia w tej części jest całkowicie nieprzydatna

dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym stanie rzeczy, uznał, że okoliczność ta, objęta

10

ciężarem dowodu powódek (art. 6 k.c.), nie została przez nie udowodniona. Sąd nie

miał zaś obowiązku dalszego poszukiwania z urzędu, wobec braku inicjatywy

samych zainteresowanych, dowodów, które pozwoliłyby na wykazanie słuszności

zajmowanego przez nie stanowiska procesowego. Wyrób w […] korzystał z ochrony,

do czasu unieważnienia świadectwa ochronnego, jako wzór użytkowy, zatem

rozwiązanie o charakterze stricte technicznym. W takiej postaci, z jaką powódki

wiążą ochronę prawno-autorską, został opisany w zastrzeżeniach ochronnych oraz

przedstawiony na przedłożonym w związku z rejestracją rysunku. Zakres ochrony

prawno-autorskiej jest odmienny, obejmuje bowiem konkretną, zewnętrzną postać

ucieleśnienia wzoru użytkowego, którą poza elementami składającymi się na samo

rozwiązanie techniczne, powinny wyróżniać dodatkowe cechy świadczące o

nowości i oryginalności, dostatecznie indywidualizujące go, odróżniające od innych

wytworów o tym przeznaczeniu. Dowody przeprowadzone w postępowaniu nie

pozwalają na ich wskazanie, a tym samym przyjęcie, że mamy do czynienia z

utworem w rozumieniu ustawy prawo autorskie.

Uwzględniając powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

uwzględnił apelację i zmienił zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony w całości skargą kasacyjną

wniesioną przez powódki. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c.

zarzucono naruszenie:

a) art. 96 p.w.p. w związku z § 8 i § 16 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania

zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych przez jego błędną wykładnię,

polegającą na uznaniu, iż pozwani nie wykorzystali w produkowanych

towarach istotnych elementów zastrzeżenia ochronnego w zakresie

dotyczącym zastrzeżonego na rzecz powódek prawa ochronnego na wzór

użytkowy;

b) art. 13 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu,

że o możliwości wprowadzenia w błąd świadczą wyłącznie okoliczności

istniejące w chwili wyboru przez klienta towaru (bez uwzględnienia

późniejszych faktów i okoliczności), a także poprzez przyjęcie, iż aby ziściły

11

się przesłanki odpowiedzialności z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. klient wykryć

powinien błąd w chwili wyboru produktu.

W ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983

§ 1 pkt 2 k.p.c. powódki zarzuciły

naruszenie przepisów:

a) art. 278 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego

rozważenia materiału dowodowego, co skutkowało wydaniem przez Sąd

drugiej instancji rozstrzygnięcia z pominięciem treści opinii biegłego, a tym

samym z pominięciem wiedzy specjalistycznej w zakresie rozstrzygnięcia

sprawy;

b) art. 227 i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art.

386 § 4 k.p.c., poprzez nie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

przez Sąd Okręgowy pomimo uznania za nieprzydatną wydaną w sprawie

opinię biegłego, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia niezwykle

istotnego w sprawie dowodu w postaci opinii biegłego i orzeczenia przez Sąd

II instancji z pominięciem tego dowodu i wiedzy specjalistycznej w zakresie

rozstrzygnięcia sprawy.

Powódki wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy

Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ze względu na treść art. 3983

§ 3 k.p.c. zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie może być w ogóle przedmiotem

kontroli kasacyjnej. W konsekwencji Sąd Najwyższy nie może poddać kontroli

poprawności samej oceny dowodów, w tym dowodu z opinii biegłego dokonanej

przez Sąd Apelacyjny. Przedmiotem kontroli może być natomiast zarzut naruszenia

art. 278 k.p.c.

W poprzednim, wydanym w sprawie, wyroku Sądu Najwyższego z dnia

11 marca 2010 r. przesądzono, że ustalenie faktów niezbędnych do oceny

zasadności dochodzonych przez powodów roszczeń wymagało wykorzystania

w sprawie wiadomości specjalnych. W toku ponownego rozpoznania sprawy został

12

przeprowadzony dowód z opinii biegłego, która została uznana za wiarygodna

przez Sąd pierwszej instancji, natomiast została negatywnie oceniona przez

Sąd drugiej instancji przy uwzględnieniu innych dowodów przeprowadzonych

w sprawie. Sąd drugiej instancji ocenił, że opinia biegłego oceniana

z uwzględnieniem ustnych wyjaśnień złożonych przez biegłego jest dotknięta

wieloma błędami, tj. jest wybiórcza i oparta na niewłaściwej metodzie badań i przez

to nieweryfikowalna (przez przyjęcie w odniesieniu do wyrobów oznaczonych

w pozwie jako 2f, że przedmiotem badań był tylko wizualny obraz produktów, nie

zaś analiza ich cech technicznych); zawiera sprzeczności pomiędzy przyjętymi

ostatecznie założeniami a sformułowanymi wnioskami (w zakresie stwierdzenia

różnic w wyrobach stron dotyczących […] oraz odmowy nadania waloru istotności

tym elementom różnicujących); przyjmuje błędne kryterium „ogólnego wrażenia”

istotnego z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy

(art. 104 p.w.p.), nie zaś przyjęte w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium, jakim jest

kopiowanie zewnętrznej postaci produktu (tzw. niewolnicze naśladownictwo);

przyjmuje błędny model widzenia zorientowanego użytkownika zamiast docelowego

odbiorcy, którym są profesjonaliści (odnośnie do oceny możliwości konfuzji badanej

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 u.z.n.k.), wreszcie przyjmuje błędnie założenia cech

nowości i oryginalności (w zakresie oceny kształtu na podstawie przepisów

o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych) dokonane za pomocą metody

porównania, co czyni opinię całkowicie nieprzydatną dla rozstrzygnięcia.

Konsekwencją takiej oceny opinii biegłego przez Sąd drugiej instancji w konfrontacji

z innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie, było dokonanie przez ten Sąd

samodzielnych ustaleń spornych faktów i ich oceny prawnej przy uwzględnieniu

fragmentów negatywnie zweryfikowanej treści opinii biegłego względnie przyjęcie,

iż wobec takiej treści, nieprzydatnej dla rozstrzygnięcia sprawy opinii, powodów na

podstawie art. 6 k.c. obciążają negatywne konsekwencje nieudowodnienia faktów

wykazywanych za pomocą opinii biegłego. Tak umotywowanego stanowiska Sądu

drugiej instancji nie sposób zaaprobować.

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., w wypadkach wymagających wiadomości

specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru

może wezwać jednego lub kliku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Ustalenie

13

spornego faktu wymagającego wykorzystania wiadomości specjalnych wymaga

dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego, gdyż jego ustalenie nie jest

możliwe na podstawie innych dowodów. Sporządzona opinia biegłego, jak

prawidłowo przyjął Sąd Apelacyjny, podlega ocenie - przy uwzględnieniu art. 233

§ 1 k.p.c. - na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodności

z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw

teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości

wyrażanych w niej wniosków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada

2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64). Trafnie też argumentował Sąd

Apelacyjny, że zadaniem biegłego jest udzielenie sądowi, na podstawie

posiadanych wiadomości fachowych i doświadczenia zawodowego, informacji

i wiadomości specjalnych niezbędnych do ustalenia i oceny okoliczności sprawy,

a sąd nie jest związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi odnośnie do

zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądu, kwestii ustalenia i oceny faktów

oraz sposobu rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia

6 lutego 2003 r., IV CKN 1763/00, nie publ.). Jednakże, sąd w odniesieniu do

dowodu z opinii biegłego ma obowiązek ocenić, czy dowód ten ze względu na

swoją treść, zakres, poziom merytoryczny, przyjętą przez biegłego metodologię,

kompletność odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego i przyjęte

na jego podstawie założenia, jest dowodem przydatnym dla rozstrzygnięcia sprawy.

W sytuacji, gdy według oceny sądu opinia biegłego opiera się na błędnych

założeniach metodologicznych, sprzecznych z mającymi zastosowanie do jej

wydania przepisami prawa, niekompletnych bądź wadliwych założeniach

faktycznych, jest niespójna, bądź zawiera błędy logiczne, względnie zawiera

niepoddające się ocenie wnioski, co prowadzi do konkluzji, że opinia ta jest

nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd powinien dopuścić dowód z opinii

innego biegłego. Negatywnie zweryfikowana opinia biegłego nie prowadzi bowiem

do możliwości dokonania przez sąd meriti własnych ustaleń faktycznych

wymagających wykorzystania wiadomości specjalnych przy wybiórczym

wykorzystaniu negatywnie ocenionej opinii biegłego. Ponadto w takiej sytuacji nie

można negatywnymi skutkami, w tym wynikającymi z art. 6 k.c., wadliwie

przeprowadzonego dowodu obciążać strony, co może nastąpić tylko wówczas, gdy

14

w sprawie wymagającej wiadomości specjalnych, w których dowód z opinii biegłego

został dopuszczony, zostanie sporządzona rzetelna opinia biegłego. Należy mieć

przy tym na uwadze, że ocena Sądu drugiej instancji o wadliwości sporządzonej

w sprawie opinii biegłego została przedstawiona dopiero po ogłoszeniu

zaskarżonego wyroku. Strona powodowa, dla której były korzystne wnioski zawarte

w opinii biegłego, negatywnie zweryfikowanej przez Sąd Apelacyjny, musiałaby

złożyć wnioski dowodowe o powołanie w sprawie nowego biegłego, niejako

antycypując przyszłą oceną Sądu drugiej instancji ujawnianą dopiero po ogłoszeniu

wyroku tego Sądu. W konsekwencji obowiązkiem Sądu, który przed wydaniem

orzeczenia w sprawie stwierdził nieprzydatność dla rozstrzygnięcia sprawy

sporządzonej w sprawie opinii biegłego, było dopuszczenie dowodu z opinii innego

biegłego. Z tych względów za uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art. 278

§ 1 k.p.c., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż rozstrzygnięcie Sądu

Apelacyjnego było następstwem dokonania przez ten Sąd określonych ustaleń

faktycznych wymagających wiadomości specjalnych, mimo nieprzeprowadzenia

w sprawie dowodu z opinii biegłego sądowego przydatnego dla rozstrzygnięcia

sprawy, nadto wyciągnięcia wobec strony powodowej negatywnych konsekwencji

wynikających z art. 6 k.c. uzasadnionych tym, iż dopuszczony przez sąd dowód

z opinii biegłego okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Za nieuzasadniony natomiast należy uznać zarzut naruszenia art. 227 i art.

232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art. 386 § 4 k.p.c., poprzez nie

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy pomimo

uznania za nieprzydatną wydaną w sprawie opinię biegłego. Niepodzielenie przez

Sąd Apelacyjny oceny dowodów Sądu pierwszej instancji oraz dokonanych przez ten

Sąd ustaleń faktycznych nie jest przyczyną, która w myśl art. 386 § 4 k.p.c.

uzasadniałaby uchylenie zaskarżonego apelacją wyroku Sądu pierwszej instancji

i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Wydanie wyroku

kasatoryjnego przez sąd drugiej instancji, w myśl powołanego wyżej przepisu, może

bowiem nastąpić jedynie wówczas, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty

sprawy albo wydanie orzeczenia wymaga przeprowadzenia postępowania

dowodowego w całości. Żadna z tych przesłanek określonych w art. 386 § 4 k.p.c.

nie dotyczy sytuacji, która miała miejsce w sprawie. Sąd drugiej instancji może bez

15

konieczności uchylania orzeczenia sądu pierwszej instancji dokonać odmiennej

oceny dowodów i na tej podstawie dokonać własnych ustaleń faktycznych, jak

również może przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe, obejmujące

także powtórzenie dowodów dopuszczonych już przed sądem pierwszej instancji.

Za niezasadny należy również uznać zarzut naruszenia art. 96 p.w.p.

w związku z § 8 i § 16 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września

2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów

użytkowych wskutek ich wadliwej wykładni. Należy podzielić stanowisko Sądu drugiej

instancji, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego, który zgodnie z art. 96 p.w.p.

określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego,

obejmują część znamienną oraz część nieznamienną, o których mowa w § 8 ust. 1

w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia. Przepis art. 96 p.w.p. nie różnicuje bowiem

zakresu przedmiotowego prawa ochronnego od rodzaju zastrzeżeń ochronnych

(por. wyrok NSA z 28 lutego 2007 r., II GSK 272/06, nie publ. oraz wyroki WSA

w Warszawie: z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 657/06 i z dnia 17 czerwca 2011 r.,

VI SA/Wa 333/11, nie publ.). Każda z części zastrzeżeń nie ma samodzielnego

znaczenia prawnego. Dopiero zestawienie wszystkich cech określonych w części

znamiennej i części niezamiennej zastrzeżeń ochronnych określa cechy wzoru

użytkowego jako nowego i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym

dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94

p.w.p.). Prawidłowo przyjął także Sąd Apelacyjny, że wśród zastrzeżeń ochronnych

nie można wyróżnić zastrzeżeń o charakterze istotnym i nieistotnym ze względu na

brak przepisu, który czyniłby i definiował taki podział zastrzeżeń ochronnych. W

konsekwencji wszystkie zastrzeżenia ochronne mają charakter istotnych. Ocena

prawidłowości zastosowania wskazanych wyżej przepisów przez Sąd Apelacyjny

była jednak niemożliwa w postępowaniu kasacyjnym ze względu na brak pewnej

podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, co wynikało z uwzględnienia zarzutu

naruszenia art. 278 § 1 k.p.c.

Uzasadniony był natomiast zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Sąd

Apelacyjny prawidłowo przyjął, że o możliwości wprowadzenia w błąd klientów

świadczą okoliczności istniejące w chwili nabywania przez klienta produktu.

Z tej przyczyny istotne dla oceny możliwości wystąpienia konfuzji są oznakowania

16

nie tylko samego produktu, ale również opakowań, w których jest on oferowany

w sprzedaży. W powołanym przez Sąd drugiej instancji wyroku Sądu Najwyższego

z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 (OSNC 2003, nr 5, poz. 73) przyjęto,

że wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz

trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie

wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do

tożsamości producenta, jak i produktu. Sąd Apelacyjny, powołując się na cytowane

orzeczenie Sądu Najwyższego, błędnie jednak zinterpretował, że stanowisko zajęte

w tym wyroku wyklucza uznania za istotnych dla oceny istnienia przesłanek

określonych w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. zachowań klientów już po nabyciu produktu,

w szczególności - na co wskazywali powodowie - że zgłaszali się do nich

z reklamacjami klienci, którzy nabyli produkty pozwanych. Wykrycie błędu co do

tożsamości producenta lub produktu może bowiem nastąpić po nabyciu produktu,

co może stanowić jeden z dowodów na możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13

ust. 1 u.z.n.k.

Z tych względów na podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw.

z art. 391 § 1 i art. 39821

k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

jw