III CK 476/04

Sygn. akt III CK 476/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący)

SSN Bronisław Czech

SSN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa "R.(...)" S.A. w W. przeciwko "D.(...)" sp. z o.o. w G.

o ochronę znaku towarowego i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w

dniu 6 kwietnia 2005 r., kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia

15 kwietnia 2004 r., sygn. akt I ACa (…),

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Strona powodowa – „R.(...)” Spółka Akcyjna w W. domagała się zasądzenia od

pozwanej „D.(...)” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., kwoty 300.000 zł wraz

z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również

nakazania pozwanemu aby zaprzestał działań naruszających prawo powoda z rejestracji

znaku, towarowego K.(...) – świadectwo ochronne nr (...) Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r., polegających na: umieszczaniu

znaku towarowego na opakowaniach towarów objętych rejestracją tj. kremów w proszku

oraz produktów dwuskładnikowych – ciasto i krem w proszku – w klasie towarowej 30;

2

wprowadzaniu do obrotu tych towarów; posługiwaniu się znakiem towarowym K.(...) w

polskich środkach masowego przekazu w celach reklamowych. Ponadto strona

powodowa domagała się nakazania pozwanej wycofania z obrotu produktów o nazwach

„K.(...) C.(…) i K.(…)” „K.(...) C.(…)”, „K.(...) k.(…)”, jak również nakazania ogłoszenia w

dzienniku Rzeczypospolita stosownego ogłoszenia.

Wyrokiem wstępnym z dnia 8 maja 2003 r. Sąd Okręgowy w K. uznał roszczenie

strony powodowej za uzasadnione w zasadzie. Sąd ten poczynił następujące ustalenia:

Strona powodowa jest uprawniona z tytułu rejestracji znaku towarowego: „K.(...)” – k.(…)

k.(…). Prawo z rejestracji tego znaku trwa od 6 sierpnia 1992 r. i zostało uzyskane

poprzez wydanie świadectwa ochronnego nr (...) przez Urząd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwana występowała z wnioskiem o unieważnienie prawa z

rejestracji tego znaku. Urząd Patentowy decyzją z dnia 22 maja 1997 r. wniosek ten

oddalił, stwierdzając, że rejestracja znaku towarowego „K.(...)” przeznaczonego do

oznaczania kremu w proszku nie stanowi nazwy rodzajowej dla kremu, a jest nazwą

rodzajową dla ciasta. Ukształtowanie górnej warstwy ciasta wyróżnia je spośród innych i

powoduje, że odbiorca towaru kojarzy nazwę z ciastem a nie z kremem. Zarejestrowany

znak „K.(...)” ma bardzo charakterystyczną grafikę i niepowtarzalny sposób zapisu, w

związku z tym łatwo zostaje w świadomości odbiorcy, pozwalając odróżnić towar ze

względu na pochodzenie. W znaku tym, który jest znakiem słowno-graficznym nie ma

żadnego elementu wskazującego na jakikolwiek towar.

Na skutek odwołania pozwanej od tej decyzji Komisja Odwoławcza przy Urzędzie

Patentowym decyzją z dnia 23 września 1998 r. orzekła o utrzymaniu w mocy

zaskarżonej decyzji.

Po uzyskaniu przez stronę powodową świadectwa ochronnego na znak towarowy

„K.(...)” pozwana wprowadzała do obrotu produkty spożywcze zaklasyfikowane do tej

samej klasy towarowej 30, co zaopatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym produkty

powódki. W nazwie tych produktów używała oznaczeń: „K.(…) K.(...)”, „K.(...)”, „D.(…) –

K.(...)”.

Porównując towary produkowane i wprowadzone do obrotu przez strony procesu,

które opatrzone były znakiem „K.(...)” Sąd pierwszej instancji stwierdził, że wykazują one

podobieństwo w zakresie formatu, kolorystyki, zbieżności fonetycznej oznaczenia

„K.(...)” oraz w zakresie opakowań.

Dla oceny zasadności dochodzonych przez powoda roszczeń Sąd Okręgowy

przeprowadził dowód z opinii biegłego. Z opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu

3

badań, wynikało, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do

pochodzenia towarów stron, które w oznaczeniu zawierają słowo „K.(...)”. Ocenę tę Sąd

Okręgowy podzielił, uznając opinię biegłego za rzetelną, kompletną i przekonywującą.

Opinia biegłego potwierdziła, że podobna nazwa produktów była przyczyną pomyłek

konsumentów. Istotnymi czynnikami były także: kolor opakowania, podobieństwo

opakowań, ogólnie podobna kolorystyka opakowań, kompozycja graficzna, identyczna

nazwa „K.(...)” wyeksponowana na opakowaniach. 26% respondentek stwierdziło, że

istnieje realne niebezpieczeństwo pomyłek przy zakupie badanych produktów firmy D.

oraz D.(...), natomiast prawie 9% był przekonanych, że istnieje możliwość popełnienia

omyłki. Biegły podał, że 8,8% odbiorców zamierzając nabyć „K.(...)” marki D. nabywa

omyłkowo „K.(...)” D.(…).

Zdaniem Sądu Okręgowego opakowania produktów pozwanej świadczą, że

pozwana używając nazwy „K.(...) – K.(…)” nie używa jej na oznaczenie kremu do ciasta

K.(...) lecz dla oznaczenia kremu w proszku o nazwie „K.(...)”, co stanowi produkt

identyczny do produktu powódki, chronionego znakiem towarowym. Także druga nazwa

„K.(...) C.(…)” nie wykorzystuje nazwy rodzajowej K.(...) dla oznaczenia ciasta K.(...), ale

dla produktu składającego się z kremu w proszku i mieszanki mąki oraz środków

spulchniających.

Mając na względzie, że powódce przysługują uprawnienia z rejestracji znaku

towarowego „K.(...)” k.(…) oraz, że pozwana używa znaku do niego podobnego, w

sposób stwarzający, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, Sąd

Okręgowy uznał, że zachodzi odpowiedzialność pozwanej na zasadzie art. 13 ust. 1, art.

19 oraz art. 20 ustawy o znakach towarowych z 1985 r.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 15 kwietnia

2004 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że powództwo oddalił. W

uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wiele miejsca przeznaczył na trudne do

zrozumienia rozważania semantyczne, z których zdaje się wynikać tylko to, że obie

strony używają nazw „K.(...)” i „k.(…)” dla oznaczenia produktu, który nie jest ani ciastem

K.(...), ani kremem, ale mieszaniną składników w postaci proszku, przy pomocy których,

po dodaniu innych składników można przygotować krem.

Następnie Sąd Apelacyjny wskazał, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy o

znakach towarowych z 1985 r. przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany

znak towarowy, nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na

całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Ustęp drugi tego artykułu

4

wskazuje na czym to używanie może polegać. Używanie znaku towarowego polega na

jego stosowaniu, w celu odróżnienia i indywidulizacji towarów lub usług nimi

sygnowanych od usług konkurencji. Używanie znaku charakteryzować musi łączne

występowanie trzech cech: niedwuznacznosć używania (tzn. wyłącznie w celu

odróżniania towaru), rzeczywistość używania w obrocie gospodarczym (tzn. z zamiarem

wywołania u konkurencji i klientów reakcji kojarzenia znaku z towarem) oraz zgodność

ze specjalizacją znaku (tzn. stosowanie znaku jedynie dla oznaczenia torów lub usług

zarejestrowanych).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego rozważania semantyczne prowadzą do wniosku, że

powódka używa znaku towarowego w sposób dwuznaczny oraz nie z wyłącznym

zamiarem wywołania u konsumentów reakcji skojarzeniowej ze znakiem towarowym.

Świadczyć o tym ma także dowód z opinii biegłego, przeprowadzony przed Sądem

pierwszej instancji. Z opinii wynika bowiem, że nie tylko konsumenci zamierzający nabyć

produkt powódki popełniają omyłkę. Z nieco nawet większą częstotliwością zdarzają się

omyłki w odwrotnym kierunku. Konsumenci przekonani, że nabywają produkt pozwanej

w rzeczywistości nabywają produkt strony, powodowej. Biorąc pod uwagę, że

świadomość marki „D.(...)” jest znacząco wyższa iż marki „D.” omyłki wynikające z

podobieństwa nazwy i opakowania produktów obu firm przynoszą korzyść powódce, a

nie pozwanej. Z tego względu nie zasługuje na uwzględnienie żądanie powódki

odszkodowania z tytułu obniżenia jej dochodu ze sprzedaży kremu „K.(...)” jak również

wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści, wynikających z

bezprawnego używania przedmiotowego znaku towarowego, co miało mu umożliwić

osiągniecie dochodów ze sprzedaży towarów i zaoszczędzenie na kosztach ich

promocji.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dowód z opinii biegłego oraz rozważania

semantyczne dają podstawę do uznania, że strona powodowa posługuje się znakiem

towarowym w sposób mogący prowadzić do zawłaszczenia wyrazu „K.(...)”, który jest

niezbędny dla prowadzenia przez stronę pozwaną własnej działalności gospodarczej, w

celu rzetelnego informowania klientów o zwykłych, typowych właściwościach i

przeznaczenia towaru. Omawiany znak towarowy nie ma zbyt mocnej siły oddziaływania

i siły odróżniającej. Nie każde wtargnięcie w sferę praw uprawnionego znaku

towarowego jest działaniem niedozwolonym. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r.

wprowadzała dwie przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego: bezpodstawne

używanie zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku do niego podobnego dla

5

towarów objętych rejestracją lub podobnych do nich, oraz możliwość wprowadzenia w

błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Bezpodstawność oznacza brak podstawy lub jej niedostateczność, zaś możliwość

wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako istnienie ryzyka pomyłki.

O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd można mówić wówczas, gdy podobieństwo

znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów, w

sytuacji bezpodstawnego używania znaku towarowego lub znaku do niego podobnego.

Jedynie używanie oznaczenia rzeczywiście w charakterze znaku towarowego, w obrocie

gospodarczym, może stanowić zamach na prawo wyłączności. Bezpodstawne używanie

znaku towarowego wyznaczają więc dwa elementy: brak skutecznego wobec

uprawnionego tytułu i używanie przez osobę trzecią znaku w taki sposób i w takim

zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samego uprawnionego. Zdaniem

Sądu Apelacyjnego,, przeprowadzone przez Sąd pierwszej instancji postępowanie

dowodowe nie wykazało aby powyższe dwa elementy bezpodstawności zostały przez

stronę pozwaną spełnione.

Skutecznym tytułem pozwanej jest wykorzystywanie wyrazu „K.(...)” jako nośnika

informacji o właściwościach i przeznaczeniu wyrobu. Każdy, kto kupuje produkt tak

oznaczony zdaje sobie bowiem sprawę, że jest to wyłącznie krem, który normalnie

stosuje się do przyrządzania karpatki i który wyróżnia się odpowiednimi cechami

rodzajowymi. Gdy konsument zapragnie odszukać w sklepie stosowny gatunek kremu,

wówczas omawiana treść opakowania strony pozwanej, zawierająca w sobie

zapewnienie producenta co do przeznaczenia produktu, pozwala na rozpoznanie tego

właśnie kremu spośród innych wyrobów. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że

strona pozwana posługuje się wyrazem „K.(...)” w zakresie, który charakteryzuje

używanie znaku przez samego uprawnionego. Ponadto, jedynie używanie oznaczenia,

rzeczywiście w charakterze znaku towarowego, w obrocie gospodarczym może

stanowić zamach na wyłączne prawo do znaku towarowego. Strona pozwana nie używa

zaś wyrazu „K.(...)” w tym charakterze, jako, że każdy jej produkt opatrzony jest już

charakterystycznym znakiem towarowym D.(…).

W kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego opartej na obu podstawach

wymienionych w art. 3931

k.p.c. strona powodowa zarzuciła naruszenie prawa

materialnego: art. 19 ustawy o znakach towarowych, art. 296 ust. 2 pkt 2 i art. 315 ust. 2

ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 Pierwszej Dyrektywy

Rady EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (89/104 EWG), art. 9 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt a, b i d

6

w zw. z art. 90 ust. 1 in fine rozporządzenia Rady U.E. z dnia 20 grudnia 1993 r. w

sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz naruszenie przepisów postępowania,

które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy: art. 382 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i

art. 378 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z tym, że kasacja zarzucała naruszenie zarówno art. 19 ustawy z dnia

31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) jak i przepisów

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z

2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), w pierwszym rzędzie wymaga rozważenia kwestia,

przepisy której z tych ustaw mają zastosowanie.

Pozew wniesiony został w dniu 29 marca 1999 r. Ustawa - Prawo własności

przemysłowej weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r. Wszystkie więc zdarzenia,

będące podstawą wytoczenia powództwa musiały mieć miejsce przed wejściem w życie

ustawy Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 315 ust. 2 tej ustawy do

stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy

dotychczasowe. Zatem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o

znakach towarowych.

Stosownie do art.19 ustawy o znakach towarowych, bezpodstawnie używający

znaku towarowego lub znaku do niego podobnego dla towarów objętych rejestracją lub

podobnych do nich, w sposób stwarzający niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd

odbiorców co do pochodzenia towarów, ponosi odpowiedzialność.

Z ustaleń Sądu pierwszej instancji, jak się wydaje aprobowanych przez Sąd

Apelacyjny, wynika, że strona powodowa uprawniona jest z tytułu rejestracji znaku

towarowego „K.(...)” dla kremów w proszku. Pozwana wprowadza do obrotu własne

kremy w proszku, używając przy ich oznaczaniu słowa „K.(...)”. Znaczny odsetek

konsumentów myli się, nie potrafiąc odróżnić produktów stron.

W uzasadnieniu swojego wyroku Sąd Apelacyjny powiedział, że powódka nie

wykazała dwóch elementów koniecznych, aby pozwanej można było przypisać

bezpodstawne, w rozumieniu art. 19 ustawy o znakach towarowych, używanie znaku,

mianowicie: braku skutecznego wobec powódki tytułu i używanie przez pozwaną znaku

w taki sposób i w takim zakresie, który charakteryzuje używanie znaku przez samą

powódkę. Ta konstatacja pozostaje w oczywistej sprzeczności z ustalonymi przez Sąd

faktami, że powódka jest uprawniona z tytułu rejestracji znaku towarowego „K.(...)” dla

7

kremów w proszku, oraz że pozwana oznacza identycznie brzmiącym, znakiem

produkowane przez siebie kremy w proszku.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego skutecznym tytułem usuwającym bezpodstawność

po stronie pozwanej jest wykorzystywanie wyrazu „K.(...)” jako nośnika informacji o

właściwościach i przeznaczeniu wyrobu. Każdy, kto kupuje produkt tak oznaczony,

zdaje sobie sprawę, że jest to wyłącznie krem, który normalnie stosuje się do

przyrządzania karpatki. Argumentu tego nie można uznać za przekonywujący. W toku

postępowania przed Urzędem Patentowym i Komisją Odwoławczą wywołanego

wnioskiem pozwanej o unieważnienie rejestracji znaku towarowego „K.(...)” ustalono, że

słowo „K.(...)” będące nazwą rodzajową ciastek, nie jest nazwą rodzajową kremów. Do

ciastek – karpatek można używać różnych kremów, zaś produkowany przez pozwaną

krem w proszku może być używany do różnego rodzaju ciast. Stwierdzenie Sądu

Apelacyjnego, że używanie przez pozwaną wyrazu „K.(...)” ma być nośnikiem informacji

o właściwościach i przeznaczeniu wyrobu nie znajduje oparcia w poczynionych

ustaleniach faktycznych.

Nie można także zgodzić się z poglądem Sądu Apelacyjnego, że

bezpodstawność użycia przez pozwaną na opakowaniach produktów słowa identycznie

brzmiącego z zarejestrowanym przez powódkę znakiem towarowym usuwa

zaopatrzenie produktów własnym charakterystycznym znakiem „D.(...)”. Treść art. 19

ustawy o znakach towarowych nie upoważnia bowiem do przyjmowania, że wolno

używać znaku podobnego do cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli

dodatkowo umieści się własny znak. Zaopatrzenie produktów pozwanej znakiem „D.(...)”

– mogłoby mieć natomiast znaczenie w aspekcie innej przesłanki wymaganej w art. 19,

mianowicie przesłanki stwarzania niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców

co do pochodzenia towarów. Jednakże, z aprobowanej przez Sąd Apelacyjny opinii

biegłego wynika, że mimo zaopatrzenia produktów pozwanej oznaczeniem „D.(...)”

znaczny odsetek konsumentów myli produkty obu stron.

Z powyższego wynika, że rozważania Sądu Apelacyjnego bezpośrednio

odnoszące się do art. 19 ustawy o znakach towarowych wskazują na naruszenie tego

przepisu. Inne argumenty użyte przez Sąd Apelacyjny mają pośredni tylko związek z art.

19 ustawy o znakach towarowych. Niektórych jednak nie można pominąć.

Przede wszystkim, niezasadne byłoby stanowisko, że w razie stworzenia

niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów przez

podmiot silniejszy na rynku podmiotowi słabszemu nie przysługuje ochrona, gdyż

8

wprowadzenie w błąd odbiorców miałoby być dla niego korzystne. Stanowisko takie,

które prowadziłoby do pozbawienia ochrony słabszych, nie znajduje usprawiedliwienia

ani na gruncie przepisów ustawy z 1985 r. o znakach towarowych, ani na gruncie

obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej. Dlatego, przy ustalaniu

zasady odpowiedzialności nieuprawnione były rozważania Sądu Apelacyjnego co do siły

marek każdej ze stron i wnioskowanie, że powódka nie poniosła szkody ze względu na

słabszą markę.

Nie sposób zgodzić się także z poglądem Sądu Apelacyjnego, że powódka

zawłaszcza wyraz „K.(...)”. Sądowi Apelacyjnemu chodziło przypuszczalnie

o nadużywanie prawa przez powódkę. Trudno jednak mówić o nadużyciu w sytuacji, w

której powódka domaga się ochrony przed używaniem wyrazu identycznie brzmiącego z

zarejestrowanym przez nią znakiem towarowym, dla oznaczenia towaru takiego samego

jak objęty rejestracją. Problem dotyczyć może podobieństwa wyrazu „K.(...)” ze znakiem

towarowym „K.(...)” przysługującym powódce, ale nie „zawłaszczania” wyrazu.

Trafność podniesionego w kasacji zarzutu naruszenia art. 19 ustawy o znakach

towarowych wystarcza do jej uwzględnienia i uchylenia zaskarżonego wyroku, mimo że

pozostałe zarzuty kasacji nie są usprawi4dliwione.

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie mają zastosowania w tej

sprawie z przyczyn podanych na wstępie. Niezasadny jest zarzut naruszenia prawa

wspólnotowego. Po pierwsze, zaskarżony wyrok zapadł przed przystąpieniem Polski do

Unii Europejskiej. Po drugie, powoływana w kasacji dyrektywa Rady EWG z dnia 21

grudnia 1988 r. nie zawiera norm prawnych w zakresie prawa o znakach towarowych, a

tylko zalecenia dla rządów. Po trzecie, rozporządzenie Rady WE Nr 40/94 z dnia 20

grudnia 1993 r. (Dz. U. E.E. z dnia 14 stycznia 1994 r.) dotyczy wspólnotowego znaku

towarowego. Zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym znak towarowy „K.(...)”

nie jest wspólnotowym znakiem towarowym.

Nie można także uznać za usprawiedliwiony, zarzutu naruszenia przepisów

prawa procesowego dotyczących postępowania dowodowego, gdyż Sąd Apelacyjny

oparł rozstrzygnięcie na ustaleniach faktycznych Sądu pierwszej instancji, dokonując

jedynie odmiennej oceny prawnej stanu faktycznego.

Z powyższych względów na mocy art. 39313

k.p.c. Sąd Najwyższy orzekł jak w

sentencji wyroku.