I CK 747/04

Sygn. akt I CK 747/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący)

SSN Maria Grzelka

SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa M.(...) w W.

przeciwko "H.(...)" Spółce z o.o. w W.

o zakazanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 25 maja 2005 r., kasacji strony

pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 marca 2004 r., sygn. akt I ACa (…),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód W. K., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M.(...)”, wniósł o

zakazanie pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością M.(...) C.(...). z siedzibą

w W. używania w obrocie gospodarczym oraz oznaczeniu prowadzonego

przedsiębiorstwa słów „M.(...)” oraz nakazanie tej Spółce zamieszczenia w „G.(...).” w

dodatku „N.(...).”, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenia

następującej treści: „Zarząd Spółki z o.o. M.(...) C.(...). wyraża ubolewanie i przeprasza

2

Pana W. K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznych praw do znaku

towarowego M.(...)”.

Pozwana, która zmieniła oznaczenie firmy najpierw na „M.(...). C.(...). Spółka z

o.o.”, a następnie na „H.(...) Spółka z o.o.”, nie uznała powództwa.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 19 lutego 2003 r. nakazał pozwanej

zamieszczenie w „G.(...).” w dodatku „N.(…)”, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia

się orzeczenia, ogłoszenia o następującej treści: „Zarząd Spółki z o.o. H.(...) –

poprzednio działający jako M.(...) C.(...). sp. z o.o. – wyraża ubolewanie i przeprasza W.

K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznych praw do znaku towarowego

M.(...)”, a w pozostałej części oddalił powództwo. Orzeczenie to oparte zostało

na następujących ustaleniach.

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2000 r. zarejestrowany został w Urzędzie Patentowym

na rzecz powoda znak towarowy słowno-graficzny „M.(...)” i na zarejestrowany znak

towarowy powód otrzymał świadectwo ochronne. Znak towarowy został zarejestrowany

m.in. dla usług reklamowych w zakresie nieruchomości, usług agencji pośrednictwa w

handlu nieruchomościami, pośrednictwa (konsultingu) w zakresie inwestycji

nieruchomości. Pozwana, która prowadziła działalność w zakresie obrotu

nieruchomościami, w ogłoszeniach prasowych dotyczących inwestycji na rynku

nieruchomości eksponowała pierwsze słowa z oznaczenia jej firmy – „M.(...).”.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, ze pozwana dopuściła się

naruszenia praw powoda z rejestracji znaku towarowego poprzez bezprawne używanie

podobnego znaku w obrocie gospodarczym, co mogło powodować wśród części

odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu usług świadczonych przez

powoda i oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, z analogicznymi

usługami pozwanej. Świadome używanie przez pozwaną w oznaczeniu jej firmy oraz w

ogłoszeniach prasowych i reklamach słów „M.(...)”, będących częścią zarejestrowanego

znaku towarowego i to pomimo wystosowanego przez powoda wezwania do

zaniechania takiego działania, uzasadniało nakazanie pozwanej zamieszczenia

żądanego ogłoszenia w prasie. Natomiast dokonana przed wyrokowaniem w sprawie

zmiana przez pozwaną oznaczenia firmy jej przedsiębiorstwa, wyłączyła możliwość

uwzględnienia pierwszego żądania pozwu.

Apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Apelacyjny oddalił

wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r. Sąd ten zaaprobował stanowisko Sądu pierwszej

instancji co do bezpodstawności, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.

3

o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – „u.z.t.), używania przez

pozwaną znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Wyrażając pogląd, że

dla odmowy udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest

konieczne uprzednie unieważnienie prawa do rejestracji, jeżeli pozostające z nim w

kolizji prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa korzysta z pierwszeństwa, nie podzielił

jednak obrony pozwanej. Uznał, że pozwana nie odwołała się do swych własnych praw

przedsiębiorcy do używania dla oznaczenia firmy słów „M.(...)”, ale wskazała na

naruszenie praw innych podmiotów do nazwy zawierającej te słowa, a mianowicie

spółek cywilnych, które je używały, a które nie są poprzednikami prawnymi pozwanej. W

związku z odwoływaniem się przez pozwaną do dobrych obyczajów i uczciwości

kupieckiej zwrócił przy tym uwagę, że pozwana na oznaczenie swojej firmy przejęła

nazwę istniejącej wówczas spółki cywilnej. Sąd Apelacyjny stwierdził, że zmiana treści

oświadczenia, do ogłoszenia którego zobowiązana została pozwana, w stosunku do

treści oświadczenia żądanej przez powoda, jest usprawiedliwiona zmianą oznaczenia

firmy pozwanej i że ze względu na sformułowanie oświadczenia, Sąd Okręgowy nie

naruszył art. 321 § 1 k.p.c.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła kasacją pozwana. Podstawę kasacji

stanowią: I. naruszenie prawa materialnego – art. 19 i 20 ust. 2 u.z.t. przez ich błędną

wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 23 k.c. oraz tego przepisu w zw. z art. 43 k.c.

przez ich niezastosowanie, art. 355 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe

zastosowanie, art. 26 § 1 k.h. przez jego niezastosowanie, art. 1 ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.

U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 209 ze zm.; dalej – u.k.r.s.) przez ich

niezastosowanie i w rezultacie nieprawidłowe zastosowanie art. 34 ust. 1 u.k.r.s., a

także ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz.

324 ze zm.) przez jej niezastosowanie, II. naruszenie przepisów postępowania, a to: art.

233, 316 § 1, 321 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c., które mogło mieć istotny wpływ na wynik

sprawy. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez zmianę wyroku Sądu

pierwszej instancji w części uwzględniającej powództwo i oddalenie powództwa,

względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku bądź tego wyroku i wyroku Sądu pierwszej

instancji w części uwzględniającej powództwo i przekazanie sprawy w części objętej

uchyleniem do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej bądź pierwszej instancji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

4

1. Trafny jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny z powołaniem się

na orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. np. uchwałę Sadu Najwyższego z dnia 30

września 1994 r., III CZP 109/94, OSN 1995, nr 1, poz. 18), że dla odmowy udzielenia

ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest konieczne uprzednie

unieważnienie prawa do rejestracji, jeżeli pozostające z nim w kolizji prawo do

oznaczenia przedsiębiorstwa korzysta z pierwszeństwa. Z ochrony nie korzysta bowiem

zarejestrowany znak towarowy odpowiadający oznaczeniu przedsiębiorstwa, do

używania którego przysługuje pierwszeństwo innemu przedsiębiorcy. Pogląd ten, jak

słusznie uznał Sąd Apelacyjny, nie uzasadnia jednakże obrony pozwanej, gdyż nie

powołała się ona na własne prawo „z pierwszeństwa” do oznaczenia swojej firmy

słowami „M.(...)”, ale wskazała na naruszenie praw innych podmiotów (wówczas

istniejących spółek cywilnych) do nazwy zawierającej te słowa, w sytuacji, gdy nie jest

ona następcą prawnym tych podmiotów. Rację ma też Sąd Apelacyjny stwierdzając, że

pozwana nie może skutecznie powoływać się na dobre obyczaje i uczciwość kupiecką,

skoro przyjęła ona na oznaczenie swojej firmy nazwę istniejącej wówczas spółki

cywilnej, co świadczy o tym, iż sama nie zachowała się w sposób odpowiadający

dobrym obyczajom i uczciwości kupieckiej. Wreszcie należy zauważyć, że wobec tego,

iż już w dniu 25 czerwca 1993 r. powód został wpisany do rejestru działalności

gospodarczej jako prowadzący tę działalność pod nazwą „M.(...)”, to nie może być w

ogóle mowy o pierwszeństwie pozwanej używania przez nią dla oznaczenia swojej firmy

tej nazwy.

Zaskarżony wyrok wydany zatem został bez naruszenia tak art. 19 u.z.t., jak i

innych, wskazanych w kasacji, przepisów prawa materialnego, z niezastosowaniem

których skarżąca wiąże błędne – jej zdaniem – przyjęcie, że bezprawnie używała znaku

towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, podczas gdy przysługiwało jej

pierwszeństwo do używania oznaczenia swojej firmy, zawierającego słowa stanowiące

treść zarejestrowanego znaku towarowego. W wymienionym zakresie zaskarżony wyrok

wydany został także bez naruszenia art. 233 i 316 § 1 k.p.c.

2. Artykuł 20 ust. 2 u.z.t., określający roszczenia przysługujące uprawnionemu z

rejestracji znaku towarowego w razie naruszenia jego prawa, przewiduje m.in.

roszczenie o „ogłoszenie stosownego oświadczenia”. Wbrew zapatrywaniu skarżącej

użyte w tym przepisie słowa „na zasadach ogólnych” odnoszą się do roszczeń o

naprawienie wyrządzonej szkody i o wydanie korzyści majątkowej, uzyskanej bez

podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji, a nie odnoszą się do

5

roszczenia o ogłoszenie stosownego oświadczenia. Wynika to z konstrukcji przepisu.

Należy zauważyć, że tak w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie nie wiąże się możliwości

„ogłoszenia stosownego oświadczenia”, o którym stanowi art. 20 ust. 2 u.z.t., ze

spełnieniem jakichś „zasad ogólnych”. Wskazuje na to także brzmienie art. 287 ust. 2

obecnie owiązującego Prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000

r., tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), stanowiącego w związku z art.

296 ust. 1 zd. drugie tego Prawa odpowiednik art. 20 ust. 2 u.z.t. Uwzględnienie żądania

powoda ogłoszenia przez pozwaną stosownego ogłoszenia nie jest przeto, jak chce tego

skarżąca, uzależnione od spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub w art. 24 k.c. Przepis art. 20 ust. 2 u.z.t.

stanowi samodzielną podstawę żądania przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku

towarowego ogłoszenia stosownego oświadczenia przez osobę, która naruszyła jego

prawa.

3. Wprawdzie sąd jest związany treścią oświadczenia, którego ogłoszenia

domaga się powód (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1997 r., II CKN

546/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 119, dotyczący oświadczenia przewidzianego w art. 24

§ 1 k.c.), ale nie stanowi naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. tylko taka jego modyfikacja, która

sprowadza się do podanie w oświadczeniu aktualnej firmy pozwanej, ze wskazaniem

firmy, pod którą pozwana działała poprzednio, gdy bezprawnie używała znaku

towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda.

Inną kwestią jest wadliwa pod względem stylistycznym redakcja oświadczenia. Z

redakcji oświadczenia, do złożenia którego zobowiązana została pozwana,

zaakceptowanej zaskarżonym wyrokiem, wynika bowiem, że to obecny Zarząd

pozwanej działał pod firmą M.(...) C.(...). sp. z o.o., podczas gdy jest oczywiste, że

chodzi tu o wskazanie firmy, pod którą poprzednio działała pozwana.

Dosłownie rozumiana treść oświadczenia, z której wynika przypisanie obecnym

członkom Zarządu pozwanej działania, które nie miało miejsca, może godzić w ich dobre

imię. Nie sposób zatem odeprzeć zarzutu naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 23

k.c.

4. Przesłankami ochrony uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego nie

jest ani świadome, ani umyślne używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez

inną osobę (art. 19 u.z.t.). Uwzględnienie żądania powoda zamieszczenia w

oświadczeniu, do ogłoszenia którego zobowiązana została pozwana, że „świadomie i

6

umyślnie” naruszyła prawa powoda do zarejestrowanego znaku towarowego, wymagało

udowodnienia tych okoliczności przez powoda (art. 6 k.c.). Ustalenia faktyczne

stanowiące podstawę wydania zaskarżonego wyroku nie uzasadniają przyjęcia, że

dowód taki został w sprawie przeprowadzony. Ze względu na domniemanie

przewidziane w art. 54 ust. 3 u.z.t. używanie przez pozwaną znaku towarowego

zarejestrowanego na rzecz powoda było używaniem bezprawnym od dnia rejestracji, tj.

od dnia 18 sierpnia 2000 r. Wydania zaskarżonego wyroku nie poprzedziło jednakże

dokonanie dostatecznie precyzyjnych ustaleń wskazujących, kiedy w reklamach

oraz ogłoszeniach prasowych i innych pozwana zaprzestała używania znaku

towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Z materiału zebranego w sprawie

wynika zarazem, że już w dniu 31 października 2000r. pozwana zmieniła oznaczenie

firmy na „M.(...). C.(...). Spółka z o.o.”, a następnie w dniu 19 grudnia 2000 r. na „H.(...)

Spółka z o.o.”. Nie bez znaczenia jest też fakt, że powód pismem z dnia 20 października

2000 r. wezwał pozwaną do zaprzestania działań naruszających jego prawo z rejestracji

znaku towarowego i że wniesiony przez niego w dniu 28 listopada 2000 r. pozew

przeciwko pozwanej doręczony jej został w dniu 31 stycznia 2001 r.

Przyjęcie zatem w zaskarżonym wyroku, że pozwana świadomie i umyślnie

naruszyła prawo powoda do zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego,

co znalazło wyraz w treści oświadczenia, do ogłoszenia którego zobowiązana została

pozwana, czyni usprawiedliwionym zarzuty kasacji naruszenia art. 23 w zw. z art. 43

k.c., art. 355 k.c. oraz art. 233 § 1 i 316 § 1 k.p.c.

5. Ponieważ kasacja jest środkiem zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji,

wadliwości uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji nie mogą stanowić podstawy

kasacji. Wbrew poglądowi skarżącej wadliwości te nie wyłączały możliwości oddalenia

przez sąd drugiej instancji – jako sąd orzekający co do meritum sprawy – apelacji.

Uzasadnienie zaskarżonego wyroku odpowiada wymaganiom, jakie powinno spełniać

uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji i sporządzone zostało bez naruszenia art.

328 § 2 w zw. z art. 391 § 2 k.p.c.

Z przyczyn wskazanych wyżej w pkt 3 i 4 Sąd Najwyższy uznał kasację

za zasadną i na podstawie art. 39313

§ 1 oraz art. 39319

w zw. z art. 108 § 2 k.p.c.

w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju

sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zw. z art. 3 tej ustawy, orzekł

jak w sentencji.