II CK 154/05

Sygn. akt II CK 154/05

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczący)

SSN Barbara Myszka

SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa "H.(...)" Spółki Akcyjnej w K. w likwidacji przeciwko "P.(...)"

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

o ochronę znaków towarowych i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, po

rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 20 października 2005 r., kasacji

powodowej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 września 2004 r., sygn. akt I

ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę w zakresie nim objętym Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Wyrokiem częściowym z dnia 1 kwietnia 2004 r. Sąd Okręgowy w Ł. 1) zakazał

pozwanemu – Spółce z o.o. „P.(...)” w D., posiadającemu prawa do zarejestrowanych

znaków towarowych słownych „P.(...) N.(...)”, „P.(...) D.(...)”, „P.(...) S.(...)”, „P.(...) N.(...)”,

„P.(...) R.(...)”, „P.(...) S.(...)” i „P.(...) U.(...)”, używania w obrocie oznaczeń

produkowanych przez siebie mieszanek ziołowych „N.(...)”, „D.(...)”, „S.(...)”, „N.(...)”,

„R.(...)”, „S.(...)” i „U.(...)”, bez użycia bezpośrednio poprzedzającego te nazwy

oznaczenia „P.(...)”, 2) nakazał pozwanemu zamieszczenie w dziennikach „R.(...)” i

„G.(...)” oświadczenia o przeproszeniu powoda – Spółki Akcyjnej „H.(...)” w K. (obecnie

w likwidacji) za to, że wprowadzał do obrotu produkty pod nazwami naruszającymi

2

prawa do znaków towarowych „N.(...)”, „D.(...)”, „S.(...)” „N.(...)”, „R.(...)”, „S.(...)” i

„U.(...)”, przysługujące powodowi, przez co naruszył zasady uczciwej konkurencji w

obrocie i zobowiązał pozwanego do zaprzestania tego rodzaju działań w przyszłości, 3)

oddalił powództwo w części dotyczącej zakazania pozwanemu używania przez niego w

obrocie, w ramach wskazanych w pkt 1 wyroku, znaków towarowych, łacińskich

rdzeniów słownych „normo”, „diabeto”, „sklero” „nervo”, „rekto”, „septo” i „uro”, oraz

przyrostka „vita”.

W uwzględnieniu apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Ł. wyrokiem z dnia 29

września 2004 r. wyrok Sądu pierwszej instancji w pkt 1 i 2 zmienił w ten sposób, że

oddalił powództwo.

W sprawie poczyniono następujące ustalenia. Powód od lat pięćdziesiątych

ubiegłego wieku produkuje mieszanki ziołowe o nazwach „N.(...)”, „D.(...)”, „S.(...)”

„N.(...)”, „R.(...)”, „S.(...)” i „U.(...)” i w dniu 25 marca 1988 r. uzyskał świadectwa

ochronne na znaki towarowe słowne „N.(...)”, „D.(...)”, „S.(...)” „N.(...)”, „R.(...)”, „S.(...)”

i „U.(...)”, które zapewniają ich ochronę do dnia 30 kwietnia 2006 r. Znaków tych powód

używa na opakowaniach swych wyrobów, eksponując je. Pozwany, który także

wytwarza mieszanki ziołowe, działał wcześniej pod firmą „Vitax”. Urząd Patentowy

odmówił zarejestrowania na jej rzecz znaków towarowych słownych „N.(...)”, „D.(...)”,

„S.(...)”, „N.(...)”, „R.(...)”, „S.(...)” i „U.(...)”. Dokonał natomiast rejestracji znaków

„VitaxN.(...)”, „VitaxD.(...)”, „VitaxS.(...)”, „VitaxN.(...)”, „VitaxR.(...)”, „VitaxS.(...)” i

„VutaxU.(...). Jednakże w 2002 r. stwierdzone zostało wygaśnięcie praw z rejestracji

tych znaków. Po zmianie firmy pozwany uzyskał świadectwa ochronne na znaki

towarowe słowne „P.(...) N.(...)”, „P.(...) D.(...)”, „P.(...) S.(...)”, „P.(...) N.(...)”, „P.(...)

R.(...)”, „P.(...) S.(...)” i „P.(...) U.(...)”. Wprowadzonych przez siebie do obrotu mieszanek

ziołowych nie oznaczał jednak zgodnie z tymi znakami, lecz pomiędzy słowo „P.(...)” a

nazwą mieszanki (np. „N.(...)”) wprowadzał słowa „zioła apteczne”, eksponując na

opakowaniu nazwę mieszanki. Od września 2003 r. używa nowych opakowań, na

których nazwę produktu oznacza zgodnie z zarejestrowanym na jego rzecz znakiem

towarowym („P.(...) N.(...)” itd.).

Sąd Apelacyjny stwierdził, że podstawą powództwa są przepisy art. 19 i 20

ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.;

dalej – „u.z.t.”) w związku z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo

własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) oraz art. 3 i 10 ust. 1

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.

3

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”), które mogą być stosowane w

zbiegu. Uznał, że pozwany przekroczył granice używania znaku towarowego, o jakich

mowa w art. 13 ust. 2 u.z.t. gdyż nie używał zarejestrowanego na jego rzecz znaku

towarowego zgodnie z rejestracją. Znak ten został bowiem rozdzielony napisem nie

należącym do znaku, a ponadto został wzbogacony o element graficzny. Użycie znaku

towarowego przez pozwanego nastąpiło jednakże w sposób nie stwarzający

niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru. Na

uzasadnienie tego stanowiska Sąd Apelacyjny przywołał trzy argumenty. Po pierwsze,

całkowicie odmienne są rozmiar, kształt oraz kolorystyka czcionek pierwszej części

znaku słownego „H.(...)” i „P.(...)”; ponadto w przypadku drugiego z tych znaków nazwa

„P.(...)” występuje w sąsiedztwie znaku fantazyjnego, którego brak jest w przypadku

nazwy powoda. Po drugie, elementem znaku towarowego powoda, który rzeczywiście

może rodzić pomyłki, jest rdzeń typu „recto”, „uro”, gdyż ta część znaku słownego jest

podstawowym nośnikiem wiedzy o produkcie; ten zaś rdzeń jest własnością wszystkich

producentów w branży farmaceutycznej. Po trzecie, towary wprowadzane do obrotu

przez strony są objęte szczególną regulacją w zakresie ich oznakowania i sposobu

redystrybucji, zawartą w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo

farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.); zgodnie z tymi przepisami produkty

zielarskie mogą być sprzedawane w aptekach lub sklepach zielarskich, gdzie towar

wydawany jest przez profesjonalistów; wprawdzie klient decyduje o nabyciu określonego

produktu, ale to sprzedający jest z reguły pierwszym źródłem informacji o jego cechach,

w tym o jego producencie; odbiorcami leków ziołowych są przy tym osoby z reguły

mające pewną o nich wiedzę, wynikającą chociażby z konsultacji lekarskich, własnego

doświadczenia itp., co w znacznym stopniu zmniejsza hipotetyczną możliwość

kojarzenia produktów oferowanych przez strony. Z przytoczonych względów Sąd

Apelacyjny uznał, że art. 19 u.z.t. nie uzasadnia uwzględnienia powództwa. Względy,

które o tym zadecydowały, w znacznym stopniu spowodowały, że zdaniem Sądu

Apelacyjnego brak jest także podstaw do przypisania pozwanej czynu nieuczciwej

konkurencji polegającego na wprowadzającym klientów w błąd oznaczeniu towarów (art.

10 ust. 1 u.z.n.k.). Do analogicznych wniosków prowadzi według Sądu Apelacyjnego

ocena opakowania towarów pozwanej (art. 10 ust. 2 u.z.n.k.). Sąd Apelacyjny uznał też,

że w sprawie nie zostało udowodnione, iż oznaczając swoje wyroby pozwana planowo i

systematycznie zbliżała się do znaków towarowych, do których z tytułu rejestracji

uprawniony jest powód, co mogłoby stanowić delikt objęty art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

4

Wyrok Sądu Apelacyjnego powód zaskarżył kasacją. Podstawę kasacji stanowi

naruszenie prawa materialnego – art. 19 u.z.t. i art. 10 u.z.n.k. przez niewłaściwe ich

zastosowanie i uznanie, że oznaczenia stosowane przez pozwanego nie stwarzały

niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oraz

art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że pomimo

używania przez pozwanego znaku towarowego w sposób odbiegający od formy

wpisanej do rejestru oraz pomimo wcześniejszego uznania, iż pozwana przekroczyła

granice używania znaku towarowego, nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego

przepisu, a także naruszenie przepisów postępowania, a to art. 233 § 1 k.p.c. przez

naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, co doprowadziło do wniosku, że

używanie znaku przez pozwanego nie nastąpiło w sposób stwarzający

niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i art.

328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w ramach oceny zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1

u.z.n.k. przyczyn uzasadniających niezastosowanie tego przepisu. Skarżący wniósł

o zmianę zaskarżonego wyroki przez oddalenie apelacji od wyroku Sądu pierwszej

instancji, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy

temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Pozwany wniósł o odmówienie przyjęcia kasacji do rozpoznania, względnie o jej

oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

I. 1. Naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. może polegać na ocenie dowodów

z pominięciem zasad określonych w tym przepisie, co spowodowało że sąd dał wiarę

określonym dowodom i uznał ich moc dowodową lub odwrotnie. Zawarty w kasacji

zarzut naruszenia wymienionego przepisu powinien zatem wskazywać jakie –

konkretnie – dowody przeprowadzone w sprawie zostały przez sąd ocenione wadliwie i

na czym ta wadliwość polegała, a także że uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na

wynik sprawy (art. 3931

pkt 2 k.p.c., obowiązujący przed zmianą dokonaną ustawą

z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98, w

związku z art. 3 tej ustawy). Zarzut kasacji naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie czyni

zadość tym wymaganiom. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika, żeby Sąd

Apelacyjny nie dał wiary jakimś dowodom lub odmówił im mocy dowodowej. Skarżący

nie zarzuca, że Sąd Apelacyjny uznał jakieś dowody za wiarygodne i mające moc

dowodową, pomimo że ich ocena powinna prowadzić do odrzucenia tych dowodów i

5

nieuwzględnienia ich przy ustaleniu podstawy faktycznej zaskarżonego wyroku. Zarzut

kasacji naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. sprowadza się w istocie do podważenia wniosków,

jakie z ustaleń poczynionych w sprawie na podstawie całego zebranego w niej materiału

wyprowadził Sąd Apelacyjny. Ewentualna wadliwość tego wnioskowania nie świadczy

jednakże o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. Może natomiast uzasadniać zarzut naruszenia

prawa materialnego, które wydając zaskarżony wyrok Sąd Apelacyjny zastosował lub

powinien był zastosować.

2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku znajduje się cały akapit wskazujący

dlaczego w ocenie Sądu drugiej instancji podstawy uwzględnienia powództwa nie może

stanowić art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Okoliczność, że uzasadnienie wyroku w tym zakresie

skarżący uznaje za „dalece niewystarczające”, a nawet jeżeli takim jest ono w istocie,

nie stanowi o naruszeniu art. 328 § 2 k.p.c. (w związku z art. 391 § 1 k.p.c.). Przepis ten

wymaga bowiem, żeby uzasadnienie wyroku zawierało wyjaśnienie jego podstawy

prawnej i wymaganie to jest spełnione nawet wtedy, gdy w uzasadnieniu powołany jest

tylko przepis stanowiący podstawę prawną wyroku. Niewskazanie w uzasadnieniu

wyroku argumentów świadczących za prawidłowością jego podstawy prawnej i

nieodniesienie się do argumentów mogących przemawiać za inną jego podstawą lub jej

brakiem, może świadczyć jedynie o tym, że sąd nie miał ich na uwadze, wobec czego

może okazać się, że wyrok wydany został z naruszeniem prawa materialnego.

II. 1. Przy ocenie podstawy kasacji, którą jest naruszenie prawa materialnego, na

wstępie należy zwrócić uwagę, że – jak wynika z ustaleń dokonanych w sprawie –

pozwana już od września 2003 r. zaprzestała oznaczania produkowanych przez siebie

mieszanek ziołowych w sposób, którego używania zakazał Sąd pierwszej instancji w pkt

1 jego wyroku. Zachodzi zatem pytanie, czy zakaz taki był potrzebny i uwzględnienie

powództwa w tym zakresie (pkt 1 wyroku Sądu Okręgowego) było uzasadnione (art. 20

ust. 1 u.z.t.; art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.). Brak bliższych ustaleń nie pozwala na

przesądzenie tej kwestii i uznania, że bez względu na inne okoliczności zmiana przez

Sąd Apelacyjny wyroku Sądu pierwszej instancji we wskazanej części i oddalenie w tej

części powództwa były rozstrzygnięciem trafnym.

Powyższa uwaga odpowiednio dotyczy też nakazania pozwanemu w pkt 2

wyroku Sądu pierwszej instancji złożenia oświadczenia, w którym pozwany zobowiązuje

się „do zaprzestania tego rodzaju działań w przyszłości”.

2. Należy zauważyć, że zaskarżony wyrok, jako obejmujący rozstrzygniecie

sprawy jedynie w zakresie objętym pkt 1 i 2 wyroku Sądu pierwszej instancji, dotyczy

6

tylko sytuacji używania w obrocie przez pozwanego do września 2003 r. oznaczania

produkowanych przez niego mieszanek ziołowych w ten sposób, że między słowem

„P.(...)”, a nazwą mieszanki (np. „N.(...)”), znajdowały się słowa „zioła apteczne”.

Wątpliwości co do takiego rozumienia treści sentencji pkt 1 i 2 wyroku Sądu pierwszej

instancji rozwiewa uzasadnienie tego wyroku.

Trzeba też mieć na względzie, że prawomocne jest rozstrzygnięcie zawarte w pkt

3 wyroku Sądu Okręgowego. Przesądza ono, że używanie przez pozwanego dla

oznaczania produkowanych przez niego mieszanek ziołowych oznaczeń

odpowiadających znakom towarowym zarejestrowanym na jego rzecz, zawierających

słowa z rdzeniem typu „normo”, „diabeto”, „sklero” itd. oraz przyrostkiem „vit” nie jest

bezpodstawnym używaniem znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda lub

znaku do niego podobnego (art. 19 u.z.t.) ani nie jest czynem nieuczciwej konkurencji

(art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). Nie oznacza to jednak, że używanie tych samych

słów w innym kontekście nie może być ocenione inaczej.

3. Sąd Apelacyjny rozważał zasadność powództwa na podstawie przepisów

ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (w związku z art. 315 ustawy z

dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej) oraz ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przyjął, że przepisy te wzajemnie

nie wyłączają się. Skarżący nie zarzuca, że nie mogą one być podstawą powództwa, co

sprawia, że kwestia ta nie podlega rozważeniu przy rozpoznawaniu kasacji (art. 39311

§

1 k.p.c., obowiązujący przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r., w

związku z art. 3 tej ustawy). Nie można jednakże nie zgodzić się ze skarżącym, że

argumenty powołane przez Sąd Apelacyjny na uzasadnienie wydanego przezeń wyroku,

w świetle tych przepisów wymienionych ustaw, których naruszenie zostało zarzucone w

kasacji, są przekonywujące i wystarczające do stwierdzenia, iż kasacja nie ma

usprawiedliwionych podstaw. Stwierdzeniu takiemu stoi też na przeszkodzie brak

dostatecznych ustaleń okoliczności, które są potrzebne do oceny zgodności

zaskarżonego wyroku z przepisami prawa materialnego, zarzut naruszenia których

stanowi podstawę kasacji.

4. Dla oceny zasadności powództwa, jako opartego na art. 19 u.z.t., miarodajne

jest porównanie używanego przez pozwanego oznaczania jego towarów ze znakami

towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda. W skład tych znaków nie wchodzi – co

podniósł skarżący – słowo „H.(...)”, które, wraz z innymi elementami oznaczania przez

7

powoda jego towarów, nie będącymi znakami towarowymi, Sąd Apelacyjny wziął

jednakże pod uwagę.

Sprzedaż produktów zielarskich nie musi i nie jest dokonywana tylko w aptekach

lub innych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży. Kupno ich nie wymaga recepty i

nabywcą ich może być każdy. Punkt widzenia przeciętnego odbiorcy, a nie sposób

dystrybucji produktów zielarskich, powinien więc być decydujący dla oceny możliwości

wprowadzenia w błąd co do pochodzenia tych produktów (art. 19 u.z.t.).

W okolicznościach sprawy, ze względu na około pięćdziesięcioletnie używanie

przez powoda znaków towarowych, nie można wykluczyć, że znaki te nie uzyskały tzw.

wtórnej zdolności odróżniającej. Gdyby tak było, odniesienie się wyłącznie do zdolności

odróżniającej znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda, wynikającej z

natury oznaczenia, tj. do tzw. pierwotnej zdolności odróżniającej, nie jest wystarczające

dla oceny, czy używane przez pozwanego oznaczenie jego towarów stwarzało

niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców. Rozstrzygając sprawę Sąd

Apelacyjny jednakże nie poczynił w tym zakresie żadnych ustaleń.

Wprawdzie na gruncie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych, znaki towarowe znane (notoryjnie) i tzw. znaki renomowane nie korzystały

ze szczególnej ochrony, ale przy ocenie, czy używane przez pozwanego oznaczenie

jego towarów stwarzało niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, nie jest też

bez znaczenia, czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda nie należały do

takich znaków. Zaskarżony wyrok wydany jednakże został bez poczynienia co do tego

stosownych ustaleń.

Podstawę kasacji naruszenia art. 19 u.z.t. trzeba zatem było uznać

za usprawiedliwioną.

5. Ze sformułowania przez skarżącego podstawy kasacji dotyczącej naruszenia

art. 10 u.z.n.k. wynika, że dotyczy ona tylko ust. 1 tego artykułu. Zajmując stanowisko co

do zasadności tej podstawy kasacji należy zauważyć, że dla oceny zarzutu

dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, przewidzianego w art. 10 ust. 1

u.z.n.k., miarodajne jest nie porównanie używanego przez pozwanego oznaczania jego

towarów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda (czego wymagała

ocena zasadności powództwa w świetle art. 19 u.z.t.), lecz porównanie używanego

przez pozwanego oznaczania jego towarów z używanym przez powoda oznaczeniem

jego towarów. Dlatego właśnie – chociaż przesłanką ochrony znaku towarowego,

przewidzianej w art. 19 u.z.t., jak i deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jest możliwość

8

wprowadzenia w błąd odbiorców (klientów) – odwołanie się do uzasadnienia oddalenia

powództwa, którego podstawą jest art. 19 u.z.t., nie jest wystarczające do uzasadnienia

oddalenia powództwa opartego na art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Także niedostatki uzasadnienia

zaskarżonego wyroku w tym ostatnim zakresie nie pozwalają na odparcie zarzutu

kasacji naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

6. Rozpatrując zasadność zarzutu powoda, iż pozwany dopuścił się czynu

nieuczciwej konkurencji, polegającego – jak ujął skarżący – na wykorzystywaniu renomy

znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda poprzez systematyczne,

planowe w dłuższym okresie czasu upodabnianie do nich znaków używanych przez

siebie, wobec przejmowania do nich rdzeni znaków powoda, przy zastosowaniu

odmiennej końcówki, Sąd Apelacyjny nie ustalił – o czym była już mowa przy innej okazji

– czy znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda mogą być uznane za znaki

renomowane. Jeżeli tak, to nie można odmówić racji skarżącemu, iż okoliczność tę

należało wziąć pod uwagę przy ocenie wymienionego zarzutu. Trafnie także podnosi

skarżący, że dla oceny tej nieprzydatne było odniesienie się do podobieństwa pomiędzy

znakami towarowymi w takiej postaci w jakiej są one używane przez strony, ale należało

porównać znaki używane przez pozwanego ze znakami zarejestrowanymi na rzecz

powoda. Należy też podzielić pogląd skarżącego, że dla uznania, iż doszło do czynu

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest wymagane, żeby

wynikiem podobieństwa między znakami używanymi przez pozwanego a znakami

zarejestrowanymi na rzecz powoda była możliwość wprowadzenie klientów w błąd.

Wystarczy samo podobieństwo między znakami, jeżeli zagraża lub narusza interes

powoda lub klientów.

W konsekwencji powołanie w kasacji jako jej podstawy naruszenia art. 3 ust. 1

u.z.n.k. uzasadnia uwzględnienie kasacji.

Z przytoczonych względów Sad Najwyższy na podstawie art. 39313

§ 1 k.p.c.,

obowiązującego przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r., w związku z

art. 3 tej ustawy, orzekł jak w sentencji.