II CK 156/05

Sygn. akt II CK 156/05

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

w sprawie z powództwa "G.(...)" Agencji Ochrony i Detektywistyki -

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko A. P., Andrzejowi Cichemu

i "G.(...) " - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o ochronę znaku towarowego, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28

października 2005 r., kasacji strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 16

listopada 2004 r., sygn. akt I ACa (…),

oddala kasację; zasądza od powoda na rzecz pozwanych kwotę 420 (czterysta

dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Powód – G.(...) Agencja Ochrony i Detektywistyki Spółka z o. o. wystąpiła

przeciwko pozwanym A. P. i A. C. oraz przeciwko G.(...) Spółce z o. o. z kilkoma

roszczeniami wynikającymi z prawa ochronnego do znaku towarowego, w tym – z

roszczeniem o nakazanie pozwanym usunięcie z ochranianych przez nich obiektów

informacji, że ochraniają je pozwami. Sąd Okręgowy uwzględnił to ostatnie roszczenie

powoda, oddalił natomiast powództwo w pozostałym zakresie po dokonaniu

następujących ustaleń.

2

Powód prowadzi działalność na terenie kilku województw w Polsce, w tym też na

terenie województwa opolskiego. W dniu 7 sierpnia 1996 r. uzyskał prawo do znaku

towarowego (świadectwo ochronne nr (…); tamże bliższa charakterystyka tego znaku).

W marcu 2003 r. w witrynie sklepu L.(…) w O. pojawiła się informacja, że obiekt

ochrania „Agencja Ochrony G.(...) s.c.”, natomiast w czerwcu widniała już informacja o

ochronie tegoż obiektu przez „Agencję Ochrony G.(...)”. W związku z tym, że informacja

ta spowodowała pytania (do powoda) ze strony jego zleceniodawców o status prawny

podmiotu objętego wspomnianą informacją, powód wzywał pozwanych do zaprzestania

naruszania jego uprawnień wynikających ze świadectwa ochronnego. Pozwani A. P. i A.

C. zawarli umowę spółki cywilnej w 1993 r., w 2001 r. zostali zarejestrowani jako osobni

przedsiębiorcy i prowadzą działalność na terenie całego kraju. Na oznaczenie

przedsiębiorstwa używali nazwy „G.(...) Biuro Prawne”. Pozwani (wspólnicy Spółki

cywilnej) posługiwali się znakiem towarowym słowno-graficznym w postaci dwóch

splecionych w uścisku prawych dłoni z napisem Agencja Ochrony G.(...) s.c. (zdjęcie).

W marcu 2003 r. pozwani zawarli „umowę Spółki z o. o. o nazwie „G.(...) ” i na pokrycie

wkładu pieniężnego w tej spółce wnieśli przedsiębiorstwo pod nazwą – „G.(...) Biuro

Prawne s.c.”. Pozwana Spółka z o. o. posługiwała się takim samym znakiem jak

wspólnicy Spółki cywilnej ze zmienioną nazwą: Agencja Ochrony G.(...) . W marcu 2003

r. G.(...) Spółka z o. o. złożyła wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego, którym do

tej pory posługiwali się pozwani.

Sąd Okręgowy przyjął, że do zgłoszonych roszczeń strony powodowej mają

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności

przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. cyt. dalej jako ustawa z

2000 r.). Świadczenia oferowane przez strony są jednorodzajowe (usługi obejmują

strzeżenie obiektu), a powód ma siedzibę w O.. Z punktu widzenia przeciętnego

odbiorcy istnieje możliwość pomylenia oznaczenia używanego przez pozwanych ze

znakiem towarowym powoda. Znak towarowy powoda ma charakter kombinowany

(słowno-graficzny), a do uznania podobieństwa znaków wystarczy nawet jedynie

podobieństwo części znaku przy zmienionej jego części - obrazowej. Sąd uznał zatem,

ze istnieje ryzyko pomyłki co do używania przez pozwanych oznaczenia: „ten obiekt

ochrania Agencja Ochrony G.(...) s.c. (Agencja Ochrony G.(...) Sp. z o. o.)” i na

podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. nakazał pozwanym usunięcie tych

oznaczeń z ochranianego obiektu. Oddalił natomiast powództwo w zakresie innych

żądań (zakazanie pozwanym używania słowa „G.(...)” na oznaczenie firmy, nakazanie

3

pozwanym ogłoszenia oświadczenia o zaprzestaniu używania słowa „G.(...)” na

oznaczenie swojej firmy w periodyku).

Powód złożył, apelację w części oddalającej powództwo, natomiast pozwani

zaskarżyli wyrok w części zasądzającej.

Apelacja powoda została w całości oddalona. Sąd Apelacyjny podzielił

stanowisko Sądu pierwszej instancji, że dla oceny żądań powoda miały zastosowanie

przepisy ustawy z 2000 r. zgodnie z jej art. 315 ust. 2. Wprawdzie zarejestrowanie

znaku towarowego nastąpiło w 1996 r., to jednak naruszenie prawa wynikającego z tego

znaku nastąpiło w okresie obowiązywania tej ustawy, a powód nie udowodnił faktu

odmiennego. Prawna płaszczyzna oceny roszczeń powoda pozostawała jednak, w

ocenie Sądu Apelacyjnego, o tyle wtórna, bowiem przepisy art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z

dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 117 ze zm., cyt. dalej

jako ustawa z 1985 r.) tworzą dla powoda podobną ochronę prawną jak obecnie

obowiązujące przepisy art. 296 ust. 1 i art. 287 art. 2 ustawy z 2000 r. W związku z tym,

że powód nie powoływał się na identyczność oznaczenia używanego przez pozwanych

do własnego (zarejestrowanego) znaku towarowego, Sąd Apelacyjny rozważał

możliwość zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. i doszedł do

wniosku, iż oba oznaczenia nie mogą być uznane za podobne w rozumieniu tego

przepisu. Powodowi nie przysługuje bowiem „ochrona elementu znaku”, ponieważ –

zgodnie z przepisami ustawy z 2000 r. – znak towarowy (i ewentualne podobieństwa

oznaczeń) powinny być oceniane jako całość. Znak słowno-graficzny używany przez

pozwanych dostatecznie różni się od zarejestrowanego znaku towarowego powoda.

Przeciętny odbiorca nie powinien mieć zatem trudności z rozróżnieniem usług

świadczonych przez obie strony, mimo zbieżności fonetycznej oznaczeń. Sąd

Apelacyjny uznał także, że powód konsekwentnie wywodził swoje roszczenia z faktu

zarejestrowania znaku towarowego, toteż roszczenia te mogły być oceniane jedynie w

tej płaszczyźnie prawnej.

Zmiana wyroku Sądu pierwszej instancji nastąpiła w wyniku uwzględnienia

apelacji.

W kasacji powód podnosił zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. oraz zarzuty

naruszenia prawa materialnego, tj. art. 315 ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r., art. 20 ust. 1 i art.

14 ustawy z 1985 r. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

4

1. Sąd drugiej instancji mógłby naruszyć przepis art. 233 § 1 k.p.c. wówczas,

gdyby oceny wiarygodności i mocy dowodowej zindywidualizowanych dowodów

dokonywał uchybiając podstawowym regułom takiej oceny, a więc – regule logicznego

myślenia, regułom doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów.

Tymczasem skarżący motywuje zarzut naruszenia tego przepisu „nie dość

wszechstronną i dogłębnie dokonaną analizą dowodu z dokumentu w postaci

przedstawionego przez powoda świadectwa ochronnego”. Nie wskazują zatem na to, że

naruszono wspomniane reguły oceny wskazanego dowodu. Ponadto przy motywacji

naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wyraźnie nawiązano do materii prawnej, która mogłaby

być analizowana w ramach przepisów prawa materialnego, tj. do problemu

podobieństwa znaków towarowych (oznaczeń) i kryteriów służących określeniu takiego

podobieństwa (art. 296 ustawy z 2000 r.). Wypadnie też zaznaczyć to, że wywód kasacji

dotyczący „klas działalności” pozbawiony jest o tyle znaczenia, że obie strony prowadzą

usługi podobne (ochroniarskie) i jest to fakt bezsporny w niniejszym postępowaniu.

2. Wbrew stanowisku powoda i wspierającej, to stanowisko rozległej argumentacji

prawnej, w rozpatrywanej sprawie mają jednak zastosowanie przepisy ustawy z 2000 r.,

a nie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Istotnie, przepis

art. 315 ustawy z 2000 r. wzbudził trudności natury interpretacyjnej. Sąd Apelacyjny

ustalił, że powód dochodził ochrony znaku towarowego zarejestrowanego wprawdzie

przed dniem wejścia w życie ustawy z 2000 r., ale powoływał się na naruszenie prawa w

okresie po wejściu w życie przepisów tej ustawy. Ustalenia te nie zostały

zakwestionowane przez skarżącego (w ramach wskazanie odpowiedniej podstawy

kasacyjnej) i dlatego wiążą Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym (art. 39311

k.p.c.). Eksponowanie faktu naruszenia wyłącznego prawa powoda w okresie

obowiązywania przepisów ustawy z 2000 r. prowadzi do wniosku, że do oceny skutków

tych naruszeń (dokonanych po dniu 22 sierpnia 2001 r.) stosować należy jednak

przepisy ustawy z 2000 r. Przepis art. 315 ust. 1 zd. II tej ustawy rozumieć bowiem

należy w ten sposób, że skutki zdarzeń prawnych, które nastąpiły po dniu 22 sierpnia

2001 r., podlegać powinny już ocenie na podstawie przepisów ustawy z 2000 r. Taki

sposób interpretacji tego przepisu należy uznać za utrwalony w orzecznictwie Sądu

Najwyższego. Por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03,

Glosa 2005, z. 3, poz. 98; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2004 r., V

CK 139/04, nie opubl. ; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2001 r., II CKN

1990/00, nie opubl.; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r.,

5

IV CK 411/02, nie opubl. W związku z tym nie ma decydującego znaczenia fakt

uzyskania rejestracji znaku towarowego przez powoda w okresie przed wejściem w

życie ustawy z 2000 r., tj. w 1996 r. W szczególności nie można podzielić stwierdzenia

skarżącego, ze prawny reżim ochrony jego praw z rejestracji znaku towarowego –

według przepisów ustawy z dnia 30 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - miałby

trwać aż do czasu wygaśnięcia praw z rejestracji lub ewentualnej modyfikacji art. 315

ustawy z 2000 r. W tej sytuacji za bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 315

ust. 1 i 2 ustawy z 2000 r. W związku z tym bezprzedmiotowe pozostają też zarzuty

naruszenia wskazanych w kasacji przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.,

ponieważ przepisy te nie mogły być już podstawą oceny zasadności roszczeń strony

powodowej.

3. Podstawowe znaczenie w rozpoznawanej sprawie miała kwestia podobieństwa

znaków towarowych stron. W kasacji powoda – przy założeniu oceny roszczeń powoda

według przepisów art. 14 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. – skarżący podtrzymuje

stanowisko o podobieństwie znaków towarowych, którymi posługują się obie strony w

obrocie gospodarczym. Skarżący wprawdzie nie twierdzi, że oba znaki są identyczne,

eksponuje natomiast tzw. podobieństwo imitacyjne. Jak już wyjaśniono, Sąd Apelacyjny

miał podstawy do zastosowania w tym zakresie przepisów ustawy z 2000 r. (pkt 2

uzasadnienia), a mianowicie – przepisów art. 296 ust. 2 w związku z art. 287 ust. 2

ustawy Przepisy te wskazują na możliwe postacie naruszenia prawa ochronnego na

znak towarowy w obrocie gospodarczym. Naruszenie tego prawa mogłoby polegać m.

in. na bezprawnym używaniu w obrocie towarowym znaku i „podobnego do

zarejestrowania znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub

podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd

polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami” (art. 296 ust. 2 pkt 2

ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed dnia 17 marca 2004 r.).

Obie strony posługują się własnymi znakami towarowymi w odniesieniu do tych

samych lub podobnych towarów (usług) w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.

120 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w

sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego

przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 i art. 3 pkt

2 ustawy z 2000 r.). Oznaczenie będące znakiem towarowym może przybrać różną

postać ujawnioną odbiorcy towarów (usług; art. 120 ust. 2 ustawy). W niniejszej sprawie

6

znaki towarowe używane prze obie strony mają charakter tzw. oznaczenia

kombinowanego. Tworzą je bowiem różne elementy: słowny, kolorystyczny, graficzny i

kompozycyjny. Niewątpliwie inna jest kolorystyka obu oznaczeń, inne są jego elementy

graficzne (w tym – sama geometria całego oznaczenia), inny wreszcie układ

kompozycyjny takich elementów składających się w rezultacie na znak towarowy. W obu

tych oznaczeniach powtarzają się jednak elementy słowne tworzące nazwę obu stron:

„G.(...) Agencja Ochrony” (po stronie powodowej) i „Agencja Ochrony G.(...) ” (po stronie

pozwanej). Ocena ewentualnego podobieństwa oznaczeń używanych przez strony

powinna być dokonywana, oczywiście, przy uwzględnieniu wszystkich wskazanych

elementów (por. np. uzasadnienie powoływanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19

marca 2004 r., IV CK 157/03).

Skarżący podziela pogląd Sądu Apelacyjnego, iż przedmiotem ochrony może być

tylko znak towarowy jako całość (en bloc), a nie część (fragment) tego oznaczenia

handlowego. W ocenie skarżącego, powinien on jednak uzyskać żądaną w pozwie

ochronę prawną z tej racji, że podobieństwo obu oznaczeń handlowych wynika właśnie

z wyraźnej dominacji w kompozycji znaków towarowych stron elementu słownego

(fonetycznego) i z praktyki funkcjonowania obu oznaczeń w praktyce obrotu

gospodarczego (w tzw. komunikatach dla odbiorców), w której sfera graficzna pozostaje

z reguły bez znaczenia.

Należy podzielić stanowisko Sądu Apelacyjnego (do którego nawiązano także w

kasacji powoda), że znak towarowy (w rozumieniu art. 120 ustawy z 2000 r.) podlega

ochronie jako całość (jako całe oznaczenie) niezależnie od jego postaci ekspresyjnej

(kompozycji; por. np. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 r., III

CK 33/05, niepubl.). Powód oparł przecież swoje roszczenia na przepisach dotyczących

znaków towarowych. Za nietrafne jednak należy uznać stanowisko powoda, że słowny

(fonetyczny) element oznaczenia używanego przez stronę pozwaną jest na tyle zbieżny

z takim elementem znaku towarowego powoda, że zbieżność taka aktualizuje

roszczenia powoda wynikające z przysługującego mu prawa wyłączności.

Po pierwsze, nawet przy przyjęciu, że element słowny z reguły stanowi tzw.

dominujący składnik znaku towarowego (ponieważ indywidualizuje posługujący się nim

podmiot i świadczone przez niego usługi), należy jednak stwierdzić wyraźne różnice

zarówno w samej treści tego elementu występującego w obu oznaczeniach (w

oznaczeniu pozwanego występuje dodatkowe słowo – „”), jak i w graficznym ujęciu nazw

7

stron w ramach całego znaczenia (słowo „G.(...)” na początku w oznaczeniu powoda

oraz wewnątrz wypowiedzi słownej w oznaczeniu pozwanego).

Po drugie elementy słowne w obu znakach towarowych powiązane zostały

wyraźnie inaczej z pozostałymi elementami, graficznym i kolorystycznym.

Po trzecie, w oznaczeniu pozwanego użyto zwrotu „agencja ochrony”, który stał

się już na pewno obecnie zwrotem popularnym, należącym do języka potocznego i

służącym do oznaczenia podmiotu zajmujących się świadczeniem określonego typu

usług (usług ochrony mienia). To samo odnosi się do nazwy „G.(...)” lub nazw

zbliżonych.

Po czwarte, jeżeli zgodnie z art. 120 i 296 ustawy z 2000 r. znak towarowy ma

podlegać ochronie prawnej jako całość (zespalająca wszystkie jego elementy: słowne,

kolorystyczne, graficzne i kompozycyjne), to także ten punkt odniesienia należy przyjąć

przy ocenie sytuacji, w której używanie określonych znaków towarowych przez różne

podmioty (w odniesieniu do usług podobnych lub identycznych) mogłoby „spowodować

(...) wśród części odbiorców błąd polegający (...) na skojarzeniu między znakami” (art.

296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r., w brzmieniu sprzed 17 marca 2004 r.). Chodzi zatem

o możliwość wywołania błędu odbiorców usług w odniesieniu do tożsamości znaku

towarowego (zarejestrowanego i innego), a nie samej tożsamości podmiotów

używających oznaczeń w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionych względów nie można uznać, że pozwany w okresie po wejściu

w życie przepisów ustawy z 2000 r. posługiwał się znakiem towarowym (oznaczeniem

handlowym) podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego powoda w rozumieniu

art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2000 r. Dlatego kasację strony powodowej należało

oddalić jako nieuzasadnioną (art. 39312

k.p.c. w związku z art. 3 ustawy z dnia 22

grudnia 2004 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98). O kosztach postępowania art. 98 k.p.c.

w zw. z art. 108 k.p.c.