III CSK 39/06

Sygn. akt III CSK 39/06

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Barbara Myszka

SSN Dariusz Zawistowski

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powództwa K. G.

przeciwko Biuru Handlu Zagranicznego "I." sp. z o.o. w K.

o nakazanie zaprzestania naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego

oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 30 marca 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 20 lipca 2005 r.,

oddala skargę kasacyjną;

zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.200 (jeden

tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20 lipca 2005 r. oddalił apelację pozwanego

Biura […] od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 13 grudnia 2004 r., którym Sąd

ten I. zakazał pozwanemu używania oznaczenia „S. G.” lub innego podobnego do

znaku towarowego przysługującego powodowi K. G., do oznaczenia kleju

produkowanego bądź wprowadzanego do obrotu, II. zakazał pozwanemu

wprowadzania do obrotu wszelkich klejów w opakowaniach zawierających

oznaczenie „S. G.” lub inne podobne, w tym przy użyciu kartonowych barwnych

plansz zawierających takie oznaczenie, służących do ekspozycji wyrobów w

punkcie sprzedaży i sprzedaży tych wyrobów, III. nakazał pozwanemu zniszczenie

wszelkich opakowań dla kleju produkowanego lub wprowadzanego do obrotu przez

niego, znajdujących się w jego posiadaniu, zawierających oznaczenie „S. G.”, w

tym także kartonowych plansz zawierających takie oznaczenie, służących do

ekspozycji wyrobów w punkcie sprzedaży i sprzedaży tych wyrobów a także

wszelkich innych opakowań, w których posiadanie pozwany wejdzie, IV. zakazał

pozwanemu prowadzenia reklamy klejów oznaczonych jako „S. G.” i posługiwania

się przez niego jakimikolwiek materiałami reklamowymi zawierającymi to

oznaczenie lub do niego podobne, związanych z produkcją lub wprowadzaniem do

obrotu jakichkolwiek klejów oraz nakazał zniszczenie takich materiałów, V. nakazał

pozwanemu jednokrotne zamieszczenie w gazetach „Rzeczpospolita” i „Gazeta

Wyborcza” oświadczenia zawierającego ubolewanie z powodu faktu, że dla

oznaczenia produktu – błyskawicznego kleju używał oznaczenia podobnego do

znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda oraz wprowadzał na rynek

towary w opakowaniach podobnych do opakowań kleju „S. G.”, produkowanego

przez powoda, czym naruszył zakaz nieuczciwej konkurencji. Dalej idące

powództwo Sąd Okręgowy oddalił.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że od 1991 r. powód w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej wprowadza do obrotu produkowany przez siebie klej

szybkoschnący o nazwie „S. G”. Klej ten otrzymał atest Państwowego Zakładu

Higieny. Prowadzone kampanie reklamowe w mediach, a także udział powoda w

3

Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz Targach Artykułów Konsumpcyjnych

w latach 1994-1996 służyły spopularyzowaniu produktu i ugruntowaniu jego pozycji

na rynku. W dniu 7 września 1995 r. Urząd Patentowy zarejestrował na rzecz

powoda, jako prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „G.”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, znak towarowy „S. G.” dla

towarów takich jak: kleje do celów przemysłowych, kleje inne niż do papieru lub

użytku domowego, zwłaszcza do naprawy stłuczonych przedmiotów i do obuwia,

kleje do przymocowania sztucznych włosów i paznokci, kleje do materiałów

piśmiennych, użytku domowego, papieru. Znak ten ma postać kompozycji słowno-

graficznej. Napis wykonany literami drukowanymi jest koloru cytrynowego z

podkreśleniami. Umieszczony jest na planszy koloru czarnego. Wyraz „S.” znajduje

się nad wyrazem „G”. Powód udzielił licencji na używanie znaku towarowego „S.

G.” jedynie Spółce z o.o. „T.” W sierpniu 2003 r. pojawił się w sprzedaży produkt

pozwanego, także klej, oznaczony jako „s. G”. W oznaczeniu tym wyraz „s.”

znajduje się nad wyrazem „G”. Elementy te wykonane są w kolorze białym

i umieszczone na niebieskim tle. Na towarach pozwanego jest ponadto

zamieszczona nazwa „U.”, będąca zarejestrowanym na rzecz pozwanego znakiem

towarowym i dodatkowa informacja „błyskawiczny super klej”.

Dokonując porównania oznaczenia przez pozwanego produkowanego

przez niego kleju ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda, Sąd

Okręgowy uznał, że są one podobne. Ich elementy słowne, są bowiem identyczne,

mocno wyeksponowane (dominujące), a efekt został osiągnięty dzięki

kontrastującym kolorom. W płaszczyźnie fonetycznej są identyczne,

a w płaszczyźnie znaczeniowej oznaczają klej najlepszy, nadzwyczajny. Według

Sądu Okręgowego podobieństwo, wynikające z porównania ich jako całości,

stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia

towarów, co uzasadnia uwzględnienie powództwa na podstawie art. 19 w zw.

z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5,

poz. 17 ze zm.).

Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że zbiorcze opakowania kartonowe klejów

produkowanych przez strony, ze względu na umieszczenie napisu („S. G.” i „s. G.”),

koloru czcionek, tła rysunku i układu elementów słowno-graficznych, są w

4

płaszczyźnie wizualnej podobne do siebie. Umieszczone na nich nazwy produktu w

płaszczyźnie znaczeniowej i słownej również są podobne a informacje o cechach

produktu i jego zastosowaniu są identyczne.

Skoro pozwany wprowadził do obrotu klej błyskawiczny o nazwie tożsamej

z nazwą kleju produkowanego przez powoda i użył bardzo podobnych

do używanych przez powoda tubek metalowych oraz opakowań z podobną szatą

graficzną, to dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst.

jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”), co także

uzasadnia uwzględnienie powództwa.

Dalej idące żądania objęte powództwem zostały oddalone wobec

odstąpienia od nich przez powoda i oświadczenia pozwanego, że zaniechał

oznaczania swych produktów nazwą „S. G.”, nie wprowadza już do obrotu kleju z

takim oznaczeniem, nie posiada opakowań z tym oznaczeniem i nie prowadzi

reklamy posługując się wymienioną nazwą. Oświadczenie to Sąd Okręgowy uznał

za przyznanie zasadności żądań pozwu.

Sąd Apelacyjny zaakceptował ustalenia poczynione w sprawie przez Sąd

pierwszej instancji i przyjął je za własne. Uznał jednakże, że ze względu na czas

naruszenia przez pozwanego przysługującego powodowi prawa ochronnego

na znak towarowy, w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia

31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, ale przepisy ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119,

poz. 1117 ze zm.; dalej – „p.w.p.”). Analizując okoliczności faktyczne sprawy

odniósł się do przepisu art. 156 ust. 1 i 2 p.w.p. i stanął na stanowisku, że żądanie

powoda ochrony ze względu na naruszenie przysługującego mu prawa ochronnego

na znak towarowy ma swą podstawę w art. 296 ust. 2 p.w.p. w brzmieniu nadanym

ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286). Sąd

Apelacyjny stwierdził, że w sprawie zachodzi zbieg norm i uwzględnienie

powództwa uzasadnia także art. 10 u.z.n.k. O wprowadzeniu klientów w błąd,

stanowiącym o czynie nieuczciwej konkurencji, świadczy całokształt okoliczności

5

dotyczących oznaczenia towaru, a zatem także forma opakowania wraz z jego

grafiką, zastosowaną kolorystyką i dodatkowymi elementami opisowymi.

Wyrok wymieniony na wstępie zaskarżył w całości pozwany skargą

kasacyjną. Podstawę skargi stanowi naruszenie prawa materialnego: art. 156 ust. 1

pkt 2 i ust. 3 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. przez błędną ich wykładnię oraz naruszenie

przepisu postępowania art. 233 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny

dowodów. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu

pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sadowi Okręgowemu do ponownego

rozpoznania.

Powód wniósł o odrzucenie skargi kasacyjnej, względnie odmowę przyjęcia

jej do rozpoznania albo oddalenie skargi.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3983

§ 1 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być

zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Artykuł 233 k.p.c. dotyczy

oceny dowodów. Zarzut naruszenia tego przepisu nie może zatem stanowić

podstawy skargi kasacyjnej. Podstawa skargi kasacyjnej wniesionej

przez pozwanego, którą jest zarzut naruszenia art. 233 k.p.c., uchyla się zatem

od rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego wyraźnie

nie wyodrębniono uzasadnienia zarzutów naruszenia prawa materialnego

od uzasadnienia zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. Dla wsparcia argumentacji tego

uzasadnienia powołano się przy tym na okoliczności faktyczne, które wprawdzie

były wskazywane w dotychczasowym postępowaniu ale – co wynika

z uzasadnienia tego wyroku – nie zostały objęte ustaleniami stanowiącymi

podstawę zaskarżonego wyroku, np. co do posługiwania się słowem „superglue”

przez producentów klejów na rynku europejskim, znaczenia słowa „s.” według

słownika Merrim-Webster czy opisu patentowego USA nr […]. Sąd Najwyższy jest

związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego wyroku

(art. 39813

§ 2 k.p.c.). Przy ocenie zasadności zarzutu naruszenia prawa

materialnego przez wyrok zaskarżony rozpoznawaną skargą kasacyjną nie mogły

6

zatem być wzięte pod uwagę wszystkie te okoliczności faktyczne, które nie

stanowiły podstawy tego wyroku a zostały powołane w uzasadnieniu skargi.

Bezpośrednią podstawą uwzględnienia przez Sąd Apelacyjny powództwa

w zakresie dotyczącym roszczeń związanych z naruszeniem przysługującego

powodowi prawa ochronnego na znak towarowy są przepisy art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2

p.w.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. Skarga kasacyjna

jednakże nie zarzuca naruszenia tych przepisów, co wyklucza badanie ich

ewentualnego naruszenia przez Sąd Najwyższy. Bezprawność używania w obrocie

gospodarczym znaku towarowego, która stosownie do wymienionych przepisów

rodzi odpowiedzialność osoby używającej znak towarowy, jest jednakże wyłączona

m.in. w sytuacji objętej hipotezą art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 p.w.p. Zarzut

skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego naruszenia tych przepisów, jako

powodujący uznanie, że działanie pozwanego nie było bezprawne, ma więc

znaczenie dla wyniku sprawy.

Podstawą skargi kasacyjnej wniesionej przez pozwanego w zakresie

rozstrzygnięcia stwierdzającego naruszenie przysługującego powodowi prawa

ochronnego na znak towarowy skarżący uczynił jedynie naruszenie art. 156 ust. 1

pkt 2 i ust. 2 p.w.p. W tej sytuacji uchyla się od rozważania przez Sąd Najwyższy

szeroko potraktowana w uzasadnieniu skargi kasacyjnej kwestia posiadania

przez znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda zdolności odróżniającej.

Przepis art. 156 p.w.p. zakłada bowiem istnienie prawa ochronnego na znak

towarowy, którego – jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny – udzielenie

uwarunkowane jest posiadaniem przez znak towarowy zdolności odróżniającej.

Przysługiwanie powodowi prawa ochronnego na znak towarowy przesądza zaś

decyzja Urzędu Patentowego w przedmiocie rejestracji znaku towarowego. Artykuł

156 p.w.p. wyłącza jedynie prawo uprawnionego z rejestracji znaku towarowego

zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk (ust. 1 pkt 1)

lub określonych oznaczeń (ust. 1 pkt 2-4) i to tylko wówczas, gdy ich używanie

spełnia warunki przewidziane w ust. 2. Rozpoznanie przez Sąd Najwyższy zarzutu

skargi kasacyjnej naruszenia art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.w.p. mogło zatem

sprowadzać się tylko do problematyki objętej hipotezą tych przepisów (art. 39813

§ 1 zd. pierwsze k.p.c.).

7

Trafnie Sąd Apelacyjny przyjął, że używanie przez pozwanego

dla oznaczenia produkowanego przez niego kleju nazwy „s. g.” wskazywało

wprawdzie na rodzaj produktu (ang. G. – klej) i jego charakterystyczną cechę

(super tj. doskonały, pierwszorzędny, wspaniały). Jednakże o ile słowo „s.” ma

obecnie w języku polskim określone, jednoznaczne znaczenie, o tyle „g.” nie jest

słowem polskim i mimo coraz szerszej znajomości języka angielskiego

przeciętnemu nabywcy nie musi kojarzyć się z klejem. Ustalenia faktyczne

stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku wskazują ponadto, że wbrew

twierdzeniom skarżącego, słowa „s. g.” („s.”) nie są na polskim obszarze

językowym, tak w języku technicznym jak i potocznym, powszechnie rozumiane

jako nazwa kleju cyjanoakrylowego, szybkowiążącego, szybkoschnącego.

Prawidłowo zatem Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie można uznać, iż używanie

przez pozwanego słów „s. g.” dla oznaczenia produkowanego przez niego i

wprowadzanego do obrotu kleju odpowiadało usprawiedliwionym potrzebom

nabywców. Potwierdzeniem tej konstatacji, jak również argumentem

przemawiającym za tym, że oznaczenie produkowanego przez pozwanego kleju nie

wymagało posłużenia się słowami „s. g.”, a zatem iż użycie takiego oznaczenia nie

odpowiada jego usprawiedliwionym potrzebom, jest fakt uznania przez samego

pozwanego za potrzebne umieszczenie na produkowanym towarze, obok

oznaczenia „s. g.”, informacji, że jest to „błyskawiczny super klej”.

Nie można też uznać, że w sytuacji, gdy innemu podmiotowi przysługiwało

prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony m.in. dla klejów, elementem

dominującym którego to znaku są słowa „s. g.”, posługiwanie się przez pozwanego

dla oznaczenia produkowanego przez siebie kleju oznaczeniem „s. g.” było zgodne

z uczciwymi praktykami obowiązującymi w obrocie gospodarczym.

Podstawa skargi kasacyjnej, którą jest naruszenie art. 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 2

p.w.p. przez błędną wykładnię, jest zatem niezasadna.

Według ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku,

porównanie oznaczeń produkowanego przez strony i wprowadzanego do obrotu

tego samego rodzaju kleju, prowadzi do stwierdzenia podobieństwa tych oznaczeń.

Ponadto zbiorcze opakowania kartonowe klejów produkowanych przez strony są

8

w płaszczyźnie wizualnej podobne do siebie, a umieszczone na nich nazwy

produktu co do ich warstwy znaczeniowej i słownej również są podobne,

a informacje o cechach produktu i jego zastosowaniu są identyczne. Podobieństwo

oznaczeń kleju i opakowań, w których wprowadzany był on do obrotu, świadczą

o możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru. Poza tym

jest poza sporem, że to powód jako pierwszy oznaczał produkowany przez siebie

klej nazwą „s. g.” i wprowadzał go do obrotu w opakowaniach, do których podobne

są opakowania zastosowane później przez pozwanego do wytwarzanego przez

niego kleju. W świetle przytoczonych ustaleń faktycznych nie budzi zastrzeżenia

prawidłowość zastosowania przez Sąd Apelacyjny art. 10 ust. 1 i 2 u.z.t. Wbrew

zarzutowi skarżącego nie można dopatrzyć się naruszenia przez ten Sąd

wskazanych przepisów przez błędną ich wykładnię.

Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814

oddalił

skargę kasacyjną i na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 98 § 1 i 3 i art. 99 k.p.c.

postanowił o kosztach postępowania kasacyjnego.

jc