V CSK 125/06

Sygn. akt V CSK 125/06

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2006 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Grzegorz Misiurek

SSN Zbigniew Strus

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa „J.” w B. w Belgii

przeciwko „S.” Sp. z o.o.

o ochronę własności przemysłowej,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 października 2006 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 4 listopada 2005 r., sygn. akt [...],

uchyla zaskarżony wyrok w całości oraz wyrok Sądu

Okręgowego w K. z dnia 3 stycznia 2005 r. sygn. akt [...] w części

dotyczącej nakazania publikacji obwieszczenia (pkt 3) i w tym

zakresie postępowanie umarza, a w pozostałej części objętej

wyrokiem Sądu Apelacyjnego sprawę przekazuje temu Sądowi

do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach

postępowania kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Wyrokiem częściowym z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w K. nakazał

pozwanej "S.” sp. z o.o. zaniechać wprowadzania do obrotu leku pod nazwą „[...]"

zawierającego substancję czynną [...], zniszczenie tego leku i opublikowanie w

terminie dni 14 w czasopiśmie „R." obwieszczenia o dopuszczeniu się przez

pozwaną naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego

powódce „J.” w Belgii na lek [...] zawierający substancję czynną [...].

Sąd ustalił, że powódka uzyskała patent europejski nr [...]. Dotyczył on

substancji czynnej [...]. Zgłoszenie do publikacji nastąpiło w dniu 1 października

1986 r. Patent został opublikowany w dniu 12 sierpnia 1992 r.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wystawił w dniu 22 października

1998 r. dokument ochrony przejściowej, w którym stwierdzono, że powódce

przysługuje prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...]

na okres ochrony przejściowej od dnia 6 czerwca 1993 r. Opatentowany związek

chemiczny posłużył do produkcji leku o nazwie [...]. Powódka nie wykazała w toku

procesu, aby podjęła w Polsce produkcję w wymiarze zaspokajającym potrzeby

rynku krajowego.

Chorwacka Spółka „P.” rozpoczęła produkcję własnego leku [...],

zawierającego substancję czynną [....]. Minister Zdrowia wydał cztery Świadectwa

Rejestracji na ten lek o nr: [...] z terminem ważności 26 wrzesień 2007 r. Lek został

wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.

Decyzjami z dnia 6 sierpnia 2003 r. Minister Zdrowia dopuścił lek do obrotu,

wskazując jako wytwórcę chorwackie przedsiębiorstwo, a jego miejsce wytwarzania

Z. Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r. wstrzymał

obrót tym lekiem na terenie całego kraju, następnie jednak w dniu 10 września

2003 r. uchylił swoją decyzję.

Pozwana prowadzi sprzedaż hurtową leku [...], produkowanego

i konfekcjowanego w Chorwacji przez „P.”.

3

Sąd Okręgowy ocenił, że na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia

30 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, dalej „ustawy

nowelizującej"), który wszedł w życie w dniu 15 stycznia 1993 r. powódka uzyskała

prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...] na okres

przejściowy (do dnia 13 marca 2006 r.).

Pozwana wprowadziła bez zgody powódki lek zawierający ten związek

chemiczny do obrotu na obszarze Polski, powołując się na przepis art. 4 ust. 6

ustawy nowelizującej. Na jego podstawie sprzedaż takich samych produktów przez

osoby trzecie nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego przed podjęciem przez

uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajającym potrzeby polskiego

rynku. Wprawdzie powódka nie rozpoczęła produkcji leku w naszym kraju, co

czyniłoby sprzedaż leku [...] przez pozwaną za zgodną z unormowaniem zawartym

w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, lecz Sąd Okręgowy uznał, że przepis ten jako

pozostający w sprzeczności z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych

aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r, Nr 32, poz. 143, dalej

„TRIPS”) będącego załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową

Organizację Handlu (WTO), ratyfikowanego przez Polskę w dniu 31 lipca 1995 r.

(Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484), nie mógł mieć zastosowania. Zauważył, że w art.

II ust. 2 umowy ustanawiającej WTO uzgodniono, że załączniki stanowią integralną

jej część.

Na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed

ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W art. 27 ust. 1 TRIPS

zakazano dyskryminacji polegającej na ograniczeniu możliwości korzystania

z patentu ze względu na miejsce produkcji wynalazku. Dlatego też ustawowe

kryterium miejsca produkcji nie mogło stanowić podstawy do ograniczenia praw

wynikających z patentu lub prawa ochronnego, także związku chemicznego (art. 1),

zarejestrowanego w państwie stronie porozumienia TRIPS.

Zauważył, że w toku sporu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej

i w związku z tym rozważał także zgodność art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art.

4

28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Zdaniem sądu

pierwszej instancji, uzależnienie pełnej ochrony wynikającej z prawa wyłącznego

wprowadzone przez polską ustawę, jest środkiem podobnym do ograniczeń

ilościowych w rozumieniu art. 28 TWE. Ma bowiem bezpośredni wpływ na

ograniczenie swobody przepływu towarów.

Uznając, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej nie stanowi podstawy do

ograniczenia uprawnień powódki, wynikających z prawa międzynarodowego

i wspólnotowego, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo na podstawie art. 286 i art.

287 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117) w zw. z art. 317 § 1 k.p.c.

Na skutek apelacji pozwanej wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. Sąd

Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w ten sposób, że zobowiązał pozwaną

do ogłoszenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w czasopiśmie

„R." na własny koszt oświadczenia o następującej treści „S.” Sp. z o.o. oświadcza,

że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży

udzielonego firmie „J.” na związek chemiczny [...] przez sprzedaż leku [...]

zawierającego ten związek" i oddalił apelację w pozostałej części.

Sąd drugiej instancji dostrzegł, że oświadczenie jakie powinna złożyć

pozwana sugerowało, że prawo wyłączne zostało udzielone powódce na lek [...],

gdy tymczasem obejmowało ono tylko związek chemiczny [...] i dlatego w tym

kierunku należało go doprecyzować.

Rozważając problem zastosowania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej

podniósł, że do dnia 16 kwietnia 1993 r. w Polsce obowiązywał zakaz udzielania

patentów na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy

o wynalazczości w pierwotnym brzmieniu). Wprawdzie w wyniku nowelizacji zakaz

ten został zniesiony jednak z zastrzeżeniem, że do 30 listopada1992 r. nie mogły

być udzielane patenty na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 4 ust. 1

ustawy nowelizującej). Przepis ten wszedł w życie 15 stycznia 1993 r. rozciągnął

ochronę uprawnionego z patentu wydanego wcześniej w państwie należącym do

Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej na środki

farmaceutyczne i związki chemiczne. Wprowadzenie prawa wyłącznego do

5

ustawodawstwa krajowego umożliwiło upragnionym korzystanie z istotnych praw,

wynikających z opatentowania w innym państwie związku chemicznego lub środka

farmaceutycznego na warunkach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 4 ust.

5 ustawy nowelizującej do uzyskania i wykonywania prawa wyłącznego miały

odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r.

o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.). Ustawa ta

straciła moc z dniem 22 sierpnia 2001 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia

30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.

Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej „p.w.p."). Z powołaniem się na art. 315 ust. 1 p.w.p.

oraz wykładnię zaprezentowaną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca

2004 r., l CK 157/03 (OSNC 2005, nr 3, poz. 53) i fakt, że przedmiotem sporu

pomiędzy stronami są stosunki prawne powstałe po dniu 22 sierpnia 2001 r.

podkreślił, że Sąd pierwszej instancji trafnie wskazał jako podstawę rozstrzygnięcia

art. 286 i art. 287 p.w.p.

Z odwołaniem się do wykładni systemowej i historycznej podkreślił, że

w myśl art. 4 ust. 3 pkt 5 i ust. 6 ustawy nowelizującej prawo wyłączne ulegało

ograniczeniu w wypadku nie podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce

w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego. W myśl tego unormowania

samo sprowadzanie przez uprawnionego produktu wytwarzanego poza granicami

kraju nie prowadziło do stanu, w którym osoba trzecia musiałaby zaniechać

sprzedawania leku na obszarze naszego kraju.

Potwierdził stanowisko Sądu pierwszej instancji, że porozumienie TRIPS,

jako umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną

w ustawie, zgodnie z normą kolizyjną art. 91 ust. 2 Konstytucji, miało

pierwszeństwo przed zakwestionowanym art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej.

Z uwagi na charakter prawa wyłącznego, jego genezę, związek z patentem

europejskim, zakres uprawnień Sąd Apelacyjny uznał, że prawo wyłączne jest

patentem w rozumieniu art. 27 ust. 1 TRIPS. Wskazał że zarzut pozwanej

konieczności zbadania przesłanki wynalazku i jego nowości nie miał znaczenia

w sprawie, gdyż przedmiotem sporu nie była kwestia udzielenia patentu, lecz

korzystania z praw patentowych.

6

Sąd Apelacyjny zakwestionował pogląd o niezgodności polskiego porządku

prawnego z prawem Unii Europejskiej, które z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło

obowiązywać na obszarze kraju. Podniósł, że przy tym badaniu nie jest

wystarczające porównanie konkretnych przepisów, lecz trzeba uwzględniać ich

usytuowanie w całym systemie prawnym, skoro po akcesji Polski do Unii

Europejskiej obowiązują podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z różnych

centrów prawodawczych, które powinny koegzystować na zasadzie obopólnej

przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania. Skoro polski system

zawiera różne normy (art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej i art. 27 ust. 1 TRIPS)

regulujące przedmiot sporu, to brak w nim sprzeczności jeżeli, tak jak

w omawianym wypadku, norma kolizyjna przesądza, który należy stosować.

Zauważył jednocześnie, że zakresy podmiotowe tych norm, są różne gdyż art. 4

ust. pkt 6 ustawy nowelizującej ma zastosowanie w tych wszystkich wypadkach,

w których strona nie może powołać się na umowę międzynarodową. Stosowanie

jednak tego przepisu jest wyłączone w wypadku gdy umowa międzynarodowa,

w tym art. 27 ust. 1 TRIPS, stanowi inaczej. Istnienie normy kolizyjnej tj. art. 91 ust.

2 Konstytucji stanowiło, jego zdaniem, podstawę do przyjęcia, że polski system

prawny zapewniał powódce ochronę wymaganą przez prawo europejskie i nie był

z nim sprzeczny.

Pozwana w skardze kasacyjnej opartej na podstawie naruszenia prawa

materialnego, tj. niewłaściwej wykładni art. 315 p.w.p. i art. 27 ust. 1 zd. 2 TRIPS

oraz niewłaściwym zastosowaniu art. 27 ust. 1 TRIPS, wniosła o uchylenie

zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź

o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zasadność skargi kasacyjnej zależała od oceny zgodności art. 4 ustawy

nowelizującej z przepisami porozumienia TRIPS. Z kolei aby rozstrzygnąć ten

problem trzeba było odpowiedzieć na pytanie czy przepisy tej umowy mają

charakter norm samowykonalnych, oraz jaki jest stosunek art. 27 ust. 1 TRIPS do

art. 5A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca

7

1883 r. w brzmieniu ustalonym Aktem sztokholmskim dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U

z 1975 r. Nr 9, poz. 51 dalej „Konwencji paryskiej").

Trzeba podzielić dominujący w literaturze pogląd, że ani tryb rozwiązywania

sporów unormowany w porozumieniu TRIPS, ani sprzeciw niektórych państw

członkowskich wobec koncepcji bezpośredniej skuteczności nie podważają

argumentów jurydycznych przemawiających za bezpośrednią skutecznością tych

norm. Należało więc przyjąć, że art. 27 ust. 1 TRIPS ma bezpośrednią skuteczność

na gruncie polskiego systemu prawnego i rozważyć czy nie zastosowanie art. 4 ust.

6 ustawy nowelizującej ze względu na zasadę prymatu ratyfikowanej w drodze

ustawy umowy międzynarodowej było trafne.

Z treści art. 4 ust. 2 i 6 ustawy nowelizującej wynika, że swą hipotezą

obejmują uprawnionego z patentów w jednym z państw należących do

Międzynarodowego Związku Ochrony Własności przemysłowej. Z kolei w art. 27

ust. 1 TRIPS określono, jako warunek udzielania patentów na wynalazki, produkty

i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego czy dotyczą one

produktu czy procesu ich nowość. Argumentacja Sądu Apelacyjnego w tej kwestii

nie jest trafna. Niewątpliwym jest, że wynalazek musiał być nowy skoro uzyskał

patent europejski, natomiast nie uwzględnił tego, że cecha nowości została

z upływem czasu utracona, co wykluczyło możliwość skutecznego ubiegania się

o patent w Polsce po zniesieniu zakazu patentowania leków. Ponieważ więc

wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej prawo wyłączne nie jest określone

jako patent, a w chwil jego udzielania wynalazek nie był nowy, można więc z tych

względów bronić poglądu, że art. 27 ust. 1 TRIPS nie dotyczy prawa wyłącznego.

W każdym razie trafny jest pogląd o braku wykluczenia stosowania art. 4

ust. 6 ustawy nowelizującej przez art. 27 ust. 1 TRIPS wyrażony przez Sąd

Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (nie publikowany).

Artykuł 2 TRIPS nakazuje sygnatariuszom tego Porozumienia stosować się do art.

1 - 12 i 19 Konwencji paryskiej. Artykuł 1 ust. 4 tej Konwencji ujmuje pojęcie

patentu bardzo szeroko. Gdyby nawet uznać, że prawo wyłączne mieści się

w hipotezie tego przepisu, gdyż sama nazwa nie może mieć przesądzającego

znaczenia, to także brak podstaw do innej oceny stosunku omawianych przepisów.

8

Prawo wyłączne na wynalazek substancji [...] zostało przyznane powodowi

przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS w odniesieniu do Polski, a jego art.

70 ust. 1 stanowi, że umowa ta nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań,

które miały miejsce przed datą wprowadzenia go przez członka, którego dotyczą.

Art. 27 ust. 1 TRIPS wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na miejsce

produkcji zarówno w stosunku do uzyskania patentu, jak i korzystania z niego.

Uzyskanie tego prawa następuje w określonej chwili, natomiast korzystanie z niego

jest procesem, czyli rozciąga się w czasie. Przepis art. 70 ust. 2 TRIPS obejmuje

zobowiązania członków, porozumienia co do praw istniejących w dniu

wprowadzania przez dane państwo go w życie. Przepis ten nie obejmuje zaś

samego uzyskania danego prawa i tym samym powstania przedmiotu ochrony

wynikającej z porozumienia TRIPS. Chwila uzyskania patentu i jednocześnie

uzyskania prawa podmiotowego jest objęta unormowaniem zawartym w art. 70 ust.

1 TRIPS. Należy więc przyjąć, że w stosunku do warunków samego uzyskania

patentu przed datą wejścia w życie porozumienia TRIPS w danym państwie,

zakazy dyskryminacji nie działają, podobnie jak i do korzystania z niego przed tą

datą. Uzyskanie patentu po tej dacie i korzystanie z patentu od tej chwili objęte jest

już zakazem dyskryminacji zgodnie z regułą intertemporalną wyrażoną w art. 70

ust. 2 TRIPS. Nie można więc korygować suwerennych decyzji ustawodawcy

krajowego pod kątem zakazu wprowadzonego znacznie później, w zupełnie innych

warunkach, przez TRIPS.

Artykuł 4 ustawy nowelizującej stanowił realizację zobowiązań Polski

wkraczającej na drogę transformacji i odzwierciedlał postanowienia Aneksu nr 1 do

Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą

Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia

21 marca 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie

dnia 6 sierpnia 1994 r. (por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. Nr

97, poz. 468).

Ustawa nowelizująca wprowadziła dotychczas niedostępną w Polsce

możliwość udzielania patentów na produkty lecznicze na zasadach ogólnych,

a zatem pod warunkiem ich nowości. Trzeba więc podzielić pogląd, że

wprowadzenie równolegle tę samą ustawą prawo wyłączne stwarzało wyjątkową

9

możliwość uzyskania tytułu zbliżonego do patentu, mimo braku nowości wynalazku.

Przez wprowadzenie równolegle takiej wyjątkowej instytucji, odbiegającej od

ugruntowanych zasad prawa patentowego, ustawodawca polski miał prawo

opatrzyć ją dodatkowymi warunkami i dlatego mógł uzależnić uzyskanie prawa

wyłącznego od wytwarzania produktu w Polsce. Wprowadzenie tego wymagania

nie tylko wtedy nie naruszało żadnych zobowiązań międzynarodowych Polski, ale

realizowało postanowienia Traktatu z USA.

Następcze wyeliminowanie warunku produkcji krajowej ze względu na treść

art. 27 ust. 1 TRIPS, po wielu latach od wprowadzenia instytucji prawa wyłącznego

naruszałoby cel tych przepisów, które ją regulowały. Także względy podniesione

przez Sąd Najwyższy w wyżej powołanym wyroku przemawiają przeciwko

wyłączeniu stosowania art. 6 ustawy zmieniającej ze względu na sprzeczność z art.

27 ust. 1 TRIPS.

Trafność tego podstawowego zarzutu zwalniała w zasadzie od

szczegółowego rozważenia dalszych, albowiem stanowiła już podstawę do

uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż czyniła

na powrót istotną kwestię zgodności art. 4 ust. 6 ustawy zmieniającej z art. 28 TWE

o ile roszczenia dotyczyły okresu po dniu 1 maja 2004 r. W świetle zajętego

stanowiska rozważania Sądu Apelacyjnego w tej kwestii stały się bezprzedmiotowe.

Marginesowo można zauważyć tylko, że nietrafny był, z przyczyn

podniesionych w odpowiedzi na skargę kasacyjną, zarzut sprzeczności art.

27 TRIPS z art. 5 A Konwencji paryskiej.

Przy badaniu zgodności art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 TWE

wymaga rozważenia kwestia, kiedy powstawało prawo wyłączne jako prawo

podmiotowe powódki, tj. czy mogło powstać do czasu podjęcia produkcji leku

w Polsce w wymiarze zaspakajającym potrzeby lokalnego rynku, a więc czy bez

spełnienia tego warunku prawnego powódka była uprawniona i czy bez tej

wyłączności nie powracał stan ogólnej swobody korzystania z nie opatentowanego

w Polsce wynalazku.

W związku z cofnięciem na rozprawie kasacyjnej przez powódkę roszczenia

dotyczącego nakazania oświadczenia w czasopiśmie w tej części wyrok Sądu

10

Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego został uchylony

i postępowanie Sąd Najwyższy umorzył na podstawie art. 203 § 1 i 4 k.p.c., w zw.

z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821

k.p.c.

W dalszej części wyrok Sądu drugiej instancji z powyższych względów uległ

uchyleniu i sprawa została przekazana temu sądowi do ponownego rozpoznania na

podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c.