I CSK 756/12

Sygn. akt I CSK 756/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Zbigniew Kwaśniewski

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa C. G. D. … S.A. w P.

przeciwko B. … Spółce z o.o. w W.

o zakazanie i zobowiązanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 listopada 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 14 marca 2012 r.

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

2

UZASADNIENIE

Powód – C. G. D…. societe anonyme w P. wniósł o: 1) zakazanie B… spółce

z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania jego praw ochronnych na

przestrzenny znak towarowy IR-700040 oraz dopuszczania się czynów nieuczciwej

konkurencji poprzez: a) oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o

kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników,

mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym

do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co

najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną

krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń

pomiędzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez; b) używanie w obrocie

gospodarczym i/lub wprowadzanie do obrotu produktów mlecznych w

opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie

pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju

zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których

jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą

wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś

przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; 2) nakazanie

pozwanemu usunięcia skutków naruszenia praw ochronnych powoda na znak

towarowy IR-700040 oraz skutków czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:

a) wycofanie znajdujących się w obrocie wszystkich produktów mlecznych

w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku

podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego

o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki,

z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są

ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś

przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; b) zniszczenie

opakowań produktów mlecznych o kształcie składającym się z dwóch zwężających

się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu,

3

większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba

pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego,

połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną układającą się w kształt zbliżony

do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy pojemnikami tworzy w przekroju pionowym

trapez; 3) nakazanie pozwanemu, aby trzykrotnie opublikował w dzienniku „R.”

oświadczenia o wskazanej treści i w określonej formie; 4) podanie do publicznej

wiadomości prawomocnego orzeczenia, w części uwzględniającej żądanie pozwu;

6) zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Powód wskazał, że jest producentem m.in. jogurtów i zajmuje wysoką

pozycję na rynku. Od 1998 r. służy mu prawo ochronne na przestrzenny znak

towarowy IR 700040 w postaci dwukomorowego pojemnika o charakterystycznym,

unikalnym i dobrze rozpoznawalnym kształcie, używanego jako opakowanie

jednego z najpopularniejszych jogurtów, oferowanego od 1997 r. pod nazwą Fa… i

szeroko reklamowanego. W latach 1998-2006, kiedy jogurty Fa… ze znakiem

towarowym IR-70040 zdobywały silną pozycję i uznanie konsumentów, powód był

wspólnikiem, a następnie akcjonariuszem pozwanego. Od 2008 r. pozwany

wprowadza na rynek jogurty pod nazwami Fruvita, Frutica i Premium Frutica, w

opakowaniach naśladujących renomowany znak towarowy IR 700040. Działanie to

narusza prawo ochronne powoda i stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji.

Wysoka sprzedaż produktów pozwanego wynika z pozytywnego skojarzenia jego

produktów z jogurtami powoda. Ze swoich bezprawnych działań pozwany czerpie

nienależne korzyści, równocześnie szkodząc renomie znaku D… i interesom

gospodarczym powoda.

Jako podstawę dochodzonych roszczeń powód wskazał przepisy art. 296

ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej - p.w.p.) oraz art. 3 ust.

1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.:

Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 ze zm., dalej - u.z.n.k.).

Pozwany – B… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o

oddalenie powództwa. Przyznał, że od 2008 r. produkuje, wprowadza do obrotu,

oferuje i reklamuje jogurty B… Premium Frutica (poprzednio Frutica). Kształt

4

opakowania jogurtu z dodatkami jest determinowany charakterem produktu

i funkcją jego opakowania. W lipcu i sierpniu 2008 r. uzyskał prawa z rejestracji

wzorów wspólnotowych, przedstawiających dwukomorowy pojemnik używany jako

ich opakowanie. Na wniosek powoda toczy się w Urzędzie Harmonizacji Rynku

Wewnętrznego w A. postępowanie w sprawie unieważnienia tych wzorów. Pozwany

nie narusza praw wyłącznych powoda ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej

konkurencji. Jogurty Fa… oferowane są w dwóch różnych opakowaniach, z folią

wierzchnią i naklejkami zawierającymi inne znaki towarowe D…, nazwę produktu i

informację o ich cechach. Opakowanie jogurtów, które pozwany wprowadza na

rynek odbiega od jego opisu w petitum pozwu, gdyż zawiera też elementy słowne i

graficzne, tak samo jak opakowanie produktów powoda. Nie istnieje ryzyko konfuzji

konsumenckiej, ponieważ powód nie używa znaku towarowego IR-700040 w

zarejestrowanej formie. Znak zarejestrowany nie ma zdolności odróżniającej, o

czym świadczy m.in. odmowa objęcia go ochroną w wielu krajach oraz to, że w

Urzędzie Patentowym RP toczy się postępowanie o unieważnienie lub wygaszenie

tego znaku.

Pozwany zarzucił też, że powód nie ma legitymacji do dochodzenia

roszczenia mającego podstawę w art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyż nie

wykazał, że prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, a zatem, że doszło do

naruszenia lub zagrożenia jej interesów.

Wyrokiem z 28 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo i

orzekł o kosztach.

Za bezsporne Sąd Okręgowy uznał, że powodowi służy prawo ochronne na

przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez WIPO pod nr IR-700040,

z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r. dla towarów w klasach 5, 29, 30 i 32

klasyfikacji nicejskiej (m.in. jogurty), chroniony także w Polsce, zgodnie

z decyzją Urzędu Patentowego RP z 12 lipca 2002 r. Na wniosek pozwanego

z 16 października 2008 r. Urząd Patentowy RP prowadzi postępowanie w sprawach

o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy i jego

unieważnienie.

Powód nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. Jego prawo do

5

znaków towarowych wykonuje spółka zależna D… spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w W., od 2007 r. produkująca i oferująca jogurty pod nazwą

Fa… w dwukomorowych, nieco różniących się od siebie, opakowaniach.

Pozwany produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, a od sierpnia 2008 r. także

jogurty w dwukomorowych opakowaniach pod nazwą Frutica, Premium Frutica lub

Fru Vita Duo. Pozwany zajmuje samodzielną, wysoką pozycję na krajowym rynku,

a jego znak towarowy jest dobrze znany nabywcom. Jogurt pod nazwą Premium

Frutica był przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r.

Wybór opakowania jogurtu Premium Frutica w kształcie pojemnika

dwukomorowego wynikał z jego funkcjonalności i dostosowania do sposobu

konsumpcji (produkt z małej komory jest przelewany do dużej). Opakowania

o takim kształcie są łatwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym,

logistyki i ekspozycji na półce. Pozwany korzysta z praw do wzorów wspólnotowych

zarejestrowanych 13 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku

Wewnętrznego w A. pod nr 000972740-0001 i 18 lipca 2008 r. pod nr 000972740-

0002. Obecnie toczą się postępowania o unieważnienie obu wzorów.

Sąd Okręgowy uznał, że powód nie sprecyzował przedmiotu ochrony przed

działaniami nieuczciwej konkurencji, nie określił, czy twierdzenie o wykorzystywaniu

renomy odnosi do kształtu opakowania tożsamego ze znakiem towarowym IR-

700040, czy też do opakowania faktycznie przez niego używanego z innymi

znakami towarowymi i oznaczeniami, a tylko w tym drugim przypadku można

by uznać za dowiedzione pierwszeństwo używania wynikające z katalogów

produktów, czy też z reklam. Zdaniem Sądu Okręgowego, podstawą do czynienia

ustaleń na temat ryzyka konfuzji nie mogą być fotografie opakowań używanych

przez strony, pozbawionych oznaczeń słownych i graficznych, bowiem konsument

nie spotyka się na rynku z produktem w takich opakowaniach. To samo dotyczy

złożonych przez pozwanego analiz obejmujących wymiary, kształty i linie

opakowań, które nie są dostrzegalne, ani możliwe do zapamiętania dla nabywcy

danego rodzaju produktów. Wyniki sprzedaży jogurtu Fa… po wejściu na rynek

produktu pozwanego Frutica, nie były miarodajne dla czynienia ustaleń na temat

rzeczywistego wpływu działań pozwanego na wyniki gospodarcze powoda i renomę

6

jego znaku towarowego IR-700040, gdyż oddziaływało na nie także używanie

innych znaków towarowych wykorzystywanych w obrocie przez podmiot

wprowadzający na rynek jogurt Fa... .

Sąd Okręgowy stwierdził, że dopóki Urząd Patentowy RP nie wyda

ostatecznej decyzji w przedmiocie wygaszenia lub unieważnienia znaku

towarowego powoda, to trzeba przyjmować, że przysługuje mu prawo ochronne,

a sąd powszechny nie może samodzielnie ustalić, że znak IR-700040, jako

pozbawiony zdolności odróżniającej, nie powinien być zarejestrowany,

a nieużywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty rejestracji podlega wygaszeniu.

Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie

wzorów wspólnotowych nie tworzy przywilejów dla praw uzyskanych przez

pozwanego w stosunku do wcześniej uzyskanych przez powoda praw ochronnych

na znak towarowy.

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie

przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których

interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Powód

nie udowodnił, że działania pozwanego w sposób bezpośredni naruszają jego

interesy gospodarcze. Powód nie jest obecny na polskim rynku, gdyż jego interesy

reprezentuje w Polsce D… sp. z o.o. w W. Stosunek konkurencji, który mógłby być

poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej

istnieje wyłącznie pomiędzy polskimi spółkami B… i D… sp. z o.o. W braku dowodu

naruszenia działaniami pozwanego interesów gospodarczych powoda (jako innego

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.), Sąd Okręgowy uznał za bezzasadne

roszczenia zgłoszone przez niego na podstawie art. 18 u.z.n.k.

W ocenie Sądu Okręgowego, na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia

siły i renomy tego znaku towarowego, którego ochrony się domagał (art. 296 ust. 2

p.w.p. i art. 6 k.c.), a powód nie dowiódł, że znak towarowy IR-700040 jest znakiem

renomowanym ani tego, że produkując, oferując i reklamując jogurt

w kwestionowanych opakowaniach pozwany narusza prawa wyłączne powoda do

tego znaku. Powód używa opakowania ucieleśniającego znak IR-700040 łącznie

z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami, w szczególności bardzo dobrze

7

znanymi i rozpoznawalnymi – D… i Fa… . Przedstawienie dowodu na okoliczność,

że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę

charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wymaga wykazania zmiany

rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których

wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku

późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi

w przyszłości.

Wyrokiem z 14 marca 2012 r. Sąd Apelacyjny, w uwzględnieniu apelacji

powoda, zmienił wyrok Sądu Okręgowego z 28 lutego 2011 r. w ten sposób, że

zakazał pozwanemu działań określonych w żądaniu pozwu, prowadzących do

naruszania praw ochronnych powoda na przestrzenny znak towarowy IR-700040,

stanowiących także czyny nieuczciwej konkurencji oraz nakazał pozwanemu

usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych powoda na ten znaku i skutków

czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wycofanie znajdujących się w obrocie

produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie naruszającym prawa powoda do

znaku towarowego i zniszczenie takich opakowań a nadto nakazał pozwanemu

trzykrotne opublikowanie w dzienniku „R.” w formacie 6x4 na pierwszej stronie

dodatku „P.”, na której mogą być publikowane ogłoszenia oraz w dzienniku „G.” na

pierwszej stronie wydania głównego, na której mogą być umieszczane ogłoszenia

w formacie 15 modułów, w odstępach czternastodniowych od daty

uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej

treści: „B…” sp. z o.o. w W. oświadcza, że wprowadzenie do obrotu produktów

mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się

ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu,

większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba

pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego,

połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony

do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez, bez

zgody C. G. D…, należącej do Koncernu D…, stanowiło naruszenie renomowanego

znaku towarowego IR-700040, a niezależnie pozostawało w sprzeczności z

zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, popełnionymi na szkodę

spółki C. G. D…. Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz zasady

8

uczciwości kupieckiej B… sp. z o.o. w W. przeprasza C. G. D…”, a w przypadku

nieopublikowania oświadczenia we wskazanych terminach upoważnił powoda do

opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego; w pozostałym zakresie

powództwo i apelację oddalił i orzekł o kosztach procesu.

Sąd Apelacyjny za trafne uznał zarzuty naruszenia prawa procesowego,

co doprowadziło do wadliwych ustaleń faktycznych i błędnej oceny

materialnoprawnej sprawy. Zdaniem tego Sądu, przejawem działalności

gospodarczej powoda na terenie Polski jest uzyskanie praw wyłącznych w Polsce

do przestrzennego międzynarodowego znaku towarowego TR-700040 oraz do

szeregu innych znaków towarowych. W bezpośrednim interesie powoda jest

ochrona zarejestrowanego znaku przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez

konkurencję, bowiem od utrzymania jego renomy i uzyskanej pozycji rynkowej

zależy bezpośrednio wynik ekonomiczny z tytułu zbytu produktów oznaczonych tym

znakiem, a przez to wysokość opłat licencyjnych, która jest zależna od wartości

danego znaku. W przypadku jej osłabienia licencjobiorca nie będzie

zainteresowany tym, aby korzystać z licencji na dotychczasowych warunkach.

Odmiennie Sąd Apelacyjny ocenił też renomę znaku towarowego IR-700040.

Wynika ona z odróżnialności i wzajemnego skojarzenia z innymi znakami

produktów mlecznych oferowanych przez powoda, to jest z renomy znaku Fa…,

przez co kształt opakowań jogurtów Fa… i jego nazwa kojarzą się wzajemnie ze

sobą i nawzajem przenoszą na siebie pozytywne skojarzenia i odczucia

konsumentów do tego produktu. Renoma znaku Fa… przedkłada się na istnienie

renomy charakterystycznego dla jogurtów o tej nazwie kształtu opakowania

stanowiącego znak towarowy IR-700040 i odwrotnie. Charakterystyczny

dwukomorowy pojemnik pozwolił na wypromowanie oferowanego w nim produktu

D… pod nazwą F…. Poszczególne elementy znaku kombinowanego wzajemnie na

siebie wpływają wzmacniając rozpoznawalność tego znaku. W ocenie Sądu

Apelacyjnego marka Fa… została zbudowana poprzez wzajemne przenikanie

różnych elementów znaku kombinowanego, przy czym rozpoznawalność tej marce

zapewnił charakterystyczny znak przestrzenny IR-700040. Znak przestrzenny IR-

700040 stanowi część znaku kombinowanego produktu Fa…, ale zachowuje

zdolność odróżniającą w zestawieniu z innymi oznaczeniami zawartymi na

9

produktach D…, takimi jak nazwa Fa… i elementami słowno-graficznymi. W tym

wypadku element przestrzenny znaku decyduje o jego rozpoznawalności,

a pozostałe elementy, takie jak kolorystyka, nazwa firmy, nazwa produktu nie są

elementami dominującymi w znaku kombinowanym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego elementy słowno-graficzne oferowanych przez

pozwanego produktów nie mają takiego charakteru, by wykluczały konfuzję znaków

przestrzennych.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że znak, którego dotyczy żądanie pozwu został

zarejestrowany, jako wspólnotowy wzór przemysłowy, a następnie, jako

przestrzenny znak towarowy przez Urząd Patentowy w Polsce, co oznacza, że ma

on charakter odróżniający i z tytułu tej rejestracji wynika domniemanie jego

odróżniającego charakteru. Pozwany wskazując, że przedmiotowy znak nie ma

takiej zdolności odróżniającej powinien obalić domniemanie wynikające z faktu

rejestracji znaku w Urzędu Patentowym w Polsce, czego jednak nie uczynił.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z 14 marca 2012 r.

pozwany zarzucił, że orzeczenie to zostało wydane z naruszeniem prawa

materialnego (art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c.), to jest: - art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1

p.w.p. w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE z 22 października 2008 r.,

mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do

znaków towarowych i w zw. z art. 157 p.w.p. oraz art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt

1 ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE

z 22 października 2008 r. przez błędną wykładnię; - art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169

ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE

przez niezastosowanie w ustalonych okolicznościach; - art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.

w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2008/95/WE i w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art.

296 ust. 2 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 2

p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy

2008/95/WE przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 296

ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE przez błędną wykładnię; -

art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 2 u.z.n.k. przez błędną wykładnię i niewłaściwe

zastosowanie; - art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

10

przez błędną wykładnię.

Pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy

Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Powód wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. W pierwszej kolejności rozważenia wymagają te zarzuty pozwanego, które

dotyczą - jego zdaniem - wadliwej oceny legitymacji czynnej powoda do ubiegania

się o udzielnie mu ochrony prawnej na podstawie ustawy prawo własności

przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód domagał się wydania orzeczenia zakazującego pozwanemu

naruszania praw do znaku towarowego IR-700040, do którego prawo ochronne

przysługiwało mu z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r., w związku

z zarejestrowaniem tego znaku na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP

decyzją z 12 lipca 2002 r. oraz nakazania mu usunięcia skutków tego naruszenia

przez podjęcie szczegółowo opisanych czynności. Powód nie sprecyzował, które ze

zgłoszonych przez niego żądań znajduje podstawę w prawie własności

przemysłowej, a które w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na obie te

podstawy prawne powoływał się łącznie, wskazując, że działanie będące

naruszeniem jego prawa ochronnego na znak towarowy jest zarazem czynem

nieuczciwej konkurencji.

Rodzaje roszczeń służących ochronie praw na znak towarowy oraz

legitymację do ich dochodzenia określa art. 296 ust. 1 p.w.p. Wynika z niego,

że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba,

której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która prawo naruszyła,

zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie

zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach

ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej

opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich

dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie ze znaku towarowego.

11

Niewątpliwie w dacie wniesienia pozwu i zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1

k.p.c.) powód korzystał z prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040,

co upoważniało go do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 296 ust. 1

p.w.p. Osobną kwestią jest ocena, czy powód wykazał dalsze przesłanki

decydujące o możliwości udzielenia mu ochrony prawnej na tej podstawie, a przede

wszystkim fakt naruszenia jego prawa ochronnego. Roszczenie o zakazanie

pozwanemu działań opisanych w pkt 1 lit. a i b żądania pozwu (pkt I.1 lit. a i b

zaskarżonego wyroku) niewątpliwie wywodzone było przez powoda z art. 296 ust. 1

p.w.p., ale i z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., gdyż naruszenie prawa ochronnego

na znak towarowy, jako działanie sprzeczne z prawem, zagrażające lub

naruszające interes innego przedsiębiorcy, może mieć też cechy czynu nieuczciwej

konkurencji (art. 3 u.z.n.k.).

W świetle uzasadnienia pozwu, ale i zaskarżonego wyroku, nie jest jasne,

czy nakazanie pozwanemu podjęcia czynności opisanych w pkt 2 lit. a, b, c żądania

pozwu (pkt I.2.lit a, b, c zaskarżonego wyroku) znajdowało podstawę w art. 296 ust.

1 pkt 1 p.w.p., gdyż działania te miały prowadzić do naprawienia powodowi szkody

na zasadach ogólnych, czy też podstawą zgłoszenia i uwzględnienia tego żądania

był art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia

o treści ustalonej w pkt 3 żądania pozwu (pkt I.3. zaskarżonego wyroku)

niewątpliwie miało podstawę w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

W wyroku z 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328), Sąd

Najwyższy wyjaśnił jednak, że z porównania zakresu ochrony przewidzianej w razie

naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 p.w.p.)

z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej

konkurencji (art. 18 u.z.n.k.) wynika, że ta druga ustawa przewiduje szerszy zakres

roszczeń ochronnych. Brak jest przy tym dostatecznego uzasadnienia natury

aksjologicznej, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do

renomowanego znaku towarowego, stanowiących jednocześnie naruszenie

dobrych obyczajów, pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych

środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest

zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej.

12

2. Art. 18 ust. 1 u.z.n.k. legitymuje do zgłoszenia roszczeń przewidzianych

tym przepisem przedsiębiorcę, którego interes został zagrożony lub naruszony

dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji. Z ustaleń faktycznych dokonanych

w sprawie wynika, że powód nie prowadzi na polskim rynku działalności polegającej

na produkcji towarów i wprowadzaniu ich do obrotu, czy na świadczeniu usług,

a jedyną formą jego uczestniczenia w obrocie gospodarczym na tym rynku jest

występowanie w roli licencjodawcy dla D… sp. z o.o. w W. na korzystanie ze znaku

IR-700040. Z odwołaniem się do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu

Najwyższego z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12, poz.

197), Sąd Okręgowy uznał, że ta okoliczność nie wystarczy dla przypisania

powodowi statusu przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Apelacyjny, który

stwierdził, że powiązaniom korporacyjnym powoda i prowadzącej działalność na

polskim rynku spółki od niego zależnej towarzyszy aspekt ekonomiczny, związany z

tym, że w interesy powoda jako licencjodawcy godzą czyny naruszające prawa do

znaku towarowego będącego przedmiotem licencji udzielonej spółce zależnej.

Z art. 1 u.z.n.k. wynika, że ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie

nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Dla przypisania legitymacji

podmiotowi ubiegającemu się o udzielnie mu ochrony prawnej na jej podstawie

do dochodzenia przewidzianych nią roszczeń, konieczne jest stwierdzenie, że ma

on status przedsiębiorcy w znaczeniu ustalonym w art. 2 u.z.n.k., a zatem, że jest

osobą lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która

prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy

w działalności gospodarczej. Definicja ustalona w art. 2 u.z.n.k. jest bardzo

szeroka. Zawężenie zakresu ochrony udzielanej na podstawie ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji do pomiotów działających na terenie Polski lub na rzecz

podmiotów działających na terenie Polski wynika jednak z celu jej uchwalenia

i zasięgu terytorialnego oddziaływania wprowadzonych nią norm.

W wyroku z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12,

poz. 197), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że spółka dominująca w zakresie tego zespołu

uprawnień, które decydują o istnieniu finansowo-organizacyjnych podstaw

funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

13

oraz w związku z wykonywaniem przez nią uprawnień w ramach posiadanych

udziałów w spółkach zależnych, nie może być postrzegana jako odrębny byt

prawny, gdyż te działania nie powodują powstania należącego do niej

zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych.

W wyroku z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (Lex nr 1214616), Sąd

Najwyższy przyjął, że bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest

prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wówczas nie

wspólnik, lecz sama spółka. Fakt jej założenia, udzielenia jej licencji oraz

wspomagania jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie

jest uczestniczeniem w działalności gospodarczej na terenie Polski w rozumieniu

art. 2 u.z.n.k. Jeżeli aktywność zagranicznego przedsiębiorcy na polskim rynku

sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów

przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy z ochrony przed czynami

nieuczciwej konkurencji może skorzystać podmiot od niego zależny.

Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla działalności spółki zależnej nie daje

podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym

wspólnikiem polskiej spółki, sam bezpośrednio prowadzi na ternie Polski

działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy.

Pozwany kwestionuje legitymację czynną powoda do dochodzenia

zgłoszonych przez niego roszczeń z odwołaniem się do poglądów wyrażonych

w zacytowanych wyżej orzeczeniach Sądu Najwyższego. W sprawach, w których te

orzeczenia zapadły podmioty ubiegające się o udzielenie im ochrony prawnej na

podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powoływały się na swój

status spółki dominującej wobec podmiotu działającego na polskim rynku,

w stosunku do którego inne osoby (pozwani) dopuścili się czynów nieuczciwej

konkurencji. Status powodów, jako spółek dominujących wynikał z założenia spółki

działającej na polskim rynku i występowania w roli jej udziałowcy, co pozwalało

im zachować pewien wpływ na jej aktywność gospodarczą, wykonywaną jednak

przez spółkę zależną we własnym imieniu i na własny rachunek. W niniejszej

sprawie powód nie konstruował własnej legitymacji czynnej z powołaniem się

na powiązania korporacyjne z podmiotem działającym na polskim rynku,

w stosunku do którego pozwany miał dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji,

14

lecz z odwołaniem się do przysługującego jemu samemu prawa na znak towarowy

IR-700040, którego naruszanie miało godzić w jego interesy, jako licencjodawcy.

Nie zawsze licencjodawca i zarazem udziałowiec w spółce z ograniczoną

odpowiedzialnością ma realny wpływ na to, że działający na polskim rynku

licencjobiorca podejmie czynności zmierzające do uzyskania ochrony dla

naruszanego przez inny podmiot prawa ochronnego na znak towarowy.

Niewątpliwie jednak naruszanie prawa ochronnego na znak towary godzi

także w jego interes ekonomiczny i może stanowić skierowany przeciwko niemu

czyn podlegający ocenie na podstawie obu ustaw powoływanych jako źródło

roszczeń dochodzonych przez powoda.

O statusie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Może ono

polegać na różnych działaniach, które mogą wpływać na bieżące albo przyszłe

wyniki przedsiębiorców lub interesy klientów (por. wyrok Sądu Najwyższego

z 22 października 2003 r., II CK 161/02, OSNC 2004, nr 11, poz. 186).

Jako działalność gospodarcza nie musi mieć ono charakteru zarobkowego,

wystarczy, aby spełniało przesłanki zawodowości, to jest miało charakter stały,

ciągły i organizacyjny. W wyroku z 26 marca 2002 r., III CKN 777/00 (OSNC 2003,

nr 3, poz. 40), za przejaw uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez powoda,

Sąd Najwyższy uznał zadysponowanie przez niego nazwą przedsiębiorstwa

i udzielenie zgody na korzystanie z niej przez inne podmioty, a zatem udzielenie

im licencji. Podobnie Sąd Najwyższy ocenił status licencjodawcy na gruncie ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyroku z 23 października 2008 r., V CSK

109/08 (Lex nr 479328). Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego nakłada

na całe otoczenie prawne obowiązek jego nienaruszania, między innymi

powstrzymania się od używania takiego znaku dla oznaczania towarów przez

osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi podmiot

nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego stanowiącego wyłączne prawo innej

osoby, to takie działanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

może być rozważane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Reasumując ten wątek trzeba stwierdzić, że formą uczestniczenia przez

powoda w działalności gospodarczej na polskim rynku było czerpanie korzyści

15

z licencji na znak towarowy IR-700040, której udzielił zależnej od niego spółce

prawa polskiego. Czyny pozwanego godzące w prawo ochronne powoda mogą

wpływać ma jego sytuację jako licencjodawcy, a w takiej sytuacji licencjodawca jest

postrzegany w orzecznictwie jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.,

któremu może być udzielona ochrona prawna także na jej podstawie. Skoro jednak

ochrona prawna na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. miałaby być udzielona

powodowi, a nie zależnej od niego spółce prawa polskiego, to i przesłanki

decydujące o jej udzieleniu powinny być ustalone i zrelatywizowane do osoby

powoda i tych form jego aktywności, w których jest obecny na polskim rynku.

Wynika z tego zawężenie zakresu okoliczności, od których zależy legitymacja

czynna powoda do dochodzenia zgłoszonych roszczeń do kwestii przysługiwania

mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 i stwierdzenia naruszenia tego

prawa przez pozwanego.

3. Już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, w toku

postępowania kasacyjnego, doszło do unieważnienia udzielonego powodowi prawa

ochronnego na znak towarowy IR-700040. Oddziaływanie takiej decyzji jest

objaśniane z odwołaniem się do fikcji wywoływania przez nią wstecznego skutku

(ex tunc). Przyjmuje się bowiem, że unieważnienie prawa ochronnego kreuje taki

stan, jakby nie zostało ono udzielone (por. wyroki Naczelnego Sądu

Administracyjnego z 13 lipca 2010 r., II GSK 685/09, Lex nr 705997;

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08,

Lex nr 477227). Oznaczałoby to, że powód nie może powoływać się na

przysługiwanie mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 nie tylko na

przyszłość, ale i w okresie pomiędzy wydaniem decyzji z 12 lipca 2002 r.,

a unieważnieniem przyznanego nią prawa.

Dla prawomocnie zakończonego postępowania jest to nowa okoliczność

faktyczna, a w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powoływanie

nowych faktów i dowodów; Sąd Najwyższy jest też związany ustaleniami

faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 39813

§ 2

k.p.c.).

4. W dacie zamknięcia rozprawy przez Sąd Apelacyjny powód korzystał

16

z prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy IR-700040. Z ustaleń

dokonanych w sprawie wynika, że znak ten od 1997 r. wykorzystywany był

w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda, jako wzór pojemnika na

produkowane przez nią i sprzedawane na polskim rynku jogurty dwuskładnikowe.

Spółka ta wprowadzała jednak na polski rynek jogurty dwuskładnikowe

w pojemnikach dwóch typów, nieco różniących się od siebie. Jogurty wprowadzane

do obrotu w pojemnikach odpowiadających znakowi towarowemu, na który prawo

ochronne przysługiwało powodowi nosiły nazwę F… . Ta nazwa obok znaku D. …

umieszczana była na etykietach, którymi oklejony był pojemnik odpowiadający

przestrzennemu znakowi towarowemu IR-700040. Przestrzenny znak towarowy

powoda nie był używany w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda

samodzielnie, w oderwaniu od znaków Fa… i D… oraz bez dalszych oznaczeń,

które identyfikowały zapakowany w nie towar.

Kwestionowane przez powoda działanie pozwanego polega na tym, że od

sierpnia 2008 r. wprowadza on do obrotu jogurty dwuskładnikowe w opakowaniach

dwukomorowych, pod nazwą Frutica, Premium Frutica, Fru Via Duo. Pojemniki,

w których te jogurty trafiają do obrotu wykonane są według wspólnotowych wzorów

przemysłowych zarejestrowanych przez pozwanego. Wybór kształtu pojemnika,

w którym pozwany wprowadza na rynek jogurty dwuskładnikowe był podyktowany

względami funkcjonalnymi.

Pozwany ma samodzielną, wysoką pozycję na rynku, a jego znak towarowy

jest odróżniany od znaku powoda i rozpoznawany przez nabywców.

W powyższych stwierdzeniach wyczerpuje się relacja o faktach ustalonych

w sprawie przez Sądy obu instancji. Sąd Apelacyjny skorygował ustalenie Sądu

Okręgowego co do daty, od której spółka zależna dla powoda wprowadza na polski

rynek jogurty Fa… w pojemnikach odpowiadających znakowi IR-700040 (1997 r. a

nie 2007 r.), stwierdzając zarazem, że także inne ustalenia Sądu Okręgowego są

błędne bądź niepełne. W uzasadnieniu własnego rozstrzygnięcia (s. 28 i następne

uzasadnienia) Sąd Apelacyjny nie wskazał jednak, w jakim zakresie i na podstawie

jakiego materiału dowodowego uzupełnia lub zmienia ustalenia faktyczne Sądu

Okręgowego. Sąd Apelacyjny wyjaśnił wprawdzie, że nie akceptuje ustalenia Sądu

17

Okręgowego co do renomy znaku towarowego IR-700040 oraz tego, czy powód

bądź jego licencjobiorca używa znaku w obrocie i czy znak ma zdolność

odróżniającą (s. 30, 31, 33 i n. uzasadnienia), ale nie dokonał w tym zakresie

żadnych własnych odmiennych czy uzupełniających ustaleń, do których można by

się odwołać w procesie subsumpcji faktów, pod mające do nich zastosowania

normy prawa materialnego. Odmienne stwierdzenia Sądu Apelacyjnego w

wymienionych wyżej kwestiach mają postać nie ustaleń faktycznych (nie

towarzyszy im powołanie się na jakiekolwiek środki dowodowe), lecz odmiennych

ocen prawnych co okoliczności będących przesłankami dla dochodzonych przez

powoda roszczeń. Oceny te zostały przez Sąd Apelacyjny dokonane z odwołaniem

się wyłącznie do poglądów wypowiedzianych w orzecznictwie międzynarodowych

organów ochrony prawnej oraz Sądu Najwyższego, chociaż poglądy te o tyle mogły

mieć zastosowanie w sprawie, o ile zostałyby powiązane ze specyficznym dla niej

kontekstem faktycznym. Nieco precyzyjniej Sąd Apelacyjny wypowiedział się tylko

w kwestii renomy znaku IR-700040 (s. 39 uzasadnienia), choć i w tym przypadku

nie jest jasne, jaki konkretnie materiał dowodowy był podstawą dla sformułowanych

przez Sąd Apelacyjny prezentowanych wniosków.

Brak ustaleń faktycznych wystarczających do oceny prawidłowości

zastosowania prawa materialnego może uzasadniać uwzględnienie naruszenia

prawa materialnego jako podstawy kasacyjnej, także bez bliższego rozważania

wywiedzionych w jej ramach zarzutów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego

2010 r., III CSK 120/09, Lex nr 585820). W niniejszej sprawie, do niektórych

stwierdzeń Sądu Apelacyjnego można się jednak odnieść w takim zakresie, w jakim

pozwalają na to fakty ustalone i istotne dla rozstrzygnięcia.

5. Rodzaje działań, którym ustawodawca przypisuje cechy naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. (odpowiednik art. 5 ust.

1 dyrektywy nr 2008/95/WE). Polegają one na używaniu w obrocie gospodarczym

znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego

w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko

wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2) lub znaku

identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,

18

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie

może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).

Kryterium, od spełnienia którego zależy, czy dane oznaczenie może być

uznane za znak towarowy stanowi jego zdolność odróżniająca towarów jednego

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1, art. 129

ust. 1 pkt 2, art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Pozostaje to w związku z podstawową

funkcją znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości

określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem i odróżnienia tego

towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. W wyroku z 5

lutego 2010 r., III CSK 120/09 (Lex nr 585820), Sąd Najwyższy wyjaśnił,

że ustalenie zdolności odróżniającej oznaczenia towaru jest przedmiotem badania

w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 129 ust. 1

pkt 2 p.w.p.) lub o unieważnienie takiego prawa (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), które

należy do wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego RP (art. 261 ust. 2 pkt 2

p.w.p.). Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on

zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może być

obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

(art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ma też przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym

w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek

tego postępowania, dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub

podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko

wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż znak towarowy zarejestrowany ma niewielką

siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej. Takie zarzuty zgłaszał

w toku postępowania pozwany.

6. Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do oceny konkretnego

przypadku istotne jest, czy ze względu na użycie dla oznaczenia towarów przez

przedsiębiorcę znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku

towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, zachodzi

ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko

skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

19

W niniejszej sprawie za niesporne można uznać, że znak towarowy, na który

powodowi przysługuje prawo ochronne oraz pojemnik na jogurt wykonany według

wzoru przemysłowego zarejestrowanego przez pozwanego używane były w obrocie

gospodarczym w otoczeniu innych znaków towarowych i oznaczeń. W wyroku

z 10 lutego 2011 r., I CSK 393/10 (OSNC 2011, nr 11, poz. 127) Sąd Najwyższy

potwierdził jednak, że przestrzenny znak towarowy wykorzystywany w obrocie

razem z innymi znakami może zachować zdolność odróżniającą, pod warunkiem

jednak, że jego siła oddziaływania ujawnia się także w tym otoczeniu i ma

znaczenie dla identyfikacji towaru i źródła jego pochodzenia.

Dla ustalenia podobieństwa znaków towarowych bądź znaku i innego

oznaczenia konieczne jest ich całościowe porównanie, z uwzględnieniem aspektu

wizualnego, fonetycznego, konceptualnego. Identyczność znaku towarowego

i oznaczenia ma miejsce, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame)

lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami.

Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli są przynajmniej

częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia,

czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne konieczne jest

ustalenie ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie

poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Znak towarowy, na który powodowi przysługuje prawo ochronne oraz

pojemnik na jogurt wykonany według wzoru przemysłowego zarejestrowanego

przez pozwanego są do siebie podobne. Nie oznacza to jeszcze, że podobieństwo

to powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów towarów pakowanych

w oba rodzaje pojemników. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje

wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oferowane

odbiorcom z oznaczeniem podobnym do znaku towarowego pochodzą z tego

przedsiębiorstwa, które oznacza swoje produkty znakiem towarowym, ewentualnie

z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd co do podchodzenia towarów

przez oznaczanie ich w obrocie znakiem podobnym do znaku towarowego należy

brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi

20

relacje, szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub

korzystania z nich, warunki, w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny,

konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy

jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych

cech lub jego renomy. Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić

w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest

wystarczające dla powstania ryzyka wprowadzenia w błąd, po ustaleniu

podobieństwa znaków. Oznacza ona znajomość znaku i jego sławę, co nie musi się

przekładać na jakość towarów lub usług opatrywanych znakiem. Przy dokonywaniu

oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem

wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie

istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego

w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość

inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział

procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia

zidentyfikowanie towarów, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego

charakteru, spoczywa na powodzie.

7. Pozwany wskazywał na nikłą zdolność odróżniającą znaku towarowego

IR-700040, wynikającą z tego, że jego kształt wymuszony jest względami

funkcjonalnymi. O ile bowiem zamiarem producenta jest zaoferowanie

konsumentowi jogurtu z jakimś jeszcze dodatkiem (dżem, konfitura, syrop, wiórki

czekoladowe, chrupki itp.), o którego ewentualnym połączeniu z jogurtem

i proporcji, w jakiej to nastąpi ma zadecydować sam konsument, to oba te składniki

w ramach jednego produktu muszą pozostawać oddzielone do chwili jego

konsumowania. Taka właściwość sprzedawanego towaru może wymuszać

posługiwanie się opakowaniem dwukomorowym. Wielkość tego opakowania

determinowania jest przez masę produktu, który ma się zmieścić w jednym

pojemniku. Decydują o niej zapewne oczekiwania konsumentów kształtowane

przez zbliżoną ofertę rynkową, ale i koszty produkcji oraz spodziewane wyniki jego

sprzedaży. Kształt dwukomorowego opakowania jest o tyle wymuszony, że jeden

21

z pojemników ma być większy od drugiego o przyjętą przez producenta proporcję

składników, ważną dla walorów smakowych produktu. Poza tym opakowanie może

być zaprojektowane jako odwzorowanie różnych kształtów geometrycznych.

Pozwany utrzymywał, że zwężenie u podstawy mniejszego pojemnika dla

jego produktu i jego odległość od większego, są wymuszone sposobem łączenia

ze sobą ich zawartości. Kwestia wymuszenia względami funkcjonalnymi

potrzeby wykorzystania przez pozwanego przy wprowadzaniu na rynek jego

produktu pojemnika podobnego do pojemnika odpowiadającego znakowi

towarowemu IR-700040 została odmiennie oceniona przez Sądy obu instancji.

Stwierdzenia Sądu Apelacyjnego odnoszące się do tych kwestii zostały

sformułowane na podstawie własnego przekonania tego Sądu. Sąd Okręgowy

odmiennie ocenił rozważany problem i także kierował się przy tym własnym

przekonaniem (s. 37 uzasadnienia). Do kwestii technicznych związanych z budową

pojemnika i wygodą posługiwania się nim Sąd Apelacyjny się nie odniósł i nie

rozważył też, jakie odstępstwa od przyjętego przez pozwanego rozwiązania

gwarantowałyby mu ten sam efekt funkcjonalny, w zakresie sposobu korzystania

z pojemnika oraz ekonomiczny, w zakresie kosztów jego wytworzenia. Powyższe

pozwoliłoby na udzielenie pewnej odpowiedzi na pytanie, na ile kształt pojemnika

na jogurty dwuskładnikowe produkowane przez pozwanego został zdeterminowany

założeniami co do funkcji, które pojemnik ma realizować.

Nie ma wątpliwości, że powód ubiega się o ochronę znaku przestrzennego,

którego jego licencjobiorca używał w obrocie gospodarczym wraz z bliższym

oznaczeniem cech produktu pakowanego w pojemniki odpowiadające

kształtem temu znakowi. Cechy produktu sprzedawanego w tych pojemnikach

charakteryzowane były jednak także przez inne znaki towarowe.

Znak przestrzenny, w związku z którym powód dochodzi roszczeń był zatem tylko

jednym z elementów charakteryzujących produkt wprowadzany do obrotu

przez spółkę zależną od powoda. Pojemnik na jogurt dwuskładnikowy

produkowany i wprowadzany do obrotu przez pozwanego, którego podobieństwo

do znaku IR-700040 jest pozwanemu zarzucane, funkcjonuje w obrocie

gospodarczym także jako tylko jeden z elementów produktu trafiającego na rynek.

Szczegółowa informacja o właściwościach produktu zapakowanego w pojemnik

22

wykorzystywany przez pozwanego wynika nie z cech pojemnika, ale z informacji na

etykietach, którymi jest oklejony.

O produktach wprowadzanych do obrotu w podobnych pojemnikach przez

licencjobiorcę powoda i przez pozwanego wiadomo, że są jogurtami

dwuskładnikowymi. Są to zatem rodzajowo identyczne towary. Właściwości

porównywanych pojemników, a mianowicie to, że stanowią one dwukomorowe

opakowania z przeźroczystego tworzywa, umożliwiają konsumentowi stwierdzenie,

że ma do czynienia z produktem pozwalającym na wymieszanie dwóch składników.

Większe komory pojemników są oklejone etykietami. Powstaje kwestia, czy bez

spojrzenia na nie konsument może w ogóle stwierdzić, że ma do czynienia

z jogurtem, a nie na przykład - z serkiem, kaszką, czy innym deserem mlecznym,

jeżeli i takie produkty są oferowane w pojemnikach dwukomorowych. Jogurty

należą wprawdzie do produktów „mało angażujących”, niedrogich, kupowanych

codziennie, ale przed ich zakupem konsument zwykle wie, czy chce kupić jogurt,

czy inny produkt na bazie mleka. Jeśli ustalenie rodzaju kupowanego produktu nie

jest możliwe bez spojrzenia na etykietę, to z niej, a nie z kształtu pojemnika,

konsument czerpie wiedzę o tym, że kupuje jogurt pochodzący od określonego

producenta, chyba że etykieta nie odwołuje się do znaków dostatecznie

charakterystycznych produkt i producenta.

Dla konsumenta, który wybiera produkt pakowany w pojemniki

dwukomorowe ma znaczenie to, że z jogurtem (serkiem, kaszką, deserem itp.)

może zmieszać jakiś słodki dodatek. Mniejsza komora w pojemnikach stosowanych

przez obie strony jest na tyle przejrzysta, że konsument jest w stanie rozeznać, jaki

dodatek towarzyszy produktowi zasadniczemu, i wybrać ten, który mu najlepiej

odpowiada. Jest możliwe, że niektórzy konsumenci podejmują decyzję o zakupie

produktu dwuskładnikowego kierując się wyłącznie zawartością mniejszego

opakowania.

W sprawie nie poczyniono żadnych ustaleń co do tego, czy w momencie

wprowadzenia przez pozwanego na polski rynek jogurtów w pojemnikach

podobnych do pojemników wykonanych według wzoru odpowiadającemu kształtowi

przestrzennego znaku towarowego IR-700040 (2008 r.), jakiś inny podmiot poza

23

licencjobiorcą powoda, oferował na tym rynku jogurty o zbliżonych cechach, a jeśli

tak, to jak były one opakowane, względnie, czy w podobnych opakowaniach

oferowane były wówczas do sprzedaży podobne rodzajowo towary (serki, kaszki,

desery mleczne itp.). Okoliczności te oczywiście mają znaczenie dla odpowiedzi

na pytanie, czy sam tylko kształt pojemnika, w którym pozwany wprowadził na

polski rynek jogurt dwuskładnikowy mógł determinować decyzje konsumentów

o kupowaniu produktu pozwanego, w błędnym przekonaniu, że towar pochodzi

od powoda.

8. Podstawową przesłanką decydującą o możliwości uwzględnienia roszczeń

przewidzianych w art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, że miało

miejsce zdarzenie będące szczególnego rodzaju czynem niedozwolonym

(naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji).

Art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. przewidują różne rodzaje roszczeń w związku

z naruszeniem prawa na znak towarowy oraz popełnieniem czynu nieuczciwej

konkurencji. Wybór środka ochrony prawnej, z którego skorzysta uprawniony

podmiot zależy od niego samego i dokonuje się przez zgłoszenie odpowiedniego

żądania w procesie. O tym, czy wybrane przez powoda żądanie zostanie

uwzględnione decyduje jednak nie samo tylko stwierdzenie naruszenia prawa

ochronnego (popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji), ale i ustalenie,

że spełnione zostały dalsze przewidziane dla poszczególnych roszczeń przesłanki

ich powstania. O uwzględnieniu żądania decyduje zatem ten zespół okoliczności,

które istnieją w dacie udzielenia ochrony prawnej ubiegającemu się o nią, a zatem

w dacie zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Gdyby nawet okazało się,

że w 2008 r. tylko licencjobiorca powoda i pozwany wprowadzali do obrotu jogurty

dwuskładnikowe w podobnych opakowaniach, to nie można pominąć, że ochrona

prawna w formie oczekiwanej przez powoda miałaby mu być udzielona po upływie

kilku lat od tego zdarzenia. W kontekście tych żądań, z którymi wystąpił powód

powstaje zatem kwestia, czy znak towarowy IR-700040 zachował zdolność

odróżniającą także obecnie, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynku, na którym

miało dojść do naruszenia.

9. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c. oraz art.

108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 39821

i art. 391 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak

24

w sentencji.