I CSK 540/13

Sygn. akt I CSK 540/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Instytutu […] przeciwko N. Spółce z o.o. w W.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 27 grudnia 2012 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

2

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 grudnia 2012r. Sąd Apelacyjny oddalił

apelację powodowego Instytutu […] od wyroku Sądu pierwszej instancji

oddalającego powództwo przeciwko N. spółka z o.o. w W. o zasądzenie kwoty

110 800 zł z odsetkami, tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

wniesione w dniu 27 lipca 2011 r. i oparte między innymi na zarzucie naruszenia

przez stronę pozwaną przysługującego powodowi prawa do ochrony znaku

towarowego oraz prawa wynikającego z rejestracji wzoru przemysłowego przez

wprowadzenie do obrotu produktów opakowanych i oznakowanych w sposób

naśladowczy względem produktów powoda i podobnych co do postaci oraz

przeznaczenia do produktów wytwarzanych przez powoda.

Sądy ustaliły, że powód w 2006r. wprowadził na rynek produkty […]

oznaczone nazwą „O.”, na które uzyskał w Urzędzie Patentowym RP prawo z

rejestracji wzoru przemysłowego, którego przedmiotem jest opakowanie

przeznaczone do przechowywania saszetek z preparatem „O”. Uzyskał też prawo

ochronne na znak towarowo-graficzny „O.” przeznaczony do oznaczenia towarów,

prawo ochronne na znak towarowy - słowny „O.” przeznaczony do oznaczania

towarów w klasyfikacji nicejskiej oraz prawo ochronne na znak graficzny,

przeznaczony do oznaczania powyższych produktów.

W dniu 27 czerwca 2008 r. N. spółka z o.o. wprowadziła do obrotu

wyprodukowane przez siebie środki […]: „L.X.” oraz „L.Y.” Spółka ta jest powiązana

zarówno osobowo jak i kapitałowo ze spółką pozwaną, która posiada w niej 50%

udziałów, w obu spółkach prezesem zarządu jest ta sama osoba, również

wiceprezesami zarządu były te same osoby.

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2008 r. Urząd Patentowy RP udzielił stronie

pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy „L.”, w dniu 27 sierpnia 2009 r.

strona powodowa złożyła przeciwko temu sprzeciw, który decyzją z dnia

29 kwietnia 2011 r. został oddalony.

Przed Sądem Okręgowym w W. toczy się sprawa X GC …/09 wszczęta

przez powodowy Instytut przeciwko spółce N. z żądaniem ochrony przysługującego

powodowi prawa do znaków towarowych i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

jak również z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

3

W rozpoznawanej obecnie sprawie Sądy obu instancji oddalając powództwo

uwzględniły zgłoszony przez pozwaną zarzut przedawnienia roszczeń.

Sąd Apelacyjny dokonując wykładni art. 289 ust. 1 w zw. z art. 292 ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U.

z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm., obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.

1410 - dalej: „p.w.p.”), dotyczącego przedawnienia roszczeń wynikających z

naruszenia praw własności przemysłowej, powołał się na stanowisko Sądu

Najwyższego zajęte w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74 (OSP

1975/10/212) i stwierdził, że w sytuacji, gdy - jak w rozpoznawanej sprawie -

zarzucane naruszenie ma charakter czynu ciągłego, jako polegające na zleceniu

wytwarzania przez pewien okres zakwestionowanych produktów w ilości

pozwalającej na stałą sprzedaż w wielu niewielkich dawkach oraz na ich

wprowadzaniu do obrotu, bieg przedawnienia wyznacza pierwsza chwila, w której

poszkodowany dowiedział się o czynie i o osobie odpowiedzialnej, bez względu na

to, jak długo ten czyn trwał oraz ile partii spornych wyrobów wprowadził na rynek w

ramach czynu ciągłego jego sprawca. Zarzucane przez stronę powodową

naruszenie jej praw polegało na bezprawnym używaniu znaku towarowego w

obrocie gospodarczym i bezprawnym korzystaniu z wzoru przemysłowego. W

świetle definicji naruszenia tych praw, zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 2 oraz art. 66

ust. 1 p.w.p., dla rozpoczęcia biegu przedawnienia nie ma znaczenia, zdaniem

Sądu Apelacyjnego, powoływany przez stronę powodową moment wydania opinii

przez biegłego w sprawie X GC …/09 (maj 2011 r.), jako moment powzięcia przez

nią wiadomości o tym, która z powiązanych ze sobą spółek w rzeczywistości

czerpie korzyści z zarzucanego naruszenia praw powodowego Instytutu. Już

bowiem z chwilą wprowadzenia do sprzedaży środka „L.”, a więc już w dniu 27

czerwca 2008 r., strona powodowa miała wszelkie dane, by ustalić, że również

strona pozwana jest osobą naruszającą jej prawa, gdyż na opakowaniach obu

spornych produktów znajduje się znak towarowy strony pozwanej. Sąd Apelacyjny

wskazał, że potwierdzeniem tego, iż strona powodowa wcześniej niż twierdzi,

wiedziała, że również strona pozwana narusza jej prawa jest fakt, iż już w dniu 27

sierpnia 2009 r. wniosła sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu

pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy, a zatem już wtedy wiedziała, że to

4

pozwana jest osobą używającą w obrocie gospodarczym znaku towarowego

identycznego lub podobnego do jej znaku i jest podmiotem korzystającym ze

służącego stronie powodowej wzoru przemysłowego. Ustalenie przez biegłego w

sprawie X GC …/09, że to pozwana, a nie bezpośredni producent: N., czerpie

korzyści finansowe ze sprzedaży spornych produktów nie miało więc znaczenia dla

początku biegu przedawnienia.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wprowadzenie po raz

pierwszy do obrotu zakwestionowanego preparatu miało miejsce w dniu 27 czerwca

2008 r., a na jego opakowaniu był znak towarowy strony pozwanej, to w tym dniu

strona powodowa dowiedziała się o naruszeniu jej prawa i o tym, że prawo to

naruszyła również pozwana, a zatem termin trzyletniego przedawnienia

przewidzianego w art. 289 ust.1 p.w.p. rozpoczął bieg w tym dniu i upłynął w dniu

27 czerwca 2011 r. W chwili wniesienia pozwu w dniu 27 lipca 2011 r. roszczenia

strony powodowej były więc w całości przedawnione, gdyż czyn miał charakter

ciągły i bieg przedawnienia rozpoczął się od pierwszej chwili, gdy poszkodowany

dowiedział się o naruszeniu jego prawa i o osobie naruszyciela, bez względu na to,

jak długo trwał czyn ciągły i ile partii pozwana wprowadziła na rynek.

W skardze kasacyjnej opartej na pierwszej podstawie strona powodowa

zarzuciła naruszenie art. 289 ust.1 w zw. z art. 292 p.w.p. przez błędną wykładnię

i przyjęcie, że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści,

wynikające z naruszenia jej praw własności przemysłowej uległo przedawnieniu,

bez uwzględnienia daty, w której mogła uzyskać informację o naruszeniu tych

praw przez stronę pozwaną oraz przyjęcie, że w przypadku naruszenia praw

własności przemysłowej polegającego na szeregu działań o charakterze ciągłym,

bieg terminu przedawnienia należy liczyć od daty pierwszego naruszenia praw,

podczas gdy wykładnia literalna i funkcjonalna art. 289 ust. 1 p.w.p. prowadzi do

wniosku, że działanie takie należy traktować jako sekwencję poszczególnych

naruszeń i liczyć początek biegu terminu przedawnienia oddzielnie dla każdego

z nich. Zarzuciła też naruszenie art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie, mimo

że podniesienie przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia naruszało

w okolicznościach sprawy zasady współżycia społecznego.

5

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie istotę sporu stanowiła kwestia przedawnienia

roszczenia strony powodowej przewidzianego w art. 296 ust. 1 p.w.p. o wydanie

korzyści uzyskanych bezpodstawnie przez pozwaną w wyniku naruszenia praw

ochronnych powoda na znak towarowy i wzór przemysłowy. Jego rozstrzygnięcie

wymagało zatem dokonania wykładni art. 289 ust. 1 p.w.p, mającego w sprawie

odpowiednie zastosowanie (art. 292 p.w.p.). Zgodnie z powyższym przepisem

roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ulegają przedawnieniu

z upływem trzech lat a bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym

uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która je naruszyła,

oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie

przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu

lub prawa do wzoru przemysłowego czy znaku towarowego.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Apelacyjny przyjął, że zarzucane naruszenie

praw strony powodowej miało charakter ciągły, gdyż polegało na zleceniu

wytwarzania przez pewien okres zakwestionowanych preparatów w ilości

pozwalającej na stałą sprzedaż w wielu niewielkich dawkach oraz na ich

wprowadzaniu do obrotu. Tymczasem, co należy podkreślić, w sprawie brak

jakichkolwiek ustaleń faktycznych w tym przedmiocie, podobnie jak nie zostało

wyjaśnione w jaki sposób pozwana korzystała z naruszenia praw powoda oraz co

obejmuje dochodzona pozwem kwota, w szczególności czy są to korzyści uzyskane

przez pozwaną jednorazowo w określonym dniu, czy też uzyskane przez pewien

czas, a jeżeli tak to przez jaki okres czasu, czy wreszcie są to korzyści uzyskane

kilka razy w różnych oddzielnych datach. Wprawdzie strona powodowa w skardze

kasacyjnej nie zakwestionowała stanowiska Sądu Apelacyjnego co do charakteru

naruszenia jako czynu ciągłego, jednak brak jakichkolwiek ustaleń faktycznych

w tym przedmiocie, podobnie jak w przedmiocie korzyści uzyskanych przez

pozwaną i zakresu zgłoszonego roszczenia, nie pozwala na ocenę, czy

rzeczywiście naruszenie miało charakter czynu ciągłego, a więc jednego czynu

bezprawnego tworzącego pewną zamkniętą w sobie całość, polegającego na

jednokrotnym wkroczeniu w cudze prawa przez wytwarzanie zakwestionowanych

produktów trwające nieprzerwanie dłuższy, określony czas, czy też naruszenie

6

praw strony powodowej polegało na wielokrotnym, dokonywanym z przerwami

i pozwalającym się odgraniczyć w czasie i przestrzeni jedno od drugiego,

produkowaniu i wprowadzaniu do sprzedaży zakwestionowanego preparatu, a więc

stanowiło wielość oddzielnych naruszeń, tworzących kilka odrębnych czynów

bezprawnych.

Na rozróżnienie to w związku z wykładnią art. 57 prawa wynalazczego

z 1962 i art. 54 ustawy o wynalazczości z 1972 r., zwrócił już uwagę Sąd

Najwyższy w powołanym przez Sąd Apelacyjny wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r.

II CR 161/74. Jednak, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, nie przyjął,

że w sytuacji naruszenia stanowiącego jeden czyn ciągły, bieg przedawnienia

wyznacza pierwsza chwila, w której poszkodowany dowiedział się o czynie

i o osobie odpowiedzialnej, lecz przeciwnie - stwierdził, że w przypadku,

gdy naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez

dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym i w takiej

sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu

ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu

bezprawnego, jak przyjął Sąd Apelacyjny.

Stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w powyższym wyroku spotkało się

z krytyką w literaturze, jako tolerujące bezczynność uprawnionego, który, mimo

ciągłego naruszania jego praw, może w istocie czekać nawet wiele lat na

zakończenie naruszeń nie obawiając się przedawnienia roszczeń, skoro bieg

przedawnienia przy naruszaniu stanowiącym czyn ciągły rozpoczyna się dopiero od

dnia ustania tego czynu. Należy również pamiętać, że powyższe stanowisko Sądu

Najwyższego zostało wyrażone na tle przepisów prawa wynalazczego i ustawy

o wynalazczości, mających inne brzmienie niż będący ich odpowiednikiem art. 289

ust.1 p.w.p. Mianowicie zarówno art. 54 ustawy z dnia 19 października 1972 r.

Prawo o wynalazczości (jedn. tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), jak

i poprzedzający go art. 57 prawa wynalazczego z 1964 r. stanowiły, że roszczenia

z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, a bieg

przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia oddzielnie co do

każdego naruszenia. Nie określały zatem początku biegu terminu przedawnienia

w sposób wskazany w art. 289 ust. 1 p.w.p.

7

W literaturze na gruncie art. 289 ust. 1 p.w.p. jednolicie przyjmuje się,

że jeżeli uprawniony dochodzi odszkodowania lub wydania bezpodstawnie

uzyskanych korzyści, a naruszenie jego praw własności przemysłowej trwało

dłuższy czas i wynikało z wielu powtarzalnych, dających się oddzielić w czasie

i przestrzeni czynów, wówczas czyny te należy traktować jako oddzielne akty

naruszeń i zgodnie z art. 289 ust. 1 zd. 2 in fine liczyć początek biegu trzyletniego

terminu przedawnienia oddzielnie dla każdego z nich, a więc oddzielnie dla

każdego z tych czynów ustalać dzień, gdy uprawniony dowiedział się o naruszeniu

swego prawa i o osobie, która je naruszyła.

Jeżeli natomiast naruszenie praw własności przemysłowej nastąpiło

w wyniku jednorazowego, nieprzerwanego, ciągłego, trwającego dłuższy czas

wkroczenia w cudze prawa np. ciągłej produkcji i sprzedaży przedmiotów według

cudzego patentu lub wzoru, w literaturze prezentowane są generalnie trzy

stanowiska co do początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia

o odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Pierwsze, zbieżne z przedstawionym na wstępie poglądem Sądu Najwyższego

wyrażonym w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., drugie przyjmujące, podobnie jak

Sąd Apelacyjny w rozpoznawanej sprawie, że w takiej sytuacji chodzi o jeden

bezprawny czyn o charakterze ciągłym i termin przedawnienia zaczyna biec od dnia,

gdy poszkodowany dowiedział się o pierwszym naruszeniu jego prawa i o osobie

naruszyciela, bez względu na to jak długo trwał ten czyn i kiedy się zakończył oraz

trzecie, przeważające, zgodnie z którym sytuację taką należy traktować nie jako

jeden czyn, lecz jako serię identycznych czynów popełnianych dzień po dniu i,

zgodnie z art. 289 ust. 1 zd. 2 in fine, liczyć bieg trzyletniego terminu przedawnienia

oddzielnie co do każdego naruszenia, podobnie jak w sytuacji wskazanej

na wstępie, gdy naruszenie praw własności przemysłowej trwało dłuższy czas

i wynikało z wielu, dających się oddzielić czynów. W konsekwencji należy więc

traktować oddzielnie szkodę lub bezpodstawnie uzyskane korzyści powstałe

w każdym kolejnym dniu trwania stanu bezprawnego naruszenia praw własności

przemysłowej i liczyć początek biegu trzyletniego przedawnienia każdego kolejnego

dnia, według zasad wskazanych w art. 289 ust. 1 zd. 2 p.w.p. Przedmiotem

roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być zatem kwota

8

wzbogacenia za wszystkie kolejne dni naruszania prawa, co do którego

nie nastąpiło jeszcze przedawnienie.

To ostatnie stanowisko, zdaniem Sądu Najwyższego w obecnym składzie,

uwzględnia w sposób najpełniejszy zarówno literalne brzmienie art. 289 ust. 1

p.w.p., jak i jego funkcję i cel. Przepis ten bowiem stanowi wprost, że początek

biegu przedawnienia należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego naruszenia,

a niewątpliwie przy naruszeniu ciągłym, każdego dnia całego okresu dochodzi do

naruszenia prawa osoby uprawnionej. Taka wykładnia odpowiada także celowi

ochrony praw własności przemysłowej oraz funkcji przedawnienia zarówno

z punktu widzenia uprawnionego jak i sprawcy. Z jednej strony nie pozwala na to,

by uprawniony zwlekał z wytoczeniem powództwa czekając na zakończenie stanu

naruszania jego praw, co mogłoby występować przy przyjęciu stanowiska

przedstawionego jako pierwsze, z drugiej zaś strony nie dopuszcza do tego

by sprawca mógł bezkarnie naruszać czynem ciągłym cudze prawa po upływie

3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o pierwszym naruszeniu

i o osobie sprawcy, do czego mogłoby prowadzić przyjęcie stanowiska

przedstawionego jako drugie.

Dalszą kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie było to, jak należy

rozumieć przewidzianą w art. 289 ust. 1 zd. 2 p.w.p. przesłankę początku biegu

przedawnienia w postaci dowiedzenia się uprawnionego o osobie, która naruszyła

jego prawo. Trafnie wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że „dowiedzenie się”

o osobie, która naruszyła prawa własności przemysłowej następuje wtedy, gdy

poszkodowany ustalił w sposób pewny podmiot mający być pozwanym w sprawie

(porównaj między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005 r., II CK

468/04, nie publ.). W świetle takiej wykładni nie można podzielić stanowiska Sądu

Apelacyjnego, że powód już w dniu 27 czerwca 2008 r., a więc w chwili pierwszego

przekazania do sprzedaży produktu przez producenta N., mógł stwierdzić, iż także

strona pozwana korzysta z jego praw własności przemysłowej, gdyż na opakowaniu

przedstawione było jej logo. Z tego faktu nie wynika bowiem wprost i bez wątpienia

wniosek, że strona pozwana korzysta z praw powoda. Mogło bowiem mogło dojść

tylko do przekazania przez pozwaną spółce N. prawa do posługiwania się jej logo

(jak zresztą początkowo twierdziła N.). Podobnie z faktu, że strona powodowa

9

zaskarżyła do Urzędu Patentowego decyzję o przyznaniu stronie pozwanej prawa

ochronnego na znak „.”, nie można wyprowadzić wprost wniosku, iż wiedziała, że

pozwana osiąga korzyści z produkcji i sprzedaży zakwestionowanego preparatu.

Do zaskarżenia decyzji wystarczyła bowiem świadomość tego, że pozwana

uzyskała prawo ochronne na znak towarowy „L.”, z czego jednak nie wynika, iż

produkuje lub osiąga korzyści z produkcji i sprzedaży zakwestionowanego

preparatu.

Niezależnie od tego trzeba też stwierdzić, że w sprawie nie zostało w istocie

wyjaśnione ani ustalone w jaki sposób pozwana osiągała korzyści z naruszania

praw własności przemysłowej przysługujących stronie pozwanej, w szczególności,

czy była sprawcą naruszenia praw powoda, czy też osobą, która świadomie

skorzystała z wyrządzonej powodowi szkody. Zgodnie z art. 422 k.c. za szkodę

odpowiada nie tylko jej bezpośredni sprawca, lecz między innymi także ten, kto

świadomie skorzystał z wyrządzenia drugiemu szkody. Przepis ten ma

zastosowanie także do roszczeń wynikających z naruszenia praw własności

przemysłowej, w tym do przewidzianego w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenia

o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W stosunku do takiej osoby bieg

przedawnienia, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p., rozpoczyna się z chwilą

dowiedzenia się uprawnionego o tej osobie i jej działaniach. Brak ustaleń

faktycznych co do charakteru działań strony pozwanej w procesie naruszania praw

własności przemysłowej powoda oraz wskazany na wstępie brak ustaleń co do

zakresu czasowego i przedmiotowego roszczeń powoda, nie pozwala na

ostateczną ocenę kwestii ich przedawnienia. Jednakże podważenie dokonanej

przez Sąd Apelacyjny wykładni art. 289 ust. 1 p.w.p. prowadzi do uznania za

zasadny kasacyjnego zarzutu naruszenia tego przepisu.

W tej sytuacji na obecnym etapie postępowania, odniesienie się do

kasacyjnego zarzutu naruszenia art. 5 k.c. wymaga jedynie stwierdzenia, że choć

strona powodowa w postępowaniu przed sądami powszechnymi nie powołała się

na ten przepis w odpowiedzi na zarzut przedawnienia roszczenia, to jednak Sąd

Apelacyjny miał obowiązek rozważenia również tej kwestii, jako należącej do

zakresu stosowania przepisów prawa materialnego, w czym nie jest związany

zarzutami apelacyjnymi (porównaj także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja

10

2013 r., IV CSK 660/12, nie publ., dotyczący stosowania przez sąd art. 5 k.c.

z urzędu). Mógł i powinien oceny takiej dokonać jedynie w oparciu o twierdzenia

i dowody przedstawione przez strony, a więc rozważając między innymi twierdzenia

i dowody zgłoszone przez stronę powodową, dotyczące powiązań pozwanej spółki

ze spółką N. i ukrywania tych powiązań przez obie spółki, trudności z ustaleniem

współpracy spółek oraz sposobu działania w zakresie wykorzystania praw

własności przemysłowej powoda a także wszystkich innych okoliczności

powołanych przez strony w tym przedmiocie. Ponieważ Sąd Apelacyjny tego nie

uczynił, trudno odeprzeć kasacyjny zarzut naruszenia art. 5 k.c.

Biorąc wszystko to pod uwagę Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815

k.p.c.

oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821

k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok

i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.