I CSK 327/14

Sygn. akt I CSK 327/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczący)

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa M. z siedzibą w F.

w Japonii i M. M. z siedzibą w W. w Belgii

przeciwko A. Spółce z o.o. w Ł.

o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 czerwca 2015 r.,

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]

z dnia 28 października 2013 r.,

1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala w całości apelację

pozwanego oraz zasądza od pozwanego na rzecz powodów

kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu

kosztów postępowania apelacyjnego,

2) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 25003

(dwadzieścia pięć tysięcy trzy) złotych tytułem zwrotu

kosztów postępowania kasacyjnego,

2

3) nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa - kasa Sądu

Apelacyjnego każdemu z powodów kwoty po

9841 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) złotych

tytułem nadpłaconej opłaty od skargi kasacyjnej.

3

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w sprawie z

powództwa M. z siedzibą w F. w Japonii oraz M.M. z siedzibą w W. w Belgii

przeciwko A. Spółce z o.o. w Ł. o zakazanie naruszeń praw do wspólnotowych

znaków towarowych „M.” na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu

Okręgowego w W. z dnia 21 grudnia 2012 r. zmienił zaskarżony wyrok:

- w punkcie pierwszym w ten sposób, że zakaz używania słowno-graficznego

wspólnotowego znaku towarowego M.” zarejestrowanego w Urzędzie

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr […] i graficznego wspólnotowego

znaku towarowego „M.” oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do

usług handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami

samochodowymi, w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną

działalności, na ścianach budynków, banerach, bilbordach i na stronach

internetowych pozwanej, w mediach informacyjnych, w tym na portalach

ogłoszeniowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, ogranicza do

sytuacji, gdy użyciu tych znaków nie towarzyszy jednoczesne wskazanie, że

chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych

salonach lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych,

oddalając żądanie zakazania pozwanej używania tych znaków w pozostałym

zakresie,

- w punkcie trzecim w ten sposób, że nakaz zniszczenia stanowiących jej

własność szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na

pojazdy, zawierających wyeksponowane w wyroku czarne oznaczenie

słowno - graficzne i graficzne wspólnotowego znaku towarowego „M.” lub ich

odmiany kolorystyczne, albo - według wyboru pozwanej - usunięcia tych

oznaczeń z szyldów, banerów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na

pojazdy, ogranicza do sytuacji, gdy szyldy, banery, bilbordy, plakaty, ulotki

i naklejki na pojazdy nie zostaną uzupełnione o wskazanie, że chodzi

o handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach

lub samochodów używanych, bądź też części samochodowych, oddalając

4

żądanie nakazania zniszczenia szyldów, banerów, bilbordów, plakatów,

ulotek i naklejek na pojazdy w pozostałym zakresie. Apelacja strony

pozwanej została oddalona w pozostałej części jako bezzasadna.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r. zakazał pozwanej A.

Spółce z o.o. używania wspólnotowych znaków towarowych „M.”, słowno-

graficznego i graficznego, oraz ich odmian kolorystycznych w odniesieniu do usług

handlu samochodami, częściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi,

w tym w miejscach prowadzenia przez pozwaną działalności, na ścianach

budynków, banerach, bilbordach i na stronach ogłoszeniowych, w materiałach i

reklamowych, w tym na tablicach reklamowych i w postaci naklejek na samochody

(punkt pierwszy sentencji wyroku); zakazał pozwanej używania oznaczenia „M.” w

nazwach domen internetowych […] (punkt drugi sentencji wyroku); nakazał

pozwanej zniszczenie stanowiących jej własność szyldów, banerów, bilbordów,

plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy, zawierających oznaczenia „M.” (lub ich

odmiany kolorystyczne) albo – według wyboru pozwanej – usunięcie tych oznaczeń

z szyldów, bilbordów, plakatów, ulotek i naklejek na pojazdy (punkt trzeci sentencji

wyroku); w pozostałym zakresie oddalił powództwo.

Sąd Okręgowy ustalił, że powodowe Spółki: M. z siedzibą w Japonii (spółka

prawa japońskiego) i M.M. w Belgii (spółka prawa belgijskiego) działają na

światowym rynku usług motoryzacyjnych. M. jest producentem samochodów oraz

części zamiennych do samochodów marki M. M.M. - spółka córka M.– wprowadza

samochody marki M. do obrotu, koordynuje działania logistyczne oraz nadzoruje

autoryzowaną sieć salonów sprzedaży i warsztatów, funkcjonujących według ściśle

określonych reguł. M. służą prawa do graficznego wspólnotowego znaku

towarowego „M.” zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

w Alicante pod nr […] w dniu 1 września 1998 r. z pierwszeństwem od 11 stycznia

1996 r. dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla

pojazdów oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego „M.”

zarejestrowanego w dniu 10 września 2009 r. z pierwszeństwem od 12 marca 2009

r., dla towarów i usług w określonych klasach klasyfikacji nicejskiej m.in. dla

samochodów osobowych, części i akcesoriów do nich. M. jest licencjobiorcą

uprawnionym do używania znaków towarowych „M.” w zakresie prowadzonej

5

działalności gospodarczej i dystrybucji oraz świadczenia usług logistycznych.

Renomowane znaki towarowe „M.” są używane w działaniach marketingowych i

promocyjnych przez uprawnioną oraz - za jej zgodą - przez podmioty prawnie

i gospodarczo powiązane z M. Znaki towarowe „M.” posiadają wysoką zdolność

odróżniającą i są dobrze znane nabywcom pojazdów mechanicznych oraz usług ich

naprawy i konserwacji.

Pozwana A. Spółka z o.o., świadcząca usługi sprzedaży samochodów marki M.,

a także części zamiennych i akcesoriów samochodowych, jak ustalił Sąd Okręgowy,

posługiwała się w informacji handlowej i reklamie oferowanych usług (m.in. na

szyldach, banerach i bilbordach oraz na stronie internetowej: autoclub.com.pl)

oznaczeniami graficznymi (w kolorze srebrnym) oraz słowno - graficznymi (w

kolorze niebieskim) identycznymi ze wspólnotowymi znakami towarowymi

zarejestrowanymi na rzecz M. M. M. i A. Spółka z o.o. prowadziły współpracę.

Współpraca ta jednak została zakończona, a M. M. cofnęła zgodę na używanie

przez pozwaną Spółkę znaków towarowych „M”.

W ocenie Sądu Okręgowego, pozwana Spółka w swojej działalności

handlowej naruszyła art. 9 ust. 1b, art. 9 ust. 1c oraz art. 12 c rozporządzenia Rady

(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego

znaku towarowego (dalej jako rozporządzenie Rady nr 207/2009). Z uwagi na

identyczność znaków których używa A. Spółka z o.o., a także wysokie

podobieństwo sprzedawanych towarów oraz usług świadczonych przez pozwaną

Spółkę, zdaniem Sądu, istnieje poważne ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców

co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych. W szczególności

konsumenci mogą odnieść mylne wrażenie, że używanie znaków „M.” wskazuje na

przynależność salonu spółki A. do sieci autoryzowanej. Sąd Okręgowy podkreślił,

że używanie przez pozwaną Spółkę kwestionowanych oznaczeń, bez uzasadnionej

przyczyny może przynosić jej nienależną korzyść, bowiem usługi sprzedaży

samochodów marki M., części zamiennych i akcesoriów mogą być traktowane

przez klientów jako autoryzowane przez uprawnioną do znaków M.. Zdaniem Sądu,

używanie przez pozwaną znaków graficznych i słowno graficznych wykracza poza

granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków, o którym mowa w art.

12 c rozporządzenia Rady nr 207/2009, Sąd odwołał się do stanowiska, które

6

zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku wydanym w dniu 23 lutego 1999 r.

w sprawie C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederlan

BV przeciwko Roland Karel Deenik oraz w wyroku wydanym w dniu 17 marca

2005 r. w sprawie C-228/03 The Gilette Company i Gilette Group Finland Oy

przeciwko La-Laboratories. W pierwszym powołanym wyroku Trybunał

Sprawiedliwości orzekł, że dopuszczalne jest informowanie o sprzedaży używanych

samochodów marki BMW, jeżeli samochody z tymi znakami zostały uprzednio

wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. Stwierdził jednak,

że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub

naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich używania mógłby wywołać

wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku

a używającym tego znaku. Naruszeń nie eliminuje używanie przez pozwaną

zwrotu „niezależny dealer”. Sąd Okręgowy uznał, że osoba trzecia, która nie

dysponuje zgodą uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego, może go

używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności

gospodarczej. W ocenie Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla

korzystania przez A. Spółka z o.o. , bez zgody uprawnionej M., z graficznego i

słowno-graficznego znaku towarowego „M.” w informacji handlowej i w reklamie.

Natomiast dla wskazania marki samochodów sprzedawanych w salonie A.

wystarczające będzie, w każdym przypadku, posłużenie się oznaczeniem

słownym „M”. Jak podkreślił Sąd, informacja o przedmiocie działalności

prowadzonej przez pozwaną Spółkę nie może sugerować istnienia powiązań

handlowych między przedsiębiorstwami stron.

Pozwana A. Spółka z o.o. wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego z

dnia 21 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja jedynie w części

zasługiwała na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie były zasadne

zarzuty naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009.

Zasługiwał natomiast na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 12 lit. c tego

rozporządzenia. Sąd Apelacyjny, powołując się na orzecznictwo Trybunału

Sprawiedliwości UE, w szczególności orzeczenia w wydane w sprawach: C-337/95

Parfums Christian Dior oraz C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG i BMW

Nederlan BV przeciwko Roland Karel Deenik, stwierdził, że zasadą jest,

7

iż uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku

towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej

sprzedaży markowych towarów. Uprawniony do znaku towarowego może zakazać

używania tego znaku w reklamie, gdy zachodzi uzasadniona przyczyna do

sprzeciwu. Przyczynę taką – w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

– stanowi sytuacja posługiwania się znakiem towarowym w reklamie przez podmiot

dokonujący ponownej sprzedaży towaru w sposób, który może wywoływać mylne

wrażenie co do istnienia więzi handlowych pomiędzy uprawnionym do znaku

towarowego a sprzedawcą. Tak też ocenił zachowanie pozwanej Spółki Sąd

Apelacyjny uznając, że sposób używania znaku towarowego w reklamie przez

pozwana Spółkę w istocie może wywołać mylne wrażenie, że pomiędzy

powodowymi Spółkami, uprawnionymi do korzystania ze znaków towarowych „M.”,

a pozwaną Spółką jako sprzedawcą, istnieją więzi handlowe, w szczególności, że

przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z

rejestracji lub że między przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek.

Wątpliwości stąd wynikające, zdaniem Sądu Apelacyjnego, mogą zostać usunięte,

jeżeli pozwana A. Spółka z o.o. będzie posługiwać się znakami towarowymi „M.”,

informując jednocześnie, że chodzi o handel/sprzedaż samochodów zakupionych

w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych lub części

samochodowych. Z tych względów Sąd Apelacyjny uwzględnił częściowo apelację

pozwanej.

M. z siedzibą w Japonii oraz M. M. z siedzibą w Belgii wniosły skargę

kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28 października 2013 r.,

zaskarżając ten wyrok w części, tj. w punkcie pierwszym sentencji, w zakresie, w

jakim Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanego od wyroku Sądu

Okręgowego z dnia 21 grudnia 2012 r. Skarżący podnieśli zarzut naruszenia

następujących przepisów prawa materialnego: art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr

207/2009, art. 12 in fine w zw. z art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009 oraz

art. 9 ust. 1 lit. b w zw. z art. 102 rozporządzenia Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1 lit.

c w zw. z art. 12 rozporządzenia 207/2009, art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 lit. c

rozporządzenia Rady nr 207/2009 i art. 12 in fine w zw. z art. 12 lit. c

rozporządzenia nr 207/2009.

8

Na tej podstawie skarżący wnieśli o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego

w zaskarżonym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie

apelacji pozwanej Spółki w zakresie, w jakim apelacja nie została oddalona

w punkcie drugim zaskarżonego wyroku oraz o zasądzenie kosztów postępowania,

w tym kosztów zastępstwa procesowego od pozwanej spółki na rzecz powodowych

Spółek, ewentualnie o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonym

zakresie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

wraz z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania

kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Słusznie zarzuca się w niej

braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie kontratypu

uregulowanego w art. 12 art. lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009

ograniczającego uprawnienia właściciela wspólnotowego znaku towarowego.

Rozporządzenie to w art. 9 przewiduje, że wspólnotowy znak towarowy przyznaje

właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku i właściciel jest uprawniony do

zakazywania osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody na używanie znaku

w obrocie handlowym, w tym używania oznaczenia identycznego w odniesieniu

do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano

wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we

Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej

przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla renomy

wspólnotowego znaku towarowego. Z kolei art. 12 lit c, który określa ograniczenia

skutków wspólnotowego znaku towarowego przewiduje, że właściciel znaku

towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania tego znaku jeżeli jest

to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności

będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, przy czym ograniczenie skutków

wspólnotowego znaku towarowego jest możliwe jedynie pod warunkiem,

że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Obie wskazane w tym przepisie przesłanki, a mianowicie zgodność używania

z uczciwymi praktykami oraz niezbędność użycia znaków towarowych dla

wskazania przeznaczenia towarów i usług mają charakter ocenny, o których

9

orzekają sądy krajowe w zależności od okoliczności danej sprawy. W wymienianym

zarówno przez Sądu obu instancji, jak i w skardze kasacyjnej wyroku z dnia

23 lutego 1999 r. w sprawie pomiędzy Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW

Nederland BV a Ronaldem Karelem Deenikem Europejski Trybunału

Sprawiedliwości przyjął, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi

praktykami w przemyśle i handlu, w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane

w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych

między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; narusza wartość znaku

poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści z jego charakteru odróżniającego

albo renomy; prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku (zob. też wyrok ETS

z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, ECR 2005/3B-I-2337 oraz wyrok Sądu

Najwyższego z dnia z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 581/10, Mon. Praw.

2012/9/486-489). Takie też stanowisko zajął Sąd drugiej instancji, a potwierdza

je dodatkowo to, że strony wcześniej ze sobą współpracowały na podstawie umowy.

Pomimo rozwiązania umowy, pozwana Spółka zamierzała w dalszym ciągu na tych

samych zasadach, w ten sam sposób używać znaków towarowych

należących do jednej z powódek. Trudno zarazem zgodzić się z tym Sądem,

że wszelkie wątpliwości w zakresie mylnego wyobrażenia o związkach pomiędzy

pozwaną a powódkami uchyli dodatkowa informacja, że chodzi o handel/ sprzedaż

samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów

używanych, lub też części samochodowych. Takie dodatkowe zastrzeżenie nie

eliminuje jednoznacznie ryzyka uznania pozwanej Spółki używającej identycznych

znaków towarowych, jak to ma miejsce w przypadku autoryzowanych salonów sieci

M. Poza tym, słusznie zwraca się uwagę w skardze kasacyjnej na brak ustalenia w

jakiej formie i w jakiej proporcjonalnie wielkości oznaczenia opisowe miałoby

towarzyszyć znakom M. Zastrzeżenia te są usprawiedliwione, zwłaszcza jeśli

uwzględni się, że oznaczenia słowno graficzne i graficzne M., zgodnie z wyrokiem

Sądu Apelacyjnego mogły być umieszczane na ścianach budynków, banerach lub

bilbordach a więc na takich środkach informacji, promocji lub reklamy, które

oddziałują na odległość, a wówczas dominujące znaczenie mają renomowane,

łatwo rozpoznawalne międzynarodowe znaki towarowe M.

10

Uzasadnione są też podniesione w skardze kasacyjnej wątpliwości

dotyczące uznania, iż użycie znaków słowno graficznych i graficznych

jest niezbędne w celu wykazania przeznaczenia sprzedawanych towarów

i świadczonych usług. Do „niezbędności” użycia znaku towarowego, jako przesłanki

zawartej obecnie w art. 12 lit. c rozporządzenia Rady nr 207/2009, a poprzednio

w art. 6 lit c dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu

zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków

towarowych (Dz. U. L 40 z 1989 r. str. 1) odniósł się szeroko Europejski

Trybunał Sprawiedliwości w wymienionym wyroku z dnia 17 marca 2005 r.

(w sprawie C-2228/03) wskazując, że użycie znaku towarowego należącego

do innej osoby jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru wtedy, gdy

stanowi ono jedyny sposób dostarczenia konsumentom kompletnej informacji

o możliwym zastosowaniu danego towaru. Kwestia ta wymaga badania w każdej

sprawie. Trybunał, odwołując się także do wymienionego orzeczenia w sprawie

BMW (pkt 35 - 39 wyroku) podkreślił, że użycie znaku towarowego w praktyce jest

jedyną metodą podania informacji o przeznaczeniu sprzedawanego towaru

a ponadto, że do sądów krajowych należy zbadanie, czy w okolicznościach

postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego było rzeczywiście

niezbędne. Według Trybunału należy upewnić się, czy mogłyby zostać użyte inne

metody podania takich informacji, przy czym należy wziąć pod uwagę na przykład

ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych

do rodzaje towarów sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla

których ten rodzaj towarów jest przeznaczony, które umożliwiałyby zachowanie

niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów.

Podejmując tę ocenę w przedmiotowej sprawie, w której chodzi o korzystanie

z kilku rodzajów znaków towarowych, należy podzielić stanowisko skarżących,

że dopuszczenie do używania przez pozwanego jednego, słownego znaku

towarowego M. spełnia wskazany cel informacyjny tj. zapewnia konsumentom

zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towarów oferowanych przez

pozwana Spółkę i nie jest niezbędne do tego użycie wszystkich postaci oznaczeń

cudzego znaku towarowego.

11

Brak podstaw do zastosowania art. 12 lit c rozporządzenia Rady nr 207/2009

usprawiedliwia jednocześnie pozostałe zarzuty dotyczące niezastosowania art. 9

ust. 1 tego rozporządzenia.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39816

k.p.c.

uchylił zaskarżony wyrok Sądu drugiej instancji i orzekł co do istoty, rozstrzygając

o kosztach procesu na podstawie art. 98 w związku z art. 391 § 1, 39821

k.p.c.