V CSK 149/15

Sygn. akt V CSK 149/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

SSN Jan Górowski

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powództwa F. S.A. w K. jako następcy prawnego Fabryki P. S.A. w P.

przeciwko T. v.o.s. w F. (Czechy)

z udziałem interwenientów ubocznych: D. H., A. B.

i E. K.

o ochronę prawa własności przemysłowej,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 grudnia 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 23 maja

2013 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację

pozwanej oraz rozstrzygającej o kosztach postępowania i w tym

zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do

ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

2

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w

K. z dnia 7 marca 2012 r. w ten sposób, że oddalił powództwo o nakazanie

pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku powódki, chronionego patentem

numer […], w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez jej zgody, przez wytwarzanie,

używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu

będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, montaż i

wprowadzanie do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązał pozwaną do podania wyroku

do publicznej wiadomości w dzienniku „Rzeczypospolita”.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego wynika z następujących okoliczności

i wniosków:

Powódka uzyskała patent na wynalazek pod tytułem „[…]” oznaczony

numerem […]. Ochrona została przyznana powódce, począwszy od złożenia

wniosku w dniu 9 czerwca 1999 r. Patent powódki obejmował dwa wynalazki: […]

(zastrzeżenie 1 i 2) i […] (zastrzeżenie 3 i 4). Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu

Górniczego z dnia 28 grudnia 2004 r. dopuszczono tor jezdny, wykonywany przez

powódkę, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Powódka nie

udzieliła pozwanej licencji na używanie chronionego wynalazku.

Pozwana co najmniej w dwóch przetargach, zorganizowanych

w dniu 20 sierpnia 2007 r. przez H. W. w K. i w dniu 12 listopada 2007 r. przez

Kopalnię „B.” w O. w celu zakupu dla kopalń elementów tras kolejek

podwieszanych, oferowała wykonanie i sprzedaż szyn i złączy objętych zakresem

patentu. Oferta przetargowa zawierała zapewnienie wykonania przez pozwaną

szyny prostej typu […] oraz kompletnego złącza. Z opinii rzecznika patentowego,

opracowanej na zlecenie Sądu Okręgowego wynika, że oferowane przez pozwaną

szyny i złącza musiały być - przynajmniej częściowo - wytworzone przez innego

producenta, ale jednocześnie musiały być substytucyjne (równoważne) w stosunku

do szyn produkowanych przez powódkę i wchodzić w zakres ochrony

udzielonej patentem nr […]. Wchodziły w zakres tej ochrony, objętej

zastrzeżeniami nr 1, 3 i 4.

3

Pozwana utrzymywała, że na podstawie umowy zawartej w dniu

7 marca 2007 r. ze wspólnikami spółki cywilnej „R.” korzystała

z rozwiązania konstrukcyjnego złącza szynowego kolejki podziemnej przez nich

opracowanego i zgłoszonego w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Urzędzie Patentowym

celem przyznania ochrony najpierw patentowej, a następnie w styczniu 2009 r.,

w ramach wzoru użytkowego. W jej ocenie szyna jezdna kolejki podwieszonej nie

jest wyrobem, ale elementem handlowym, a dopiero w połączeniu ze złączem

może stanowić element użytkowy. Prawo ochronne na wzór użytkowy wspólnicy

uzyskali w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Sąd Okręgowy przyjął, że roszczenie powódki było uzasadnione tak

w odniesieniu do uprawnienia objętego art. 287 ust. 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., nr

119, poz. 1117, ze zm., dalej: „p.w.p.”), jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji bezkrytycznie uznał

opinię rzecznika patentowego za kompletną i jednoznaczną, chociaż sam biegły

wskazał na wątpliwości interpretacyjne dotyczące użytego w opisie patentu pojęcia

„płaszczyzna normalna”. Wskazał także na to, że powierzchnie ścięć na końcach

szyn pozwanej są powierzchniami o kształcie łuku okręgu, a według patentu,

odcinki szyn są proste, ale różnice te są nieistotne. Powinno to budzić wątpliwości

co do twierdzenia, że rozwiązanie stosowane przez pozwaną jest tożsame

z rozwiązaniem powódki. Naruszenie praw z patentu ma miejsce wówczas,

gdy kwestionowane rozwiązania są całkowicie tożsame z objętymi ochroną

patentową. Te wątpliwości w połączeniu z korzystaniem przez pozwaną ze wzoru

użytkowego wspólników spółki cywilnej „R.” nie pozwalały na przyjęcie, że pozwana

korzysta z rozwiązań patentowych. Przyznanie ochrony w ramach wzoru

użytkowego (W […]) nastąpiło, w sytuacji wcześniejszego opatentowania

wynalazku powódki i przy uwzględnieniu wynalazku powódki. Stwierdzenie zatem

biegłego, że zostały naruszone wszystkie zastrzeżenia patentowe pozostaje

w sprzeczności z opisanymi przez niego różnicami. Ponadto biegły przyznał,

że nie jest w stanie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydać

jednoznacznej i kompletnej opinii wskazującej na naruszenie przez pozwaną

4

patentu powódki. Opinia nie mogła być podstawą merytorycznego

rozstrzygnięcia Sądu.

Bazą ofert przetargowych pozwanej było rozwiązanie opracowane przez

wspólników spółki „R.”. Sama szyna jezdna kolejki podwieszonej nie pełniła żadnej

funkcji technologicznej, a elementem użytkowym stawała się dopiero po

zamontowaniu na torowisku i połączeniu z inną szyną, w różny sposób techniczny.

Sąd Apelacyjny uznał, że nie można dokonywać oceny naruszenia patentu powódki

w oderwaniu od złącza, które jest istotą rozwiązań technicznych. Złącze objęte

wzorem użytkowym różni się od złącza opisanego w zastrzeżeniach patentowych

powódki. Technologia cięcia profilu szyny stosowana przez pozwaną (cięcie

po promieniu) jest różna od wskazanej w patencie (cięcie po prostej) i przeczy

twierdzeniu powódki o naruszeniu jej wynalazku.

Powódka w skardze kasacyjnej podniosła zarzuty naruszenia prawa

materialnego w odniesieniu do art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, 66 ust. 1,

287 ust. 1 i 2 p.w.p. przez błędną ich wykładnię, polegającą na przyjęciu,

że porównywane rozwiązania powinny być tożsame, chociaż wystarczające jest

żeby były ekwiwalentne, a różnice wskazane przez Sąd są nieistotne.

Pominięte zostało także, że wzór użytkowy i patent chronią zupełnie inne elementy

danego urządzenia. Na naruszenie art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 1, art. 66

ust. 1, 287 ust. 1 i 2 wskazuje niewłaściwa interpretacja zakresu wynalazku

objętego patentem, niezrozumienie jego zastrzeżeń oraz niewłaściwe określenie,

które elementy wynalazku są istotne i kiedy dochodzi do naruszenia patentu.

Naruszenie przepisów postępowania połączyła z: art. 6 k.c., kwestionując

stanowisko Sądu Apelacyjnego, że nie wykazała naruszenia patentu; art. 286

w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wyjaśnienia opisanych

wątpliwości; art. 382 k.p.c. przez pominięcie wywodów opinii złożonej

w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, skoro opinia uzupełniająca,

opracowana w postępowaniu apelacyjnym, dotyczyła innych urządzeń niż te objęte

ofertami wskazanymi w pozwie. Nie zostały dochowane wymagania przewidziane

w art. 328 § 2 k.p.c. w odniesieniu do uzasadnienia Sądu drugiej instancji, które nie

zawiera ustaleń faktycznych ani wskazania, czy i w jakim zakresie przyjęte zostały

5

ustalenia Sądu Okręgowego. Brak także wyjaśnienia przyczyn uznania, że opinia

uzupełniająca powinna decydować o ocenie innych urządzeń niż te, których

dotyczyła. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenie

apelacji pozwanej, ewentualnie uchylenia go i przekazanie sprawy Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należało rozważyć drugą podstawę kasacyjną,

ponieważ skuteczne zgłoszenie zarzutu kasacyjnego dotyczącego naruszenia

prawa materialnego może być brane pod uwagę zasadniczo tylko wtedy, gdy

ustalony w postępowaniu apelacyjnym przez sąd drugiej instancji stan faktyczny

będący podstawą zaskarżenia orzeczenia, nie budzi wątpliwości.

Postępowanie apelacyjne jest, zgodnie z art. 378 § 1 i 382 oraz związanego

z nim art. 381 k.p.c., kontynuacją merytorycznego rozpoznania sprawy, na co

wskazuje ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone przesądzająco

w uchwałach składów siedmiu sędziów z dnia 23 marca 1999 r., III CZP 59/98

(OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124) i z dnia 21 stycznia 2008r. (OSNC 2008, nr 6, poz.

55). Odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu ma także art. 328 § 2 k.p.c.,

z uwzględnieniem istoty i swoistości postępowania drugoinstancyjnego, stosownie

do art. 391 § 1 k.p.c. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji nie musi

zawierać wszystkich elementów przewidzianych dla uzasadnienia orzeczenia

merytorycznego sądu pierwszej instancji, jednak sąd ten powinien ustalić podstawę

faktyczną i prawną wydanego rozstrzygnięcia. Możliwe jest poprzestanie na

uznaniu za własne przez sąd drugiej instancji ustaleń sądu pierwszej instancji,

jeżeli ocenia je jako spełniające wymagania objęte art. 328 § 2 k.p.c., jak też

zaaprobowanie kwalifikacji prawnych, gdy stwierdza, że są prawidłowe. Niezbędne

jest wówczas odniesienie się do wszystkich zarzutów apelacji. Za dopuszczalne

uznać można przyjęcie przez sąd drugiej instancji ustaleń zawartych

w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, jeżeli zachodzi potrzeba niewielkiej ich

korekty przez wyszczególnienie faktów niezaakceptowanych, wyjaśnienie przyczyn,

podanie faktów ustalonych oraz określenia w jaki sposób zmieniła się podstawa

faktyczna. W takim przypadku istnieje obowiązek przytoczenia ustaleń

6

poczynionych przez sąd pierwszej instancji, nawet po wejściu w życie art. 387§ 21

k.p.c. oraz ich uzupełnienie w zakresie dokonanej zmiany. Jeżeli Sąd Apelacyjny

wydał orzeczenie reformatoryjne, to nie mógł przyjąć ustaleń zawartych

w zaskarżonym wyroku za własne, lecz na nowo winien samodzielnie ustalić stan

faktyczny sprawy i dokonać ponownej oceny całokształtu materiału dowodowego

ze wskazaniem dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym

dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (por. np. uchwałę, zasadę

prawną, składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r.,

III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7-8, poz. 124).

Utrwalony został w orzecznictwie pogląd, że obraza art. 328 § 2 k.p.c.

w związku z art. 391 § 1 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę

skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie

zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera zasadnicze braki,

które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. np. orzeczenia Sądu Najwyższego

z dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00,

z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01,

z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepublikowane i z dnia 10 listopada 1998 r.,

III CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz. 83).

Sąd drugiej instancji będąc przede wszystkim instancją merytoryczną,

rozstrzyga sprawę, orzekając na podstawie materiału zgromadzonego zarówno

przed sądem pierwszej instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.).

Pojęcie "materiału zebranego w sprawie" obejmuje nie tylko materiał dowodowy

zebrany w toku obu instancji, ale wiele innych elementów procesowych,

w szczególności podstawę faktyczną powództwa, oświadczenia stron, innych

podmiotów procesowych oraz inne czynności procesowe, działania i zdarzenia.

Oznacza to, że w toku rozpoznania zarzutu niewłaściwego ustalenia podstawy

faktycznej powództwa, sąd drugiej instancji jest obowiązany dokonać jego oceny

mając na uwadze cały, tak rozumiany, materiał zebrany w sprawie (por. wyrok

z 21 marca 2014 r., IV CSK 380/13; z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 371/13,

niepublikowane).

7

Zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. może wypełniać podstawę kasacyjną

przewidzianą w art. 3983

§ 1 pkt 2 k.p.c. tylko w wypadku pominięcia przez sąd

drugiej instancji części zebranego w sprawie materiału. Skarżący ma obowiązek

wskazać jaki materiał został pominięty oraz wykazać, że uchybienie to miało wpływ

na wynik sprawy (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.,

II CKN 100/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 146; z dnia 7 lipca 1999 r., I CKN 504/99,

OSNC 2000, Nr 1, poz. 17 oraz wyrok z dnia wyrok z dnia 19 lutego 2015 r., III CSK

180/14, niepubl.).

Za uzasadniony należało uznać zarzut skarżącej naruszenia art. 382

i art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., ponieważ podstawą zaskarżonego

orzeczenia nie był cały materiał zebrany w postępowaniu pierwszoinstancyjnym,

w omówionym rozumieniu, a jego uzasadnienie nie wyjaśnia przyczyn pominięcia

części tego materiału, jak też niewyjaśnienia wątpliwości wynikłych z oceny opinii

biegłego. Sąd Apelacyjny nie dokonał własnych ustaleń faktycznych, poprzestał

na skrótowym przytoczeniu ustaleń Sądu pierwszej instancji. Niedostatki

uzasadnienia uniemożliwiają dokonanie kontroli rozstrzygnięcia. Nie można

odmówić słuszności stanowisku skarżącej, że zakwestionowanie orzeczenia Sądu

pierwszej instancji nie zostało poprzedzone wyjaśnieniem wątpliwości,

spowodowanych stwierdzeniem biegłego, że „nie jest w stanie na podstawie

zgromadzonego materiału dowodowego wydać jednoznacznej i kompletnej opinii,

wskazującej na naruszenie przez pozwaną rozwiązania powódki”. Sąd Apelacyjny

pominął, że uzupełniająca opinia biegłego, wydana w postępowaniu apelacyjnym,

dotyczyła innego urządzenia niż te objęte pozwem i będące przedmiotem opinii

sporządzonej w postępowaniu przed Sądem Okręgowym. Mimo braku wypowiedzi

biegłego w ostatnio wydanej opinii, co do wcześniej zajętego stanowiska,

Sąd Apelacyjny poprzestał na stwierdzeniu, że Sąd Okręgowy bezkrytycznie uznał

opinię za kompletną i jednoznaczną. Zaznaczył jedynie, iż te późniejsze

wypowiedzi biegłego „są w pewnej sprzeczności z wnioskami tej opinii - z treści

których wynika, że wszystkie zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentu PL

192513 zostały naruszone” oraz stwierdził, iż mimo prób uzupełnienia opinii,

nie mógł uznać jej za podstawę rozstrzygnięcia.

8

W sytuacji, do jakiej doszło w sprawie, Sąd Apelacyjny nie mógł poprzestać

na stwierdzeniu biegłego o braku możliwości wydania przez niego opinii bez

ustalenia przyczyn tej niemożności, jak też podjęcia działań mających na celu

wyjaśnienie wątpliwości.

Zgodnie z art. 286 k.p.c., który na podstawie art. 391 § 1 k.p.c. ma

odpowiednie zastosowanie w postępowaniu apelacyjnym, sąd może zażądać

ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać

dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Skoro dla miarodajnej oceny

okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy niezbędne było uzyskanie

wiadomości specjalnych, to postępowanie dowodowe z udziałem biegłego powinno

doprowadzić do stanowczego wyjaśnienia wszystkich tych kwestii. W tym celu sąd

powinien dopuścić także dowód z opinii innych biegłych, gdy zachodzi taka

potrzeba, a zatem wówczas, gdy złożona opinia zawiera sprzeczności, czy też nie

wyjaśnia istotnych okoliczności (por. wyroku Sądu Najwyższego: z dnia18 kwietnia

2013 r., III CSK 243/02; z dnia 16 stycznia 2014 r., IV CSK 219/13; z dnia

8 października 2015 r., I UK 447/14, niepublikowane). Zaniechanie podjęcia

czynności tego dotyczących stanowi o naruszeniu art. 286 w związku z art. 391 § 1

k.p.c. W rozpoznawanej sprawie czynności zmierzające do zasięgnięcia opinii

innego biegłego lub biegłych, powinny być podjęte przez Sąd Apelacyjny, ponieważ

opinia uzupełniająca nie dotyczyła wyrobów objętych pozwem, a mimo tego Sąd

zadecydował tym, że odnosi się także do nich. W tym wypadku nie miał znaczenia

dla inicjatywy dowodowej powódki, wynikający z art. 287 ust. 1 p.w.p., obowiązek

wykazania przez uprawnionego z patentu wszystkich przesłanek odpowiedzialności

osoby naruszającej jego prawo.

Przepis 6 k.c. rozstrzyga o ciężarze dowodu w znaczeniu

materialnoprawnym, wskazując kogo obciążają skutki niewypełnienia obowiązku

udowodnienia istnienia prawa. Do jego naruszenia dochodzi wtedy, gdy

sąd orzekający przypisuje obowiązek dowodowy innej stronie, niż ta, która

z określonego faktu wywodzi skutki prawne. Ze względu na materialnoprawny

charakter normy zawartej w tym przepisie, zarzut jej naruszenia nie może być

skutecznie podniesiony w podstawie kasacyjnej naruszenia przepisów

postępowania. To, czy określony podmiot wywiązał się ze swojego obowiązku

9

udowodnienia faktów należy do sfery przepisów prawa procesowego (por. wyroki

Sądu Najwyższego: z dnia 16 maja 2003 r., I CKN 389/01; z dnia 8 listopada

2005 r., I CK 178/05; z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 405/13, niepublikowane).

Nie mógł zatem odnieść zamierzonego skutku zarzut naruszenia zaskarżonym

wyrokiem art. 6 k.c., oparty na kwestionowaniu stanowiska Sądu Apelacyjnego

o niewywiązaniu się przez powódkę z obowiązku wykazania naruszenia patentu.

Pomimo stwierdzenia naruszenia przez Sąd Apelacyjny przepisów

procesowych w przedstawionym zakresie i niemożności oceny naruszenia

przepisów prawa materialnego, Sąd Najwyższy uznał za celowe wskazanie na

podstawowe zagadnienia dotyczące zasad przewidzianych dla dochodzenia

roszczeń wskazanych w art. 287 ust.1 p.w.p. Przedmiotem rozstrzygnięcia

o zgłoszonym powództwie powinno być ustalenie, czy stosowane przez pozwaną

rozwiązanie w procesie wytwarzania urządzeń oferowanych na przetargach

w dniach 20 sierpnia i 12 listopada 2007 r. naruszały patent na wynalazek powódki.

Należało zatem dokonać porównania patentu z dokumentacją stosowaną przez

pozwaną w odniesieniu do tych urządzeń. Nabycie przez pozwaną prawa do

stosowania projektu wzoru użytkowego wspólników spółki cywilnej „R.” miałoby

znaczenie jedynie w wypadku wykazania, że pozwana rzeczywiście wykorzystała tę

dokumentację i sposób wytwarzania tych urządzeń według jej założeń. W

odniesieniu do wynalazku powódki, porównanie powinno objąć zarówno

zastrzeżenia patentowe, jak i opis wynalazku dla pełnego zrozumienia zastrzeżeń

(art. 63 ust. 2 p.w.p.). Chodzi tu o istotne cechy założeń. W literaturze wyrażany

jest pogląd, że cechy istotne są podporządkowane jednemu, wspólnemu celowi

wytyczonemu wynalazkowi, a pominięcie którejkolwiek z nich powoduje,

że wytyczony cel nie będzie osiągnięty. Cecha istotności jest wyznaczana przez

rolę, jaką odgrywa w całości koncepcji wynalazku. Z tego względu istotność danej

cechy należy określać z punktu widzenia zamierzonego efektu technicznego,

a ocena musi być dokonana w sposób obiektywny, a więc w oderwaniu od punktu

widzenia tzw. specjalisty w danej dziedzinie. Z uwagi na nieprecyzyjność tego

kryterium, podkreśla się w doktrynie konieczność poparcia zastrzeżeń opisem

patentowym, co wynika z ogólnej zasady, że zakres wyłączności przyznanej

patentem powinien odpowiadać zakresowi przyczynienia się przez dany wynalazek

10

do rozwoju stanu techniki, realizowanego poprzez zawarcie w opisie patentowym

szczegółowych informacji dotyczących danego wynalazku. Opis może prowadzić

do wyjaśnienia pojęć zawartych w zastrzeżeniach, ponieważ wyznacza sposób

rozumienia chronionego rozwiązania, co wynika z autonomicznego rozumienia tego

dokumentu.

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny rygorystyczna wykładnia zakresu uprawnień

wynikających z patentu (art. 63 ust. 2 p.w.p.), której konsekwencją jest teza, że do

naruszenia tych praw (art. 237 ust. 1 p.w.p.) dochodzi jedynie wówczas,

gdy rozwiązania objęte patentem i stosowane przez inną osobę są całkowicie

tożsame, jest jedną z prezentowanych w literaturze. Nie rozważał natomiast ten

Sąd prezentowanego w doktrynie i orzecznictwie innych sądów porównania

określanego jako teoria ekwiwalentów lub doktryna środków równoważnych.

Zostało ono wypracowane na gruncie stosowania uregulowań Konwencji

o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim),

sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem

zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady

Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r.,

13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia

1998 r., wraz z Protokołami, stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. z 2004 r. Nr

79, poz.737). Przyczyną opracowania tej teorii było dążenie do zapobiegania

możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych

modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patentowych, przy czym

modyfikacje nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu,

wykraczają poza rozszerzony zakres patentu.

Porównanie to obejmuje określenie sposobu ustalania zakresu ochrony

patentowej danego rozwiązania w celu sprawdzenia czy rozwiązanie techniczne

innego podmiotu lub jego poszczególne cechy, mogą być uznane za równoważne

w stosunku do zastrzeżonych patentem. Jego istota polega na możliwości

rozszerzenia zakresu ochrony udzielonej wynalazkowi przez rozciągnięcie tej

ochrony również na te wszystkie rozwiązania, w których zastąpiono pewne

elementy innymi, spełniającymi te same funkcje i prowadzącymi do tego samego

rezultatu co rozwiązanie opatentowane. Równoważność środków technicznych

11

wyznacza się poprzez funkcję pełnioną przez nie w danym rozwiązaniu, cel,

jaki pozwalają osiągnąć w tym rozwiązaniu oraz przez rezultat, do którego

uzyskania się przyczyniają. Równoważne zatem będą te środki, które prowadzą do

uzyskania tego samego rozwiązania danego zagadnienia technicznego,

stanowiącego podstawę patentu.

Badanie porównawcze powinno się składać z następujących etapów:

- ustalenia przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń,

opisu oraz rysunków, z uwzględnieniem problemu technicznego leżącego

u podłoża danego wynalazku oraz istoty jego rozwiązania, a także rodzaju

chronionego wynalazku;

- ustalenia cech technicznych rozwiązania spornego, w tym problemu

technicznego leżącego u jego podłoża oraz istoty całego rozwiązania spornego;

- ustalenia, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają

pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie

najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania);

- porównania ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami

technicznymi rozwiązania spornego w celu weryfikacji, które cechy chronionego

rozwiązania zostały odzwierciedlone w spornym rozwiązaniu w postaci ich

oczywistych ekwiwalentów;

- ustalenia, w przypadku gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty)

powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego

chronionego patentem, czy cechy te mogły zostać wypracowane przez tzw.

specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu. Zastosowanie tego

porównania ma przewagę nad formalistycznym podejściem, które może nie

oddawać rzeczywistego zakresu zestawianych rozwiązań. Różnice pomiędzy

rozwiązaniami powinny dotyczyć istotnych cech koncepcji zmieniającej istniejący

stan techniki.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c.

orzekł jak w sentencji. W odniesieniu do kosztów postępowania kasacyjnego

12

zastosowanie znalazła zasada przewidziana w art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1

i art., 39821

k.p.c.

eb