II PK 294/09

Wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r.

II PK 294/09

1. Podstawową zasadą ustalania wynagrodzenia twórców projektu wyna-

lazczego na podstawie ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości

(jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) jest ich umowne kształto-

wanie. Dopiero w przypadku braku regulacji umownej wynagrodzenie ustalane

jest przy zastosowaniu kryterium słusznej proporcji.

2. Twórca ma prawo żądania podwyższenia ustalonego przez strony wy-

nagrodzenia na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczości, a nie na podstawie

odwołania się do "słusznej proporcji". Przepis ten spełnia funkcję ochronną dla

twórcy, która może być jednak uruchomiona tylko na jego wniosek i tylko wów-

czas, gdy wynagrodzenie twórcy było rażąco niskie (krzywdzące, niesprawie-

dliwe).

Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf

(sprawozdawca), Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia

2010 r. sprawy z powództwa Sławomira W. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobran-

żowemu Produkcyjno-Usługowemu I.S. Spółce z o.o. z siedzibą w K. o podwyższe-

nie wynagrodzenia i zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2009 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżone orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i przeka-

zał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postę-

powania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Sławomir W. dochodził od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Produkcyjno-

Usługowego I.S. Spółki z o.o. w K. (I.S. Sp. z o.o.) kwoty określonej ostatecznie na

85.152,81 zł z odsetkami z tytułu korzystania z projektu wynalazczego oraz 646.835

2

zł z tytułu podwyższenia wynagrodzenia za projekt wynalazczy. W uzasadnieniu po-

zwu Sławomir W. wskazał, że żądane kwoty stanowią jego wynagrodzenie jako wy-

nalazcy wyliczone w słusznej proporcji, tj. 25% korzyści uzyskanych przez pozwaną

w poszczególnych latach stosowania wynalazku. Przy ustalaniu wysokości docho-

dzonej kwoty powód uwzględnił, że jego udział w wynalazku wynosi 50%, bowiem

druga część należy się współtwórcy Piotrowi D. Pozwana Spółka wniosła o oddalenie

powództwa.

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2008 r. [...] Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że: 1.

Powód, zatrudniony na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju oraz Piotr D. zawarli

ze Spółką ustne porozumienie w przedmiocie opracowania wynalazku pod nazwą

„oryginalny zawór napełniający”, do którego prawa będą przysługiwać pozwanej, a

wynalazcy otrzymają stosowne wynagrodzenie, 2. Powód oraz Piotr D. dnia 16 lipca

1997 r. nawiązali z pozwanym w formie pisemnej umowę o przeniesienie prawa wła-

sności projektu wynalazczego, potwierdzając jednocześnie, że uprzednie czynności,

wykonanie opracowania, prototypu etc. zostały wykonane przy zgodnej współpracy

stron, 3. Prawo do zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz upraw-

nienie do uzyskania patentu na wynalazek w rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26,

poz.117 ze zm.) strony przyznały Spółce, 4. Strony ustaliły wynagrodzenie dla twór-

ców w wysokości 48.000 zł, płatne w 3 ratach; ostatnia rata opiewała na 1/3 kwoty i

miała być wypłacona po wyprodukowaniu 100.000 sztuk, 5. W marcu 1998 r. nastą-

piły pierwsze dostawy zaworów do klientów, 6. W 2000 r. rozwiązano umowy o pracę

z wynalazcami, 7. Decyzją z 12 marca 2004 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz

Spółki patentu na wynalazek, 8. W okresie od marca 1998 r. do lutego 2007 r. I.S.

spółki z o.o. uzyskała z produkcji zaworów i ich sprzedaży kwotę 851.528,25 zł ko-

rzyści, 9. Umowa określała całość wynagrodzenia twórców do czasu wyprodukowa-

nia 100.000 zaworów, 10. Umowa nie zawierała postanowienia o rezygnacji twórców

z wynagrodzenia za produkcję zaworów ponad 100.000 sztuk, co powodowało, że

owo ustalenie wynagrodzenia - w braku decyzji Spółki - powinno być dokonane z

mocy art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez sąd w słusznej proporcji; za

słuszną proporcję sąd uznał 20% korzyści (efektu ekonomicznego) dla obu twórców,

a zatem dla powoda 10% łącznej kwoty uzyskanych korzyści (10% z kwoty

851.528,25 zł), 11. Umowa nie przenosiła wszystkich praw na pozwaną, 12. Odno-

sząc się do żądania powoda zasądzenia kwoty 646.835 zł tytułem podwyższenia

3

wynagrodzenia za projekt wynalazczy, Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku,

iż umowa nie określała kwoty wynagrodzenia za projekt wynalazczy ponad 100.000

zaworów brakowało przeto kwoty, którą należałoby podwyższyć; w tym zakresie po-

wództwo zostało oddalone.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy uznał, że powództwo Sławomira

W. jest w części, tj. do kwoty 851.528,25 zł uzasadnione i wskazał, że w dniu zawar-

cia przez strony umowy „o przeniesieniu prawa własności projektu wynalazczego"

obowiązywała ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości, zwana dalej

ustawą o wynalazczości), której przepisy należało stosować do zawartego przez

strony kontraktu.

Apelację od powyższego wyroku złożyła pozwana, zaskarżając go zasadniczo

w części zasądzającej świadczenie.

Kwestionowanemu orzeczeniu apelująca zarzuciła: 1) błędną ocenę zgroma-

dzonego w sprawie materiału; 2) naruszenie prawa materialnego (art. 100 i 98a

ustawy o wynalazczości), przez przyjęcie, że art. 100 ustawy o wynalazczości nie ma

(w zakresie sposobu podwyższania zapłaty) w niniejszej sprawie zastosowania oraz

błędne i nieuzasadnione określenie konkretnej wysokości słusznej proporcji, w jakiej

należy mierzyć korzyści przedsiębiorcy oraz ewentualne wynagrodzenie twórcy, a

także poprzez nieuwzględnienie w wyliczeniu korzyści osiągniętych przez przedsię-

biorstwo obciążeń administracyjno-prawnych (podatku VAT i podatku dochodowego).

Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa i

zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego za obie instancje, ewentualnie o

uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

przez Sąd pierwszej instancji.

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. [...] oddalił

apelację, podzielając ustalenia faktyczne i wywody prawne Sądu Okręgowego w

Warszawie. Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, że dochodzone w

niniejszej sprawie roszczenie znajduje podstawę prawną w nieobowiązujących już

przepisach ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, z uwagi na treść

art. 315 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

(jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Dodatkowo Sąd Apelacyjny wskazał, że: 1. Przedmiotem umowy z dnia 16

lipca 1997 r. było przyjęcie przez pozwaną prawa do wykorzystania wynalazku w

4

działalności gospodarczej, a nie zapłata za przeniesienie praw do wynalazku, gdyż

wówczas strony użyłyby takiego pojęcia; wobec operowania przez strony umowy w

jej tekście terminem „wynagrodzenie” Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął za Są-

dem pierwszej instancji, iż twórcy otrzymali wynagrodzenie zryczałtowane tylko za

korzystanie przez pozwanego z wynalazku, w określonej w umowie kwocie, płatnej w

ratach uzależnionych od rozmiaru produkcji, które nie dotyczy korzyści uzyskanych

przez pozwaną ponad 100.000 zaworów, 2. W umowie brakuje zrzeczenia się przez

twórców wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez pozwanego w zakresie

dalszej produkcji; w takiej sytuacji dla oceny prawa twórców do wynagrodzenia z ty-

tułu dalszego wykorzystania przez pozwaną wynalazku, zastosowanie znajdują

przepisy ustawy o wynalazczości, tj. art. 98a, który stanowi, że wynagrodzenie

twórcy pozostawać powinno w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez

przedsiębiorcę, 3. Słuszną proporcją stosunku wynagrodzenia do korzyści ad casum

jest dla powoda 10% korzyści pozwanego z wynalazku, 4. Ustawodawca pozostawił

sądowi rozstrzygającemu spór ocenę wysokości wynagrodzenia twórcy pozostają-

cego w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę, po rozważe-

niu wszystkich okoliczności sprawy; ad casum istotne jest że zawór napełniający jest

stale od 1998 r. produkowany przez pozwaną i przynosi jej wymierne korzyści, 5. W

sprawie nie doszło do naruszenia art. 100 ustawy o wynalazczości, tj. przepisu regu-

lującego podstawy podwyższenia wynagrodzenia twórcy; umowa bowiem nie nor-

mowała wynagrodzenia poza produkcję 100.000 egzemplarzy; nie może być przeto

mowy o podwyższeniu wynagrodzenia, a jedynie o jego zasądzeniu za okres, w któ-

rym nie zostało uzgodnione między stronami, ani też wypłacone, 6. Podstawą ustale-

nia wynagrodzenia jest w niniejszej sprawie przepis art. 98a ustawy o wynalazczości

z zastosowaniem przesłanek w nim wymienionych, a nie przepis art. 100 tej ustawy

odnoszący się do podwyższenia wynagrodzenia.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31

marca 2009 r. złożyła strona pozwana, zarzucając wyrokowi naruszenie art. 98a i

100 ustawy o wynalazczości z 1972 r. Naruszenie tych norm polegało zdaniem skar-

żącego na ocenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, iż umowa o projekt wynalazczy

nie określała wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku po wytworzeniu 100.000

zaworów, co wymagało rozstrzygnięcia na podstawie art. 98a ust. 1 i 2, a w tym

ustalenia wynagrodzenia w słusznej proporcji do zysku. Zdaniem skarżącego sprawa

zaś powinna lub mogła być rozstrzygnięta na podstawie art. 100 ustawy, który to

5

przyznaje twórcy prawo do wystąpienia z roszczeniem odpowiedniego podwyższenia

zapłaty lub wynagrodzenia, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osią-

ganych przez przedsiębiorcę.

Mimo, a nawet wbrew, dokonywanej przez skarżącego subsumcji art. 100

ustawy z 1972 r., kwestionuje on także zastosowaną przez Sąd Apelacyjny zasadę

ustalenia wynagrodzenia w „słusznej proporcji”, o czym mowa art. 98a ust. 2 ustawy.

Tym samym skarżący osłabia argument o konieczności rozstrzygania sprawy tylko

na podstawie art. 100 ustawy o wynalazczości z 1972 r. Albo twórca ma prawo do

ustalenia przez przedsiębiorcę wynagrodzenia w „słusznej proporcji”, albo może żą-

dać podwyższenia ustalonego przez strony wynagrodzenia na zasadzie art. 100

ustawy o wynalazczości. Tertium non datur.

Ponadto pozwany w skardze kasacyjnej neguje sposób ustalenia korzyści

osiągniętych przez przedsiębiorstwo przez nieuwzględnienie ciężarów tego przedsię-

biorstwa wynikających z danin publicznych i kosztów administracyjnych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Trafnie Sąd Apelacyjny w

Warszawie uznał w motywach kwestionowanego wyroku, że w sprawie ma zastoso-

wanie ustawa z 1972 r., jednak w brzmieniu nadanym tej ustawie ustawą o zmianie

ustawy o wynalazczości z 30 października 1992 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 14). Trafnie

także przyjął, że w sprawie mamy do czynienia z pracowniczym projektem wynalaz-

czym, a udział każdego z dwóch twórców w prawie majątkowym do wynalazku wy-

nosi połowę.

Wadliwie natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie ocenił znaczenie umowy z

16 lipca 1997 r., która łączyła twórców z pozwanym. Niewątpliwie umowa określała

wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy, ograniczając owo wynagrodze-

nie do kwoty 48.000 zł. Postanowienia umowy zawartej z twórcami - pracownikami

nie zawierały dalszych rozstrzygnięć co do konieczności opłacania wynagrodzenia w

większym rozmiarze w przypadku dalszej produkcji zaworów. Z tego faktu Sąd Ape-

lacyjny wysnuł twierdzenie, iż zagadnienie wynagrodzenia za projekt nie zostało w

pełni między stronami uregulowane i trzeba w tym zakresie stosować art. 98a ustawy

z 1972 r.

6

Negując pogląd przyjęty przez Sąd Apelacyjny, wypada na wstępie wskazać,

że prawo do wynagrodzenia jest jednym z dwóch praw majątkowych przysługujących

twórcy projektu wynalazczego. Prawo to zarówno dawniej, jak i de lege lata, jest

uważane za ważny stymulator postępu technicznego. Stosowne (godziwe) wynagro-

dzenie dla twórcy projektu wynalazczego sprzyja rozwojowi nie tylko przedsiębiorstw,

ale także kraju. Do sprawy ma zastosowanie ustawa o wynalazczości z 1972 r., w

brzmieniu nadanym tej ustawie w kwietniu 1993 r. (nowelizacja ustawą z dnia 30

października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Paten-

towym Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, która weszła w życie

16 kwietnia 1993 r ). Nowelizacja ustawy w 1993 r. miała istotne znaczenie właśnie w

sferze wynagrodzenia. Ustawodawca nadał przepisom o wynagrodzeniu charakter

iuris dispositivi; znacznie ograniczył liczbę przepisów normujących wynagrodzenie;

zniósł obowiązek określania wysokości należnego wynagrodzenia twórcy na podsta-

wie tabel; zniósł limity i ograniczenia, którymi było obwarowane wynagrodzenie

twórcy do 1993 r.

Zgodnie z art. 98a ustawy o wynalazczości z 1972 r. w brzmieniu z 1993 r.

twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku

przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do patentu zgodnie

z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku

na podstawie art. 20 ust. 3, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa nie sta-

nowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści

uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę. Z przepisu tego wynika, iż pod-

stawową zasadą ustalania wynagradzania twórców projektu wynalazczego jest ich

umowne kształtowanie.

Dopiero w przypadku braku umowy ustawodawca nakazuje ustalać wynagro-

dzenie przy zastosowaniu kryterium słusznej proporcji. Uzgodnienie przez twórcę z

przedsiębiorcą wysokości wynagrodzenia czyniło - zdaniem Sądu Najwyższego

orzekającego w niniejszej sprawie - pod rządami ustawy z 1972 r. - bezprzedmiotową

kwestię, czy jego wysokość pozostaje w „słusznej proporcji” do korzyści uzyskanych

przez przedsiębiorcę (aczkolwiek funkcjonowały także inne poglądy).

Zgodnie z art. 98a ustawy z 1972 r. (po nowelizacji w 1993 r.), dopiero, jeżeli

umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiębiorca. Ustalenie to ma

charakter jednostronnego oświadczenia woli przedsiębiorcy i jest dla niego wiążące

(A. Szewc: Wynagrodzenie twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalaz-

7

czym, Sopot 1999, s. 103). Owo wynagrodzenie ustalone jednostronnie powinno po-

zostawać w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku. Innymi słowy,

tylko wobec braku umowy zasady ustalają samodzielnie podmioty gospodarcze,

które uzyskały znaczną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia, komu, za co i w jakim

terminie płacić.

Znowelizowana ustawa o wynalazczości, ustawą, która weszła w życie w

kwietniu 1993 r., wyzwalała podmioty gospodarcze i twórców od potrzeby ścisłego

liczenia efektów i wynagradzania na podstawie zbiurokratyzowanego systemu wery-

fikacji (W. Kotarba, Z. Miklasiński, A. Pyrża: Komentarz do prawa wynalazczego,

Warszawa 1997, s. 95-96). Od 1993 r. ustawodawca zrezygnował z kazuistycznego

podejścia do wyliczania wynagrodzenia twórcy (W. Kotarba: Ochrona własności

przemysłowej w gospodarce polskiej, w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej

i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 125, przypis 190).

O tym zatem, w jaki sposób ma być liczona korzyść z zastosowania danego

wynalazku w konkretnej sytuacji, decydują przede wszystkim strony umowy, albo w

braku kontraktu - przedsiębiorca. Ustalając wynagrodzenie uwzględnia się przy tym

nie tylko rachunek ekonomiczny, lecz pozaekonomiczne warunki funkcjonowania

przedsiębiorcy na konkurencyjnym rynku gospodarczym. Ustawodawca godzi się

bowiem na daleko idące zróżnicowanie metod, technik i systemów obliczania efek-

tów wynalazczości. W zasadniczym zakresie decydują o tym strony.

W sprawie niniejszej strony ustaliły w umowie wynagrodzenie o charakterze

ryczałtowym, płatne w ratach. Nie znajduje żadnego uzasadnienia pogląd wyrażony

w motywach wyroku Sądu drugiej instancji, że wynagrodzenie było ustalone w umo-

wie tylko połowicznie. Z treści umowy nie wynika bowiem, by twórca miał otrzymać

dodatkowe wynagrodzenie za dalszą (w okresie późniejszym) produkcję zaworów i

by to wynagrodzenie miał ustalić sam przedsiębiorca.

Rozpoznając sprawę ponownie, Sąd może ewentualnie ocenić, czy umownie

ustalone wynagrodzenie nie powinno zostać podwyższone na podstawie art. 100

ustawy o wynalazczości w brzmieniu z 1993 r. Ten bowiem przepis, a nie art. 98a,

spełnia funkcję ochronną dla twórcy, który ma słabszą pozycję negocjacyjną wobec

przedsiębiorcy. Ochrona może być jednak uruchomiona tylko na wniosek twórcy i

tylko wówczas, gdy wynagrodzenie twórcy było rażąco niskie (krzywdzące, niespra-

wiedliwe). Kwestia ta wymaga oceny. Warto także wskazać, że powołany art. 100

8

ustawy nie jest jedynym przepisem prawa cywilnego umożliwiającym ochronę intere-

sów twórcy (patrz ewentualnie art. 357 k.c. i art. 3581

§ 3 k.c.)

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

========================================