I PRN 35/95

Wyrok z dnia 5 lipca 1995 r.

I PRN 35/95

Właściciel patentu w postępowaniu spornym przed kolegium orzekającym

Urzędu Patentowego może domagać się ustalenia, iż wskazana produkcja nie jest

objęta jego patentem (art. 19 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-

nalazczości - jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 417).

Przewodniczący SSN: Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Walerian Sanetra

(sprawozdawca), Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 1995 r. sprawy z wniosku Kopalni

Węgla Kamiennego "Z." w J.Z. z udziałem Jana T., Jerzego K., Wiesława P. i

Bolesława L. o ustalenie, że produkcja węgla kamiennego nie jest objęta patentem nr

143111 na wynalazek pt. "Wysięgnik górniczego transportu urobku", na skutek rewizji

nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich [...] od decyzji Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 2 grudnia 1992 r., [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 14 lipca 1992 r. Kopalnia Węgla Kamiennego "Z." w J.Z.,

wskazując jako uczestników postępowania Jana T., Jerzego K., Wiesława P. i

Bolesława L. - współtwórców opatentowanego wynalazku pt. "Wysięgnik górniczego

transportu urobku" (opis patentowy nr 143111) wystąpiła do Urzędu Patentowego o

ustalenie, że produkcja węgla kamiennego nie jest objęta patentem nr 143111 udzie-

lonym na ten wynalazek. Jeden ze współtwórców przedmiotowego wynalazku - Jan T. -

wniósł o oddalenie wniosku Kopalni "Z." ze względów formalnych i merytorycznych,

wskazując równocześnie, iż przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach zawisł spór o

ustalenie wynagrodzenia za 5 lat stosowania tego wynalazku, wyższego od ustalonego i

wypłaconego przez Kopalnię wynagrodzenia dla jego twórców [...]. Postępowanie to

zostało zawieszone na wniosek Kopalni "Z.", która wystąpiła do Urzędu Patentowego ze

wskazanym wyżej wnioskiem chcąc zapobiec w ten sposób niekorzystnemu dla siebie

rozstrzygnięciu sprawy [....]. Jan T. wywodził także, że wniosek Kopalni merytorycznie

dotyczy jedynie częściowego zastosowania zakresu przedmiotowego ochrony patentu

nr 143111, a także że rozpoznanie sprawy należy do właściwości sądów, co wynika z

uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1977 r., PZP 1/77, definiującej

stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego, oraz z orzeczenia wydanego w

składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1987 r., III PRN 5/86,

który stanowi, że zbudowanie urządzenia zbliżonego do chronionego patentem, nie

zawierającego jednak w pełni rozwiązań objętych zastrzeżeniami patentowymi, nie jest

stosowaniem wynalazku i nie przysługuje jego twórcy z tego tytułu wynagrodzenie.

Decyzją z dnia 2 grudnia 1992 r. Urząd Patentowy ustalił, że produkcja węgla

kamiennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt.

"Wysięgnik górniczy transportu urobku". Od decyzji tej uczestnicy postępowania wnieśli

odwołanie. Postanowieniem z dnia 19 października 1993 r. Komisja Odwoławcza przy

Urzędzie Patentowym odrzuciła to odwołanie jako wniesione po terminie. Wniosek

uczestników o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Patentowego z dnia 2 grudnia

1992 r. Komisja Odwoławcza decyzją z dnia 13 grudnia 1994 r. odrzuciła, wskazując, że

uchylenie przedmiotowego prawomocnego orzeczenia mogłoby nastąpić jedynie w

drodze rewizji nadzwyczajnej, w której wykazanoby, że decyzja ta rażąco narusza

prawo, a mianowicie art. 19 ustawy o wynalazczości.

Decyzja Urzędu Patentowego z 2 grudnia 1992 r. została zaskarżona rewizją

nadzwyczajną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zarzucił rażące naruszenie

art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o

wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 417), a także naruszenie

interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle przepisu art. 19 ustawy o wynalazczości

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego jest właściwe do rozpoznawania spraw o

ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem. Jednakże z

wnioskiem o ustalenie przez Kolegium Orzekające, że wskazana produkcja nie jest

objęta określonym patentem, może wystąpić ten, kto zamierza rozpocząć lub rozpoczął

produkcję, nie przysługuje natomiast takie prawo właścicielowi patentu (decyzja

Kolegium Orzekającego z 17 września 1964 r., SP 716/64, WUP nr 6/1964, s. 334). Na

tej podstawie Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że ponieważ Kopalnia "Z." była

właścicielem patentu nr 143111 na wynalazek pracowniczy pt. "Wysięgnik górniczego

transportu urobku", przeto nie mogła wystąpić o ustalenie, że produkcja węgla

kamiennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111.

Rewidujący podniósł także, że pogląd powyższy znajduje oparcie w bieżącym

orzecznictwie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym. Decyzją z dnia 31 sier-

pnia 1993 r. wydaną na tle bliźniaczo podobnego stanu faktycznego jak w roz-

poznawanej sprawie Komisja Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania od decyzji

Urzędu Patentowego, wydanej w postępowaniu spornym z dnia 23 listopada 1992 r.,

Sp. 110/92 ustalającej, że transport ciężkich elementów do produkcji węgla w wyro-

biskach pochylonych na dole nie jest objęty patentem nr 148076 na wynalazek pt.

"Urządzenie do transportu ciężkich elementów na dole kopalni górnictwa węglowego",

uchyliła zaskarżoną decyzję i umorzyła postępowanie w sprawie. Zdaniem Komisji

Odwoławczej art. 19 ustawy o wynalazczości dotyczy bowiem sytuacji, gdy istnieje spór,

tj. jedna strona narusza prawa drugiej strony, a nie sytuacji, gdy uprawniony z patentu

występuje o ustalenie, że wskazana produkcja nie narusza jego własnych praw.

Upływ terminu z art. 421 § 2 k.p.c. - zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich -

nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej. Jego zdaniem zaskarżo-

na decyzja naruszając dobro osobiste (art. 24 k.c.) uczestników postępowania, narusza

również art. 3 Przepisów Konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77

Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r., a tym samym narusza również

interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty rewizji nadzwyczajnej nie uzasadniają jej wniosku o uchylenie decyzji

Urzędu Patentowego z 2 grudnia 1992 r., w której ustalił on, że produkcja węgla ka-

miennego surowego nie jest objęta patentem nr 143111 udzielonym na wynalazek pt.

"Wysięgnik górniczy transportu urobku". W myśl art. 19 ustawy o wynalazczości, ten kto

ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana

produkcja nie jest objęta określonym patentem. Językowa wykładnia tego przepisu

prowadzi do wniosku, że gdy idzie o zakres podmiotowy zawartego w nim upoważnienia

ograniczony jest on jedynie przez wymóg posiadania "interesu prawnego" w żądaniu

ustalenia określonego faktu przez Urząd Patentowy (Kolegium Orzekające). Oznacza

to, że z wnioskiem o ustalenie, iż wskazana produkcja nie jest objęta określonym

patentem, może wystąpić także właściciel patentu, jeżeli tylko ma on w tym interes

prawny. Nie ma przy tym powodów, by interes ten był w takim przypadku pojmowany w

jakiś szczególnie wąski sposób. Celem przepisu art. 19 ustawy o wynalazczości jest

bowiem między innymi stworzenie możliwości autorytatywnego wyjaśnienia wątpliwości

o charakterze faktycznym, a w konsekwencji także i prawnym i tym samym

zapobieganie zbędnym sporom. Znamienna jest przy tym różnica między regulacją art.

19 ustawy o wynalazczości a art. 189 k.p.c., który stanowi, że powód może żądać

ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w

tym interes prawny. Ten ostatni przepis zezwala jedynie na występowanie z

powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

podczas gdy na tle art. 19 ustawy o wynalazczości idzie w gruncie rzeczy o ustalenie

faktu, czy też prawnej kwalifikacji określonego faktu, przy czym niekoniecznie musi to

być fakt już "istniejący" (w przypadku gdy ustalenie dotyczy produkcji, którą podmiot

dopiero zamierza rozpocząć). Odpowiednio do tego przy wyjaśnianiu pojęcia "interesu

prawnego" na tle art. 19 ustawy o wynalazczości nie można się kierować wnioskami

wyprowadzanymi z analizy art. 189 k.p.c. w tym zakresie, w jakim zwężające

pojmowanie wymienionego w nim interesu prawnego jest następstwem powiązania go

bezpośrednio z przesłanką "istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". O

interesie prawnym strony co do żądania ustalenia, że wskazana produkcja nie jest

objęta określonym patentem, można i należy mówić już wtedy, gdy ma ono znaczenie

dla aktualnych, ale także i przyszłych (możliwych) stosunków prawnych i praw (sytuacji

prawnej) danego podmiotu. Potrzeba wyjaśnienia sytuacji prawnej właściciela patentu,

w związku z tym, że może obejmować on prowadzoną lub zamierzoną przez niego

produkcję, może wiązać się między innymi z przewidywaną przez niego możliwością

ubiegania się o nowy patent lub patenty (w związku z zamierzoną nową produkcją),

zamiarem przeniesienia patentu lub zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z

patentu, a także z potrzebą wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie przy obliczaniu

wynagrodzeń twórców pracowniczych projektów wynalazczych, w rachubę powinny być

brane efekty przynoszone przez określony rodzaj produkcji, co do którego właściciel

patentu może mieć wątpliwości w jakim stopniu objęty jest on danym patentem.

Oznacza to tym samym, że zarówno względy natury językowo-logicznej, jak i

wykładnia funkcjonalna nie usprawiedliwiają przekonania, iż właściciel patentu, tylko z

tej właśnie racji, że jest jego właścicielem, nie może żądać od Kolegium Orzekającego

ustalenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o wynalazczości. Nie wyklucza to jednak, iż

na tle konkretnego stanu faktycznego może być brak podstaw do uznania, iż zachodzi

wymagana w art. 19 ustawy o wynalazczości przesłanka istnienia "interesu prawnego"

w żądaniu ustalenia. Tego typu zarzut - na tle rozpoznawanego stanu faktycznego - nie

został jednakże podniesiony w rewizji nadzwyczajnej, jak również nie był on wysuwany

przez uczestników postępowania przed Kolegium Orzekającym oraz Komisją

Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym.

W rewizji nadzwyczajnej przytoczone zostało orzeczenie Kolegium Orzekającego

z 1964 r., uznające, iż właścicielowi patentu nie przysługuje prawo żądania ustalenia, że

wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem, jednakże bez podania

argumentacji prawnej na rzecz takiego poglądu, co wobec tego trudno uznać za mające

znaczenie uzasadnienie twierdzenia, iż zaskarżona decyzja Kolegium Orzekającego

rażąco narusza art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o wynalazczości. Trudno

też uznać za istotny argument na rzecz tezy o rażącym naruszeniu przez Kolegium

Orzekające wymienionych przepisów to, że na tle bliźniaczego stanu faktycznego

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym uchyliła zaskarżoną decyzję i

umorzyła postępowanie w sprawie. Wzgląd ten trudno honorować zwłaszcza dlatego,

że zdaniem Sądu Najwyższego przytoczone za uzasadnieniem jej decyzji twierdzenie, iż

"art. 19 ustawy o wynalazczości dotyczy sytuacji, gdy istnieje spór, tj. jedna strona

narusza prawa drugiej strony, a nie sytuacji, gdy uprawniony z patentu występuje o

ustalenie, że wskazana produkcja nie narusza jego własnych praw", nie jest słuszne.

Twierdzeniu temu przeczy to, iż w przepisie art. 114 ust. 1 ustawy o wynalazczości

wyraźnie przewiduje się przypadki, w których postępowanie toczy się przy udziale jednej

strony, jak np. w sprawach o wygaśnięcie patentu (por. System prawa własności

intelektualnej, Tom III, Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990 s. 412-419). Możliwość

wystąpienia z żądaniem ustalenia, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem

przez jego właściciela, jest jednym z kolejnych wyjątków od zasady, iż postępowane

sporne przed Kolegium Orzekającym toczy się w sytuacji, gdy istnieje spór między

stronami. W każdym razie, bezpośrednio z samego art. 114 ust. 1 ustawy o

wynalazczości wynika, że w pewnych wypadkach możliwe jest "postępowanie sporne" w

sytuacji braku sporu między stronami, a skoro tak, to już ten wzgląd wskazuje na

błędność tezy przytoczonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ślad za uzasad-

nieniem decyzji Komisji Odwoławczej z 31 sierpnia 1993 r.

Dla oceny legitymacji czynnej właściciela patentu wystąpienia z żądaniem us-

talenia, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem, bez znaczenia jest to, że

między Kopalnią "Z." a uczestnikami postępowania, jako twórcami wynalazku toczy się

spór o wynagrodzenie za wynalazek pracowniczy w tym znaczeniu, iż fakt ten nie

uzasadnia twierdzenia, że właściciel patentu nie ma interesu prawnego w żądaniu us-

talenia określonej sytuacji (wraz z jej kwalifikacją prawną) przed Urzędem Patentowym.

Można nawet stwierdzić, że jest wręcz przeciwnie. Należy podzielić tu stanowisko

wyrażone swego czasu przez Kolegium Orzekające (orzeczenie z 27 października 1966

r., SP 153/66, WUP nr 4/1967, s. 299), że przepis art. 19 ustawy o wynalazczości może

być wykorzystany przez jednostkę gospodarczą, która zamierza ustalić, czy ma

obowiązek płacenia wynagrodzenia twórcy pracowniczego wynalazku należącego do

innej jednostki gospodarczej. Leży to w jej interesie prawnym. Podobny jednak interes

prawny ma również właściciel patentu i to nie tylko - a nawet nie przede wszystkim -

wtedy, gdy spór o wynagrodzenie trafił już na drogę postępowania sądowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca decyzji Kolegium Orzekającego z 2 grud-

nia 1992 r. rażące naruszenie art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o

wynalazczości nie z tego powodu, iż Kolegium to błędnie ustaliło, że wskazana pro-

dukcja nie jest objęta patentem nr 143111, lecz z tej racji, iż doszło do jej wydania z

naruszeniem reguł natury proceduralnej, a ściśle biorąc, poza granicami właściwości

tego organu. Na tej podstawie można by sądzić, że Rzecznik Paw Obywatelskich nie

kwestionuje merytorycznej trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia, co ma pewne zna-

czenie z punktu widzenia drugiego generalnego zarzutu sformułowanego w rewizji

nadzwyczajnej, a mianowicie, iż decyzja Kolegium narusza także interes Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Zasadnicze jednakże znaczenie w sprawie ma to, że w rewizji tej nie

wykazano naruszenia przepisu art. 19 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o

wynalazczości, gdyż z uwagi - jak należy sądzić - na błędną wykładnię tych przepisów

przyjęto w niej założenie, iż właściciel patentu nie może domagać się ustalenia, że

wskazana przez niego produkcja nie jest nim objęta.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy, na podstawie art. 421 § 1 k.p.c., orzekł

jak w sentencji.

========================================