III RN 50/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r.

III RN 50/96

Powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP,

utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego o umorzeniu prawa z

rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygnięcia niż przy-

jętej w zaskarżonej decyzji, nie stanowi rażącego naruszenia prawa.

Przewodniczący SSN: Adam Józefowicz, Sędziowie: SN Andrzej Wróbel

(sprawozdawca), NSA Jerzy Sulimierski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 1996 r. odwołania Zbigniewa

Ś. od decyzji Urzędu Patentowego RP w W. o unieważnienie prawa z rejestracji znaku

towarowego słownego "WAWELSKIE", udzielonego pod numerem 82997, na skutek

rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP [...] od decyzji Komisji

Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną

U z a s a d n i e n i e

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki wniósł do Urzędu

Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego o unieważnienie prawa

z rejestracji znaku towarowego słownego AWawelskie@, zarejestrowanego pod [...] z

datą 8 lipca 1992 r. na rzecz Zbigniewa Ś., dla oznaczania towarów w klasach 16, 35,

41 i 42, tj. książek, czasopism, druków, albumów, kalendarzy, plakatów, pocztówek,

usług reklamowych z działalności wydawniczej. Jako podstawę unieważnienia znaku

AWawelskie@ wnioskodawca powołał przepisy art. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31

stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17). Zarejestrowanie bowiem

znaku towarowego AWawelskie@ dla towarów w klasie 32, tj. książki, czasopisma,

druki, albumy, broszury i inne wydawnictwa, na rzecz osoby fizycznej, podczas gdy

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki prowadzi identyczną

działalność wydawniczą, wprowadza odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i

narusza interes Zamku Królewskiego, który nie może zgodzić się na przypisywanie mu

przez klientów wydawania książek faktycznie wydawanych przez inne przedsiębiorstwo.

Pozwany Zbigniew Ś. wniósł o oddalenie wniosku. W jego ocenie wniosek jest

bezzasadny, bowiem wnioskodawca dla oznaczania swoich towarów nie używa nazwy

AWawelskie@ oraz nie zgłosił wcześniej takiego znaku do rejestracji. Nazwa

AWawelskie@ nie wskazuje na pochodzenie towarów od Zamku Królewskiego na Wa-

welu. Stopka książek i czasopism wyraźnie wskazuje adres pozwanego, co umożliwia

odbiorcom rozróżnienie towarów pochodzących od Zamku Królewskiego na Wawelu od

pochodzących od odrębnego przedsiębiorstwa.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 września 1995 r. [...] unieważnił prawo z

rejestracji znaku towarowego słownego AWawelskie@, udzielone [...] na rzecz

Zbigniewa Ś. Jako podstawę prawną decyzji Urząd powołał przepisy art. 8 pkt 2 i art. 9

ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o znakach towarowych. W ocenie

Urzędu Patentowego RP znak AWawelskie@ jest bezsprzecznie powszechnie koja-

rzony z Zamkiem Królewskim na Wawelu, który będąc narodową instytucją kultury

prowadzi działalność polegającą w szczególności na publikowaniu wyników badań

naukowych w zakresie dóbr kultury, związanych z Wawelem pochodzeniem lub cha-

rakterem, na prowadzeniu badań nad dziejami Wawelu, wydawaniu katalogów, prze-

wodników i innych publikacji dotyczących historii Zamku. Jakkolwiek dla oznaczania

tych wydawnictw Zamek Królewski na Wawelu nie używa oznaczenia AWawelskie@,

dla większości osób publikacje te kojarzone są zawsze z Zamkiem Królewskim na

Wawelu. Ze względu na taki przedmiot działalności Zamku Królewskiego na Wawelu,

używanie przez prowadzone przez Zbigniewa Ś. przedsiębiorstwo znaku słownego

AWawelskie@ dla towarów i usług, zwłaszcza dla oznaczania książek, druków informa-

cyjnych, promocyjnych, reklamowych i innych wydawnictw, może wprowadzić odbior-

ców w błąd co do pochodzenia tych towarów i usług oraz co do tożsamości przedsię-

biorstwa, sugerując, iż są to wydawnictwa Zamku królewskiego na Wawelu. Zasadny

jest zatem zarzut naruszenia interesu Zamku, który nie godzi się na przypisywanie mu

przez klientów książek publikowanych w innych wydawnictwach. Zdaniem Urzędu

Patentowego RP, w niniejszej sprawie doszło do naruszenia praw osobistych Zamku

Królewskiego na Wawelu, ponieważ używany przez Zbigniewa Ś. znak AWawelskie@

jest w istocie znakiem mylącym w tym sensie, że zawiera dane niezgodne z prawdą.

Wydawnictwo Zbigniewa Ś. nie ma bowiem nic wspólnego z Wawelem w sensie orga-

nizacyjnym, prawnym i geograficznym.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpatrzeniu odwołania

Zbigniewa Ś. od powyższej decyzji, decyzją z dnia 30 kwietnia 1996 r. [...] utrzymała w

mocy zaskarżoną decyzję. Komisja podzielając treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji

przyjęła, że uzasadnienie powszechnej znajomości oznaczenia AWawelskie@ i

kojarzenie tego oznaczenia z Zamkiem Królewskim na Wawelu wynika nie tylko z

powszechnej znajomości i rangi tej instytucji, ale również ze znaczenia tego słowa. Z

tego względu należało uzasadnić brak zdolności rejestrowej znaku nie przepisem art. 9

ust. 1 pkt 2, lecz przepisem art. 7 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP zaskarżył powyższą decyzję Komisji Odwoław-

czej przy Urzędzie Patentowym RP rewizją nadzwyczajną, w której zarzucając tej

decyzji rażące naruszenie przepisów art. 8 pkt 2 i art. 7 ustawy o znakach towarowych

przez błędną wykładnię tych przepisów, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz

poprzedzającej ją decyzji Urzędu Patentowego RP i przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania Urzędowi Patentowemu RP. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną

powyższe decyzje naruszają prawo, bowiem zmiana kwalifikacji prawnej prowadząca

do unieważnienia znaku towarowego, dokonana w uzasadnieniu decyzji Komisji

Odwoławczej, uniemożliwiła stronie ustosunkowanie się do takiej kwalifikacji prawnej i

przedstawienia swoich racji co do nowej istoty takich zarzutów. Dla sprawy nie jest bez

znaczenia, czy rejestracja znaku towarowego nie jest dopuszczalna ze względu na

treść przepisów art. 8 i art. 9 ustawy o znakach towarowych, na co wskazuje

uzasadnienie decyzji organu pierwszej instancji, czy też znak nie jest znakiem

towarowym w rozumieniu art. 4 i art. 7 tej ustawy jako nie posiadający dostatecznych

znamion odróżniających, o czym mowa w uzasadnieniu decyzji Komisji Odwoławczej.

Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną wykładnia art. 7 ustawy dokonana przez

Komisję Odwoławczą nie jest trafna i Apozostaje w sprzeczności z samym

uzasadnieniem decyzji.@ Ponadto organy orzekające w sprawie nie ustaliły prawidłowo

stanu faktycznego sprawy mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia spornych

kwestii, skoro biorąc za podstawę identyczne ustalenia stanu faktycznego dokonały

różnej kwalifikacji przesłanek do unieważnienia znaku towarowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) znakiem towarowym może być znak nadający

się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub

usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis jest wyrazem

uwzględnienia przez ustawodawcę funkcji znaku towarowego jako właściwego

gospodarce instrumentu komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów

lub usług. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z

konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że

wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła,

podporządkowanego jednolitej kontroli przedsiębiorcy uprawnionego do używania

znaku towarowego.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy wynika, że wskazaną funkcję wyróżniania

towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który

ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Z kolei

przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że powyższą zdolnością odróżniania (dosta-

tecznymi znamionami odróżniającymi) znak towarowy powinien legitymować się w

zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżniania

w rozumieniu cytowanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do

przekazywania informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa.

Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną wynikającą już ze struktury ozna-

czenia względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako

znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność

odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności staje się w wyniku

używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa nie zawiera

przepisu, który expressis verbis przewiduje możliwość uzyskania przez oznaczenie

wtórnej zdolności odróżniania, to jednak prawo o znakach towarowych dopuszcza

niewątpliwie rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką zdolność w drodze

używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Przemawia za tym przepis art.

7 ust. 1 ustawy, który odsyła do zwykłych warunków obrotu gospodarczego. Z tego

odesłania wynika, że dla omawianej kwestii bez znaczenia jest rodzaj zdolności

odróżniania, bowiem przepis ten dotyczy każdej zdolności odróżniania znaku

towarowego. Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisji Odwoławczej przy

Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i poglądami doktryny przepis art. 6

quinquies C ust. 1 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z

1975 r., Nr 9, poz. 51; załącznik), zgodnie z którym przy ocenie, czy znak może być

chroniony, należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne, a zwłaszcza okres

używania znaku towarowego, stosuje się do wszystkich znaków towarowych.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy przewiduje, że nie ma dostatecznych znamion

odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje je-

dynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie,

czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji, przydatności towaru, bądź inne

podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie

towaru. Wymienione oznaczenia mogą jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe,

jeżeli nie będą stanowić jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego

właściwościach. W ocenie Sądu Najwyższego przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy

wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć

zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy

oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes

uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do

wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki

interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa

produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich

oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu

wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmia-

ny pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji

właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być

rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospo-

darczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja

prowadzałaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych

przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione

ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wyraz AWawelskie@ użyty dla

oznaczania książek i wydawnictw informuje przeciętnego odbiorcę tych towarów o ich

tematyce, natomiast nie zawiera informacji o pochodzeniu tak oznaczonych książek i

innych publikacji z jednego i tego samego źródła w znaczeniu przyjętym przez przepisy

ustawy o znakach towarowych. W ocenie Sądu Najwyższego znak AWawelskie@ nie

posiada dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 tej

ustawy. Użycie słowa AWawelskie@ w charakterze znaku towarowego dla oznaczania

książek, pomimo długotrwałego używania, nadal wywołuje u przeciętnego odbiorcy

skojarzenia z problematyką wawelską, a zatem może on przypuszczać, że książki

oznaczone tym znakiem są poświęcone tej właśnie problematyce. Oznacza to, że nie

uległa zmianie treść informacji przekazywanej przez wyraz "Wawelskie". Należy zatem

przyjąć, że powyższe oznaczenie nie nabyło wtórnej zdolności odróżniania w znaczeniu

przyjętym we wstępnej części niniejszego uzasadnienia. Niezależnie od tego należy

stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego

AWawelskie@ mogłoby istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w

zakresie przekazywania w tej formie informacji o swoich publikacjach. W rezultacie

należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP

o braku zdolności odróżniania znaku towarowego "Wawelskie".

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie zezwala na rejestrację oznaczeń wskazujących

na geograficzne pochodzenie towaru, bowiem oznaczenia takie nie pozwalają odróżnić

towaru na podstawie jego pochodzenia z konkretnego przedsiębiorstwa. Należy przyjąć,

że tylko wyjątkowo oznaczenia geograficzne mogą być zarejestrowane jako znak

towarowy. W ocenie Sądu Najwyższego może to mieć miejsce wówczas, gdy znak jest

w obiektywnym geograficznym sensie oznaczeniem pochodzenia, lecz fakt ten nie jest

szerzej znany, a u przeciętnego odbiorcy nie pojawia się przeświadczenie, że dany

produkt pochodzi z określonego regionu geograficznego, ponadto gdy zgłaszający znak

towarowy jest właścicielem całego obszaru, z którego pochodzi dany produkt.

Rejestracja oznaczeń geograficznych jest dopuszczalna zatem tylko w tych

przypadkach, w których dany znak charakteryzuje zdolność odróżniania towarów

określonego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Należy stwierdzić, że wyraz " Wawelskie" użyty jako znak towarowy przekazuje

informacje o pochodzeniu towaru z określonego miejsca geograficznego, a więc

informację właściwą geograficznym oznaczeniom pochodzenia. Powyższy znak nie

informuje natomiast o pochodzeniu towaru od przedsiębiorstwa uprawnionego z

rejestracji znaku towarowego.

Należy stwierdzić, że podmiotowi ubiegającemu się o unieważnienie prawa z

rejestracji znaku towarowego słownego "Wawelskie" przysługuje prawo do nazwy

"Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki". Prawo do wymienionej wyżej

nazwy podlega ochronie przed bezprawnym użyciem w obrocie gospodarczym i

pozagospodarczym na podstawie art. 23 w związku z art. 24 KC, natomiast w obrocie

gospodarczym na podstawie art. 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). W granicach prawa do nazwy

uprawniony może zakazać użycia przez inną osobę takiego samego lub podobnego

oznaczenia, jeżeli to użycie godzi w jego obiektywnie istniejące interesy. W związku z

tym należy przyjąć, że rejestracja znaku towarowego "Wawelskie" narusza prawo do

nazwy "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki", bowiem używanie

tego znaku towarowego przez uprawnionego z rejestracji wywołuje niebezpieczeństwo

wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Przeciętny nabywca

może zasadnie przypuszczać, że książki oznaczone znakiem towarowym "Wawelskie"

są wydawane przez Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

(niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd rozumiane wąsko) lub też że między

Zamkiem Królewskim na Wawelu a Wydawnictwem pana Zbigniewa Ś. istnieją stosunki

prawne, organizacyjne i gospodarcze, które mają znaczenie dla wydawania książek i

innych publikacji oznaczanych takim znakiem (niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd

rozumiane szeroko). W rezultacie należy przyjąć, że rejestracja znaku towarowego

"Wawelskie" narusza prawo do nazwy "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe

Zbiory Sztuki" w rozumieniu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, a zatem prawo z

rejestracji znaku towarowego "Wawelskie" podlega unieważnieniu na podstawie art. 29

w związku z art. 8 pkt 2 tej ustawy.

Urząd Patentowy rozstrzygający sprawę w trybie spornym jako podstawę unie-

ważnienia znaku towarowego "Wawelskie" powołał przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o

znakach towarowych, który dotyczy znaków towarowych powszechnie znanych.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP zajęła odmienne, w ocenie Sądu

Najwyższego, trafne stanowisko, że w stanie faktycznym sprawy rejestracji znaku

towarowego "Wawelskie" nie może być przeciwstawiony znak towarowy powszechnie

znany z elementem słownym "Wawelskie". Ścisłe rzecz ujmując, określenie "na

Wawelu", zawarte w nazwie "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki",

jest szeroko znane w Polsce, co ma znaczenie dla zakresu ochrony tej nazwy. Wyrazy

"Wawel" i "Wawelskie" mogłyby uzyskać status znaku towarowego powszechnie

znanego, gdyby były używane w charakterze znaku towarowego i spełniały przesłanki

określone w art. 24 ustawy o znakach towarowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej zarzucił,

że zmiana kwalifikacji prawnej podstawy unieważnienia znaku towarowego "Wawelskie"

przez Komisję Odwoławczą uniemożliwiła stronie ustosunkowanie się do nowej

kwalifikacji prawnej i przedstawienia swoich racji co do nowej istoty zarzutów.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie wskazał jednak przepisu prawa ani nie przedstawił

argumentów wskazujących na rażące naruszenie prawa zaskarżonym orzeczeniem

Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP, co utrudnia ocenę

sformułowanego w rewizji nadzwyczajnej zarzutu. Należy w związku z tym stwierdzić,

że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest rażące, a zatem kwalifikowane

naruszenie przepisu prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia,

aby za rażące naruszenie prawa uznać powołanie w decyzji Komisji Odwoławczej,

utrzymującej w mocy decyzję organu patentowego pierwszej instancji o unieważnieniu

prawa z rejestracji znaku towarowego, innej podstawy prawnej rozstrzygnięcia niż

wskazanej w zaskarżonej decyzji.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

========================================