I PKN 328/97

Wyrok z dnia 13 listopada 1997 r.

I PKN 328/97

Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pra-

cowniczego po wygaśnięciu patentu tymczasowego, w następstwie upływu

pięcioletniego okresu ochrony. Wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pra-

cowniczego przysługuje tylko od jednostki gospodarki uspołecznionej, nato-

miast nie należy się od innego podmiotu gospodarczego, kontynuującego in-

westycję rozpoczętą przez tę jednostkę, chyba że co innego wynika z umowy

zawartej między nimi.

Przewodniczący SSN: Walerian Sanetra (sprawozdawca), Sędziowie SN:

Kazimierz Jaśkowski, Barbara Wagner.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1997 r. sprawy z po-

wództwa Edmunda D., Alicji P., Marka W., Leonarda M. przeciwko "C." SA w S.

o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Kra-

kowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...]

1. u c h y l i ł zaskarżony wyrok i zmienił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Kiel-

cach z dnia 15 kwietnia 1996 r., [...] w ten sposób, że oddalił powództwo.

2. z a s ą d z i ł od powodów na rzecz strony pozwanej po 250 zł tytułem

zwrotu części kosztów procesu.

U z a s a d n i e n i e

Pozwany "C." Spółka Akcyjna w S. wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyj-

nego w Krakowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...], którym Sąd ten oddalił jego rewizję

od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 1996 r., sygn. akt I C

1095/93. W następstwie powództwa wniesionego przez współtwórców wynalazku

Edmunda D., Alicji P., Marka W. i Leonarda M. Sąd pierwszej instancji zasądził na

ich rzecz wynagrodzenie z tytułu stosowania ich wynalazku przez "C." SA w S.

Sąd Wojewódzki ustalił, iż wynalazek powodów (pracowników Biura Projektów

Przemysłu Mięsnego w W.) pt. "Wielofunkcyjna komora do oczyszczania ścieków"

2

zgłoszony został do Urzędu Patentowego 17 stycznia 1980 r. Urząd Patentowy

zgodnie ze zgłoszeniem wynalazku zarejestrował wydany na niego patent tymcza-

sowy [...] dnia 1 stycznia 1981 r. Patent na ten wynalazek wygasł z dniem 17 stycznia

1985 r., [...] (w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego mylnie podano, iż nastąpiło

to 1 stycznia 1985 r.). W sprawie jako niesporne uznano, że w 1975 r. rozpoczęto

budowę Zakładu Mięsnego, którą przerwano, a następnie podjęto w 1988 r.

Wynalazek stanowiący przedmiot sporu został przyjęty do realizacji. Dnia 25 marca

1991 r. do rejestru handlowego wpisano Spółkę z o.o. "C." w S. (później przekształ-

coną w spółkę akcyjną), której jednym ze wspólników jest Przedsiębiorstwo Przemy-

słu Mięsnego w K., a przedmiotem działania nowo powstałej Spółki było ukończenie

budowy zakładu mięsnego [...] Dokumentację na dokończenie budowy opracowało

inne biuro projektowe niż to, w którym powstał wynalazek i w którym byli zatrudnieni

powodowie. W sierpniu 1991 r. dokumentację tę zaktualizowano, dostosowując ją do

wymagań stawianych przez przedsiębiorstwo wodociągów (rezygnacja z obróbki

chemicznej). Opracowując dokumentację biuro projektowe posłużyło się patentem

numer [...], zaś strona pozwana zakończyła budowę oczyszczalni ścieków według tej

dokumentacji dnia 31 października 1992 r. Budując oczyszczalnię ścieków według

patentu strona pozwana uzyskała oszczędność w kosztach jej realizacji w kwocie

5.070.000.000 zł, a w ciągu 5-ciu lat efekt uzyskany z tytułu zmniejszenia się kosztów

eksploatacji oczyszczalni wyniósł 2.564.530.000 zł.

W ocenie Sądu Wojewódzkiego rozważenia wymagało, czy strona pozwana

stosuje rozwiązanie według wynalazku, na który dnia 1 stycznia 1981 r. wydano pa-

tent tymczasowy oraz czy wobec wygaśnięcia patentu po 5-ciu latach powodom

przysługiwało wynagrodzenie. Z materiału dowodowego sprawy, zdaniem Sądu, wy-

nika, iż patent nr 121439 był zastosowany [...]. Fakt ten przesądza opinia rzeczo-

znawcy Ministra Ochrony Środowiska W.P. [...] oraz opinia biegłego sądowego z za-

kresu wynalazczości W.F. [...]. Biegli ci stwierdzili, iż wybudowana komora wielofunk-

cyjna posiada identyczny układ zblokowany zbiorników jak ten, który przedstawiony

jest w zastrzeżeniach patentowych [...]. W komorze tej dokonano wprawdzie zmian,

ale nie dotyczą one jednak wynalazku. Zrezygnowanie zaś z obróbki chemicznej nie

miało wpływu na budowę komory wielofunkcyjnej ani na przepływ ścieków w układzie

zblokowanym zbiorników komory. W tej sytuacji, skoro strona pozwana zastosowała

wynalazek objęty patentem [...], to twórcom wynalazku należy się wynagrodzenie od

uzyskanych przez nią efektów, które łącznie wynoszą 7.634.530.000 zł [...].

3

Sąd drugiej instancji w całej rozciągłości podzielił ustalenia Sądu Wojewódz-

kiego. Stwierdził on w szczególności, że z akt sprawy i ustaleń Sądu Wojewódzkiego,

a zwłaszcza z opinii W.F. wynika, iż w procesie inwestycyjnym oczyszczalni ścieków

Zakładów Przemysłu Mięsnego "C." Spółka z o.o. został zastosowany patent [...] pt.

"Wielofunkcyjna komora do oczyszczania ścieków" ([...]). W sprawie niesporne po-

zostaje to, iż "założenia" patentu [...] nie w pełni znalazły zastosowanie w wybudo-

wanej oczyszczalni, a to z uwagi na ograniczony zakres podczyszczania ścieków (w

związku z eliminacją ich chemicznej obróbki), co jednak nie ma w sprawie znaczenia,

gdyż istota wynalazku została wykorzystana.

Istota patentu przedstawiona w opisie patentowym i zastrzeżeniu patentowym [...]

została wykorzystana w dokumentacji projektowej i zrealizowana w komorze wielo-

funkcyjnej oczyszczalni ścieków Zakładów Mięsnych "C." [...]. Skoro zaś również

niesporne jest, iż umową spółki z dnia 31 stycznia 1991 r. Spółka "C." przyjęła jako

aport rozpoczętą budowę oczyszczalni ścieków wraz z zakładem [...], zatem brak

podstaw do przyjęcia braku legitymacji biernej po stronie pozwanego, gdyż przejął on

budowę oczyszczalni i ją ukończył.

W kasacji postawiony został zarzut naruszenia prawa materialnego przez nie-

właściwe zastosowanie oraz błędną wykładnię art. 100 i 99 ust. 2 ustawy z dnia 19

października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177

ze zm.). W jej uzasadnieniu podniesiono w szczególności, że powstała dnia 31

stycznia 1991 r. spółka ("C.") nie była i nie jest jednostką gospodarki uspołecznionej i

wobec tego nie mogły do niej mieć zastosowania te przepisy ustawy o wynalazczo-

ści, które odnoszą się do jednostek gospodarki uspołecznionej. Zarzucano także, że

efekt z zastosowania wynalazku powodów mógł powstać jedynie u poprzedniego

inwestora, tj. w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w K., a nie w powstałej w

1991 r. Spółce "C." oraz że z uwagi na to, iż spółka ta "nabyła inwestycję pod nazwą

Zakłady Mięsne w S. w szesnastym roku jej realizacji i kończyła ją przez następne

dwa lata, wobec tego, ze względu na ogólne zasady prawa wynalazczego dotyczące

wynagradzania twórców wynalazków, nie mogła być zobowiązana do wypłacenia

powodom wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja zasługuje na uwzględnienie. W rozpoznawanej sprawie istnieją

4

zwłaszcza trzy zagadnienia natury prawnej, które wymagały wyjaśnienia. Pierwsze z

nich dotyczyło tego, czy przy budowie oczyszczalni ścieków zakładu mięsnego został

zastosowany wynalazek dokonany przez powodów, co zwłaszcza w początkowej

fazie procesu zdecydowanie było kwestionowane przez stronę pozwaną. W tym za-

kresie przeprowadzony został dowód z opinii biegłych, na podstawie których Sąd

pierwszej instancji, a za nim Sąd Apelacyjny dokonały - w ocenie Sądu Najwyższego

- prawidłowych ustaleń faktycznych oraz kwalifikacji prawnej stwierdzonych faktów,

polegającej na uznaniu, że wynalazek powodów został zastosowany w toku realizacji

budowy zakładów mięsnych, przy czym uzyskane efekty powstały zarówno w fazie

budowy tych zakładów (efekty oszczędnościowe), jak i w fazie ich eksploatacji (efekty

z eksploatacji inwestycji).

Drugie zagadnienie wiąże się z podnoszonym przez stronę pozwaną zarzu-

tem, że powodom nie służy prawo do wynagrodzenia z uwagi na okoliczność wyga-

śnięcia, po upływie pięciu lat, patentu tymczasowego (17 stycznia 1985 r.), udzielo-

nego na wynalazek powodów na rzecz Biura Projektów Przemysłu Mięsnego w W. W

tej kwestii Sąd pierwszej instancji przyjął, a Sąd Apelacyjny uznał, iż jest to stano-

wisko prawidłowe, że art. 100 ustawy o wynalazczości stanowi, iż wynagrodzenie za

pracowniczy wynalazek przysługuje także wówczas, gdy patent wygasł na skutek

zrzeczenia się go lub zalegania z opłatą, wobec tego "twórcy wynalazku nie utracili

prawa do wynagrodzenia". Zdaniem Sądu Najwyższego pogląd ten jest błędny.

Przepis art. 100 ustawy o wynalazczości przewiduje bowiem, że wynagrodzenie za

pracowniczy wynalazek przysługuje także wówczas, gdy patent wygasł na skutek

zrzeczenia się go lub zalegania z opłatą, a to oznacza, iż nie przysługuje ono w razie,

gdy doszło już do wygaśnięcia patentu z innych niż wymienione w nim powodów. Za

prawidłowy w tej kwestii należy uznać pogląd wyrażony przez Urząd Patentowy

(pismo UP z dnia 12 czerwca 1985 r., 2 RP 250-382/85, pismo UP z dnia 25 kwietnia

1987 r., 2 RP 0250(61) 87, [...]), jak również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2

grudnia 1986 r., III PR 380/86 (OSNCP 1988 z. 1 poz. 22). Urząd Patentowy słusznie

przyjmuje, że jedną z przesłanek warunkujących prawo do wynagrodzenia za wyna-

lazek pracowniczy jest trwanie ochrony patentowej, chyba że wygasła ona na skutek

okoliczności, o których mowa w art. 100 ustawy o wynalazczości, a więc w następs-

twie zrzeczenia się patentu lub zalegania z opłatą. Podobna myśl zawarta jest we

wspomnianym wyroku Sądu Najwyższego, w którym przyjął on, że twórcy wzoru

użytkowego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia po wygaśnięciu prawa ochron-

5

nego tegoż wzoru z upływem pierwszego 5-letniego okresu ochronnego i nieprzedłu-

żenia prawa ochronnego na okres dalszych 5 lat. Patent tymczasowy jest (był - do

wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalaz-

czości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1993 r. Nr

4, poz. 14) instytucją szczególną, co łączy się z dopuszczalnością jego udzielania

bez przeprowadzania przez Urząd Patentowy pełnego badania na tzw. czystość wy-

nalazku, w konsekwencji czego między innymi udzielana na jego mocy ochrona nie

przekracza pięciu lat. Stąd też zresztą pojawiły się swego czasu wątpliwości, czy

twórcy wynalazku chronionego patentem tymczasowym w ogóle przysługuje prawo

do wynagrodzenia za wynalazek (por. System prawa własności intelektualnej, Tom III

Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990, s. 676). Prawo do wynagrodzenia twórców

wynalazków pracowniczych pozostaje w ścisłym związku z prawem do patentu, które

z mocy art. 20 ustawy o wynalazczości przysługuje jednostce gospodarki uspołecz-

nionej oraz z uzyskiwaną przez nią na tej podstawie ochroną. Ponieważ twórca pra-

cowniczego projektu (poza wyjątkami) pozbawiony zostaje prawa do uzyskania pa-

tentu na swoją rzecz, to ustawodawca w zamian za to przyznaje mu w szczególny

sposób ukształtowane prawo do wynagrodzenia za stosowanie jego rozwiązania

przez jednostkę gospodarki uspołecznionej. Prawo to stanowi jednakże swoistą kon-

sekwencję korzystania przez jednostkę gospodarki uspołecznionej z patentu na wy-

nalazek i w związku z tym, co do zasady nie może ono pozostawać w oderwaniu od

tego, jak długo trwa (może trwać) ta ochrona, a w szczególności - poza wyjątkowymi

wypadkami - nie może nie zależeć od tego, iż ochrona patentowa wygasa z uwagi na

przewidziany przez ustawodawcę maksymalny czas ochrony patentowej. Myśl ta nie

została co prawda przez ustawodawcę wyrażona wprost w ustawie o wynalazczości,

ale nie oznacza to jednak, by przepis jej art. 100 miał być interpretowany wbrew jego

brzmieniu, jak uczynił to Sąd w zaskarżonym wyroku, a także jak nieraz sugeruje się

to w literaturze przedmiotu (por. System prawa własności intelektualnej. Prawo wy-

nalazcze, s. 677, gdzie się twierdzi, że na tle art. 100 ustawy o wynalazczości bar-

dziej uzasadnione jest posłużenie się analogią niż wnioskowaniem a contrario). Za

przyjętą tu wykładnią art. 100 ustawy o wynalazczości przemawia nie tylko wyjątko-

wość patentu tymczasowego (związana z tym, że jego udzielenie nie usuwa wątpli-

wości, czy zgłoszone rozwiązanie ma w istocie wszystkie te cechy, które wymagane

są przez prawo wynalazcze od wynalazku) oraz to, że wyraźnie wymienione zostały

w nim tylko dwie okoliczności, w których patent wygasa (zrzeczenie się go lub zale-

6

ganie z opłatą), natomiast pominięte zostało w nim wygaśnięcie patentu z powodu

upływu czasu na jaki został on udzielony, ale także to, iż ustawodawca - mimo wy-

suwanych sugestii co do zmiany redakcji tego przepisu - nie zdecydował się na jego

modyfikację.

Trzecie zagadnienie, które wymagało wyjaśnienia w sprawie sprowadzało się

do tego, czy strona pozwana była w niej biernie legitymowaną, skoro nie należy do

kategorii jednostek gospodarki uspołecznionej. Ustalenie takie - zgodnie z twierdze-

niami strony powodowej - zdaje się przyjmować Sąd Apelacyjny, skoro rozważając

problem legitymacji biernej spółki "C." w uzasadnieniu wyroku pisze on, że niesporne

jest, iż umową spółki z dnia 31 stycznia 1991 r. spółka "C." "przyjęła jako aport roz-

poczętą oczyszczalnię ścieków wraz z zakładem [...], zatem brak podstaw do przyję-

cia braku legitymacji biernej po stronie pozwanego, skoro budowę oczyszczalni

przyjęła i ją ukończyła." Podkreślić w związku z tym należy, że zgodnie z art. 98 ust.

1 ustawy o wynalazczości twórcy pracowniczego projektu wynalazczego stosowa-

nego w jednej lub więcej jednostkach gospodarki uspołecznionej należy się wyna-

grodzenie na zasadach określonych w tej ustawie. Pojęcie jednostki gospodarki

uspołecznionej na użytek stosowania przepisów tej ustawy określone przy tym zos-

tało w jej art. 124. Oznacza to w szczególności, że rezygnacja z pojęcia jednostki

gospodarki uspołecznionej w Kodeksie cywilnym w następstwie uchylenia art. 36 KC,

przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

55, poz. 321), nie oznaczała automatycznie wyeliminowania z ustawy o wynalazczo-

ści pojęcia jednostki gospodarki uspołecznionej, które w jej unormowaniach odgry-

wało rolę kryterium o fundamentalnym znaczeniu (zmiana w tym zakresie nastąpiła

dopiero wskutek radykalnych modyfikacji wprowadzonych do ustawy o wynalazczości

przez ustawę z 30 października 1992 r.). W tych warunkach spółka "C." mogłaby być

uznana za podmiot legitymowany biernie w sporze o wynagrodzenie twórców

wynalazku tylko wtedy, gdyby miała status jednostki gospodarki uspołecznionej -

czego Sąd Apelacyjny zdaje się nie przyjmować - bądź też gdyby należało ją uznać

za podmiot, który przejął zobowiązania jednostki gospodarki uspołecznionej (Przed-

siębiorstwa Przemysłu Mięsnego w K.) w całości, w tym sensie, iż w wyniku zawartej

umowy spółki zobowiązałby się on do realizowania tych wszystkich zobowiązań,

które ciążyły na tym Przedsiębiorstwie jako jednostce gospodarki uspołecznionej

(byłoby to coś więcej niż sukcesja uniwersalna z art. 526 KC, art. 552

KC). Okolicz-

ność, iż Spółka "C." zobowiązała się do dokończenia rozpoczętej inwestycji (budowy

7

zakładów mięsnych), czy też że "przejęła jako aport rozpoczętą oczyszczalnię ście-

ków wraz z zakładem", nie uzasadnia ani twierdzenia, że stała się ona jednostką

gospodarki uspołecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczości, ani też że przyjęła

na siebie obowiązek wykonywania tych wszystkich powinności (zobowiązań), które

ciążyły (mogły ciążyć) na Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w K. jako jednostce

gospodarki uspołecznionej.

W tych warunkach roszczenie powodów o wynagrodzenie za stosowanie ich

wynalazku pracowniczego jest nieuzasadnione nie tylko z tego względu, że ochrona

patentowa na ich wynalazek (patent tymczasowy) wygasła już w 1985 r. (w związku z

upływem pięciu lat), a na ich wynalazek nie został udzielony patent ("zwykły"), lecz

także z uwagi na okoliczność, iż spółka "C." nie jest - według ustaleń Sądu Apelacyj-

nego - jednostką gospodarki uspołecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczości

ani też nie zobowiązała się do tego, iż przejmie ciężary spoczywające na Przedsię-

biorstwie Przemysłu Mięsnego w K., także w tym znaczeniu, że będą do niej miały

zastosowanie przepisy prawa wynalazczego odnoszące się do jednostek gospodarki

uspołecznionej, w zakresie w jakim kontynuować ona będzie inwestycje rozpoczęte

przez to Przedsiębiorstwo.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 102 KPC.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39315

KPC orzekł

jak w sentencji.

========================================