III RN 39/98

Wyrok z dnia 4 czerwca 1998 r.

III RN 39/98

Nowe zastrzeżenie patentowe wprowadzone w toku postępowania o

udzielenie patentu, nie podlega odrębnemu rozpoznaniu, lecz powinno być

uwzględnione w stanie faktycznym, stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia.

Przewodniczący SSN: Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski

(sprawozdawca), Andrzej Wasilewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. sprawy z odwołania

P. R. – B. International Inc. – [...] z-ca A. G. od decyzji Urzędu Patentowego w W. z

dnia 26 listopada 1996 r. [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynala-

zek pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytwarzane na obrotowej tarczy” na

skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP [...] od decyzji Komi-

sji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 13 października 1997 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżoną decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patento-

wym RP oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 26 listopada

1996 r. [...] i przekazał sprawę Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpozna-

nia.

U z a s a d n i e n i e

W sprawie ze zgłoszenia patentowego [...] firmy P. H. – B. International Inc.

[...] dotyczącego wynalazku pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytwarzane

na obrotowej tarczy” Urząd Patentowy RP w dniu 26 listopada 1996 r. wydał dwie

odrębne decyzje. W pierwszej z nich - powołując jako podstawę art. 105 § 2 KPA -

umorzył postępowanie w części dotyczącej zastrzeżenia 20 przedstawionego przez

zgłaszającego; „w poprawionej wersji zgłoszenia międzynarodowego”, wobec nie

nadesłania tłumaczenia tego zastrzeżenia w momencie przystąpienia do fazy krajo-

wej. W drugiej decyzji Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu dokonując me-

2

rytorycznej oceny zgłoszenia z pominięciem, jak to wynika z uzasadnienia tej decyzji,

rozpatrzenia zastrzeżenia 20, o którym mowa w pierwszej z tych decyzji.

Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji Urzędu Patentowego Komisja Od-

woławcza przy Urzędzie Patentowym RP rozpoznała w dniu 13 października 1997 r.

w dwu odrębnych postępowaniach. W sprawie oznaczonej nr Odw. 1122/97 orzekła

o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiającej udzielenia przedmiotowego patentu w

zakresie zgłoszenia obejmującego zastrzeżenia 1-19. Natomiast w sprawie ozna-

czonej nr Odw. 1123/97 orzekła o uchyleniu zaskarżonej decyzji umarzającej postę-

powanie w zakresie zastrzeżenia 20. W pierwszej z tych decyzji Komisja Odwoław-

cza podzieliła merytoryczną ocenę co do braku wymaganej cechy nieoczywistości

zgłoszonego wynalazku w jego zakresie określonym zastrzeżeniami od 1 do 19. W

drugiej zaś z tych decyzji Komisja Odwoławcza stwierdziła, że decyzja umarzająca

postępowanie jest przedwczesna. Urząd Patentowy - zdaniem Komisji Odwoławczej

- nie miał podstaw do uznania, że zachodzi bezprzedmiotowość postępowania, powi-

nien przeprowadzić merytoryczną ocenę wobec tego, że zgłoszenie patentowe z

uwzględnieniem zastrzeżenia 20 przyjął Europejski Urząd Patentowy i stwierdził w

jego kontekście nieoczywistość rozwiązania.

Prezes Urzędu Patentowego wniósł rewizję nadzwyczajną od tej z dwu wy-

mienionych wyżej decyzji Komisji Odwoławczej z dnia 13 października 1997 r., która

utrzymała w mocy odmowę udzielenia patentu na wynalazek p.t. „ Suszone mikro-

kulki z mikroorganizmów wytworzone na obrotowej tarczy”. Zdaniem Prezesa Urzędu

Patentowego decyzja ta (oraz poprzedzająca ją decyzja Urzędu Patentowego) rażą-

co naruszają art. 10 ustawy o wynalazczości oraz art. 7 i art. 10 § 1 KPA. W uzasad-

nieniu rewizji nadzwyczajnej wyrażony został pogląd, że decyzja rozstrzygająca o

odmowie udzielenia patentu pozostaje w sprzeczności z decyzją dotyczącą prowa-

dzenia dalszego postępowania w określonym zakresie tego samego zgłoszenia. Ta

ostatnia decyzja miała charakter prejudycjalny w sprawie, gdyż postępowanie co do

jednego zastrzeżenia jest w zasadzie bezprzedmiotowe. Stwierdzenie oczywistości

rozwiązania, bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii zastrzeżenia 20, mogące mieć

istotne znaczenie dla sprawy, stanowi naruszenie obowiązku Urzędu Patentowego

wszechstronnego wyjaśnienia stanu sprawy, co pozbawiło strony możliwości wypo-

wiedzenia się w każdym stadium postępowania. Wniosek rewizji nadzwyczajnej do-

tyczył uchylenia zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej oraz poprzedzającej ją

3

decyzji Urzędu Patentowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Urzędowi Patentowemu RP.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zastrzeżenie nr 20 zostało wprowadzone do postępowania w sprawie wyna-

lazku pt. „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów wytworzone na obrotowej tarczy”

jako istotny element rozpatrywanego w tej sprawie zgłoszenia patentowego. Wpro-

wadzenie zmian do zgłoszenia wynalazku w toku postępowania jest dopuszczalne aż

do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu z uwzględnieniem pozos-

tałych warunków określonych w art. 30 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-

nalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117). W związku z tym brak

jest podstaw do tego, ażeby zastrzeżenie wniesione do rozpatrywanej sprawy przez

zgłaszającego wynalazek zostało poddane ocenie w oderwaniu od sprawy, do której

należy. Zastrzeżenie takie z pewnością nie tworzy odrębnej sprawy ale wraz z innymi

elementami stanowi - jeżeli zachowuje warunki z powołanego wyżej przepisu -

podstawę rozpatrywania zgłoszenia oraz rozstrzygnięcia.

Z wymienionej na wstępie decyzji Komisji Odwoławczej nr Odw 1123/97 wyni-

ka, że Urząd Patentowy bezpodstawnie umorzył postępowanie w sprawie w zakresie

przedmiotowego zastrzeżenia nr 20 i, że sprawa w tym zakresie ma być nadal roz-

poznawana. Jeżeli tak, to oznacza, że decyzja rozstrzygająca w sprawie zgłoszenia

rozpatrywanego wynalazku może zapaść z uwzględnieniem merytorycznej oceny

stanu zgłoszenia po jego uzupełnieniu przedmiotowym zastrzeżeniem. Zaskarżona

rewizją nadzwyczajną decyzja Komisji Odwoławczej rozrywa przedstawioną jedność

postępowania w sprawie wynalazku pt.: „Suszone mikrokulki z mikroorganizmów

wytwarzane na obrotowej tarczy” i w konsekwencji prowadzi do tego, że z jednej

strony wydana została decyzja ostateczna w sprawie bez rozpatrzenia jej aktualnego

stanu faktycznego w zakresie zgłoszenia, a z drugiej strony zastrzeżenie nr 20 uzys-

kało niemożliwy do procesowego rozwinięcia samoistny byt procesowy. Taka sytua-

cja jest wyraźnie sprzeczna z przepisami prawa powołanymi w rewizji nadzwyczajnej

a przede wszystkim z istotą decyzji ostatecznej w sprawie zgłoszenia wynalazku,

która w żadnym razie (art. 104 § 2 KPA w związku z zasadami postępowania, o

którym mowa w rewizji nadzwyczajnej) nie powinna być wydana na podstawie tylko

4

części materiałów zgłoszenia z pozostawieniem pozostałych do dalszego rozpozna-

wania pomimo zakończenia sprawy.

Z powyższych przyczyn Sąd Najwyższy uznał podstawy rewizji nadzwyczajnej

za usprawiedliwione i orzekł jak w sentencji stosownie do art. 393

13

§ 1 KPC zasto-

sowanemu odpowiednio (art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu

postępowania cywilnego.... Dz. U. Nr 43, poz. 189).

========================================