III RN 53/01

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r.

III RN 53/01

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach to-

warowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) należy rozumieć w ten sposób, że nie po-

zwala on na rejestrację znaku towarowego na rzecz wnoszącego o taką reje-

strację, jeżeli dotyczyć to ma towarów podobnego rodzaju do towarów pocho-

dzących od innego przedsiębiorcy, a jednocześnie wnoszącemu o rejestrację

nie przysługują do znaku jakiekolwiek skuteczne uprawnienia czy to pierwotne,

czy pochodne.

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera

(sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2002 r. skargi I.T. Co. Spółki

z o.o. w O. na decyzję Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypo-

spolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego

VALIDOL [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego Rze-

czypospolitej Polskiej od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2000 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

U z a s a d n i e n i e

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego RP decyzją z dnia 1 lipca 1999 r.

[...], wydaną w postępowaniu spornym, na wniosek F. Spółki z o.o. z siedzibą w W.

unieważniło prawo z rejestracji znaku towarowego VALIDOL [...] udzielone na rzecz

I.T.C. Spółki z o.o. z siedzibą w O., uznając, że rejestracja wskazanego znaku towa-

rowego nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Rejestracji

znaku towarowego VALIDOL dokonano decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 18

stycznia 1999 r. w wyniku zgłoszenia do rejestracji z dnia 31 października 1991 r.

2

Kolegium Orzekające stwierdziło w uzasadnieniu decyzji, że rejestracja znaku

towarowego na rzecz (polskiej) Spółki I.T.C. z O. nie naruszała art. 6 ust. 1 ustawy o

znakach towarowych, ponieważ została dokonana dla towarów będących przedmio-

tem jej działalności, a ocena ważności i zgodności z prawem umowy zawartej przez

tę Spółkę z (ukraińską) Zamkniętą Spółką Akcyjną D. z siedzibą w K. (Ukraina) w

przedmiocie przeniesienia prawa do znaku towarowego nie podlega kognicji Kole-

gium Orzekającego, ponieważ leży w gestii sądów powszechnych. Uzasadniając

ocenę o naruszeniu art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towaro-

wych przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego VALIDOL, Kolegium Orzeka-

jące wskazało, że powszechna znajomość znaku towarowego VALIDOL na teryto-

rium Polski jest bezsporna - nie kwestionuje tego żadna ze stron. Lek nasercowy pod

nazwą VALIDOL jest sprzedawany w Polsce od 1974 r. Spółka z o.o. I.T.C., będąc

dystrybutorem leku VALIDOL w Polsce, miała świadomość, skąd wywodzi się ta na-

zwa, kto jest producentem leku o tej nazwie oraz że znak towarowy VALIDOL został

zarejestrowany na terytorium Ukrainy na rzecz J.-S.C. (Otwartej Spółki Akcyjnej).

Pomimo tej wiedzy Spółka z o.o. I.T.C. zgłosiła znak do rejestracji na swoją rzecz, co

świadczy o naruszeniu przez nią zasad współżycia społecznego oraz cudzych praw

majątkowych. Również fakt przejęcia przez tę Spółkę od Leszka S. prawa pierw-

szeństwa ze zgłoszenia znaku w celu uzyskania pierwszeństwa w rejestracji - przy

świadomości, że Leszek S. nie jest autorem nazwy VALIDOL ani producentem leku o

tej nazwie, a postępowanie z jego wniosku o rejestrację znaku zakończyło się decy-

zją odmawiającą rejestracji - dowodzi, zdaniem Kolegium Orzekającego, że postę-

powanie Spółki z o.o. I.T.C. nosi znamiona naruszenia zasad współżycia społecz-

nego i cudzych praw.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12

czerwca 2000 r. [...] po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez I.T.C. Spółkę z

o.o. w O. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Kolegium Orzekającego.

Komisja Odwoławcza podzieliła stanowisko Kolegium Orzekającego, że reje-

stracja znaku towarowego na rzecz Spółki z o.o. I.T.C. narusza przede wszystkim

art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Bezsporne jest, że znak towarowy

VALIDOL w dacie zgłoszenia, to jest 31 października 1991 r., był znakiem po-

wszechnie znanym na terytorium Polski. Znak towarowy powszechnie znany do mo-

mentu rejestracji w Urzędzie Patentowym RP korzysta z ochrony przewidzianej w art.

24 ustawy o znakach towarowych, niezależnej od faktu rejestracji znaku. Z chwilą

3

rejestracji następuje przekształcenie praw do znaku powszechnie znanego w prawo

z rejestracji, jednak rejestracja - aby nie naruszała przepisów ustawy - powinna być

dokonana na rzecz podmiotu uprawnionego do znaku powszechnie znanego. W

przeciwnym razie - gdy zgłaszającym identyczny znak dla takich samych towarów

jest inny podmiot gospodarczy - przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane w złej

wierze, w celu wykorzystania renomy cudzego znaku, co traktowane jest jako działa-

nie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.). W rozpozna-

wanej sprawie kwestia, jaki przedsiębiorca (w domyśle: która z ukraińskich spółek -

Otwarta Spółka Akcyjna F. w K., Zamknięta Spółka Akcyjna D. w K., czy jakiś inny

podmiot) jest uprawniony do znaku powszechnie znanego VALIDOL na Ukrainie, jest

o tyle nieistotna, że w Polsce znak ten stał się powszechnie znany za sprawą (ra-

dzieckiej) Wszechzwiązkowej Centrali Handlu Zagranicznego M., która pośredniczyła

w dostarczaniu leku VALIDOL z terenu Ukrainy (będącej jeszcze republiką ZSRR),

gdzie był produkowany, do Polski w okresie poprzedzającym pierwsze zgłoszenie

przedmiotowego znaku do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, a więc w czasie,

gdy znak ten stał się w Polsce powszechnie znany. W ówczesnym okresie pow-

szechna znajomość znaku VALIDOL na obszarze Polski wynikała z obecności na

rynku leku VALIDOL opatrzonego nazwą eksportera (M.). Forma, przez którą znak

stał się powszechnie znany, promowała jedynie eksportera (M.) i kraj pochodzenia

leku oraz znaku (ZSRR). Jakkolwiek na terenie byłego ZSRR znakiem VALIDOL po-

sługiwali się jednocześnie dwaj przedsiębiorcy (pomiędzy którymi toczył się później

na Ukrainie spór o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie: 1) F., K. - wy-

łączny producent oleistej bezbarwnej cieczy (stanowiącej 25%-30% roztwór mentolu

w izowalerianianie mentolu), stanowiącej półprodukt do produkcji kapsułek i tabletek,

rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2) D., K. - producent tabletek

między innymi eksportowanych do Polski i sprzedawanych tu masowo (5-8 milionów

opakowań rocznie), to dla polskiego odbiorcy znak towarowy VALIDOL stał się

powszechnie znany jako nazwa leku nasercowego i uspokajającego pochodzącego z

ZSRR, nie zaś z konkretnego przedsiębiorstwa na Ukrainie. Tym bardziej znak ten

nie był kojarzony przez polskiego nabywcę z polską Spółką z o.o. I.T.C., która od

1994 r. zajmuje się dystrybucją leku VALIDOL w Polsce jako jeden z przedsiębiorców

trudniących się taką działalnością. Uzurpowanie sobie przez Spółkę z o.o. I.T.C.

wyłącznych praw do znaku VALIDOL w Polsce jest nieuzasadnione. Wywodzenie

przez tego dystrybutora swoich praw do znaku wyłącznie z tego tytułu, że został on

4

upoważniony przez Spółkę D. z K. - finalnego producenta tabletek w metalowych

fiolkach - do rozprowadzania tego produktu i zarejestrowania znaku w Urzędzie

Patentowym RP, jest bezpodstawne w świetle ogólnej zasady prawnej, że nie można

przenieść na inną osobę praw, których się nie posiada (nemo plus iuris ad alium

transferre potest, quam ipse habet). Spółka D. z K. praw takich nie posiadała ani na

Ukrainie (o czym świadczy fakt uzyskania tam rejestracji znaku na swoją rzecz przez

Spółkę F. z K.), ani też w Polsce, a to z uwagi na realia ówczesnego rynku gos-

podarczego (pośrednictwo centrali handlu zagranicznego) oraz kontrowersyjny status

współproducenta.

Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Paten-

towym RP z dnia 12 czerwca 2000 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patento-

wego RP z dnia 1 lipca 1999 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku towarowego

VALIDOL [...] udzielone na rzecz I.T.C. Spółki z o.o. w O., wniósł Prezes Urzędu

Patentowego RP, zarzucając zaskarżonym decyzjom rażące naruszenie prawa, a

mianowicie art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach

towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). Na podstawie art. 52 ustawy o znakach

towarowych wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji.

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej wskazano, że Komisja Odwoławcza

przy Urzędzie Patentowym RP unieważniła prawo z rejestracji znaku towarowego

VALIDOL wyłącznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towaro-

wych, ustalając trafnie, że przedmiotowy znak jest znakiem powszechnie znanym.

Jednocześnie - wbrew ustalonym faktom i prawu - niesłusznie przyjęła, że uprawnio-

nemu z rejestracji tego znaku (Spółce z o.o. I.T.C.) nie przysługuje prawo do znaku

powszechnie znanego, chociaż: po pierwsze - żadna osoba (prawna lub fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą) nie zgłaszała praw do tego znaku jako znaku

powszechnie znanego; po drugie - nie istniały w zgromadzonym materiale dowodo-

wym zebranym w trakcie postępowania jakiekolwiek przesłanki do postawienia

uprawnionemu z rejestracji [...] zarzutu, że nie jest on uprawniony do przedmioto-

wego znaku jako znaku powszechnie znanego. Zdaniem wnoszącego rewizję nad-

zwyczajną, niepodważalnym i niekwestionowanym w obydwu instancjach faktem jest

to, że Spółka D. z K. była jedynym i wyłącznym producentem produktu farmaceu-

tycznego opatrzonego oznaczeniem VALIDOL w okresie od 1975 r. (czyli od poja-

wienia się tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli poza datę pierwszego

zgłoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz że była jedynym i wyłącznym do-

5

stawcą tego produktu na rynek polski. Jeżeli zatem Spółka D. dokonała na rzecz

swojego pełnomocnika i dystrybutora w Polsce (Spółki z o.o. I.T.C.) cesji swoich

praw do znaku powszechnie znanego VALIDOL, którym oznaczała produkty przez

siebie wytworzone i dostarczane do Polski za listami przewozowymi i czyniła to przez

ponad 25 lat, aż do daty zgłoszenia oznaczenia VALIDOL do rejestracji jako znaku

towarowego w Urzędzie Patentowym, to prawo do tego oznaczenia - jako znaku po-

wszechnie znanego - przysługuje Spółce D. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwy-

czajną, błędny jest pogląd Komisji Odwoławczej, że uprawnionym do znaku pow-

szechnie znanego nie jest producent towaru, będący jednocześnie jego dostawcą na

rynek polski, ale jest nim pośrednik handlowy bez kontaktu z towarem, czyli (radziec-

ka) Wszechzwiązkowa Centrala Handlu Zagranicznego M. Z poglądem tym nie

można się zgodzić z następujących powodów. Po pierwsze, słowny znak towarowy

VALIDOL został zarejestrowany w Polsce dla towaru - określonego preparatu farma-

kologicznego (leku nasercowego i uspokajającego) - czyli dla klasy 5, natomiast

funkcja, jaką pełniła Centrala Handlu Zagranicznego M., polegająca na pośrednictwie

handlowym bez kontaktu z towarem, oznacza klasę 35; taki pośrednik w handlu jak

M. nie mógłby nawet „skonsumować” prawa z rejestracji znaku VALIDOL dla towa-

rów w klasie 5, mógłby uzyskać wyłącznie rejestrację w klasie 35. Po drugie, Cen-

trala Handlu Zagranicznego M. jedynie pośredniczyła w dostarczaniu na polski rynek

leku pod nazwą handlową VALIDOL; w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia

ze znakiem „nadającym się do odróżnienia towarów”, nie zaś ze znakiem „nadającym

się do odróżnienia usług” (według definicji znaku towarowego zawartej w art. 4

ustawy o znakach towarowych). Oznaczenie VALIDOL dotyczy towaru a nie usługi

pośrednictwa świadczonej przez M.; oznaczenie M. zawarte na towarze wskazywało

tylko na „urzędowego pośrednika”. Po trzecie, „korzystanie ze znaku powszechnie

znanego” (art. 24 u.z.t.) jest tożsame z „używaniem znaku towarowego” (art. 13 ust.

1 u.z.t., a samo „używanie znaku towarowego” definiuje art. 13 ust. 2 u.z.t.); M. nie

umieszczał nawet na opakowaniach towaru swojej nazwy, czynił to producent i do-

stawca leku do Polski - Spółka D. (jej poprzednik prawny) - a na listach przewozo-

wych widnieje jako producent i dostawca D., K.; jeżeli więc M. nie „używał” w rozu-

mieniu art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych oznaczenia VALIDOL, a czynił

to wyłącznie producent specyfiku oznaczonego tym oznaczeniem, to nie istnieją ja-

kiekolwiek merytoryczne przesłanki do arbitralnego „nadania” radzieckiej Centrali

Handlu Zagranicznego M. prawa do znaku powszechnie znanego z jednoczesnym

6

pozbawieniem tego prawa Spółki D., a także pozbawieniem tej Spółki prawa do roz-

porządzania oznaczeniem VALIDOL, chociaż to wyłącznie ona wypromowała ozna-

czenie VALIDOL dla swojego specyficznego produktu (tabletek), pakowanego w spe-

cyficzny sposób (fiolki aluminiowe) i „wypracowała” w ten sposób dla tego znaku

status znaku powszechnie znanego. Po czwarte, unieważnienie prawa z rejestracji

znaku towarowego VALIDOL godzi w fundament instytucji i sens istnienia znaku to-

warowego - umożliwienie nabywcom towaru na rynku produktów łatwej i prostej

identyfikacji nabywanego towaru z tym produktem pochodzącym od tego samego

konkretnie wskazanego producenta; oznaczenie VALIDOL uzyskało status znaku

powszechnie znanego jako oznaczenie produktu jednego konkretnego producenta, a

zatem tylko ten jedyny producent ma prawo (również w interesie masowego nabyw-

cy) posiadać prawnie ważną rejestrację znaku na swoją rzecz. Wnoszący rewizję

nadzwyczajną zakwestionował pogląd Komisji Odwoławczej, że „znajomość znaku

VALIDOL na obszarze Polski wynikała z obecności na rynku leku VALIDOL opatrzo-

nego nazwą eksportera (M.)” oraz że „taka forma, poprzez którą znak stał się po-

wszechnie znany, promowała jedynie eksportera i kraj pochodzenia leku (i znaku)”.

Skarżący twierdzi, że ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nikt nigdy nie kojarzył in-

stytucji „znaku powszechnie znanego” z krajem pochodzenia produktu i z „urzędo-

wym pośrednictwem” centrali handlu zagranicznego. W ten sposób Komisja Odwo-

ławcza pozbawiła prawa do znaku jedynego producenta i dostawcę produktu ozna-

czonego marką VALIDOL na rynek polski, który swoją działalnością produkcyjną i

dostawczą wypromował oznaczenie VALIDOL na polskim rynku przed 1991 r. Spór o

prawo do znaku na Ukrainie, który zaistniał po 1991 r., nie ma jakiegokolwiek zna-

czenia wobec faktu, że oznaczenie VALIDOL już przed pierwszym zgłoszeniem w

Urzędzie Patentowym RP w 1991 r. posiadało w Polsce status znaku powszechnie

znanego. W Polsce produkt oznaczony VALIDOL lub produkt analogiczny nie był

nigdy wprowadzany do obrotu jako roztwór (w kroplach), lecz w postaci tabletek

umieszczonych w aluminiowych fiolkach. Spółka F. dopiero w latach 1993-1994

wprowadziła do obrotu lek oznaczony VALIDOL w tabletkach, niechronionych przy

tym metalowymi fiolkami.

Uzasadniając zarzut rażącego naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach to-

warowych, wnoszący rewizję nadzwyczajną Prezes Urzędu Patentowego RP pod-

niósł, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może

wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Interesem prawnym w rozumieniu art.

7

30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o jakim mowa w art. 28 KPA, a Urząd Patentowy

jest obowiązany ściśle przestrzegać przepisów KPA w postępowaniu w sprawach

znaków towarowych. Interes prawny, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t. w związku z

art. 28 KPA, jest indywidualnym interesem opartym na przepisie prawa materialnego

(ustawy o znakach towarowych). Oznacza to, że z wnioskiem o unieważnienie prawa

z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że

rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu

przepisami ustawowymi. Wnioskujący unieważnienie prawa z rejestracji znaku towa-

rowego – F. Spółka z o.o. z siedzibą w W. - nie wykazał istnienia interesu prawnego

uzasadniającego wszczęcie na jego wniosek postępowania w sprawie unieważnienia

prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Obydwa organy orzekające w spra-

wie w wydanych decyzjach nie zajęły stanowiska w kwestii istnienia po stronie wnio-

skodawcy interesu prawnego, tym samym rozpoznanie sprawy o unieważnienie

znaku towarowego bez rozstrzygnięcia tej podstawowej przesłanki, zawartej w art. 30

ust. 1 ustawy o znakach towarowych, sprawia, że decyzje zostały wydane z rażącym

naruszeniem prawa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Prezes Urzędu Patentowego RP zarzucił w rewizji nadzwyczajnej rażące na-

ruszenie art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Sprawa

podlegała zatem rozpoznaniu jedynie w granicach zaskarżenia wyznaczonych tymi

zarzutami. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że niedopuszczalna jest

rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim

stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towa-

rów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu

gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Według drugiego z tych przepisów, z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku

towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji

znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych jest nie-

uzasadniony. Argumenty podniesione w rewizji nadzwyczajnej sprowadzają się w

znaczącym stopniu do kwestionowania przez rewidującego ustaleń faktycznych po-

czynionych przez Kolegium Orzekające i Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Pa-

8

tentowym RP, co przy braku oparcia rewizji na zarzutach naruszenia przepisów po-

stępowania odnoszących się do dokonywania ustaleń faktycznych i oceny materiału

dowodowego, jest pozbawione doniosłości prawnej. I.T.C. Spółka z o.o. z O. wywo-

dziła swoje uprawnienia do znaku towarowego VALIDOL jako znaku powszechnie

znanego z czynności prawnej (umowy) w postaci „cesji” uprawnień przysługujących

Spółce D. z K. do znaku towarowego VALIDOL. Spółka D. z K. upoważniła mianowi-

cie Spółkę z o.o. I.T.C. z O. do dokonania w Polsce rejestracji znaku towarowego

VALIDOL. Ta cesja uprawnień do zarejestrowania znaku towarowego została oce-

niona przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP jako prawnie nie-

skuteczna. Czynność ta musiała być oceniona w kontekście ustalonych faktów oraz

prawa obowiązującego na Ukrainie, co nie łamało zasady terytorialności znaku pow-

szechnie znanego. Komisja Odwoławcza ustaliła w związku z tym, że Spółka D. z K.

nie była uprawniona do znaku powszechnie znanego VALIDOL ani na Ukrainie

(skoro rejestrację tego znaku na swoją rzecz uzyskała tam Spółka F. z K.), ani w

Polsce (z uwagi na realia ówczesnego rynku i obrotu towarami importowanymi z

ZSRR, które były wprowadzane na polski rynek za pośrednictwem radzieckiej cen-

trali handlu zagranicznego M.). Komisja Odwoławcza ustaliła również, że znak towa-

rowy VALIDOL dotyczył w Polsce leku uspokajającego i nasercowego, który to towar

nie był identyfikowany przez polskiego odbiorcę z jakimkolwiek producentem ukraiń-

skim lub radzieckim, lecz z eksporterem leku - Wszechzwiązkową Centralą Handlu

Zagranicznego M. Przedstawione powyżej ustalenia faktyczne przesądziły o ocenie

materialnoprawnej i rozstrzygnięciu sprawy. Z tego punktu widzenia istotne było

ustalenie, że Spółka D. z K. nie była uprawniona do znaku towarowego VALIDOL

jako znaku powszechnie znanego w Polsce, kojarzonego przez polskich odbiorców z

lekiem nasercowym i uspokajającym w tabletkach. Tego ustalenia faktycznego

rewizja nadzwyczajna skutecznie nie podważa, ponieważ nie stawia zarzutów naru-

szenia prawa procesowego dotyczących dokonywania ustaleń faktycznych lub oceny

materiału dowodowego. Większość argumentów uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej

sprowadza się do przedstawienia odmiennego stanu faktycznego od ustalonego w

postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP i przyjętego za podstawę faktyczną

rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji.

Podstawowy argument uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej, że prawo do

oznaczenia VALIDOL - jako znaku powszechnie znanego - przysługiwało Spółce D. z

K., nie ma znaczenia w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej, skoro ustalenie Komi-

9

sji Odwoławczej jest zupełnie odmienne, a Spółka D. nie była stroną postępowania

przed Urzędem Patentowym o unieważnienie praw z rejestracji znaku towarowego.

W rozpoznawanej sprawie chodziło jedynie o to, czy polskiej Spółce I.T.C. z O. przy-

sługiwały do znaku powszechnie znanego VALIDOL tego rodzaju uprawnienia, które

zezwalały na rejestrację tego znaku towarowego na jej rzecz, a nie to, czy i w jakim

stopniu uprawniona była do tego znaku w Polsce ukraińska Spółka D. z K. Zdaniem

wnoszącego rewizję nadzwyczajną, niepodważalnym i niekwestionowanym w oby-

dwu instancjach faktem było to, że Spółka D. z K. była jedynym i wyłącznym produ-

centem produktu farmaceutycznego opatrzonego oznaczeniem VALIDOL w okresie

od 1975 r. (czyli od pojawienia się tego produktu na polskim rynku) do 1992 r. (czyli

poza datę pierwszego zgłoszenia do ochrony oznaczenia VALIDOL) oraz że była

jedynym i wyłącznym dostawcą tego produktu na rynek polski. Takiego ustalenia

faktycznego w decyzjach obydwu instancji nie ma. Jest to natomiast twierdzenie

Spółki z o.o. I.T.C. w O. Z ustaleń Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

RP wynika co innego, a mianowicie, że jeszcze w byłym ZSRR znakiem VALIDOL

posługiwali się jednocześnie co najmniej dwaj przedsiębiorcy (pomiędzy którymi to-

czył się później na Ukrainie spór o prawa do przedmiotowego znaku), a mianowicie:

1) F., K. - wyłączny producent oleistej bezbarwnej cieczy, stanowiącej półprodukt do

produkcji kapsułek i tabletek, rozprowadzanej na terenie Ukrainy w postaci kropli, 2)

D., K. - producent tabletek między innymi eksportowanych do Polski.

Przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych należy rozumieć w

ten sposób, że nie pozwala on na rejestrację znaku towarowego na rzecz wnoszące-

go o taką rejestrację, jeżeli dotyczyć to ma towarów podobnego rodzaju do towarów

pochodzących od innego przedsiębiorcy. Spółka z o.o. I.T.C. z O. z pewnością nie

produkowała leku VALIDOL, a jedynie zajmowała się jego dystrybucją i to równolegle

z innymi przedsiębiorcami, choćby Spółką F. z W. A zatem towar - lek pod nazwą

VALIDOL - pochodził od innego przedsiębiorcy (producenta ukraińskiego lub kilku

producentów ukraińskich), a nie od wnioskującej o rejestrację znaku Spółki z o.o.

I.T.C. z O. Spółka ta mogłaby uzyskać rejestrację na swoją rzecz, gdyby miała sku-

teczne uprawnienia pochodne do tego znaku. Komisja Odwoławcza ustaliła jednak,

że takich skutecznych uprawnień pochodnych Spółka ta nie ma, bo cesja uprawnień

dokonana przez Spółkę D. z K. była nieskuteczna ze względu na zasadę nemo plus

iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet. Cesji dokonano bowiem na Ukrai-

nie, powinna być ona oceniona według prawa ukraińskiego, a tam Spółce D. nie

10

przysługuje prawo do znaku VALIDOL, skoro rejestracja została dokonana na rzecz

innego podmiotu (Spółki F. z K.).

Nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy twierdzenie rewizji nadzwyczaj-

nej, że Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP unieważniła prawo z

rejestracji znaku towarowego VALIDOL wyłącznie w oparciu o przepis art. 9 ust. 1

pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Kolegium Orzekającego przy Urzędzie Paten-

towym RP w swojej decyzji unieważniającej prawo z rejestracji znaku towarowego

VALIDOL przyjęło, że rejestracja wskazanego znaku towarowego nastąpiła zarówno

z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2, jak i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985

r. o znakach towarowych. Oznacza to, że w ocenie organu pierwszej instancji reje-

stracja znaku towarowego była niedopuszczalna, także jako sprzeczna z zasadami

współżycia społecznego i naruszająca cudze prawa majątkowe. Każda z przywoła-

nych w uzasadnieniu decyzji organu pierwszej instancji podstaw była wystarczająca

do unieważnienia prawa z rejestracji. Co prawda, Komisja Odwoławcza stwierdziła,

że w rozpoznawanej sprawie naruszony został „przede wszystkim” przepis art. 9 ust.

1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, ale nie stwierdziła jednocześnie, że przepisy

art. 8 pkt 1 i 2 tej ustawy nie zostały naruszone, wprost przeciwnie, powołując się na

poglądy doktryny podkreśliła, że zgłoszenie do rejestracji dokonane w złej wierze, w

celu wykorzystania renomy cudzego znaku, jest traktowane jako działanie sprzeczne

z zasadami współżycia społecznego. W rewizji nadzwyczajnej nie zarzuca się naru-

szenia art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, a to oznacza w istocie akcepta-

cję stanowiska organów, przed którymi prowadzone było postępowanie w sprawie o

unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, że rejestracja znaku VALIDOL

była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naruszała cudze prawa mająt-

kowe.

Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 ustawy o znakach towarowych nie jest trafny.

Przepisy ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia "interes prawny". W wyroku z

dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99, OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337, Sąd Najwyższy

wyraził pogląd, że interesem prawnym w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy o znakach

towarowych jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania

administracyjnego, albowiem przemawiają za tym reguły wykładni systemowej.

Zgodnie z przepisem art. 37 ustawy o znakach towarowych, do postępowania przed

Urzędem Patentowym w sprawach znaków towarowych stosuje się przepisy Kodek-

su postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej, co

11

oznacza, iż mają tu zastosowanie wszystkie te przepisy Kodeksu, które nie dotyczą

zagadnień odmiennie uregulowanych w przepisach ustawy. Przepis art. 37 ustawy,

odsyłając do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie nakazuje

odpowiedniego stosowania tych przepisów, co wymaga przyjęcia, że Urząd Paten-

towy w postępowaniu w sprawach znaków towarowych jest obowiązany do ścisłego

przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sytuacjach,

które nie zostały odmiennie uregulowane w przepisach ustawy o znakach towaro-

wych. De lege lata brak jest zatem przesłanek prawnych do przyjęcia, że znaczenie

pojęcia "interes prawny", o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, powinno być usta-

lane w inny sposób niż przez odesłanie do przepisu art. 28 Kodeksu postępowania

administracyjnego. Interes prawny, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o znakach

towarowych w związku z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest inte-

resem opartym na przepisie prawa materialnego (ustawy o znakach towarowych) i

jest interesem indywidualnym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z

rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki podmiot, który wskaże, że

rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu

przepisami ustawowymi, a nadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie postępowa-

nia w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony

interesu prawnego osób trzecich; w każdym bowiem przypadku wnioskodawca musi

uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego, nie zaś nawet skądinąd

uzasadnionego interesu prawnego innych podmiotów. W doktrynie prawa znaków

towarowych oraz w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania admini-

stracyjnego nie budzi ponadto wątpliwości teza, że przepisy ustawy o znakach towa-

rowych i przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów

faktycznych, które nie mają oparcia w przepisach prawa ustawowego.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną zarzuca, że wnioskująca unieważnienie

prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. F. z W. nie wykazała istnienia

interesu prawnego uzasadniającego wszczęcie na jej wniosek postępowania w spra-

wie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego VALIDOL. Jest to nowy

aspekt sprawy, który nie był podnoszony w dotychczasowym postępowaniu przed

Urzędem Patentowym. We wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towa-

rowego Spółka z o.o. F. stwierdziła, że posiada interes prawny w rozumieniu art. 30

ust. 1 ustawy o znakach towarowych do wystąpienia z takim wnioskiem. Powołała się

przy tym na następujące okoliczności. Po pierwsze - Spółka z o.o. F. z siedzibą w W.

12

została założona przez J.-S. C. F. z siedzibą w K. (Ukraina) jako joint venture i nadal

spółka ukraińska posiada większość w kapitale zakładowym polskiej spółki. Po dru-

gie - działalność statutowa Spółki z o.o. F. z siedzibą w W. obejmuje wytwarzanie,

konfekcjonowanie i obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, co

wskazuje, że Spółka ta od początku swojego istnienia zajmowała się tą dziedziną

obrotu gospodarczego i tym samym jest przedsiębiorstwem uprawnionym do uzy-

skania rejestracji znaku towarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o znakach

towarowych. Po trzecie - Spółka z o.o. F. z siedzibą w W. nadal zajmuje się konfek-

cjonowaniem leku VALIDOL i jego sprzedażą na terytorium Polski, posiadając upo-

ważnienie od ukraińskiej Spółki J.-S.C. F. z siedzibą w K. do posługiwania się zna-

kiem towarowym VALIDOL, zarejestrowanym na jej rzecz na terytorium Ukrainy de-

cyzją z dnia 31 lipca 1996 r. Po czwarte - przeciwko Spółce z o.o. F. z siedzibą w W.

zostało wszczęte przed Sądem Okręgowym w Warszawie-Sądem Gospodarczym

postępowanie z powództwa I.T.C. Spółki z o.o. w O. o - między innymi - nakazanie

zaprzestania posługiwania się znakiem towarowym VALIDOL. Strona przeciwna w

toku postępowania przez Urzędem Patentowym RP przedstawionych powyżej twier-

dzeń nie kwestionowała. Orzekające w sprawie organy obydwu instancji w istocie

przyjęły istnienie po stronie Spółki z o.o. F. w W. interesu prawnego, skoro unieważ-

niły prawo z rejestracji znaku. W ocenie Sądu Najwyższego przytoczone powyżej

okoliczności świadczą o tym, że Spółka F. miała interes prawny do złożenia wniosku

o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Interes ten jest obiektywnie

uzasadnionym interesem o charakterze materialnoprawnym, indywidualnym i opar-

tym na przepisach prawa materialnego.

Organ pierwszej instancji (Kolegium Orzekające przy Urzędzie Patentowym

RP) przyjął, że Spółka z o.o. F. z W. ma interes prawny, a przez to legitymację do

wystąpienia o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgłaszając wnio-

sek w rozpoznawanej sprawie Spółka z o.o. F. powołała się na swój interes prawny i

uzasadniła na czym ten interes polega. Okoliczność ta nie została zakwestionowana

w toku postępowania przez Spółkę z o.o. I.T.C., choćby w odwołaniu od decyzji or-

ganu pierwszej instancji, dlatego też nie była przedmiotem rozważań Komisji Odwo-

ławczej w zaskarżonej rewizją nadzwyczajną decyzji. Kwestionowanie interesu praw-

nego dopiero w rewizji nadzwyczajnej uznać należy za spóźnione. Ponadto, sam

brak rozważenia w uzasadnieniu decyzji tej kwestii nie narusza art. 30 ust. 1 ustawy

o znakach towarowych jako przepisu prawa materialnego. Mógłby, co najwyżej, na-

13

ruszać przepisy postępowania dotyczące sporządzania uzasadnień decyzji. Wnoszą-

cy rewizję nadzwyczajną nie przedstawia żadnych argumentów prawnych, które mo-

głyby przemawiać za brakiem tego interesu.

Biorąc powyższe pod rozwagę, Sąd najwyższy orzekł jak w sentencji.

========================================