III RN 239/01

Sygn. akt III RN 239/01

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2003 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący)

SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

SSN Jerzy Kwaśniewski

Protokolant Małgorzata Beczek

w sprawie ze skargi Spółki "K." A/S, B., Dania

od decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego [...],

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw

Publicznych w dniu 8 stycznia 2003 r.,

rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP

od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP w Warszawie

z dnia 12 marca 2001 r.,

oddala rewizję nadzwyczajną.

Uzasadnienie.

2

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 lutego 1998 r. zarejestrował pod

numerem […] na rzecz zgłaszającej – Spółki K. A/S z siedzibą w B., Dania, znak

towarowy przestrzenny do oznaczania zabawek, gier i przedmiotów do zabawy, w

klasie towarów 28. Znak został zgłoszony jako czarno-biały (a właściwie

monochromatyczny, tj. bez zastrzegania jakiegokolwiek koloru) i opisany jako:

„Znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego

elementu budowlanego – zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony

jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych fotografii”.

Wobec wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego sprzeciw zgłosiła C.

Spółka z o.o., Polska, twierdząc że zgłoszona forma przestrzenna przedstawia

klocek, a więc jednoznacznie wskazuje na rodzaj towarów, do których oznaczania

jest przeznaczona, co oznacza, że oznaczenie to nie spełnia ustawowych

warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego i zgodnie z art. 7 ust. 2

ustawy o znakach towarowych nie może być zarejestrowane.

Decyzją z 15 września 1998 r., wydaną w postępowaniu spornym Urząd

Patentowy RP, na wniosek C. Spółki z o.o. unieważnił, na podstawie art. 49 ust. 1

pkt 3 w związku z art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych

(Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm., powoływanej w dalszym ciągu jako u.z.t.), prawo z

rejestracji znaku towarowego przestrzennego nr […] “częściowo w zakresie

klocków”.

Urząd Patentowy podzielił stanowisko uprawnionej z rejestracji znaku K.

A/S, że nie narusza przepisów art. 4 i art. 7 u.z.t. rejestracja znaku przestrzennego

w formie plastycznej, trójwymiarowej oraz że z przepisu art. 4 u.z.t. nie wynika

zakaz rejestracji w charakterze znaku towarowego formy przestrzennej będącej

zarazem wyrobem, czyli znaku, który sam w sobie jest towarem. Jednak nie każda

forma przestrzenna może być zarejestrowana jako znak towarowy. Przepis art. 4

u.z.t. wyraźnie określa kryteria, jakim powinien odpowiadać znak towarowy, aby

mógł być zarejestrowany. Znakiem towarowym podlegającym rejestracji jest tylko

takie oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego

przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw,

czyli oznaczenie mające dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych

3

warunkach obrotu gospodarczego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem prawa

z rejestracji jest znak przestrzenny w postaci klocka z wystającymi wypustkami,

służący m.in. do oznaczania klocków konstrukcyjnych (zabawek). Zdaniem Urzędu

Patentowego znak, który sam jest towarem – klockiem i służy do oznaczania

towarów – klocków, nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ

jest to znak przestrzenny wynikający z natury przedmiotu. Jest to forma, której

postać wyznaczają funkcje przedmiotu - klocka, o czym świadczą wypustki pełniące

rolę zaczepów, ponadto jest to forma, która ma na celu uzyskanie określonego

rezultatu praktycznego – informuje o konstrukcji i wyglądzie oznaczonego towaru

(ma charakter ogólnoinformacyjny). Rejestracja znaku przedstawiającego konkretny

towar na rzecz jednego podmiotu narusza przepisy art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz

uniemożliwia produkcję klocków z zaczepami innym podmiotom, monopolizując

polski rynek. Zarejestrowany znak […] nie ma charakteru wyróżniającego,

ponieważ przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego nie

będzie mógł zindywidualizować towaru na rynku w odniesieniu do konkretnego

producenta – w tym przypadku K. A/S, ale będzie postrzegał jedynie jego

przydatność do zabawy, np. konstruowania budowli.

K. A/S wniosła odwołanie od powyższej decyzji, twierdząc, że analiza

zdolności rejestracyjnej zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego prowadzi

do wniosku, że nie istnieją przesłanki wyłączenia tego znaku przestrzennego –

będącego kształtem towaru – od rejestracji. Znak towarowy […] nie jest określony

charakterem towaru. Klocki L. należą do rodziny gier konstrukcyjnych

charakteryzujących się tym, że poszczególne elementy mogą być ze sobą

dowolnie zestawiane i rozłączane. Na świecie istnieje wiele innych zabawek

“zaciskowych”, w tym klocków, o zupełnie innych kształtach. Kształt klocka L. nie

jest jego najważniejszą wartością. Wiele jest i wiele może jeszcze być odmian

klocków zaciskowych i wszystkie one mogą korzystać z ochrony jako wyróżniające

znaki towarowe. Kształt towaru według rejestracji […] nie jest konieczny dla

uzyskania własności technicznych towaru. Dla postawionego klockom L. zadania

konstrukcyjnego nie ma znaczenia kształt łączonych cegiełek ani zastosowane

tuleje oraz okrągłe występy mocujące. Ten sam cel można osiągnąć na

nieskończenie wiele sposobów. Zastosowanie rozwiązań o innych kształtach

4

dawałoby te same efekty i umożliwiałoby legalną egzystencję na rynku wyrobów

różnych producentów. Kształt towaru według rejestracji […] nie nadaje temu

towarowi istotnej wartości. Nie kształt klocka według rejestracji […] stanowi o

atrakcyjności wyrobu. Nadaje on jedynie cechę wyróżniającą znakowi towarowemu,

natomiast reputacja wyrobu wynika z jego wysokiej jakości i reputacji firm L. i K.

Mimo że w wielu krajach zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące rejestracji

kształtu towaru jako znaku towarowego, klocek L. uzyskał tam ochronę (m.in. w

Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Grecji, na Węgrzech). Unieważnienie rejestracji

znaku spowodowałoby lawinowe naśladownictwo klocków, niedorównujących

jakością oryginałowi, na czym w efekcie straciłaby nie tylko K. A/S, lecz także

konsumenci. W uzupełnieniu odwołania K. A/S podniosła, że klocek L. posiada

pierwotną zdolność odróżniającą dzięki ośmiu wypustkom w kształcie walca na

ścianie prostopadłościanu (art. 4 u.z.t.). Powołując się na treść opinii dra B. B.– W.,

wydanej na potrzeby postępowania rejestrowego toczącego się przed szwajcarskim

urzędem patentowym, odwołująca się stwierdziła, iż rezultat polegający na

tarciowym łączeniu klocków można uzyskać także przy użyciu innych środków

technicznych niż wypustki (zaczepy) takie jak na klocku L. Wskazała również, że

Polska jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o ochronie własności

przemysłowej, z czego wynika, że w odniesieniu do klocka L. zarejestrowanego w

kraju pochodzenia (Danii) obowiązuje zasada telle–quelle (art. 6 quinquies B i C

Konwencji Paryskiej). Pierwsza sprzedaż klocków L. nastąpiła w Polsce w 1973 r.,

po roku 1989 r. sprzedaż tych klocków rosła, zaś w 1995 r. rozpoczęła działalność

polska spółka grupy L. (art. 6 quinquies C1 Konwencji Paryskiej). Ponadto w

uzupełnieniu odwołania wskazano, że znak towarowy (klocek L.) jest w Polsce

znakiem powszechnie znanym i uzyskał wtórną zdolność rejestracyjną. Odwołującą

się podniosła również, iż klocek L. uzyskał ochronę jako wspólnotowy znak

towarowy, zatem korzysta z ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej, a Polskę

wiąże z Unią umowa stowarzyszeniowa, której art. 66 wyraża wolę zbliżenia

ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do poziomu

ochrony w Unii Europejskiej.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12

marca 2001 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

5

Komisja Odwoławcza ustaliła, że poprzedniczka odwołującej się, tj. L.

System A/S z Danii, uzyskała w Polsce ochronę na kolorowy (kolory znaku:

czerwony, czarny, biały i żółty) znak obrazowy (graficzny) nr […] z

pierwszeństwem wynikającym ze zgłoszenia w Danii z mocą od dnia 17 września

1987 r., do oznaczania w klasie 28 następujących towarów: gry, zabawki, artykuły

gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe. Ochrona tego znaku została

przedłużona do 17 września 2007 r. Jest to znak obrazowy, a nie przestrzenny,

wobec czego ochrona nie odnosi się do klocka z ośmioma wypustkami jako figury

przestrzennej, lecz do jego płaskiego, kolorowego wizerunku, który ma służyć do

oznaczania towarów wymienionych w decyzji o rejestracji. W wykazie tych towarów

nie został wymieniony pojedynczy klocek. Następnie K. A/S uzyskała w Polsce

ochronę z mocą od 6 marca 1995 r. na dwa znaki przestrzenne bez określenia

kolorów: […] w klasie 28 oraz […] w klasach 9 i 28. W podaniu o rejestrację tych

znaków w Polsce pozwana oświadczyła, że nie ubiega się o rejestrację znaku w

takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia (tj. w Danii). Z dostarczonego

wypisu z duńskiego rejestru wynika, że w Danii został zarejestrowany inny znak niż

znaki zarejestrowane w Polsce i dlatego, zdaniem Komisji Odwoławczej,

powoływanie się w odwołaniu na przepisy dotyczące zasady telle–quelle należy

uznać za nieporozumienie. Z dostarczonego odpisu duńskiej rejestracji znaku nie

wynika nawet, czy w Danii został zarejestrowany znak obrazowy czy przestrzenny,

ani jakie kolory zostały zastrzeżone. Można jedynie domniemywać, że w Danii znak

został zastrzeżony jako przestrzenny i w kolorze czerwonym, ponieważ w

świadectwie na znak wspólnotowy powołano wcześniejszą duńską rejestrację. W

Niemczech z mocą od 25 stycznia 1995 r. został zarejestrowany trójwymiarowy

(przestrzenny) znak towarowy w postaci klocka z ośmioma wypustkami w kolorze

czerwonym, bez powoływania rejestracji macierzystej (a więc bez stosowania

zasady telle-quelle) i na rzecz innego podmiotu niż K. A/S. Podobnie OHIM – Urząd

do spraw Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym w Alicante zarejestrował klocek z

ośmioma wypustkami (zaczepami) w kolorze czerwonym z mocą od 1 kwietnia

1996 r. do oznaczania towarów w klasach 9 i 28. W świadectwie rejestracji

zaznaczono, że znak nabył wyróżniający charakter przez użytkowanie, czyli że

nabył wtórną zdolność odróżniającą. Komisja Odwoławcza uznała, że znak

6

przestrzenny w postaci klocka zarejestrowany w Polsce na rzecz K. A/S nie jest

tożsamy ze znakami zarejestrowanymi w Danii, Niemczech i przez OHIM, a zatem

powoływanie się na zasadę telle-quelle lub na umowę stowarzyszeniową Polski z

Unią Europejską jest nieskuteczne. K. A/S uzyskała w Polsce ochronę szerszą niż

w Danii, Niemczech lub na terenie UE. Oceniając pierwotną i wtórną zdolność

odróżniającą znaku towarowego trójwymiarowego (przestrzennego) w postaci

klocka, Komisja Odwoławcza stwierdziła, że znak towarowy zarejestrowany pod nr

[…] nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności odróżniającej, ani też nie

nabył wtórnej zdolności odróżniającej. Tego typu klocki konstrukcyjne są znane na

całym świecie od dziesiątków lat z rozwiązań Anglika H. F. P., chronionych

brytyjskimi patentami udzielonymi w latach 1939, 1944 i 1945. Ochrona patentowa

już wygasła. K. A/S nie kwestionowała, że klocek z wypustkami był wcześniej

chroniony patentami, a zatem w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł

posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w

swoim rodzaju w klasie zabawek – klocków. Cecha wtórnej zdolności odróżniającej

wymaga wykazania, że w świadomości odbiorców (konsumentów) wytworzyło się

trwałe przekonanie o istnieniu związku między towarem a jego producentem. K. A/S

nie przedłożyła dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie

poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem

używającym w Polsce znaku przestrzennego w postaci klocka z ośmioma

wypustkami. Również Urząd Patentowy RP rejestrując sporny znak towarowy nie

zbadał, czy w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zgłoszenia K. A/S była w

Polsce jedynym i wyłącznym podmiotem wprowadzającym do obrotu zestawy

klocków zawierające m.in. klocki z ośmioma wypustkami. To zaniechanie

doprowadziło w ocenie Komisji do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy zostali z

dnia na dzień pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków z

ośmioma wypustkami, mimo że nie naruszyli niczyich praw wyłącznych, gdyż

zagraniczne patenty na klocki z zaczepem w postaci walca wygasły kilkadziesiąt lat

wcześniej, a w Polsce nie były w ogóle chronione. Decyzja uwzględniająca wniosek

o rejestrację prowadziła praktycznie do udzielenia ochrony szerszej od wygasłej

ochrony patentowej. Odnosząc się do przedłożonej przez pozwaną opinii dra B.-W.,

Komisja Odwoławcza uznała, iż jest ona w znacznej części nieczytelna z powodu

7

braku załączników i nieprzydatna w niniejszej sprawie, ponieważ nie odnosi się do

pierwotnej i wtórnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do terytorium

Polski.

Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie

Patentowym RP z 12 marca 2001 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu

Patentowego z 15 września 1998 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku

towarowego nr […] udzielone na rzecz K. A/S z siedzibą w B., Dania, w części

dotyczącej klocków, wniósł Prezes Urzędu Patentowego RP, zarzucając

zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa poprzez: 1) błędne zastosowanie art.

29 w związku z art. 4, art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o

znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17) oraz błędne zastosowanie art. 6

quinquies Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20

marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 91, poz. 51), 2) niezastosowanie art. 6, art. 7,

art. 8, art. 77 § 1, art. 88, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze

zm.), 3) błędne zastosowanie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26

kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat

związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 160).

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego wskazał

na błędne zastosowanie art. 30 ust. 1 u.z.t., określającego przesłanki

unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z treścią art. 30 ust.

1 u.z.t., z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może

wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki

w postaci istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu

prawa z rejestracji danego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna

do wszczęcia i występowania w charakterze strony w postępowaniu o

unieważnienie tego znaku towarowego. W związku z tym Urząd Patentowy oraz

Komisja Odwoławcza jako organy orzekające w sprawie dotyczącej unieważnienia

praw z rejestracji znaku towarowego są zobligowane w pierwszej kolejności do

zbadania z urzędu czy wnioskodawca występujący z żądaniem unieważnienia

prawa legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu ustawy o znakach

towarowych. Wskazując na różne koncepcje doktrynalne rozumienia pojęcia

8

"interes prawny", zarówno w ogólnym postępowaniu administracyjnym, jak i w

szczególności w postępowaniu, którego przedmiotem jest unieważnienie lub

wygaszenie znaku towarowego, Prezes Urzędu Patentowego przychylił się do

stanowiska przedstawionego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 maja 1999

r., III RN 5/99, OSNP 2000 nr 9, poz. 337, zgodnie z którym interesem prawnym

jest indywidualny interes oparty na przepisie prawa materialnego, co oznacza, że z

wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić

tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja określonego znaku towarowego

narusza jego uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W niniejszej sprawie

wnioskodawca – C. Spółka z o.o. - wskazał jedynie, że swój interes prawny

wywodzi z faktu produkcji i sprzedaży klocków podobnych do zarejestrowanych na

rzecz uprawnionego – K. A/S, powołał się ponadto na rzekome niebezpieczeństwo

monopolizacji rynku w drodze eksploatacji prawa z rejestracji znaku towarowego w

formie klocka. Takie ogólne sformułowania nie uzasadniają, zdaniem wnoszącego

rewizję nadzwyczajną, istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, gdyż

wnioskodawca nie wykazał, iż istnieje po jego stronie obiektywna potrzeba ochrony

jego praw. W opinii wnoszącego rewizję nadzwyczajną, z okoliczności podanych

przez wnioskodawcę wynika jedynie, że jest on, jako konkurent uprawnionego

zainteresowany unieważnieniem przedmiotowego prawa głównie z powodów

ekonomicznych. Jego potrzeba unieważnienia prawa z rejestracji znaku wynika

zatem z interesu czysto faktycznego, a nie prawnego. Prezes Urzędu Patentowego

wskazał, iż w toku postępowania w niniejszej sprawie ani Urząd Patentowy, ani

działająca przy nim Komisja Odwoławcza nie zbadały istnienia interesu prawnego

jako przesłanki warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę

unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Organ administracji

państwowej zobowiązany do badania z urzędu, na każdym etapie postępowania,

istnienia przesłanki interesu prawnego wnioskodawcy występującego o

unieważnienie znaku towarowego, pomijając ten obowiązek, zwłaszcza w sytuacji

kiedy brak przesłanki został podniesiony przez uprawnionego w toku postępowania,

rażąco naruszył normę prawną zawartą w przepisie art. 30 ust. 1 u.z.t. Ponadto

wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że w postępowaniu tym doszło do

rażącego naruszenia prawa procesowego, gdyż organ administracji działał z

9

pogwałceniem ogólnej zasady postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 6

k.p.a., który nakłada na organy administracji państwowej obowiązek działania na

podstawie przepisów prawa. W niniejszej sprawie organy nie działały na podstawie

przepisów prawa, bowiem nie ustaliły istnienia po stronie wnioskodawcy interesu

prawnego. Po dokonaniu prawidłowego ustalenia znaczenia normy prawnej

zawartej w art. 30 u.z.t., uzależniającej legitymację do wystąpienia z wnioskiem o

unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego od istnienia interesu

prawnego, organy administracyjne powinny były, zdaniem Prezesa Urzędu

Patentowego, przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia istnienia

przesłanki interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Bez przeprowadzenia

postępowania dowodowego w tym kierunku nie było możliwe dokonanie

prawidłowej subsumcji stanu faktycznego do danej normy. Organ administracji

państwowej jest obowiązany wykazać działanie na podstawie prawa w ciągu całego

postępowania przez przytoczenie w decyzji podstawy prawnej i uzasadnienia

prawnego (art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.). W niniejszym postępowaniu organy

administracji nie wykazały swego działania na podstawie przepisów prawa, gdyż w

przedmiotowej decyzji brak jest jakiejkolwiek wzmianki co do zbadania przesłanki

interesu prawnego, a tym samym brak jest również informacji czy organ

administracji uznał tę przesłankę za udowodnioną, na jakiej podstawie i którym

środkom dowodowym dotyczącym tej kwestii dał wiarę. Podnosząc fakt naruszenia

art. 107 k.p.a. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, że norma zawarta w tym

przepisie została pogwałcona nie tylko w zakresie regulacji dotyczących

uzasadnienia, ale także podpisu decyzji. Decyzja z 12 marca 2001 r. wydana przez

Komisję Odwoławczą obradującą w składzie trzyosobowym nie została prawidłowo

podpisana. Kształt przedmiotowej decyzji ewidentnie wskazuje, że brak jest

podpisów wszystkich osób wchodzących w skład wydającego decyzję organu

kolegialnego, jakim jest Komisja Odwoławcza. Na oryginalnym egzemplarzu

decyzji, pod jej uzasadnieniem, brak jest bowiem jednego z podpisów członków

Komisji Orzekającej. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja

Odwoławcza doręczając przedmiotową decyzję bez jej podpisania, w sposób

rażący naruszyła art. 107 k.p.a. Pominięcie przez Komisję Odwoławczą w

postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przesłanki

10

interesu prawnego spowodowało, że organ ten działał w tym postępowaniu również

z naruszeniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 8 k.p.a.

Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, decyzja 12 marca 2001 r. została

wydana również z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t., który stanowi, że prawo z

rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub części, jeżeli

nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji określone w

przepisach art. 4, 6-9 i 32 u.z.t. W opinii uprawnionego K. A/S zostały spełnione

wszystkie ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego […], a

tym samym nie istniały przesłanki do unieważnienia, o których mowa w art. 29

u.z.t.; w konsekwencji Komisja Odwoławcza utrzymując w mocy decyzję Urzędu

Patentowego z 15 września 1998 r. wydała orzeczenie z rażącym naruszeniem art.

29 u.z.t. w związku z art. 4 i 7 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, iż w odwołaniu od decyzji wniesionym

przez uprawnionego przedstawiono szeroką argumentację na okoliczność

posiadania przez znak towarowy […] dostatecznych znamion wyróżniających,

jednak argumenty te oraz załączone do akt dowody zostały zbagatelizowane w

trakcie postępowania dowodowego i nie zostały przez organ orzekający poddane

analizie. Komisja Odwoławcza odniosła się w pojedynczym zdaniu do jednego z

dowodów (opinii dra B.-W.), stwierdzając że jest nieczytelna oraz nieprzydatna,

gdyż nie dotyczy pierwotnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesieniu do

terytorium Polski. Pozostałe liczne dowody zgłoszone przez uprawnionego, w

postaci zdjęć i rysunków klocków, nie zostały poddane jakiejkolwiek analizie i

ocenie. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, organ odwoławczy prowadził

postępowanie dowodowe z rażącym naruszeniem nie tylko art. 77 k.p.a., ale

również art. 7 k.p.a., nakazującego organowi administracji podjąć wszelkie kroki

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

Komisja Odwoławcza oceniając zdolność odróżniającą znaku […] dopuściła się

rażącego naruszenia art. 7 u.z.t., albowiem odeszła od zastosowania przesłanek

zdolności rejestracyjnej znaków towarowych zawartych w tym przepisie (czyli de

facto nie zastosowała tego przepisu) na rzecz przesłanki nowości, relewantnej dla

ochrony wynalazków lub wzorów użytkowych według ustawy z dnia 19

października 1972 r. o wynalazczości. Tymczasem art. 4 ust. 1 u.z.t. definiując znak

11

towarowy nie powołuje się na przesłankę nowości, ale stanowi, że znakiem

towarowym w rozumieniu ustawy może być znak nadający się do odróżniania

towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego

samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Natomiast art. 7 u.z.t. stanowi wyłącznie,

że dla rejestracji znaku towarowego wymaga się, aby znak miał dostateczne

znamiona odróżniające. W przepisie tym nie wyklucza się rejestrowania znaków

towarowych nieposiadających cechy nowości. Gdyby znamię nowości przesądzać

miało o zdolności rejestracyjnej znaku, łączyłoby się to z koniecznością odmowy

rejestracji znaków powszechnie znanych lub zawierających sławne nazwiska,

nazwy geograficzne czy wyrazy pospolite. Liczne rejestracje takich znaków

świadczą natomiast o takim kierunku interpretacji art. 7 u.z.t., który nie łączy

posiadania przez znak znamion odróżniających z posiadaniem przez znak

znamienia nowości. Według Prezesa Urzędu Patentowego, bez znaczenia dla

niniejszej sprawy jest zakres udzielonej ochrony patentowej, gdyż ochrona ta

obejmowała rozwiązanie o charakterze technicznym i chroniła sposób łączenia

klocków ze sobą, natomiast udzielenie rejestracji na znak towarowy jest ochroną

dla wyłącznego posługiwania się w obrocie oznaczeniem towarów w postaci

trójwymiarowej bryły. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną stwierdził, że w

niniejszym postępowaniu nie przedstawiono dowodu na okoliczność udzielenia

ochrony patentowej oraz jej zakresu. W związku z tym wszystkie rozważania

prowadzone przez Komisję Odwoławczą w tym zakresie nie opierają się na

zgromadzonym materiale dowodowym. Wywody te zostały poczynione z rażącym

naruszeniem przepisu art. 77 k.p.a., gdyż organ orzekający zaniechał wykonania

przewidzianego tam obowiązku i nie zgromadził w sposób wyczerpujący całego

materiału dowodowego, lecz sformułował swe oceny odwołując się do zagadnień

nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy. Dalsze

zaniechania, których przy podejmowaniu decyzji w niniejszej sprawie dopuściła się

Komisja Odwoławcza, dotyczą postępowania dowodowego w zakresie

rozpatrywania naruszenia art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja odmówiła

zastosowania zasady ochrony znaków telle-quelle, uregulowanej w art. 6 quinquies

Konwencji Paryskiej, zgodnie z którym znak towarowy prawidłowo zgłoszony w

państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej

12

postaci w innych państwach, stwierdziła bowiem, że nie zachodzi tożsamość

pomiędzy znakiem chronionym w kraju pochodzenia (w Danii), a znakiem

zgłoszonym od ochrony w Polsce. Powyższa teza została oparta o dowolne

ustalenia Komisji Odwoławczej, która błędnie przyjęła w decyzji, że skoro z wypisu

z rejestru duńskiego wynika, że znak zarejestrowany przez Urząd Patentowy w

Danii został zastrzeżony w kolorach, to oznacza, że znak ten jest inny od polskiego

znaku. Zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną, opisane działanie organu

doprowadziło do wyciągnięcia sprzecznych wniosków, iż ochrona przestrzennego

znaku zarejestrowanego w kraju pochodzenia (Danii) jest inna niż w Polsce,

ponieważ polska rejestracja nie wskazuje żadnego określonego koloru, a

jednocześnie polska ochrona znaku jest szersza, gdyż dotyczy wszystkich kolorów.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną podniósł, że zakres zgłoszenia znaku w postaci

bryły w wersji monochromatycznej wynika z dostosowania się zgłaszającego do

praktyki Urzędu Patentowego RP, który nie akceptuje zgłoszeń znaków kolorowych

z zastrzeżeniem wszystkich kolorów. Zatem dla uzyskania tożsamości ochrony

znaku, który w kraju pochodzenia chroniony jest dla wszystkich kolorów, w Polsce

konieczne jest jego zgłoszenie w wersji monochromatycznej. W ocenie

wnoszącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza nie prowadząc żadnego

postępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn różnego określenia ochrony

tożsamych znaków przestrzennych w różnych krajach oraz konstruując dowolne

oceny stanu faktycznego i prawnego naruszyła przepisy zawarte w treści art. 77 i

80 k.p.a. Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że treść przedmiotowej

decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego, w

którym wyraźnie uregulowano, że to wnioskodawca we wniosku wszczynającym

postępowanie winien wskazać środki dowodowe. Natomiast Komisja Odwoławcza

rozstrzygając niniejszą sprawę przerzuciła ciężar dowodu na uprawnionego z

rejestracji znaku […]. Prezes Urzędu Patentowego stwierdził, że przyjęcie przez

organ orzekający, iż wnioskodawca został poprzez rejestrację znaku […]

pozbawiony nabytych uprzednio praw, odbyło się również z naruszeniem art. 80

k.p.a. Organ administracyjny uznał za udowodnioną okoliczność utraty przez

wnioskodawcę prawa do produkcji i wprowadzania do obrotu klocków, mimo że na

13

fakt ten nie przedstawiono żadnych dowodów, podobnie jak nie przedstawiono

dowodów na okoliczność, że klocki takie były przez Spółkę z o.o. C. produkowane

przed 6 marca 1995 r. W ocenie Prezesa Urzędu Patentowego, potwierdzeniem

okoliczności, że znak towarowy […] posiada znamiona odróżniające w rozumieniu

art. 7 u.z.t., jest okoliczność uznania przedmiotowego oznaczenia jako znaku

towarowego nie tylko w kraju jego pochodzenia, ale także w wielu innych krajach

europejskich (np. krajach Beneluxu, Grecji, Niemczech, Szwajcarii). Natomiast od

momentu uzyskania przez K. A/S z siedzibą w B., Dania, rejestracji wspólnotowego

znaku towarowego, znak ów korzysta z ochrony na terytorium całej Unii

Europejskiej. Wyrażona przez Polskę wola zbliżenia ustawodawstwa wewnętrznego

w zakresie własności intelektualnej do poziomu ochrony w Unii Europejskiej (art. 66

umowy stowarzyszeniowej) musi także rzutować na sposób interpretacji przepisów

prawa wewnętrznego już w tej chwili. Postulat harmonizacji prawa przewiduje, iż

polskie przepisy w zakresie własności przemysłowej oraz ich wykładnia powinny

mieć na celu uzyskanie rezultatu zbieżnego z dyspozycją norm prawa

europejskiego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał na przykłady

"proeuropejskiej" wykładni polskiego prawa, których dostarcza w szczególności

orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. postanowienie z dnia 18 lutego 1993 r., I

CRN 61/93, OSN z 1993 r., z. 11, poz. 204). W związku z powyższym

unieważnienie w Polsce prawa z rejestracji znaku przestrzennego jest w ocenie

wnoszącego rewizję nadzwyczajną sprzeczne z dążeniami naszego państwa do

zbliżenia poziomu ochrony do standardów europejskich. Utrzymanie decyzji w

obecnym kształcie może być w przyszłości źródłem wielu niepożądanych

rozbieżności pomiędzy orzeczeniami OHIM, urzędów patentowych państw

członkowskich Unii Europejskiej oraz Urzędu Patentowego RP.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja nadzwyczajna nie ma uzasadnionych podstaw.

W związku z podniesionymi w niej zarzutami naruszenia prawa dwie

kwestie wymagają rozstrzygnięcia: po pierwsze - czy domagająca się

unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego Spółka z o.o. C. w W. miała

interes prawny, aby wystąpić z takim wnioskiem, po drugie – czy przedmiotowe

14

oznaczenie miało dostateczną zdolność odróżniającą pierwotną i wtórną i czy

mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

I. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji

znaku towarowego za wygasłe, jak również o unieważnienie prawa z rejestracji

znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy

ustawy o znakach towarowych nie zawierają legalnej definicji pojęcia "interes

prawny", pozostawiając jego wykładnię doktrynie i judykaturze.

W literaturze dotyczącej znaków towarowych stwierdza się, iż interes prawny

w unieważnieniu lub w uznaniu za wygasłe prawa z rejestracji mają m.in. pozwany

w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji znaku oraz osoba, której wniosek o

ustalenie przez Urząd Patentowy, że między zarejestrowanym znakiem towarowym

a znakiem, którego używa lub zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo

grożące naruszeniem prawa został oddalony (por. R. Skubisz, Prawo znaków

towarowych, Warszawa 1997, s. 222). Podobne ujęcie interesu prawnego podmiotu

ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego

prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNP 2000 nr 9, poz. 337,

dot. znaku towarowego C.), Sąd Najwyższy przyjął, że interesem prawnym w

rozumieniu art. 30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a.,

gdyż przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Interes prawny, o którym

stanowi art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na

przepisie prawa materialnego (np. ustawy o znakach towarowych) i jest interesem

indywidualnym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji

znaku towarowego może skutecznie wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że

rejestracja znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu

przepisami ustawowymi, a ponadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie

postępowania w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego

celem ochrony interesu prawnego osób trzecich; w każdym przypadku

wnioskodawca musi uzasadnić istnienie w sprawie własnego interesu prawnego.

Pogląd ten został zaakceptowany także w innych wyrokach Sądu Najwyższego

(por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01, OSNP 2002 nr 24, poz. 583, dot.

15

znaku towarowego V., oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepubl.,

dot. znaku towarowego 100 P.). W doktrynie prawa znaków towarowych oraz w

piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania administracyjnego nie budzi

ponadto wątpliwości, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie mają

oparcia w przepisach prawa stanowionego. Dominuje pogląd, że musi to być

obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym.

Interes prawny podlega badaniu przez organ patentowy według kryteriów

określonych w art. 28 k.p.a. Interes ten musi kwalifikować określony podmiot jako

stronę postępowania administracyjnego przez Urzędem Patentowym i Komisją

Odwoławczą. W postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku

towarowego stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego, a nie przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. Interes

prawny w postępowaniu administracyjnym jest rozumiany inaczej niż interes, o

jakim stanowi – na potrzeby procesu cywilnego – art. 189 k.p.c. Z treści

uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej zdaje się wynikać, że składający rewizję

Prezes Urzędu Patentowego interpretuje pojęcie interesu prawnego, o jakim mowa

w art. 30 ust. 1 u.z.t., nie na podstawie art. 28 k.p.a., lecz na podstawie art. 189

k.p.c., tymczasem pojęcia interesu prawnego na gruncie prawa publicznego nie

można utożsamiać z roszczeniem cywilnoprawnym. W orzecznictwie Naczelnego

Sądu Administracyjnego – dotyczącym art. 28 k.p.a. – jest on rozumiany szeroko, a

zatem brak jest przesłanek do poszukiwania tak wąskiego rozumienia tego pojęcia

w odniesieniu do legitymacji uprawniającej do wystąpienia z wnioskiem o

unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, które praktycznie

eliminowałoby kontrolę ex post inicjowaną przez podmioty zainteresowane w

stosunku do zarejestrowanych znaków towarowych.

Sam wnoszący rewizję nadzwyczajną – powołując się na poglądy doktryny

– zdaje się prezentować stanowisko, że interes prawny w unieważnieniu prawa z

rejestracji znaku towarowego ma między innymi pozwany o naruszenie prawa z

rejestracji znaku albo osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że

pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub

zamierza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z

16

rejestracji, został oddalony. W związku z tym podkreślenia wymaga, że z

powództwa m.in. K. A/S z siedzibą w Danii (a także z powództwa L. S. A/S i L. T.

A/S z siedzibą w Danii) toczył się przeciwko pozwanej polskiej Spółce z o.o. C.

proces cywilny o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na

produkcji i wprowadzaniu do obrotu klocków konstrukcyjnych pod nazwą C.,

podobnych do klocków systemu L. W procesie tym Sąd Apelacyjny (w wyroku z 29

maja 2000 r., w sprawie I ACa …/99) oraz Sąd Najwyższy (w wyroku z 11 lipca

2002 r., w sprawie I CKN 1319/00, dotychczas niepubl.) wyraziły pogląd, że

pozwana Spółka z o.o. C. nie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211). Przesłanką domagania się przez

Spółkę K. A/S zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu przez Spółkę C.

klocków (zabawek) nie były, co prawda, przysługujące jej prawa z rejestracji znaku

towarowego (o czym świadczy rozpoznanie sporu w płaszczyźnie przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie przepisów o ochronie własności

przemysłowej, w tym o ochronie praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku

towarowego), tym niemniej konflikt interesów – nie tylko ekonomicznych, ale także

stricte prawnych - między obydwiema stronami postępowania spornego w sprawie

unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego […] jest

wyraźny. W uzasadnieniu wyroku z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, Sąd

Najwyższy wyraził pogląd, że żądany m.in. przez K. A/S zakaz naśladownictwa

klocków konstrukcyjnych prowadziłby wprost do powstania nieograniczonego

żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego

(technologicznego) i uniemożliwiałby - lub co najmniej utrudniał – wchodzenie na

rynek innym przedsiębiorcom zajmującym się taką samą lub zbliżoną działalnością

gospodarczą. Pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem

prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej

konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że podstawę dozwolonego

kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i

charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub uwzględniającej

charakterystyczną formę produktu, stanowi art. 13 ust. 2 ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że samo naśladownictwo towarów innego

17

przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącznymi

(patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo wynikające z rejestracji znaku

towarowego), nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji. W tym

kontekście – wynikającym z przytoczonych tez uzasadnienia wyroku Sądu

Najwyższego w sprawie I CKN 1319/00 - interes prawny wnioskodawcy

domagającego się unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego polegałby na

możliwości prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej zgodnie z

konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej, w ramach dozwolonych

obowiązującym porządkiem prawnym, wytyczonych zasadami uczciwej konkurencji

oraz zasadami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego RP podnosi, że ani

Urząd Patentowy jako organ pierwszej instancji, ani Komisja Odwoławcza jako

organ odwoławczy nie zbadały interesu prawnego wnioskodawcy jako przesłanki

warunkującej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z

rejestracji znaku towarowego, czym naruszyły art. 6, art. 8 i art. 107 k.p.a.

Komisja Odwoławcza stwierdziła tymczasem, że Urząd Patentowy RP

rejestrując znak towarowy w postaci klocka na rzecz K. S/A nie zbadał

wystarczająco starannie przesłanek zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku

towarowego. To zaniedbanie doprowadziło do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy

(w tym wnioskodawca) z dnia na dzień zostali pozbawieni prawa do produkcji i

wprowadzania do obrotu zestawów klocków zawierających m.in. klocki o kształcie

zarejestrowanym na rzecz K. A/S, czyli prostopadłościenne z ośmioma wypustkami,

mimo że w ten sposób nie naruszali niczyich praw wyłącznych, bowiem

zagraniczne patenty na klocki z zaczepami (wypustkami) w kształcie walca wygasły

kilkadziesiąt lat temu, a w Polsce w ogóle nie były chronione. Przytoczony wywód

Komisji Odwoławczej prowadzi do wniosku, że interes prawny wnioskodawcy był

faktycznie rozważany, w wyniku czego - przynajmniej w sposób dorozumiany –

organ odwoławczy przyjął, że interes ten wynika ze swobody gospodarczej

sprowadzającej się m.in. do możliwości (swobody) produkowania towarów nawet

konkurencyjnych w stosunku do towarów innych producentów - w granicach

dozwolonych prawem. Stanowisko to należy podzielić. Interes uczestników obrotu

gospodarczego wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich możliwych do

18

wyobrażenia kształtów produkowanego towaru (w tym przypadku kształtów klocka

– zabawki), które jednocześnie nie są oznaczeniami posiadającymi dostateczne

znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu towarowego (art. 7 ust. 1

u.z.t.) , ponieważ informują jedynie o przeznaczeniu, funkcji, właściwościach

użytkowych (technologicznych) towaru bez posiadania cechy oznaczenia dającego

wystarczające podstawy dla odróżnienia pochodzenia towaru (art. 7 ust. 2 u.z.t.).

Przy takim rozumieniu interesu prawnego wnioskodawca ma niewątpliwie interes w

domaganiu się unieważnienia znaku przestrzennego stanowiącego odwzorowanie

kształtu (formy) klocka jako towaru. Przyjęcie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby

praktycznie kontrolę prawidłowości rejestracji znaków towarowych, z punktu

widzenia istnienia przesłanek określonych w art. 7 u.z.t. na wniosek

zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.

Faktem jest, że uzasadnienia decyzji organów patentowych obu instancji

nie są doskonałe z punktu widzenia rozważenia interesu prawnego wnioskodawcy.

Ani w decyzji Urzędu Patentowego, ani w decyzji Komisji Odwoławczej nie

powołano się w sposób wyraźny na treść art. 30 ust.1 u.z.t., nie rozważano też w

sposób wyraźny istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Spółki z

o.o. C. Nie oznacza to jednak rażącego naruszenia wskazanych w rewizji

nadzwyczajnej przepisów prawa procesowego. Skoro sprawa została

rozstrzygnięta merytorycznie, ponieważ postępowanie doprowadziło do wydania

decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku towarowego […] w części

dotyczącej klocków, to oznacza, że organy patentowe w sposób dorozumiany

przyjęły, że interes prawny po stronie wnioskodawcy istnieje. Sprawa została

rozpoznana i rozstrzygnięta w aspekcie przesłanek materialnoprawnych z art. 4 i

art. 7 u.z.t., a to oznacza milczące przyjęcie istnienia interesu prawnego. Brak

wypowiedzi w tej kwestii w motywach zaskarżonej decyzji jest wadą konstrukcyjną

uzasadnienia, której nie można jednak potraktować jako rażącego naruszenia

prawa procesowego, nie jest natomiast naruszeniem art. 30 u.z.t.

Pogląd prawny co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego,

przyjęty w sposób dorozumiany przez Komisję Odwoławczą, nie narusza art. 30

ust. 1 u.z.t. także z innych przyczyn. Indywidualny i materialnoprawny interes

wnioskodawcy wywodzi się z przysługującego każdemu przedsiębiorcy prawa do

19

wyboru klasycznych, oczywistych kształtów produkowanego towaru. Argumentacja

rewizji nadzwyczajnej dotycząca tego, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego

zasługującego na ochronę prawną, ponieważ powołuje się jedynie na fakt produkcji

i sprzedaży klocków C. podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego K.

A/S klocków systemu L., nie zasługuje w tej sytuacji na uwzględnienie. Istnienie po

stronie wnioskodawcy – Spółki z o.o. C.– interesu prawnego do wstąpienia z

wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego

[…] wynika z okoliczności prawnych i faktycznych. Spółka z o.o. C. jako

przedsiębiorca produkujący plastikowe klocki konstrukcyjne kompatybilne z

klockami systemu L., a więc prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do

K. A/S w Danii, ma w oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 7 ust. 2

ustawy o znakach towarowych interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o

unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, uznając to oznaczenie za

nieposiadające wystarczających znamion odróżniających.

II. Zdolność odróżniająca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 u.z.t, znakiem towarowym może być znak

nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od

towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis

jest wyrazem funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu

komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak

towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym

egzemplarzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie

towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła

podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku

towarowego.

Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, że

wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może

realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do

konkretnych towarów lub usług. Z kolei, przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że

powyższą zdolnością odróżniania (dostatecznymi znamionami odróżniającymi)

znak towarowy powinien legitymować się w zwykłych warunkach obrotu

gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżniania w rozumieniu

20

cytowanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do przekazywania

informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Zdolność

odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia,

względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako

znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną

zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w

wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o

znakach towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość

uzyskania przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w

obecnie obowiązującym stanie prawnym, co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy –

Prawo własności przemysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu

Patentowego RP, dopuszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką

(wtórną) zdolność w drodze używania danego oznaczenia w obrocie

gospodarczym. Do zwykłych warunków obrotu gospodarczego odsyłał art. 7 ust. 1

ustawy o znakach towarowych. Również w stanie prawnym poprzedzającym

wejście w życie ustawy – Prawo własności przemysłowej nie miał znaczenia rodzaj

zdolności odróżniania, przyjmowano bowiem, że art. 7 ust. 1 ustawy o znakach

towarowych dotyczył każdej zdolności odróżniania znaku towarowego, także

wtórnej.

Rozważenia i oceny wymagało zatem w rozpoznawanej sprawie czy

zarejestrowany na rzecz K. A/S znak towarowy […] miał pierwotną zdolność

odróżniającą, a jeżeli nie, to czy nabył wtórną zdolność odróżniającą.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewidywał, że nie ma

dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową

towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie,

przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji,

przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających

podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogą

jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli nie będą stanowić jedynie

nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego właściwościach. W wyroku z dnia 10

grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS 1997 nr 15, poz. 263, Sąd Najwyższy

wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko

21

niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność

odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy

oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes

uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do

wszystkich oznaczeń informujących o cechach (właściwościach) towarów lub usług.

Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako

informacja o przeznaczeniu lub właściwościach (np. funkcjonalnych) towaru lub

usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w

charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z

przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji

odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi

towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki

towarowe. Wskazany wyżej interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje

wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do

monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co

w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie

działalności innych przedsiębiorców.

Argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji

odnosząca się do tego aspektu sprawy nie jest doskonała, ale nie oznacza to

jeszcze rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 29 w związku z art. 4 i art.

7 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP oceniła, że „znak

przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokątnego pryzmatycznego

elementu budowlanego–zabawki, na którego płaskiej powierzchni umieszczony jest

prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załączonych fotografii” (zgodnie

z opisem przedstawionym w zgłoszeniu) użyty dla oznaczania klocków jako

zabawek konstrukcyjnych, nie posiadał w dacie zgłoszenia pierwotnej zdolności

odróżniającej i nie nabył w Polsce wtórnej zdolności odróżniającej.

Przy ocenie pierwotnej zdolności odróżniającej powołała się na to, że

zgłoszone do rejestracji oznaczenie trójwymiarowe nie jest ukształtowaniem

jedynym w swoim rodzaju lub niezwykłym w danej dziedzinie, lecz stanowi

22

powielenie kształtu znanego przedmiotu (klocka) i jest powszechnie znaną

konfiguracją dla przedmiotów w danej klasie, a ponadto, że klocek z wypustkami z

jednej i tulejami z drugiej strony był już kilkadziesiąt lat przed zgłoszeniem formy

przestrzennej do rejestracji jako znaku towarowego chroniony patentami, a zatem w

dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł posiadać pierwotnej zdolności

odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie

zabawek-klocków. Wbrew zarzutom rewizji nadzwyczajnej, odwołanie się do

ochrony patentowej nie oznaczało pomieszania przesłanek zdolności patentowej i

zdolności rejestrowej („nowość” przy patencie, „dostateczne znamiona

odróżniające” przy znaku towarowym). Odwołanie się do elementu nowości (albo

raczej braku nowości) było argumentem za oczywistością, pospolitością kształtu

zgłoszonej do rejestracji formy przestrzennej, a więc w istocie sprowadzało się do

oceny znaku w aspekcie braku pierwotnej zdolności odróżniającej. Argumenty

Komisji Odwoławczej dotyczące ochrony patentowej z lat 30-tych i 40-tych XX w.

udzielonej na klocki konstrukcyjne nie miały zatem na celu rozważania przesłanki

nowości (która nie jest prawnie doniosła przy ocenie zdolności odróżniającej

oznaczenia aspirującego do rejestracji w charakterze znaku towarowego), lecz

podkreślenie, że skoro kształt klocka konstrukcyjnego z zaczepami (wypustkami)

był chroniony patentami, to znaczy, że cechuje się on określonymi właściwościami

funkcjonalnymi, a zatem rejestracja tego kształtu nie może nastąpić, gdyż nie ma

on dostatecznych znamion odróżniających jako forma przestrzenna informująca

jedynie o właściwościach i funkcji towaru. Cecha funkcjonalna dominuje w

zarejestrowanej formie przestrzennej - wypustki w kształcie walca, dzięki którym

możliwe jest łączenie klocków, stanowią optymalne rozwiązanie z punktu widzenia

funkcjonalności (jak wynika z opinii dr B.-W.).

Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej Komisja Odwoławcza powołała

się na to, że uprawniona z rejestracji nie przedłożyła dowodu na to, że w

pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była

wyłącznym podmiotem używającym w Polsce formy przestrzennej w postaci

prostopadłościennego klocka z ośmioma wypustkami (zaczepami) w kształcie

walca, a skoro warunek wyłączności nie został spełniony, klocki o kształcie

przestrzennym zgłoszonym do rejestracji nie mogły nabyć wtórnej zdolności

23

rejestracyjnej. Ten ostatni argument jest słusznie krytykowany w rewizji

nadzwyczajnej – również z punktu widzenia braku wystarczających podstaw

faktycznych do jego sformułowania – nie ma to jednak wpływu na prawidłowość

ostatecznej oceny prawnej Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności

odróżniającej zarejestrowanego znaku.

W rozpoznawanej sprawie chodzi o specyficzny znak towarowy – formę

przestrzenną, która odwzorowuje dokładnie kształt towaru (produktu), a zatem o

znak będący samym towarem (klocek konstrukcyjny systemu L.). Nie ma przy tym

znaczenia, że zarejestrowaniu podlegała tylko wierzchnia część klocka obejmująca

wypustki w kształcie walca a nie spodnia jego część, na której umieszczone są

tuleje dopasowane kształtem do wypustek. Zgłoszona do rejestracji forma

przestrzenna klocka jest podyktowana jego właściwościami funkcjonalnymi –

użytkowymi. Bo chociaż istnieje wiele możliwych do wyobrażenia kształtów

klocków konstrukcyjnych, to kształt prostopadłościenny jest najbardziej

rozpowszechniony z przyczyn oczywistych (lepiej niż inne bryły – np. walce, stożki,

wielościany foremne lub nieforemne - nadaje się do konstruowania budowli).

Forma przestrzenna klocka konstrukcyjnego – prostopadłościan – jest zatem

uwarunkowana właściwościami (funkcjami) technicznymi. Również wypustki

cylindryczne (w kształcie walca) - wraz z dopasowanymi do nich kształtem tulejami

- są najbardziej oczywistą formą dla celów łączenia z sobą poszczególnych

elementów konstrukcyjnych (klocków). Ani kształt klocka, ani kształt wypustek nie

mają zatem - każdy z osobna oraz we wspólnej konfiguracji - pierwotnej zdolności

odróżniającej i nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Oznaczenie w postaci znaku przestrzennego w formie trójwymiarowej,

odzwierciedlające w sposób dosłowny kształt klocka, odniesione do klocka właśnie

(w takim bowiem zakresie – jedynie w odniesieniu do klocków – nastąpiło

częściowe unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego), nie nadaje się do

rejestracji jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, ponieważ

stanowi jedynie informację o jego właściwościach funkcjonalnych. Ze względu na

zawartość intelektualną oznaczenie takie ma charakter wyłącznie opisowy i jako

znak towarowy dla oznaczenia towaru, który odzwierciedla, nie powinno być

rejestrowane ani chronione.

24

Jeżeli, jak oceniła Komisja Odwoławcza, przedmiotowe oznaczenie,

używane w stosunku do zabawek w postaci klocków konstrukcyjnych, nie ma

dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest kształtem pospolitym,

oczywistym z uwagi na funkcje klocka, powszechnie znaną konfiguracją dla

klocków, a ponadto informuje jedynie o właściwościach funkcjonalnych towaru, to

nie ma ono zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust.

1 u.z.t. i nie nadaje się do rejestracji jak znak towarowy. Ten stan rzeczy – jak

wynika z ustaleń Komisji Odwoławczej – istniał już przed zgłoszeniem oznaczenia

do rejestracji jako znaku towarowego.

W ocenie Sądu Najwyższego zarejestrowany znak towarowy nie posiada

dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t. w

odniesieniu do klocków. Informuje odbiorcę tego rodzaju towarów o ich

właściwościach (cechach funkcjonalnych), nie zawiera natomiast informacji o

pochodzeniu tak oznaczonych towarów (klocków) z jednego i tego samego źródła

(od tego samego przedsiębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o

znakach towarowych. Dla przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku,

zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak

posiada jakiekolwiek znamiona odróżniające, lecz to, czy ma on dostateczne

znamiona odróżniające pozwalające na identyfikację źródła pochodzenia towaru

Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do

używania zarejestrowanego znaku towarowego jednemu przedsiębiorcy mogłoby

istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przedstawiania w

tej formie przestrzennej – powszechnie znanej, pospolitej i oczywistej dla towarów

będących klockami konstrukcyjnymi - swoich (wyprodukowanych przez siebie)

towarów. W rezultacie należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej

przy Urzędzie Patentowym RP o braku zdolności odróżniania zarejestrowanego

znaku towarowego […]. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od

przedsiębiorstwa uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych

właściwościach towaru, jakim jest klocek, co stanowi oznaczenie niedające

wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy

o znakach towarowych). Pomimo tego, że znak towarowy może pełnić i często pełni

funkcję reklamową lub informacyjną, nie oznacza to, że do tych funkcji sprowadza

25

się warunek rejestracji i ochrony znaku skutecznej erga omnes. Niezbędną

przesłanką przyznania określonemu znakowi zdolności odróżniającej i jego

rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia towaru

jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z określonego

przedsiębiorstwa). Jako oznaczenie bez zdolności odróżniających (bez

dostatecznych znamion odróżniających) w odniesieniu do klocków znak ten nie

może pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak

towarowy.

Rejestracja formy przestrzennej o cechach powszechnie znanej konfiguracji

elementów konstrukcyjnych, oczywistej dla klocka konstrukcyjnego, jako znaku

towarowego miałaby w efekcie skutek antykonkurencyjny, ponieważ konkurujący

ze sobą przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas dostęp do rynku i mogli między

sobą konkurować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w

razie zarejestrowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego będącego

odwzorowaniem funkcjonalnych właściwości towaru, zaczęliby napotykać trudności

związane z brakiem możliwości produkowania własnych towarów w kształcie

zarejestrowanym jako znak towarowy, ponieważ narażałoby to ich na zarzuty

naruszenia praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od

przeszkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem

wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w

obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego,

a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy – Prawo własności przemysłowej,

zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak

dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą

zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w

następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach

obrotu. Jednakże w przypadku znaku towarowego podlegającego ocenie w

rozpoznawanej sprawie nie można twierdzić, że nabył on zdolność odróżniającą

wskutek jego wieloletniego używania.

26

Przy dokonywaniu wykładni wchodzących w grę przepisów istotne

znaczenie mają międzynarodowe zobowiązania Polski. Słusznie zwraca się uwagę

w rewizji nadzwyczajnej na konieczność uwzględniania przy wykładni art. 7 ustawy

o znakach towarowych postanowień art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot

Europejskich 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów

prawa państw członkowskich o znakach towarowych. Podstawę tego twierdzenia

stanowią zobowiązania wynikające z wiążącego Polskę Układu Europejskiego

ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a

Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony,

sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38

ze zm.). Układ ten przewiduje obowiązek Polski dostosowania swojego prawa w

dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej (co obejmuje również ochronę

znaków towarowych) do poziomu ochrony podobnego do istniejącego we

Wspólnocie, również w zakresie porównywalnych środków dochodzenia takich

praw (art. 66 ust. 1), oraz ogólny obowiązek zbliżania istniejącego i przyszłego

ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie (art. 68 i

69). Dostosowanie prawa polskiego do standardów ochrony przewidzianych we

Wspólnocie może być realizowane dwutorowo – poprzez zabiegi legislacyjne albo

poprzez interpretację obowiązujących przepisów w celu uzyskania rezultatu

zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego. Chociaż z uzasadnienia

zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP nie

wynika, aby w toku postępowania odwoławczego była brana pod uwagę wykładnia

art. 7 ustawy o znakach towarowych w duchu prawa wspólnotowego, to ostatecznie

przyjęte rezultaty wykładni są zgodne z tym, co wynika z dyrektywy 89/104/EWG.

Przepis art. 3 dyrektywy, który wyszczególnia powody odmowy rejestracji

znaku towarowego lub jej unieważnienia, stanowi, że są wyłączone z rejestracji lub

– w przypadku ich zarejestrowania – podlegają unieważnieniu m.in.: znaki

towarowe, które są pozbawione zdolności odróżniającej (art. 3 ust. 1 lit b),

oznaczenia składające się wyłącznie z: (i) formy, która uwarunkowana jest samym

charakterem towaru, (ii) formy towaru, która jest niezbędna do uzyskania

właściwości technicznych, (iii) formy, która nadaje towarowi istotną wartość (art. 3

ust. 1 lit e). Sposób wykładni tego ostatniego przepisu został przedstawiony w

27

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 czerwca 2002

r. w sprawie C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer

Products Ltd.). W wyroku tym (teza 4) Europejski Trybunał Sprawiedliwości

stwierdził, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten

sposób, iż oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być

zarejestrowane jako znak towarowy (na podstawie tego przepisu), jeżeli zostanie

wykazane, że podstawowe funkcjonalne cechy tej formy można przyporządkować

wyłącznie właściwościom technicznym, a ponadto, że wykazanie istnienia innych

form, które umożliwiają uzyskanie tych samych właściwości technicznych, nie

pozwala na przezwyciężenie określonej w tym przepisie podstawy odmowy

rejestracji znaku towarowego lub jej unieważnienia. W uzasadnieniu wyroku

Trybunał podniósł, że forma przestrzenna towaru może – co do zasady – stanowić

znak towarowy, pod warunkiem, że można ją przedstawić graficznie i nadaje się do

odróżniania towaru lub usługi pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od

towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Oznaczenie, które

zostało wyłączone z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy nigdy nie może

nabyć zdolności odróżniającej na podstawie jego używania. Trybunał zwrócił

uwagę, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy dotyczy oznaczeń, które z uwagi na swój

charakter nie mogą stanowić znaków towarowych, stanowiąc wstępną przeszkodę,

która może uniemożliwić rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z formy

towaru. Jeżeli tylko jedno z kryteriów wymienionych w tym artykule zostanie

spełnione, oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może być

zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Uzasadnieniem przeszkód

rejestracji przewidzianych w art. 3 ust.1 lit (e) dyrektywy jest zapobieżenie ochronie

wynikającej z prawa do znaku towarowego, która prowadziłaby do udzielenia

uprawnionemu monopolu na techniczne rozwiązania albo funkcjonalne cechy

towaru, potencjalnie poszukiwanie przez użytkownika w towarach konkurentów.

Artykuł 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy ma więc na celu zapobieżenie rozszerzeniu

zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego poza oznaczenia, które

mogą służyć do odróżniania towaru lub usługi od towarów albo usług oferowanych

przez konkurentów, tworząc w ten sposób przeszkodę uniemożliwiającą

konkurentom swobodne oferowanie towarów, zawierających takie rozwiązania

28

techniczne albo takie cechy użytkowe, w konkurencji z uprawnionym do znaku

towarowego. Wyłączenie oznaczeń składających się wyłącznie z formy towaru,

która jest konieczna do uzyskania właściwości technicznych (art. 3 ust. 1 lit e, pkt ii

dyrektywy), ma na celu wyłączenie z rejestracji form, których główne cechy

odpowiadają funkcji technicznej, w ten sposób, że wynikająca z prawa do znaku

towarowego wyłączność byłaby dla konkurentów przeszkodą w oferowaniu towaru

zawierającego taką właśnie funkcję albo przynajmniej w swobodnym wyborze przez

konkurentów rozwiązania technicznego, które chcieliby przyjąć w celu

uwzględnienia takiej funkcji w ich towarze. Wreszcie Trybunał stwierdził, że w

treści art. 3 ust. 1 lit (e) pkt (ii) dyrektywy nie ma żadnych podstaw do twierdzenia,

że wykazanie istnienia innych form umożliwiających osiągnięcie takich samych

właściwości technicznych pozwala przezwyciężyć przewidzianą w tym przepisie

podstawę odmowy rejestracji lub jej unieważnienie (por. uzasadnienie wyroku w:

„Rzecznik Patentowy” Nr 4 (35) październik-grudzień 2002 s. 101-103).

Skutki stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami

członkowskimi nie oznaczają jeszcze podporządkowania orzecznictwa sądów

polskich przepisom prawa wspólnotowego ani wiążącej wykładni orzeczeń

Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wyroki tego Trybunału stanowią

jednak źródło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu rozumowania prawniczego,

wykładni przepisów prawa wspólnotowego, rozumienia pojęć, które powinny być

jednakowo rozumiane we wszystkich państwach członkowskich Wspólnot

Europejskich.

Z przytoczonego powyżej wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

wynika kilka wniosków.

Przede wszystkim, istnieją przeszkody do rejestracji jako znaku

towarowego formy (kształtu) towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny

można zrealizować przy wykorzystaniu innej formy (kształtu). Wystarczy, że forma

towaru umożliwia uzyskiwanie określonego rezultatu technicznego.

Ponadto, wykluczona jest możliwość nabycia wtórnej zdolności

odróżniającej przez formę towaru zdeterminowaną właściwościami technicznymi

(funkcjonalnymi).

29

Przeniesienie stanowiska Trybunału na grunt mającego zastosowanie w

rozpoznawanej sprawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oznacza, że

zbędne stało się rozważanie zasadności zarzutów rewizji nadzwyczajnej

odnoszących się do braku ustaleń faktycznych co do wyłączności używania

zarejestrowanej formy przestrzennej przez ubiegającą się o rejestrację znaku K.

A/S, ani też co do prawidłowości rozważań i stanowiska Komisji Odwoławczej

dotyczących tego, że K. S/A powinna ponieść procesowe konsekwencje

nieprzedstawienia dowodów na okoliczność, że w pięcioletnim okresie

poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem

używającym w Polsce formy przestrzennej towaru w postaci prostopadłościennego

klocka z ośmioma cylindrycznymi wypustkami (zaczepami). Ustalanie tych

okoliczności nie miało prawnej doniosłości ze względu na wykluczenie – co do

zasady - możliwości nabycia zdolności odróżniającej przez formę towaru niezbędną

do uzyskania określonych właściwości technicznych (funkcjonalnych). Badanie, czy

miało miejsce wyłączne stosowanie przez K. A/S (lub jej poprzedników prawnych)

na terytorium Polski formy przestrzennej takiej jak zarejestrowana jako znak

towarowy, nie miało zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też nie

zasługują na uwzględnienie w tym kontekście zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 § 1

i art. 80 k.p.a., chociaż pogląd Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności

odróżniającej ze względu na nieudowodnienie przez K. A/S wyłączności stosowania

oznaczenia jest arbitralny i nieoparty na dowodach. Na marginesie jedynie można

wskazać, że z dowodu złożonego przez K. A/S – w postaci wyników badania opinii

publicznej – wynika, że już od pewnego czasu działają na polskim rynku także inni

producenci klocków konstrukcyjnych poza przedsiębiorcami należącymi do grupy

Lego.

Możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenia

niemające dostatecznych znamion odróżniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była już

kwestionowana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do

oznaczeń ogólnoinformacyjnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia

2002 r., III RN 218/01, niepubl., dot. znaku 100 P.). Pogląd ten można odnieść do

oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobrażenia formy towaru,

uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicznych.

30

Oznacza to, że zestaw cech funkcjonalnych towaru nie może nabyć wtórnej

zdolności odróżniającej. Prowadzi to do wniosku, że forma przestrzenna będąca

odzwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie

właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i nie

może nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności odróżniającej. W rozpoznawanej

sprawie funkcja łączenia klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest

podstawową właściwością funkcjonalną przestrzennej formy klocka jako towaru,

definiuje ten towar a zatem nie ma zdolności odróżniającej. Cylindryczne wypustki

(zaczepy) na prostopadłościanie klocka mają znaczenie wybitnie funkcjonalne, a

przy tym najłatwiejsze w produkcji, najsprawniej działające, najlepsze technicznie,

optymalne. Znak towarowy przestrzenny stanowiący jednocześnie formę produktu

nie ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru

zdobniczego albo wzoru użytkowego (wzoru przemysłowego).

Nie można mówić o naruszeniu art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasady

telle-quelle). Przepis ten stanowi m.in., że każdy znak towarowy prawidłowo

zarejestrowany w państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w

takiej samej postaci jak w innych państwach będących członkami związku (...)

(A.1.), stwierdzając jednocześnie, że można odmówić rejestracji znaków

towarowych, o których mowa w tym artykule, lub unieważnić taką rejestrację, jeżeli

są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są złożone

wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia

rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów

lub czasu ich wytwarzania bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w

uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w państwie, w którym się o ochronę.

Interpretując zakres ochrony wynikający z przywołanego przepisu, bierze się pod

uwagę oświadczenia samego zgłaszającego znak do rejestracji (B. pkt 2). K. A/S

zgłaszając przestrzenny znak towarowy do rejestracji wyraźnie oświadczyła, że

zgłasza znak inny niż znak zarejestrowany w kraju pochodzenia. Zasada telle-

quelle nie jest bezwzględna i doznaje ograniczeń przewidzianych w art. 6

quinquies, na co zwróciła uwagę Komisja Odwoławcza.

Niezrozumiały jest zarzut naruszenia § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz

31

opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. Przepis ten dotyczy

wyłącznie warunków formalnych wniosku o wszczęcie postępowania spornego, nie

zaś rozkładu ciężaru dowodowego, a w żadnym razie nie wynika z niego, że

wyłącznie na wnioskodawcy wnoszącym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku

towarowego spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich faktów istotnych dla

rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym tej sprawy. O rozkładzie ciężaru dowodu

decydują na ogół przepisy prawa materialnego.

Niezrozumiały jest także zarzut braku podpisów na decyzji z 12 marca 2001 r.

Jak wynika z oryginału decyzji zawartej w aktach postępowania spornego przez

organami patentowymi, została ona podpisana przez wszystkich trzech członków

kolegium orzekającego w postępowaniu odwoławczym, natomiast uzasadnienie –

przez przewodniczącego kolegium orzekającego oraz członka kolegium

orzekającego będącego sprawozdawcą (referentem) sprawy sporządzającym

uzasadnienie, zgodnie z treścią § 18 w związku z § 8 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i

odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych.

Decyzja została doręczona stronom postępowania spornego w odpisie, bez

oryginalnych podpisów członków kolegium orzekającego.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie przedstawił argumentów prawnych

wskazujących na istotę naruszenia zaskarżonym orzeczeniem Komisji

Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP prawa procesowego. Należy w

związku z tym stwierdzić, że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest

rażące, a zatem kwalifikowane naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak

jest podstaw do przyjęcia, aby decyzja Komisji Odwoławczej przyjmująca brak

pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego

(brak zdolności rejestrowej tego znaku), rażąco naruszała prawo, zwłaszcza prawo

procesowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art.393

12

k.p.c.

w związku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania

cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i

Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,

32

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Teza:

Forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i podyktowana

(uwarunkowana) wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej

zdolności odróżniającej i nie może nabyć (nie nabywa) wtórnej zdolności

odróżniającej.

Funkcja łączenia klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest podstawową

właściwością funkcjonalną przestrzennej formy klocka jako towaru, definiuje ten

towar i ma zatem także cechy ogólnoinformacyjne.

33

Znak towarowy przestrzenny stanowiący jednocześnie formę produktu nie

ma zdolności odróżniającej i nie może zastąpić prawa z rejestracji wzoru

zdobniczego albo wzoru użytkowego (przemysłowego).