III RN 240/01

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r.

III RN 240/01

Forma przestrzenna będąca odzwierciedleniem towaru i uwarunkowana

wyłącznie właściwościami funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróż-

niającej, a także nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, wymaganych

dla rejestracji znaku towarowego.

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera

(sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2003 r.

sprawy ze skargi Spółki „Kirkbi” A/S Billund, Dania od decyzji Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku

towarowego [...], na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu Patentowego RP

od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Pol-

skiej w Warszawie z dnia 12 marca 2001 r. [...]

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajną.

U z a s a d n i e n i e

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 4 lutego 1998 r. zarejestrował pod nume-

rem [...] na rzecz zgłaszającej - Spółki Kirkbi A/S z siedzibą w Billund, Dania, znak

towarowy przestrzenny do oznaczania programów do gier komputerowych, zabawek,

gier i przedmiotów do zabawy, w klasie towarów 9 i 28. Znak został zgłoszony jako

czarno-biały (a właściwie monochromatyczny, tj. bez zastrzegania jakiegokolwiek

koloru) i opisany jako: „Znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prostokąt-

nego pryzmatycznego elementu budowlanego - zabawki, na którego płaskiej po-

wierzchni umieszczony jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załą-

czonych odbitek”. Wobec wniosku o zarejestrowanie tego znaku towarowego sprze-

ciw zgłosiła C. Spółka z o.o. z siedzibą w W., Polska, twierdząc że zgłoszona forma

przestrzenna przedstawia klocek, a więc jednoznacznie wskazuje na rodzaj towarów,

2

do których oznaczania jest przeznaczona, co oznacza, że oznaczenie to nie spełnia

ustawowych warunków wymaganych do rejestracji znaku towarowego i zgodnie z art.

7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie może być zarejestrowane.

Decyzją z 15 września 1998 r. [...] wydaną w postępowaniu spornym Urząd

Patentowy RP, na wniosek C. Spółki z o.o. w W. unieważnił, na podstawie art. 49

ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 i 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-

rowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm., powoływanej w dalszym ciągu jako u.z.t.), prawo

z rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] „częściowo w zakresie klocków”.

Urząd Patentowy podzielił stanowisko uprawnionej z rejestracji znaku Kirkbi

A/S, że nie narusza przepisów art. 4 i art. 7 u.z.t. rejestracja znaku przestrzennego w

formie plastycznej, trójwymiarowej oraz że z przepisu art. 4 u.z.t. nie wynika zakaz

rejestracji w charakterze znaku towarowego formy przestrzennej będącej zarazem

wyrobem, czyli znaku, który sam w sobie jest towarem. Jednak nie każda forma

przestrzenna może być zarejestrowana jako znak towarowy. Przepis art. 4 u.z.t. wy-

raźnie określa kryteria, jakim powinien odpowiadać znak towarowy, aby mógł być

zarejestrowany. Znakiem towarowym podlegającym rejestracji jest tylko takie ozna-

czenie, które nadaje się do odróżniania towarów i usług określonego przedsiębior-

stwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, czyli oznacze-

nie mające dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu go-

spodarczego. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem prawa z rejestracji jest znak

przestrzenny w postaci klocka z wystającymi wypustkami, służący między innymi do

oznaczania klocków konstrukcyjnych (zabawek). Zdaniem Urzędu Patentowego

znak, który sam jest towarem - klockiem i służy do oznaczania towarów - klocków,

nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ jest to znak prze-

strzenny wynikający z natury przedmiotu. Jest to forma, której postać wyznaczają

funkcje przedmiotu - klocka, o czym świadczą wypustki pełniące rolę zaczepów, po-

nadto jest to forma, która ma na celu uzyskanie określonego rezultatu praktycznego -

informuje o konstrukcji i wyglądzie oznaczonego towaru (ma charakter ogólnoinfor-

macyjny). Rejestracja znaku przedstawiającego konkretny towar na rzecz jednego

podmiotu narusza przepisy art. 4 i art. 7 u.z.t. oraz uniemożliwia produkcję klocków z

zaczepami innym podmiotom, monopolizując polski rynek. Zarejestrowany znak [...]

nie ma charakteru wyróżniającego, ponieważ przeciętny odbiorca w zwykłych warun-

kach obrotu gospodarczego nie będzie mógł zindywidualizować towaru na rynku w

3

odniesieniu do konkretnego producenta - w tym przypadku Kirkbi A/S, ale będzie po-

strzegał jedynie jego przydatność do zabawy, np. konstruowania budowli.

Kirkbi A/S wniosła odwołanie od powyższej decyzji, twierdząc, że analiza

zdolności rejestracyjnej zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego prowadzi

do wniosku, że nie istnieją przesłanki wyłączenia tego znaku przestrzennego - będą-

cego kształtem towaru - od rejestracji. Znak towarowy [...] nie jest określony charak-

terem towaru. Klocki LEGO należą do rodziny gier konstrukcyjnych charakteryzują-

cych się tym, że poszczególne elementy mogą być ze sobą dowolnie zestawiane i

rozłączane. Na świecie istnieje wiele innych zabawek “zaciskowych”, w tym klocków,

o zupełnie innych kształtach. Kształt klocka LEGO nie jest jego najważniejszą warto-

ścią. Wiele jest i wiele może jeszcze być odmian klocków zaciskowych i wszystkie

one mogą korzystać z ochrony jako wyróżniające znaki towarowe. Kształt towaru

według rejestracji [...] nie jest konieczny dla uzyskania własności technicznych towa-

ru. Dla postawionego klockom LEGO zadania konstrukcyjnego nie ma znaczenia

kształt łączonych cegiełek ani zastosowane tuleje oraz okrągłe występy mocujące.

Ten sam cel można osiągnąć na nieskończenie wiele sposobów. Zastosowanie roz-

wiązań o innych kształtach dawałoby te same efekty i umożliwiałoby legalną egzy-

stencję na rynku wyrobów różnych producentów. Kształt towaru według rejestracji

[...] nie nadaje temu towarowi istotnej wartości. Nie kształt klocka według rejestracji

[...] stanowi o atrakcyjności wyrobu. Nadaje on jedynie cechę wyróżniającą znakowi

towarowemu, natomiast reputacja wyrobu wynika z jego wysokiej jakości i reputacji

firm Lego i Kirkbi. Mimo że w wielu krajach zostały wprowadzone ograniczenia doty-

czące rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego, klocek LEGO uzyskał tam

ochronę (między innymi w Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Grecji, na Węgrzech).

Unieważnienie rejestracji znaku [...] spowodowałoby lawinowe naśladownictwo kloc-

ków, niedorównujących jakością oryginałowi, na czym w efekcie straciłaby nie tylko

Kirkbi A/S, lecz także konsumenci. W uzupełnieniu odwołania Kirkbi A/S podniosła,

że klocek LEGO posiada pierwotną zdolność odróżniającą dzięki ośmiu wypustkom

w kształcie walca na ścianie prostopadłościanu (art. 4 u.z.t.). Powołując się na treść

opinii dra B. Bischopa - Wengera, wydanej na potrzeby postępowania rejestrowego

toczącego się przed szwajcarskim urzędem patentowym, odwołująca się stwierdziła,

iż rezultat polegający na tarciowym łączeniu klocków można uzyskać także przy uży-

ciu innych środków technicznych niż wypustki (zaczepy) takie jak na klocku LEGO.

Wskazała również, że Polska jest sygnatariuszem Konwencji Paryskiej o ochronie

4

własności przemysłowej, z czego wynika, że w odniesieniu do klocka LEGO zareje-

strowanego w kraju pochodzenia (Danii) obowiązuje zasada telle-quelle (art. 6

quinquies B i C Konwencji Paryskiej). Pierwsza sprzedaż klocków LEGO nastąpiła w

Polsce w 1973 r., po roku 1989 r. sprzedaż tych klocków rosła, zaś w 1995 r. rozpo-

częła działalność polska spółka grupy LEGO (art. 6 quinquies C1 Konwencji Pary-

skiej). Ponadto w uzupełnieniu odwołania wskazano, że znak towarowy (klocek

LEGO) jest w Polsce znakiem powszechnie znanym i uzyskał wtórną zdolność reje-

stracyjną. Odwołująca się podniosła również, iż klocek LEGO uzyskał ochronę jako

wspólnotowy znak towarowy, zatem korzysta z ochrony na terytorium całej Unii Eu-

ropejskiej, a Polskę wiąże z Unią umowa stowarzyszeniowa, której art. 66 wyraża

wolę zbliżenia ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do

poziomu ochrony w Unii Europejskiej.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z dnia 12 marca

2001 r. [...] utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

Komisja Odwoławcza ustaliła, że poprzedniczka odwołującej się, tj. Lego

System A/S z Danii, uzyskała w Polsce ochronę na kolorowy (kolory znaku: czerwo-

ny, czarny, biały i żółty) znak obrazowy (graficzny) [...] z pierwszeństwem wynikają-

cym ze zgłoszenia w Danii z mocą od dnia 17 września 1987 r., do oznaczania w

klasie 28 następujących towarów: gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe,

ozdoby choinkowe. Ochrona tego znaku została przedłużona do 17 września 2007 r.

Jest to znak obrazowy, a nie przestrzenny, wobec czego ochrona nie odnosi się do

klocka z ośmioma wypustkami jako figury przestrzennej, lecz do jego płaskiego, kolo-

rowego wizerunku, który ma służyć do oznaczania towarów wymienionych w decyzji

o rejestracji. W wykazie tych towarów nie został wymieniony pojedynczy klocek. Na-

stępnie Kirkbi A/S uzyskała w Polsce ochronę z mocą od 6 marca 1995 r. na dwa

znaki przestrzenne bez określenia kolorów: [...] w klasie 28 oraz [...] w klasach 9 i 28.

W podaniu o rejestrację tych znaków w Polsce pozwana oświadczyła, że nie ubiega

się o rejestrację znaku w takiej samej postaci jak w państwie pochodzenia (tj. w Da-

nii). Z dostarczonego wypisu z duńskiego rejestru wynika, że w Danii został zareje-

strowany inny znak niż znaki zarejestrowane w Polsce i dlatego, zdaniem Komisji

Odwoławczej, powoływanie się w odwołaniu na przepisy dotyczące zasady telle-

quelle należy uznać za nieporozumienie. Z dostarczonego odpisu duńskiej rejestracji

znaku nie wynika nawet, czy w Danii został zarejestrowany znak obrazowy czy prze-

strzenny, ani jakie kolory zostały zastrzeżone. Można jedynie domniemywać, że w

5

Danii znak został zastrzeżony jako przestrzenny i w kolorze czerwonym, ponieważ w

świadectwie na znak wspólnotowy powołano wcześniejszą duńską rejestrację. W

Niemczech z mocą od 25 stycznia 1995 r. został zarejestrowany trójwymiarowy

(przestrzenny) znak towarowy w postaci klocka z ośmioma wypustkami w kolorze

czerwonym, bez powoływania rejestracji macierzystej (a więc bez stosowania zasady

telle-quelle) i na rzecz innego podmiotu niż Kirkbi A/S. Podobnie OHIM - Urząd do

spraw Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym w Alicante zarejestrował klocek z

ośmioma wypustkami (zaczepami) w kolorze czerwonym z mocą od 1 kwietnia 1996

r. do oznaczania towarów w klasach 9 i 28. W świadectwie rejestracji zaznaczono, że

znak nabył wyróżniający charakter przez użytkowanie, czyli że nabył wtórną zdolność

odróżniającą. Komisja Odwoławcza uznała, że znak przestrzenny w postaci klocka

zarejestrowany w Polsce na rzecz Kirkbi A/S nie jest tożsamy ze znakami zareje-

strowanymi w Danii, Niemczech i przez OHIM, a zatem powoływanie się na zasadę

telle-quelle lub na umowę stowarzyszeniową Polski z Unią Europejską jest niesku-

teczne. Kirkbi A/S uzyskała w Polsce ochronę szerszą niż w Danii, Niemczech lub na

terenie UE. Oceniając pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą znaku towarowego

trójwymiarowego (przestrzennego) w postaci klocka, Komisja Odwoławcza stwier-

dziła, że znak towarowy zarejestrowany pod nr [...] nie posiadał w dacie zgłoszenia

pierwotnej zdolności odróżniającej, ani też nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej.

Tego typu klocki konstrukcyjne są znane na całym świecie od dziesiątków lat z roz-

wiązań Anglika Harry'ego Fishera Page'a, chronionych brytyjskimi patentami udzielo-

nymi w latach 1939, 1944 i 1945. Ochrona patentowa już wygasła. Kirkbi A/S nie

kwestionowała, że klocek z wypustkami był wcześniej chroniony patentami, a zatem

w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce nie mógł posiadać pierwotnej zdolności

odróżniającej jako kształt pospolity, a nie jedyny w swoim rodzaju w klasie zabawek -

klocków. Cecha wtórnej zdolności odróżniającej wymaga wykazania, że w świado-

mości odbiorców (konsumentów) wytworzyło się trwałe przekonanie o istnieniu

związku między towarem a jego producentem. Kirkbi A/S nie przedłożyła dowodów

na okoliczność, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do reje-

stracji była wyłącznym podmiotem używającym w Polsce znaku przestrzennego w

postaci klocka z ośmioma wypustkami. Również Urząd Patentowy RP rejestrując

sporny znak towarowy nie zbadał, czy w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień

zgłoszenia Kirkbi A/S była w Polsce jedynym i wyłącznym podmiotem wprowadzają-

cym do obrotu zestawy klocków zawierające między innymi klocki z ośmioma wy-

6

pustkami. To zaniechanie doprowadziło w ocenie Komisji do sytuacji, w której inni

przedsiębiorcy zostali z dnia na dzień pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania

do obrotu klocków z ośmioma wypustkami, mimo że nie naruszyli niczyich praw wy-

łącznych, gdyż zagraniczne patenty na klocki z zaczepem w postaci walca wygasły

kilkadziesiąt lat wcześniej, a w Polsce nie były w ogóle chronione. Decyzja uwzględ-

niająca wniosek o rejestrację prowadziła praktycznie do udzielenia ochrony szerszej

od wygasłej ochrony patentowej. Odnosząc się do przedłożonej przez pozwaną opinii

dra Bischopa-Wengera, Komisja Odwoławcza uznała, iż jest ona w znacznej części

nieczytelna z powodu braku załączników i nieprzydatna w niniejszej sprawie, ponie-

waż nie odnosi się do pierwotnej i wtórnej zdolności rejestracyjnej klocka w odniesie-

niu do terytorium Polski.

Rewizję nadzwyczajną od decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Paten-

towym RP z 12 marca 2001 r., utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Patentowego z

15 września 1998 r. unieważniającą prawo z rejestracji znaku towarowego [...]

udzielone na rzecz Kirkbi A/S z siedzibą w Billund, Dania, w części dotyczącej kloc-

ków, wniósł Prezes Urzędu Patentowego RP, zarzucając zaskarżonej decyzji rażące

naruszenie prawa poprzez: 1) błędne zastosowanie art. 29 w związku z art. 4, art. 7

oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr

5, poz. 17) oraz błędne zastosowanie art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej o Ochro-

nie Własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 91, poz.

51), 2) niezastosowanie art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 88, art. 107 § 1 i 3 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.), 3) błędne zastosowanie § 2 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i od-

woławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych

(Dz.U. Nr 36, poz. 160).

W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego wskazał

na błędne zastosowanie art. 30 ust. 1 u.z.t., określającego przesłanki unieważnienia

prawa z rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnio-

skiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy,

kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki w postaci istnienia

po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu prawa z rejestracji da-

nego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna do wszczęcia i występo-

wania w charakterze strony w postępowaniu o unieważnienie tego znaku towarowe-

7

go. W związku z tym Urząd Patentowy oraz Komisja Odwoławcza jako organy orze-

kające w sprawie dotyczącej unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego są

zobligowane w pierwszej kolejności do zbadania z urzędu czy wnioskodawca wystę-

pujący z żądaniem unieważnienia prawa legitymuje się interesem prawnym w rozu-

mieniu ustawy o znakach towarowych. Wskazując na różne koncepcje doktrynalne

rozumienia pojęcia „interes prawny”, zarówno w ogólnym postępowaniu administra-

cyjnym, jak i w szczególności w postępowaniu, którego przedmiotem jest unieważ-

nienie lub wygaszenie znaku towarowego, Prezes Urzędu Patentowego przychylił się

do stanowiska przedstawionego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 maja 1999

r., III RN 5/99 (OSNP 2000 nr 9, poz. 337), zgodnie z którym interesem prawnym jest

indywidualny interes oparty na przepisie prawa materialnego, co oznacza, że z wnio-

skiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko

taki podmiot, który wykaże, że rejestracja określonego znaku towarowego narusza

jego uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W niniejszej sprawie wnioskodawca

– C. Spółka z o.o. - wskazał jedynie, że swój interes prawny wywodzi z faktu produk-

cji i sprzedaży klocków podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego -

Kirkbi A/S, powołał się ponadto na rzekome niebezpieczeństwo monopolizacji rynku

w drodze eksploatacji prawa z rejestracji znaku towarowego w formie klocka. Takie

ogólne sformułowania nie uzasadniają, zdaniem wnoszącego rewizję nadzwyczajną,

istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, gdyż wnioskodawca nie wyka-

zał, iż istnieje po jego stronie obiektywna potrzeba ochrony jego praw. W opinii wno-

szącego rewizję nadzwyczajną, z okoliczności podanych przez wnioskodawcę wyni-

ka jedynie, że jest on, jako konkurent uprawnionego, zainteresowany unieważnie-

niem przedmiotowego prawa głównie z powodów ekonomicznych. Jego potrzeba

unieważnienia prawa z rejestracji znaku wynika zatem z interesu czysto faktycznego,

a nie prawnego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał, iż w toku postępowania w

niniejszej sprawie ani Urząd Patentowy, ani działająca przy nim Komisja Odwoław-

cza nie zbadały istnienia interesu prawnego jako przesłanki warunkującej możliwość

dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z rejestracji znaku towaro-

wego. Organ administracji państwowej zobowiązany do badania z urzędu, na każ-

dym etapie postępowania, istnienia przesłanki interesu prawnego wnioskodawcy wy-

stępującego o unieważnienie znaku towarowego, pomijając ten obowiązek, zwłasz-

cza w sytuacji kiedy brak przesłanki został podniesiony przez uprawnionego w toku

postępowania, rażąco naruszył normę prawną zawartą w przepisie art. 30 ust. 1 u.z.t.

8

Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że w postępowaniu tym doszło do

rażącego naruszenia prawa procesowego, gdyż organ administracji działał z pogwał-

ceniem ogólnej zasady postępowania administracyjnego wyrażonej w art. 6 k.p.a.,

który nakłada na organy administracji państwowej obowiązek działania na podstawie

przepisów prawa. W niniejszej sprawie organy nie działały na podstawie przepisów

prawa, bowiem nie ustaliły istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. Po

dokonaniu prawidłowego ustalenia znaczenia normy prawnej zawartej w art. 30 u.z.t.,

uzależniającej legitymację do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa z re-

jestracji znaku towarowego od istnienia interesu prawnego, organy administracyjne

powinny były, zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, przeprowadzić postępowanie

dowodowe w celu ustalenia istnienia przesłanki interesu prawnego po stronie wnio-

skodawcy. Bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym kierunku nie

było możliwe dokonanie prawidłowej subsumcji stanu faktycznego pod daną normę.

Organ administracji państwowej jest obowiązany wykazać działanie na podstawie

prawa w ciągu całego postępowania przez przytoczenie w decyzji podstawy prawnej

i uzasadnienia prawnego (art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.). W niniejszym postępowaniu orga-

ny administracji nie wykazały swego działania na podstawie przepisów prawa, gdyż

w przedmiotowej decyzji brak jest jakiejkolwiek wzmianki co do zbadania przesłanki

interesu prawnego, a tym samym brak jest również informacji, czy organ administracji

uznał tę przesłankę za udowodnioną, na jakiej podstawie i którym środkom dowodo-

wym dotyczącym tej kwestii dał wiarę. Podnosząc naruszenie art. 107 k.p.a. Prezes

Urzędu Patentowego wskazał, że norma zawarta w tym przepisie została pogwałco-

na nie tylko w zakresie regulacji dotyczących uzasadnienia, ale także podpisu decy-

zji. Decyzja z 12 marca 2001 r. wydana przez Komisję Odwoławczą obradującą w

składzie trzyosobowym nie została prawidłowo podpisana. Kształt przedmiotowej

decyzji ewidentnie wskazuje, że brak jest podpisów wszystkich osób wchodzących w

skład wydającego decyzję organu kolegialnego, jakim jest Komisja Odwoławcza. Na

oryginalnym egzemplarzu decyzji, pod jej uzasadnieniem, brak jest bowiem jednego

z podpisów członków Komisji Orzekającej. W ocenie wnoszącego rewizję nadzwy-

czajną, Komisja Odwoławcza doręczając przedmiotową decyzję bez jej podpisania,

w sposób rażący naruszyła art. 107 k.p.a. Pominięcie przez Komisję Odwoławczą w

postępowaniu o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przesłanki inte-

resu prawnego spowodowało, że organ ten działał w tym postępowaniu również z

naruszeniem zasady ogólnej wyrażonej w art. 8 k.p.a.

9

Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, decyzja z 12 marca 2001 r. została

wydana również z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t., który stanowi, że prawo z reje-

stracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub części, jeżeli nie były

spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji określone w przepisach art. 4,

6-9 i 32 u.z.t. W opinii uprawnionego Kirkbi A/S zostały spełnione wszystkie ustawo-

we warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego [...], a tym samym nie ist-

niały przesłanki do unieważnienia, o których mowa w art. 29 u.z.t; w konsekwencji

Komisja Odwoławcza utrzymując w mocy decyzję Urzędu Patentowego z 15 wrześ-

nia 1998 r. wydała orzeczenie z rażącym naruszeniem art. 29 u.z.t. w związku z art.

4 i 7 u.z.t. oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Wnoszący rewizję nadzwyczaj-

ną wskazał, iż w odwołaniu od decyzji wniesionym przez uprawnionego przedstawio-

no szeroką argumentację na okoliczność posiadania przez znak towarowy [...] do-

statecznych znamion wyróżniających, jednak argumenty te oraz załączone do akt

dowody zostały zbagatelizowane w trakcie postępowania dowodowego i nie zostały

przez organ orzekający poddane analizie. Komisja Odwoławcza odniosła się w poje-

dynczym zdaniu do jednego z dowodów (opinii dra Bishopa-Wengera), stwierdzając

że jest nieczytelna oraz nieprzydatna, gdyż nie dotyczy pierwotnej zdolności rejestra-

cyjnej klocka w odniesieniu do terytorium Polski. Pozostałe liczne dowody zgłoszone

przez uprawnionego, w postaci zdjęć i rysunków klocków, nie zostały poddane jakiej-

kolwiek analizie i ocenie. Zdaniem Prezesa Urzędu Patentowego, organ odwoławczy

prowadził postępowanie dowodowe z rażącym naruszeniem nie tylko art. 77 k.p.a.,

ale również art. 7 k.p.a., nakazującego organowi administracji podjąć wszelkie kroki

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

Komisja Odwoławcza oceniając zdolność odróżniającą znaku [...] dopuściła się rażą-

cego naruszenia art. 7 u.z.t., albowiem odeszła od zastosowania przesłanek zdolno-

ści rejestracyjnej znaków towarowych zawartych w tym przepisie (czyli de facto nie

zastosowała tego przepisu) na rzecz przesłanki nowości, relewantnej dla ochrony

wynalazków lub wzorów użytkowych według ustawy z dnia 19 października 1972 r. o

wynalazczości. Tymczasem art. 4 ust. 1 u.z.t. definiując znak towarowy nie powołuje

się na przesłankę nowości, ale stanowi, że znakiem towarowym w rozumieniu ustawy

może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przed-

siębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Na-

tomiast art. 7 u.z.t. stanowi wyłącznie, że dla rejestracji znaku towarowego wymaga

się, aby znak miał dostateczne znamiona odróżniające. W przepisie tym nie wyklu-

10

cza się rejestrowania znaków towarowych nieposiadających cechy nowości. Gdyby

znamię nowości przesądzać miało o zdolności rejestracyjnej znaku, łączyłoby się to z

koniecznością odmowy rejestracji znaków powszechnie znanych lub zawierających

sławne nazwiska, nazwy geograficzne czy wyrazy pospolite. Liczne rejestracje takich

znaków świadczą natomiast o takim kierunku interpretacji art. 7 u.z.t., który nie łączy

posiadania przez znak znamion odróżniających z posiadaniem przez znak znamienia

nowości. Według Prezesa Urzędu Patentowego, bez znaczenia dla niniejszej sprawy

jest zakres udzielonej ochrony patentowej, gdyż ochrona ta obejmowała rozwiązanie

o charakterze technicznym i chroniła sposób łączenia klocków ze sobą, natomiast

udzielenie rejestracji na znak towarowy jest ochroną dla wyłącznego posługiwania

się w obrocie oznaczeniem towarów w postaci trójwymiarowej bryły. Ponadto wno-

szący rewizję nadzwyczajną stwierdził, że w niniejszym postępowaniu nie przedsta-

wiono dowodu na okoliczność udzielenia ochrony patentowej oraz jej zakresu. W

związku z tym wszystkie rozważania prowadzone przez Komisję Odwoławczą w tym

zakresie nie opierają się na zgromadzonym materiale dowodowym. Wywody te zo-

stały poczynione z rażącym naruszeniem przepisu art. 77 k.p.a., gdyż organ orzeka-

jący zaniechał wykonania przewidzianego tam obowiązku i nie zgromadził w sposób

wyczerpujący całego materiału dowodowego, lecz sformułował swe oceny odwołując

się do zagadnień nieznajdujących potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy.

Dalsze zaniechania, których przy podejmowaniu decyzji w niniejszej sprawie dopu-

ściła się Komisja Odwoławcza, dotyczą postępowania dowodowego w zakresie roz-

patrywania naruszenia art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja odmówiła za-

stosowania zasady ochrony znaków telle-quelle, uregulowanej w art. 6 quinquies

Konwencji Paryskiej, zgodnie z którym znak towarowy prawidłowo zgłoszony w pań-

stwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w takiej samej postaci w

innych państwach, stwierdziła bowiem, że nie zachodzi tożsamość pomiędzy zna-

kiem chronionym w kraju pochodzenia (w Danii), a znakiem zgłoszonym od ochrony

w Polsce. Powyższa teza została oparta o dowolne ustalenia Komisji Odwoławczej,

która błędnie przyjęła w decyzji, że skoro z wypisu z rejestru duńskiego wynika, iż

znak zarejestrowany przez Urząd Patentowy w Danii został zastrzeżony w kolorach,

to oznacza, że znak ten jest inny od polskiego znaku. Zdaniem wnoszącego rewizję

nadzwyczajną, opisane działanie organu doprowadziło do wyciągnięcia sprzecznych

wniosków, iż ochrona przestrzennego znaku zarejestrowanego w kraju pochodzenia

(Danii) jest inna niż w Polsce, ponieważ polska rejestracja nie wskazuje żadnego

11

określonego koloru, a jednocześnie polska ochrona znaku jest szersza, gdyż dotyczy

wszystkich kolorów. Wnoszący rewizję nadzwyczajną podniósł, że zakres zgłoszenia

znaku w postaci bryły w wersji monochromatycznej wynika z dostosowania się zgła-

szającego do praktyki Urzędu Patentowego RP, który nie akceptuje zgłoszeń znaków

kolorowych z zastrzeżeniem wszystkich kolorów. Zatem dla uzyskania tożsamości

ochrony znaku, który w kraju pochodzenia chroniony jest dla wszystkich kolorów, w

Polsce konieczne jest jego zgłoszenie w wersji monochromatycznej. W ocenie wno-

szącego rewizję nadzwyczajną, Komisja Odwoławcza nie prowadząc żadnego po-

stępowania dowodowego w celu ustalenia przyczyn różnego określenia ochrony toż-

samych znaków przestrzennych w różnych krajach oraz konstruując dowolne oceny

stanu faktycznego i prawnego naruszyła przepisy zawarte w treści art. 77 i 80 k.p.a.

Ponadto wnoszący rewizję nadzwyczajną wskazał, że treść przedmiotowej decyzji

pozostaje w sprzeczności z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26

kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego, w którym wy-

raźnie uregulowano, że to wnioskodawca we wniosku wszczynającym postępowanie

winien wskazać środki dowodowe. Natomiast Komisja Odwoławcza rozstrzygając

niniejszą sprawę przerzuciła ciężar dowodu na uprawnionego z rejestracji znaku [...].

Prezes Urzędu Patentowego stwierdził, że przyjęcie przez organ orzekający, iż wnio-

skodawca został poprzez rejestrację znaku [...] pozbawiony nabytych uprzednio

praw, odbyło się również z naruszeniem art. 80 k.p.a. Organ administracyjny uznał

za udowodnioną okoliczność utraty przez wnioskodawcę prawa do produkcji i wpro-

wadzania do obrotu klocków, mimo że na fakt ten nie przedstawiono żadnych dowo-

dów, podobnie jak nie przedstawiono dowodów na okoliczność, że klocki takie były

przez Spółkę z o.o. C. produkowane przed 6 marca 1995 r. W ocenie Prezesa

Urzędu Patentowego, potwierdzeniem okoliczności, że znak towarowy [...] posiada

znamiona odróżniające w rozumieniu art. 7 u.z.t., jest okoliczność uznania przed-

miotowego oznaczenia jako znaku towarowego nie tylko w kraju jego pochodzenia,

ale także w wielu innych krajach europejskich (np. krajach Beneluxu, Grecji, Niem-

czech, Szwajcarii). Natomiast od momentu uzyskania przez Kirkbi A/S z siedzibą w

Billund, Dania, rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, znak ów korzysta z

ochrony na terytorium całej Unii Europejskiej. Wyrażona przez Polskę wola zbliżenia

ustawodawstwa wewnętrznego w zakresie własności intelektualnej do poziomu

ochrony w Unii Europejskiej (art. 66 umowy stowarzyszeniowej) musi także rzutować

na sposób interpretacji przepisów prawa wewnętrznego już w tej chwili. Postulat

12

harmonizacji prawa przewiduje, iż polskie przepisy w zakresie własności przemysło-

wej oraz ich wykładnia powinny mieć na celu uzyskanie rezultatu zbieżnego z dyspo-

zycją norm prawa europejskiego. Prezes Urzędu Patentowego wskazał na przykłady

„proeuropejskiej” wykładni polskiego prawa, których dostarcza w szczególności

orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. postanowienie z dnia 18 lutego 1993 r., I CRN

61/93, OSN z 1993 r. z. 11, poz. 204). W związku z powyższym unieważnienie w

Polsce prawa z rejestracji znaku przestrzennego jest w ocenie wnoszącego rewizję

nadzwyczajną sprzeczne z dążeniami naszego państwa do zbliżenia poziomu

ochrony do standardów europejskich. Utrzymanie decyzji w obecnym kształcie może

być w przyszłości źródłem wielu niepożądanych rozbieżności pomiędzy orzeczeniami

OHIM, urzędów patentowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Urzędu

Patentowego RP.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja nadzwyczajna nie ma uzasadnionych podstaw. W związku z podnie-

sionymi w niej zarzutami naruszenia prawa dwie kwestie wymagają rozstrzygnięcia:

po pierwsze - czy domagająca się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towaro-

wego Spółka z o.o. C. w W. miała interes prawny, aby wystąpić z takim wnioskiem,

po drugie - czy przedmiotowe oznaczenie miało dostateczną zdolność odróżniającą

pierwotną i wtórną i czy mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

I. Interes prawny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.z.t., z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku

towarowego za wygasłe, jak również o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towa-

rowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Przepisy ustawy o zna-

kach towarowych nie zawierają legalnej definicji pojęcia „interes prawny”, pozosta-

wiając jego wykładnię doktrynie i judykaturze. W literaturze dotyczącej znaków towa-

rowych stwierdza się, iż interes prawny w unieważnieniu lub w uznaniu za wygasłe

prawa z rejestracji mają między innymi pozwany w sprawie o naruszenie prawa z

rejestracji znaku oraz osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że

między zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamie-

rza używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa, został oddalo-

ny (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Warszawa 1997, s. 222). Podobne

13

ujęcie interesu prawnego podmiotu ubiegającego się o unieważnienie prawa z reje-

stracji znaku towarowego prezentowane jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99 (OSNAPiUS 2000 nr 9, poz. 337,

dot. znaku towarowego C.), Sąd Najwyższy przyjął, że interesem prawnym w rozu-

mieniu art. 30 ust. 1 u.z.t. jest interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a., gdyż

przemawiają za tym reguły wykładni systemowej. Interes prawny, o którym stanowi

art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 28 k.p.a., jest interesem opartym na przepisie

prawa materialnego (np. ustawy o znakach towarowych) i jest interesem indywidual-

nym. Oznacza to, iż z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towaro-

wego może skutecznie wystąpić tylko taki podmiot, który wykaże, że rejestracja

znaku towarowego narusza jego prawa (uprawnienia) przyznane mu przepisami

ustawowymi, a ponadto że nie jest dopuszczalne wszczynanie postępowania w

sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego celem ochrony inte-

resu prawnego osób trzecich; w każdym przypadku wnioskodawca musi uzasadnić

istnienie w sprawie własnego interesu prawnego. Pogląd ten został zaakceptowany

także w innych wyrokach Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III

RN 53/01, OSNAPiUS 2002 nr 24, poz. 583, dotyczący znaku towarowego VALIDOL,

oraz wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, niepublikowany, dotyczący znaku

towarowego 100 PANORAMICZNYCH). W doktrynie prawa znaków towarowych oraz

w piśmiennictwie i orzecznictwie z zakresu postępowania administracyjnego nie bu-

dzi ponadto wątpliwości, że przepisy ustawy o znakach towarowych i przepisy Ko-

deksu postępowania administracyjnego nie chronią interesów faktycznych, które nie

mają oparcia w przepisach prawa stanowionego. Dominuje pogląd, że musi to być

obiektywnie uzasadniony interes o charakterze materialnoprawnym.

Interes prawny podlega badaniu przez organ patentowy według kryteriów

określonych w art. 28 k.p.a. Interes ten musi kwalifikować określony podmiot jako

stronę postępowania administracyjnego przez Urzędem Patentowym i Komisją Od-

woławczą. W postępowaniu spornym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku to-

warowego stosuje się bowiem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a

nie przepisu Kodeksu postępowania cywilnego. Interes prawny w postępowaniu ad-

ministracyjnym jest rozumiany inaczej niż interes, o jakim stanowi - na potrzeby pro-

cesu cywilnego - art. 189 k.p.c. Z treści uzasadnienia rewizji nadzwyczajnej zdaje się

wynikać, że składający rewizję Prezes Urzędu Patentowego interpretuje pojęcie inte-

resu prawnego, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 u.z.t., nie na podstawie art. 28 k.p.a.,

14

lecz na podstawie art. 189 k.p.c., tymczasem pojęcia interesu prawnego na gruncie

prawa publicznego nie można utożsamiać z roszczeniem cywilnoprawnym. W

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - dotyczącym art. 28 k.p.a. - jest

on rozumiany szeroko, a zatem brak jest przesłanek do poszukiwania tak wąskiego

rozumienia tego pojęcia w odniesieniu do legitymacji uprawniającej do wystąpienia z

wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, które praktycznie

eliminowałoby kontrolę ex post inicjowaną przez podmioty zainteresowane w stosun-

ku do zarejestrowanych znaków towarowych.

Sam wnoszący rewizję nadzwyczajną - powołując się na poglądy doktryny -

zdaje się prezentować stanowisko, że interes prawny w unieważnieniu prawa z reje-

stracji znaku towarowego ma między innymi pozwany o naruszenie prawa z rejestra-

cji znaku albo osoba, której wniosek o ustalenie przez Urząd Patentowy, że pomię-

dzy zarejestrowanym znakiem towarowym a znakiem, którego używa lub zamierza

używać, nie zachodzi podobieństwo grożące naruszeniem prawa z rejestracji, został

oddalony. W związku z tym podkreślenia wymaga, że z powództwa między innymi

Kirkbi A/S z siedzibą w Danii (a także z powództwa Lego System A/S i Lego Trading

A/S z siedzibą w Danii) toczył się przeciwko pozwanej polskiej Spółce z o.o. C. pro-

ces cywilny o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na produkcji

i wprowadzaniu do obrotu klocków konstrukcyjnych pod nazwą C., podobnych do

klocków systemu LEGO. W procesie tym Sąd Apelacyjny w Warszawie (w wyroku z

29 maja 2000 r., w sprawie I ACa 1590/99) oraz Sąd Najwyższy (w wyroku z 11 lipca

2002 r., w sprawie I CKN 1319/00, dotychczas niepublikowany) wyraziły pogląd, że

pozwana Spółka z o.o. Cobert nie dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211). Przesłanką domagania się przez Spółkę Kirkbi

A/S zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu przez Spółkę C. klocków (za-

bawek) nie były, co prawda, przysługujące jej prawa z rejestracji znaku towarowego

(o czym świadczy rozpoznanie sporu w płaszczyźnie przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, a nie przepisów o ochronie własności przemysłowej, w tym o

ochronie praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku towarowego), tym nie-

mniej konflikt interesów - nie tylko ekonomicznych, ale także stricte prawnych - mię-

dzy obydwiema stronami postępowania spornego w sprawie unieważnienia prawa z

rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] jest wyraźny. W uzasadnieniu wy-

roku z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że żądany

15

między innymi przez Kirkbi A/S zakaz naśladownictwa klocków konstrukcyjnych pro-

wadziłby wprost do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eks-

ploatacji określonego rozwiązania technicznego (technologicznego) i uniemożliwiałby

- lub co najmniej utrudniał - wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom zajmują-

cym się taką samą lub zbliżoną działalnością gospodarczą. Pozostawałoby to w

sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności

gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że

podstawę dozwolonego kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności

budowy, konstrukcji i charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub

uwzględniającej charakterystyczną formę produktu, stanowi art. 13 ust. 2 ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznacza to, że samo naśladownictwo towarów

innego przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącz-

nymi (patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo wynikające z rejestracji

znaku towarowego), nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji. W tym

kontekście - wynikającym z przytoczonych tez uzasadnienia wyroku Sądu Najwyż-

szego w sprawie I CKN 1319/00 - interes prawny wnioskodawcy domagającego się

unieważnienia praw z rejestracji znaku towarowego polegałby na możliwości prowa-

dzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej zgodnie z konstytucyjną zasadą

wolności gospodarczej, wytyczonych obowiązującym porządkiem prawnym, w tym

zasadami uczciwej konkurencji oraz zasadami dotyczącymi ochrony własności prze-

mysłowej.

W rewizji nadzwyczajnej Prezes Urzędu Patentowego RP podnosi, że ani

Urząd Patentowy jako organ pierwszej instancji, ani Komisja Odwoławcza jako organ

odwoławczy nie zbadały interesu prawnego wnioskodawcy jako przesłanki warunku-

jącej możliwość dochodzenia przez wnioskodawcę unieważnienia prawa z rejestracji

znaku towarowego, czym naruszyły art. 6, art. 8 i art. 107 k.p.a.

Komisja Odwoławcza stwierdziła tymczasem, że Urząd Patentowy RP reje-

strując znak towarowy w postaci klocka na rzecz Kirkbi S/A nie zbadał wystarczająco

starannie przesłanek zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku towarowego. To

zaniedbanie doprowadziło do sytuacji, w której inni przedsiębiorcy (w tym wniosko-

dawca) z dnia na dzień zostali pozbawieni prawa do produkcji i wprowadzania do

obrotu zestawów klocków zawierających między innymi klocki o kształcie zarejestro-

wanym na rzecz Kirkbi A/S, czyli prostopadłościenne z ośmioma wypustkami, mimo

że w ten sposób nie naruszali niczyich praw wyłącznych, bowiem zagraniczne pa-

16

tenty na klocki z zaczepami (wypustkami) w kształcie walca wygasły kilkadziesiąt lat

temu, a w Polsce w ogóle nie były chronione. Przytoczony wywód Komisji Odwoław-

czej prowadzi do wniosku, że interes prawny wnioskodawcy był faktycznie rozważa-

ny, w wyniku czego - przynajmniej w sposób dorozumiany - organ odwoławczy przy-

jął, że interes ten wynika ze swobody gospodarczej sprowadzającej się między in-

nymi do możliwości (swobody) produkowania towarów nawet konkurencyjnych w

stosunku do towarów innych producentów - w granicach dozwolonych prawem. Sta-

nowisko to należy podzielić. Interes uczestników obrotu gospodarczego wyraża się w

swobodnym dostępie do wszystkich możliwych do wyobrażenia kształtów produko-

wanego towaru (w tym przypadku kształtów klocka - zabawki), które jednocześnie nie

są oznaczeniami posiadającymi dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych wa-

runkach obrotu towarowego (art. 7 ust. 1 u.z.t.) , ponieważ informują jedynie o prze-

znaczeniu, funkcji, właściwościach użytkowych (technologicznych) towaru bez posia-

dania cechy oznaczenia dającego wystarczające podstawy dla odróżnienia pocho-

dzenia towaru (art. 7 ust. 2 u.z.t.). Przy takim rozumieniu interesu prawnego wnio-

skodawca ma niewątpliwie interes w domaganiu się unieważnienia znaku prze-

strzennego stanowiącego odwzorowanie kształtu (formy) klocka jako towaru. Przyję-

cie odmiennego poglądu uniemożliwiłoby praktycznie kontrolę prawidłowości reje-

stracji znaków towarowych, z punktu widzenia istnienia przesłanek określonych w art.

7 u.z.t. na wniosek zainteresowanych uczestników obrotu towarowego.

Faktem jest, że uzasadnienia decyzji organów patentowych obu instancji nie

są doskonałe z punktu widzenia rozważenia interesu prawnego wnioskodawcy. Ani w

decyzji Urzędu Patentowego, ani w decyzji Komisji Odwoławczej nie powołano się w

sposób wyraźny na treść art. 30 ust.1 u.z.t., nie rozważano też w sposób wyraźny

istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Spółki z o.o. C. Nie oznacza

to jednak rażącego naruszenia wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów

prawa procesowego. Skoro sprawa została rozstrzygnięta merytorycznie, ponieważ

postępowanie doprowadziło do wydania decyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji

znaku towarowego [...] w części dotyczącej klocków, to oznacza, że organy paten-

towe w sposób dorozumiany przyjęły, że interes prawny po stronie wnioskodawcy

istnieje. Sprawa została rozpoznana i rozstrzygnięta w aspekcie przesłanek material-

noprawnych z art. 4 i art. 7 u.z.t., a to oznacza milczące przyjęcie istnienia interesu

prawnego. Brak wypowiedzi w tej kwestii w motywach zaskarżonej decyzji jest wadą

17

konstrukcyjną uzasadnienia, której nie można jednak potraktować jako rażącego na-

ruszenia prawa procesowego, nie jest natomiast naruszeniem art. 30 u.z.t.

Pogląd prawny co do istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego,

przyjęty w sposób dorozumiany przez Komisję Odwoławczą, nie narusza art. 30 ust.

1 u.z.t. także z innych przyczyn. Indywidualny i materialnoprawny interes wniosko-

dawcy wywodzi się z przysługującego każdemu przedsiębiorcy prawa do wyboru kla-

sycznych, oczywistych kształtów produkowanego towaru. Argumentacja rewizji nad-

zwyczajnej dotycząca tego, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego zasługują-

cego na ochronę prawną, ponieważ powołuje się jedynie na fakt produkcji i sprzeda-

ży klocków C. podobnych do zarejestrowanych na rzecz uprawnionego Kirkbi A/S

klocków systemu LEGO, nie zasługuje w tej sytuacji na uwzględnienie. Istnienie po

stronie wnioskodawcy - Spółki z o.o. C. w W. - interesu prawnego do wstąpienia z

wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego

[...] wynika z okoliczności prawnych i faktycznych. Spółka z o.o. C. jako przedsię-

biorca produkujący plastikowe klocki konstrukcyjne kompatybilne z klockami systemu

LEGO, a więc prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do Kirkbi A/S w

Danii, ma w oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 i art. 7 ust. 2 ustawy o zna-

kach towarowych interes prawny do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa

z rejestracji znaku towarowego, uznając to oznaczenie za nieposiadające wystar-

czających znamion odróżniających.

II. Zdolność odróżniająca znaku towarowego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 u.z.t, znakiem towarowym może być znak

nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od to-

warów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Powyższy przepis jest

wyrazem funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu komu-

nikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy,

pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzempla-

rzem towaru, przekazuje bowiem nabywcom informację, że wszystkie towary tak

oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przed-

siębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Z przepisu art. 4

ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, że wskazaną funkcję wyróżniania

towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który

ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Z kolei,

przepis art. 7 ust. 1 ustawy przewiduje, że powyższą zdolnością odróżniania (dosta-

18

tecznymi znamionami odróżniającymi) znak towarowy powinien legitymować się w

zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Należy przyjąć, że zdolnością odróżnia-

nia w rozumieniu powołanych przepisów jest zdolność danego oznaczenia do prze-

kazywania informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa. Zdol-

ność odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia,

względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako

znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność

odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w wyniku

używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Wprawdzie ustawa o znakach

towarowych nie zawierała przepisu, który przewidywałby możliwość uzyskania przez

oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania (jak to ma miejsce w obecnie obowiązują-

cym stanie prawnym, co wyraźnie wynika z art. 130 ustawy - Prawo własności prze-

mysłowej), to jednak zarówno doktryna, jak i praktyka Urzędu Patentowego RP, do-

puszczały rejestrację znaku towarowego, który uzyskał taką (wtórną) zdolność w

drodze używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Do zwykłych warun-

ków obrotu gospodarczego odsyłał art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Rów-

nież w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie ustawy - Prawo własności

przemysłowej nie miał znaczenia rodzaj zdolności odróżniania, przyjmowano bo-

wiem, że art. 7 ust. 1 ustawy o znakach towarowych dotyczył każdej zdolności od-

różniania znaku towarowego, także wtórnej.

Rozważenia i oceny wymagało zatem w rozpoznawanej sprawie czy zareje-

strowany na rzecz Kirkbi A/S znak towarowy [...] miał pierwotną zdolność odróżniają-

cą, a jeżeli nie, to czy nabył wtórną zdolność odróżniającą. Przepis art. 7 ust. 2

ustawy o znakach towarowych przewidywał, że nie ma dostatecznych znamion od-

różniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje jedy-

nie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, cza-

sie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji, przydatności towaru, bądź inne po-

dobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie

towaru. Wymienione oznaczenia mogą jednak być zarejestrowane jako znaki towa-

rowe, jeżeli nie będą stanowić jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego

właściwościach. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997

nr 15, poz. 263) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesą-

dza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń

mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy

19

ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać

interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie

do wszystkich oznaczeń informujących o cechach (właściwościach) towarów lub

usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany

jako informacja o przeznaczeniu lub właściwościach (np. funkcjonalnych) towaru lub

usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakte-

rze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa,

nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu

jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie

oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Wskazany wyżej inte-

res uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich

oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych

oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bar-

dzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.

Argumentacja prawna przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji od-

nosząca się do tego aspektu sprawy nie jest doskonała, ale nie oznacza to jeszcze

rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 29 w związku z art. 4 i art. 7 u.z.t.

oraz art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Pa-

tentowym RP oceniła, że „znak przestrzenny w postaci trójwymiarowej formy prosto-

kątnego pryzmatycznego elementu budowlanego-zabawki, na którego płaskiej po-

wierzchni umieszczony jest prostokątny szereg cylindrycznych występów - wg załą-

czonych odbitek” (zgodnie z opisem przedstawionym w zgłoszeniu) użyty dla ozna-

czania klocków jako zabawek konstrukcyjnych, nie posiadał w dacie zgłoszenia pier-

wotnej zdolności odróżniającej i nie nabył w Polsce wtórnej zdolności odróżniającej.

Przy ocenie pierwotnej zdolności odróżniającej powołała się na to, że zgłoszone do

rejestracji oznaczenie trójwymiarowe nie jest ukształtowaniem jedynym w swoim ro-

dzaju lub niezwykłym w danej dziedzinie, lecz stanowi powielenie kształtu znanego

przedmiotu (klocka) i jest powszechnie znaną konfiguracją dla przedmiotów w danej

klasie, a ponadto, że klocek z wypustkami z jednej i tulejami z drugiej strony był już

kilkadziesiąt lat przed zgłoszeniem formy przestrzennej do rejestracji jako znaku to-

warowego chroniony patentami, a zatem w dniu zgłoszenia do rejestracji w Polsce

nie mógł posiadać pierwotnej zdolności odróżniającej jako kształt pospolity, a nie je-

dyny w swoim rodzaju w klasie zabawek-klocków. Wbrew zarzutom rewizji nadzwy-

czajnej, odwołanie się do ochrony patentowej nie oznaczało pomieszania przesłanek

20

zdolności patentowej i zdolności rejestrowej („nowość” przy patencie, „dostateczne

znamiona odróżniające” przy znaku towarowym). Odwołanie się do elementu nowo-

ści (albo raczej braku nowości) było argumentem za oczywistością, pospolitością

kształtu zgłoszonej do rejestracji formy przestrzennej, a więc w istocie sprowadzało

się do oceny znaku w aspekcie braku pierwotnej zdolności odróżniającej. Argumenty

Komisji Odwoławczej dotyczące ochrony patentowej z lat 30-tych i 40-tych XX wieku

udzielonej na klocki konstrukcyjne nie miały zatem na celu rozważania przesłanki

nowości (która nie jest prawnie doniosła przy ocenie zdolności odróżniającej ozna-

czenia aspirującego do rejestracji w charakterze znaku towarowego), lecz podkreśle-

nie, że skoro kształt klocka konstrukcyjnego z zaczepami (wypustkami) był chroniony

patentami, to znaczy, że cechuje się on określonymi właściwościami funkcjonalnymi,

a zatem rejestracja tego kształtu nie może nastąpić, gdyż nie ma on dostatecznych

znamion odróżniających jako forma przestrzenna informująca jedynie o właściwo-

ściach i funkcji towaru. Cecha funkcjonalna dominuje w zarejestrowanej formie prze-

strzennej - wypustki w kształcie walca, dzięki którym możliwe jest łączenie klocków,

stanowią optymalne rozwiązanie z punktu widzenia funkcjonalności (jak wynika z

opinii dr Bishopa-Wengera).

Przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej Komisja Odwoławcza powołała

się na to, że uprawniona z rejestracji nie przedłożyła dowodu na to, że w pięcioletnim

okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była wyłącznym podmiotem

używającym w Polsce formy przestrzennej w postaci prostopadłościennego klocka z

ośmioma wypustkami (zaczepami) w kształcie walca, a skoro warunek wyłączności

nie został spełniony, klocki o kształcie przestrzennym zgłoszonym do rejestracji nie

mogły nabyć wtórnej zdolności rejestracyjnej. Ten ostatni argument jest słusznie

krytykowany w rewizji nadzwyczajnej - również z punktu widzenia braku wystarczają-

cych podstaw faktycznych do jego sformułowania - nie ma to jednak wpływu na pra-

widłowość ostatecznej oceny prawnej Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej

zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku.

W rozpoznawanej sprawie chodzi o specyficzny znak towarowy - formę prze-

strzenną, która odwzorowuje dokładnie kształt towaru (produktu), a zatem o znak

będący samym towarem (klocek konstrukcyjny systemu LEGO). Nie ma przy tym

znaczenia, że zarejestrowaniu podlegała tylko wierzchnia część klocka obejmująca

wypustki w kształcie walca a nie spodnia jego część, na której umieszczone są tuleje

dopasowane kształtem do wypustek. Zgłoszona do rejestracji forma przestrzenna

21

klocka jest podyktowana jego właściwościami funkcjonalnymi - użytkowymi. Bo cho-

ciaż istnieje wiele możliwych do wyobrażenia kształtów klocków konstrukcyjnych, to

kształt prostopadłościenny jest najbardziej rozpowszechniony z przyczyn oczywi-

stych (lepiej niż inne bryły - np. walce, stożki, wielościany foremne lub nieforemne -

nadaje się do konstruowania budowli). Forma przestrzenna klocka konstrukcyjnego -

prostopadłościan - jest zatem uwarunkowana właściwościami (funkcjami) technicz-

nymi. Również wypustki cylindryczne (w kształcie walca) - wraz z dopasowanymi do

nich kształtem tulejami - są najbardziej oczywistą formą dla celów łączenia z sobą

poszczególnych elementów konstrukcyjnych (klocków). Ani kształt klocka, ani kształt

wypustek nie mają zatem - każdy z osobna oraz we wspólnej konfiguracji - pierwot-

nej zdolności odróżniającej i nie mogą nabyć wtórnej zdolności odróżniającej.

Oznaczenie w postaci znaku przestrzennego w formie trójwymiarowej, od-

zwierciedlające w sposób dosłowny kształt klocka, odniesione do klocka właśnie (w

takim bowiem zakresie - jedynie w odniesieniu do klocków - nastąpiło częściowe

unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego), nie nadaje się do rejestracji

jako znak towarowy dla oznaczenia tego rodzaju towaru, ponieważ stanowi jedynie

informację o jego właściwościach funkcjonalnych. Ze względu na zawartość intelek-

tualną oznaczenie takie ma charakter wyłącznie opisowy i jako znak towarowy dla

oznaczenia towaru, który odzwierciedla, nie powinno być rejestrowane ani chronione.

Jeżeli, jak oceniła Komisja Odwoławcza, przedmiotowe oznaczenie, używane w sto-

sunku do zabawek w postaci klocków konstrukcyjnych, nie ma dostatecznych zna-

mion odróżniających, ponieważ jest kształtem pospolitym, oczywistym z uwagi na

funkcje klocka, powszechnie znaną konfiguracją dla klocków, a ponadto informuje

jedynie o właściwościach funkcjonalnych towaru, to nie ma ono zdolności odróżniają-

cej w rozumieniu art. 4 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 u.z.t. i nie nadaje się do reje-

stracji jako znak towarowy. Ten stan rzeczy - jak wynika z ustaleń Komisji Odwoław-

czej - istniał już przed zgłoszeniem oznaczenia do rejestracji jako znaku towarowego.

W ocenie Sądu Najwyższego zarejestrowany znak towarowy nie posiada do-

statecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 7 u.z.t. w odnie-

sieniu do klocków. Informuje odbiorcę tego rodzaju towarów o ich właściwościach

(cechach funkcjonalnych), nie zawiera natomiast informacji o pochodzeniu tak ozna-

czonych towarów (klocków) z jednego i tego samego źródła (od tego samego przed-

siębiorcy) w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy o znakach towarowych. Dla

przyjęcia zdolności odróżniającej danego znaku, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej,

22

kryterium rozstrzygającym jest nie to, czy znak posiada jakiekolwiek znamiona od-

różniające, lecz to, czy ma on dostateczne znamiona odróżniające pozwalające na

identyfikację źródła pochodzenia towaru

Niezależnie od tego należy stwierdzić, że przyznanie wyłącznego prawa do

używania zarejestrowanego znaku towarowego jednemu przedsiębiorcy mogłoby

istotnie ograniczyć swobodę innych przedsiębiorców w zakresie przedstawiania w tej

formie przestrzennej - powszechnie znanej, pospolitej i oczywistej dla towarów będą-

cych klockami konstrukcyjnymi - swoich (wyprodukowanych przez siebie) towarów.

W rezultacie należy uznać za trafne stanowisko Komisji Odwoławczej przy Urzędzie

Patentowym RP o braku zdolności odróżniania zarejestrowanego znaku towarowego

[...]. Znak ten nie informuje o pochodzeniu towaru od przedsiębiorstwa uprawnionego

z rejestracji znaku towarowego, lecz o pewnych właściwościach towaru, jakim jest

klocek, co stanowi oznaczenie niedające wystarczających podstaw odróżniających

pochodzenie towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych). Pomimo tego, że

znak towarowy może pełnić i często pełni funkcję reklamową lub informacyjną, nie

oznacza to, że do tych funkcji sprowadza się warunek rejestracji i ochrony znaku

skutecznej erga omnes. Niezbędną przesłanką przyznania określonemu znakowi

zdolności odróżniającej i jego rejestracji jest możliwość realizowania przez ten znak

funkcji oznaczenia towaru jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy (z

określonego przedsiębiorstwa). Jako oznaczenie bez zdolności odróżniających (bez

dostatecznych znamion odróżniających) w odniesieniu do klocków znak ten nie może

pełnić funkcji oznaczenia pochodzenia, co dyskwalifikuje go jako znak towarowy.

Rejestracja formy przestrzennej o cechach powszechnie znanej konfiguracji

elementów konstrukcyjnych, oczywistej dla klocka konstrukcyjnego, jako znaku towa-

rowego miałaby w efekcie skutek antykonkurencyjny, ponieważ konkurujący ze sobą

przedsiębiorcy, którzy mieli dotychczas dostęp do rynku i mogli między sobą konku-

rować lepszą jakością lub poziomem technicznym własnych towarów, w razie zareje-

strowania na rzecz jednego z nich znaku towarowego będącego odwzorowaniem

funkcjonalnych właściwości towaru, zaczęliby napotykać trudności związane z bra-

kiem możliwości produkowania własnych towarów w kształcie zarejestrowanym jako

znak towarowy, ponieważ narażałoby to ich na zarzuty naruszenia praw wynikają-

cych z rejestracji znaku towarowego.

Instytucja wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia - jako wyjątek od prze-

szkód rejestracyjnych - powinna być stosowana ostrożnie i z uwzględnieniem

23

wszystkich okoliczności związanych z oznaczaniem tym oznaczeniem towarów w

obrocie. Pewne wskazówki interpretacyjne wynikają z aktualnego stanu prawnego, a

mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgod-

nie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecz-

nych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku

towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania

charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Jednakże w przypadku

znaku towarowego podlegającego ocenie w rozpoznawanej sprawie nie można

twierdzić, że nabył on zdolność odróżniającą wskutek jego wieloletniego używania.

Przy dokonywaniu wykładni wchodzących w grę przepisów istotne znaczenie

mają międzynarodowe zobowiązania Polski. Słusznie zwraca się uwagę w rewizji

nadzwyczajnej na konieczność uwzględniania przy wykładni art. 7 ustawy o znakach

towarowych postanowień art. 3 pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich

89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów prawa państw

członkowskich o znakach towarowych. Podstawę tego twierdzenia stanowią zobo-

wiązania wynikające z wiążącego Polskę Układu Europejskiego ustanawiającego

stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Eu-

ropejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Bruk-

seli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11 poz. 38 ze zm.). Układ ten przewi-

duje obowiązek Polski dostosowania swojego prawa w dziedzinie ochrony praw wła-

sności intelektualnej (co obejmuje również ochronę znaków towarowych) do poziomu

ochrony podobnego do istniejącego we Wspólnocie, również w zakresie porówny-

walnych środków dochodzenia takich praw (art. 66 ust. 1), oraz ogólny obowiązek

zbliżania istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istnie-

jącego we Wspólnocie (art. 68 i 69). Dostosowanie prawa polskiego do standardów

ochrony przewidzianych we Wspólnocie może być realizowane dwutorowo - poprzez

zabiegi legislacyjne albo poprzez interpretację obowiązujących przepisów w celu

uzyskania rezultatu zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego. Chociaż

z uzasadnienia zaskarżonej decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

RP nie wynika, aby w toku postępowania odwoławczego była brana pod uwagę wy-

kładnia art. 7 ustawy o znakach towarowych w duchu prawa wspólnotowego, to

ostatecznie przyjęte rezultaty wykładni są zgodne z tym, co wynika z dyrektywy

89/104/EWG. Przepis art. 3 dyrektywy, który wyszczególnia powody odmowy reje-

stracji znaku towarowego lub jej unieważnienia, stanowi, że są wyłączone z rejestra-

24

cji lub - w przypadku ich zarejestrowania - podlegają unieważnieniu między innymi:

znaki towarowe, które są pozbawione zdolności odróżniającej (art. 3 ust. 1 lit b),

oznaczenia składające się wyłącznie z: (i) formy, która uwarunkowana jest samym

charakterem towaru, (ii) formy towaru, która jest niezbędna do uzyskania właściwości

technicznych, (iii) formy, która nadaje towarowi istotną wartość (art. 3 ust. 1 lit e).

Sposób wykładni tego ostatniego przepisu został przedstawiony w wyroku Trybunału

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-

299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.). W

wyroku tym (teza 4) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż art. 3 ust. 1 lit

(e) dyrektywy 89/104/EWG należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie skła-

dające się wyłącznie z formy towaru nie może być zarejestrowane jako znak towaro-

wy (na podstawie tego przepisu), jeżeli zostanie wykazane, że podstawowe funkcjo-

nalne cechy tej formy można przyporządkować wyłącznie właściwościom technicz-

nym, a ponadto, że wykazanie istnienia innych form, które umożliwiają uzyskanie

tych samych właściwości technicznych, nie pozwala na przezwyciężenie określonej

w tym przepisie podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego lub jej unieważnie-

nia. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podniósł, że forma przestrzenna towaru może -

co do zasady - stanowić znak towarowy, pod warunkiem, że można ją przedstawić

graficznie i nadaje się do odróżniania towaru lub usługi pochodzących z jednego

przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw.

Oznaczenie, które zostało wyłączone z rejestracji na mocy art. 3 ust. 1 lit (e) dyrek-

tywy nigdy nie może nabyć zdolności odróżniającej na podstawie jego używania.

Trybunał zwrócił uwagę, że art. 3 ust. 1 lit (e) dyrektywy dotyczy oznaczeń, które z

uwagi na swój charakter nie mogą stanowić znaków towarowych, stanowiąc wstępną

przeszkodę, która może uniemożliwić rejestrację oznaczenia składającego się wy-

łącznie z formy towaru. Jeżeli tylko jedno z kryteriów wymienionych w tym artykule

zostanie spełnione, oznaczenie składające się wyłącznie z formy towaru nie może

być zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Uzasadnieniem przeszkód

rejestracji przewidzianych w art. 3 ust.1 lit (e) dyrektywy jest zapobieżenie ochronie

wynikającej z prawa do znaku towarowego, która prowadziłaby do udzielenia upraw-

nionemu monopolu na techniczne rozwiązania albo funkcjonalne cechy towaru, po-

tencjalnie poszukiwanie przez użytkownika w towarach konkurentów. Artykuł 3 ust. 1

lit (e) dyrektywy ma więc na celu zapobieżenie rozszerzeniu zakresu ochrony wyni-

kającej z prawa do znaku towarowego poza oznaczenia, które mogą służyć do od-

25

różniania towaru lub usługi od towarów albo usług oferowanych przez konkurentów,

tworząc w ten sposób przeszkodę uniemożliwiającą konkurentom swobodne ofero-

wanie towarów, zawierających takie rozwiązania techniczne albo takie cechy użyt-

kowe, w konkurencji z uprawnionym do znaku towarowego. Wyłączenie oznaczeń

składających się wyłącznie z formy towaru, która jest konieczna do uzyskania wła-

ściwości technicznych (art. 3 ust. 1 lit e, pkt ii dyrektywy), ma na celu wyłączenie z

rejestracji form, których główne cechy odpowiadają funkcji technicznej, w ten sposób,

że wynikająca z prawa do znaku towarowego wyłączność byłaby dla konkurentów

przeszkodą w oferowaniu towaru zawierającego taką właśnie funkcję albo przynajm-

niej w swobodnym wyborze przez konkurentów rozwiązania technicznego, które

chcieliby przyjąć w celu uwzględnienia takiej funkcji w ich towarze. Wreszcie Trybu-

nał stwierdził, że w treści art. 3 ust. 1 lit (e) pkt (ii) dyrektywy nie ma żadnych podstaw

do twierdzenia, że wykazanie istnienia innych form umożliwiających osiągnięcie ta-

kich samych właściwości technicznych pozwala przezwyciężyć przewidzianą w tym

przepisie podstawę odmowy rejestracji lub jej unieważnienie (wyrok z uzasadnieniem

opublikowany: „Rzeczniku Patentowym” Nr 4 (35) październik - grudzień 2002).

Skutki stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami

członkowskimi nie oznaczają jeszcze podporządkowania orzecznictwa sądów pol-

skich przepisom prawa wspólnotowego ani wiążącej wykładni orzeczeń Trybunału

Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Wyroki tego Trybunału stanowią jednak źró-

dło inspiracji intelektualnej, przykład sposobu rozumowania prawniczego, wykładni

przepisów prawa wspólnotowego, rozumienia pojęć, które powinny być jednakowo

rozumiane we wszystkich państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

Z przytoczonego powyżej wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

wynika kilka wniosków.

Przede wszystkim, istnieją przeszkody do rejestracji jako znaku towarowego

formy (kształtu) towaru nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny można zreali-

zować przy wykorzystaniu innej formy (kształtu). Wystarczy, że forma towaru umoż-

liwia uzyskiwanie określonego rezultatu technicznego. Ponadto, wykluczona jest

możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez formę towaru zdetermino-

waną właściwościami technicznymi (funkcjonalnymi).

Przeniesienie stanowiska Trybunału na grunt mającego zastosowanie w roz-

poznawanej sprawie art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych oznacza, że zbędne

stało się rozważanie zasadności zarzutów rewizji nadzwyczajnej odnoszących się do

26

braku ustaleń faktycznych co do wyłączności używania zarejestrowanej formy prze-

strzennej przez ubiegającą się o rejestrację znaku Kirkbi A/S, ani też co do prawidło-

wości rozważań i stanowiska Komisji Odwoławczej dotyczących tego, że Kirkbi A/S

powinna ponieść procesowe konsekwencje nieprzedstawienia dowodów na okolicz-

ność, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku do rejestracji była

wyłącznym podmiotem używającym w Polsce formy przestrzennej towaru w postaci

prostopadłościennego klocka z ośmioma cylindrycznymi wypustkami (zaczepami).

Ustalanie tych okoliczności nie miało prawnej doniosłości ze względu na wykluczenie

- co do zasady - możliwości nabycia zdolności odróżniającej przez formę towaru nie-

zbędną do uzyskania określonych właściwości technicznych (funkcjonalnych). Bada-

nie, czy miało miejsce wyłączne stosowanie przez Kirkbi A/S (lub jej poprzedników

prawnych) na terytorium Polski formy przestrzennej takiej jak zarejestrowana jako

znak towarowy, nie miało zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też

nie zasługują na uwzględnienie w tym kontekście zarzuty naruszenia art. 7, art. 77 §

1 i art. 80 k.p.a., chociaż pogląd Komisji Odwoławczej co do braku wtórnej zdolności

odróżniającej ze względu na nieudowodnienie przez Kirkbi A/S wyłączności stoso-

wania oznaczenia jest arbitralny i nieoparty na dowodach. Na marginesie jedynie

można wskazać, że z dowodu złożonego przez Kirkbi A/S - w postaci wyników bada-

nia opinii publicznej - wynika, że już od pewnego czasu działają na polskim rynku

także inni producenci klocków konstrukcyjnych poza przedsiębiorcami należącymi do

grupy Lego.

Możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenia niema-

jące dostatecznych znamion odróżniających (art. 7 ust. 2 u.z.t.) była już kwestiono-

wana w doktrynie i orzecznictwie, w szczególności w odniesieniu do oznaczeń ogól-

noinformacyjnych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN

218/01, niepublikowany, dotyczący znaku 100 PANORAMICZNYCH). Pogląd ten

można odnieść do oznaczenia składającego się wyłącznie z wyobrażenia formy to-

waru, uwarunkowanej koniecznością uzyskania określonych właściwości technicz-

nych. Oznacza to, że zestaw cech funkcjonalnych towaru nie może nabyć wtórnej

zdolności odróżniającej. Prowadzi to do wniosku, że forma przestrzenna będąca od-

zwierciedleniem towaru i podyktowana (uwarunkowana) wyłącznie właściwościami

funkcjonalnymi nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i nie może nabyć (nie na-

bywa) wtórnej zdolności odróżniającej. W rozpoznawanej sprawie funkcja łączenia

klocków za pomocą wypustek (zaczepów) jest podstawową właściwością funkcjonal-

27

ną przestrzennej formy klocka jako towaru, definiuje ten towar, a zatem nie ma zdol-

ności odróżniającej. Cylindryczne wypustki (zaczepy) na prostopadłościanie klocka

mają znaczenie wybitnie funkcjonalne, a przy tym najłatwiejsze w produkcji, naj-

sprawniej działające, najlepsze technicznie, optymalne. Znak towarowy przestrzenny

stanowiący jednocześnie formę produktu nie ma zdolności odróżniającej i nie może

zastąpić prawa z rejestracji wzoru zdobniczego albo wzoru użytkowego (wzoru

przemysłowego).

Nie można mówić o naruszeniu art. 6 quinquies Konwencji Paryskiej (zasady

telle-quelle). Przepis ten stanowi między innymi, że każdy znak towarowy prawidłowo

zarejestrowany w państwie pochodzenia będzie mógł być zgłoszony i chroniony w

takiej samej postaci jak w innych państwach będących członkami związku (A.1.),

stwierdzając jednocześnie, że można odmówić rejestracji znaków towarowych, o któ-

rych mowa w tym artykule, lub unieważnić taką rejestrację, jeżeli są one pozbawione

jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są złożone wyłącznie z oznaczeń

lub wskazówek, które w handlu mogą służyć do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości,

przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytwarzania

bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwycza-

jach handlowych w państwie, w którym wnosi się o ochronę. Interpretując zakres

ochrony wynikający z przywołanego przepisu, bierze się pod uwagę oświadczenia

samego zgłaszającego znak do rejestracji (B. pkt 2). Kirkbi A/S zgłaszając prze-

strzenny znak towarowy do rejestracji wyraźnie oświadczyła, że zgłasza znak inny

niż znak zarejestrowany w kraju pochodzenia. Zasada telle-quelle nie jest bez-

względna i doznaje ograniczeń przewidzianych w art. 6 quinquies, na co zwróciła

uwagę Komisja Odwoławcza.

Niezrozumiały jest zarzut naruszenia § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 26 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz

opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. Przepis ten dotyczy

wyłącznie warunków formalnych wniosku o wszczęcie postępowania spornego, nie

zaś rozkładu ciężaru dowodowego, a w żadnym razie nie wynika z niego, że wyłącz-

nie na wnioskodawcy wnoszącym o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towaro-

wego spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich faktów istotnych dla rozstrzygnięcia

w postępowaniu spornym tej sprawy. O rozkładzie ciężaru dowodu decydują na ogół

przepisy prawa materialnego.

28

Niezrozumiały jest zarzut braku podpisów na decyzji z 12 marca 2001 r. [...].

Jak wynika z oryginału decyzji zawartej w aktach postępowania spornego przez or-

ganami patentowymi, została ona podpisana przez wszystkich trzech członków kole-

gium orzekającego w postępowaniu odwoławczym, natomiast uzasadnienie - przez

przewodniczącego kolegium orzekającego oraz członka kolegium orzekającego bę-

dącego sprawozdawcą (referentem) sprawy sporządzającym uzasadnienie, zgodnie

z treścią § 18 w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia

1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z

ochroną wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 36, poz. 160 ze zm.). Decyzja

została doręczona stronom postępowania spornego w odpisie, bez oryginalnych

podpisów członków kolegium orzekającego.

Wnoszący rewizję nadzwyczajną nie przedstawił argumentów prawnych wska-

zujących na istotne naruszenie zaskarżonym orzeczeniem Komisji Odwoławczej przy

Urzędzie Patentowym RP prawa procesowego. Należy w związku z tym stwierdzić,

że podstawą uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej jest rażące, a zatem kwalifikowane

naruszenie prawa. W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, aby

decyzja Komisji Odwoławczej, przyjmująca brak pierwotnej i wtórnej zdolności odróż-

niającej zarejestrowanego znaku towarowego (brak zdolności rejestrowej tego

znaku), rażąco naruszała prawo, zwłaszcza prawo procesowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art.39312

k.p.c. w

związku art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cy-

wilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o

postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o

kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr

43, poz. 189 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

========================================