I PK 548/03

Wyrok z dnia 4 listopada 2004 r.

I PK 548/03

W sprawie o wynagrodzenie za stosowanie wynalazku sąd nie jest zwią-

zany ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym w

sprawie o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym paten-

tem.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Jerzy

Kwaśniewski (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2004 r.

sprawy z powództwa Wacława S., Romualda B., Józefa D., Stanisława D., Zbigniewa

B., Jana J., Janusza K., Bogdana K., Jana M., Eugeniusza U. przeciwko I.P.S. S.A.

Oddziałowi w K. o zapłatę wynagrodzenia za projekt wynalazczy, na skutek kasacji

strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2003 r.

[...]

o d d a l i ł kasację i zasądził na rzecz powodów od strony pozwanej kwotę

3.777 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów po-

stępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Zaskarżony rozpatrywaną kasacją wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie wy-

nika z następujących ustaleń.

Powodowie Wacław S., Romuald B., Józef D., Stanisław D., Zbigniew B., Jan

J., Janusz K., Bogdan K., Jan M. i Eugeniusz U. domagali się ustalenia efektów eko-

nomicznych wynikających ze stosowania przez pozwaną Hutę T.S w K., opatento-

wanego wynalazku pod tytułem „Sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej” oraz

zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów wynagrodzenia odpowiedniego do tych

efektów. W uzasadnieniu powodowie podali, że są współtwórcami opatentowanego

wynalazku, z którego korzysta pozwana Huta, produkując płyty według sposobu

2

określonego patentem. Efekt ekonomiczny wynika z obniżenia zużycia płyt w ramach

własnej działalności pozwanej Huty, jak też ze sprzedaży płyt Hucie K.

Strona pozwana, działająca pod firmą „P.H.S.” Huta T.S. SA w K. zaprzeczyła

temu, że korzysta z przedmiotowego wynalazku przy produkcji płyt podwlewnico-

wych.

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 1998 r. były Sąd Wojewódzki w Krakowie

uwzględnił powództwo.

W uwzględnieniu apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyro-

kiem z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał

Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie tego

wyroku zawierało wskazanie, że w ponownym rozpoznaniu sprawy potrzebne jest - z

udziałem biegłych - wnikliwe zbadanie legitymacji biernej Huty T.S. w K. w szcze-

gólności poprzez wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie pozwana stosowała projekt wy-

nalazczy w okresie ostatnich pięciu lat. Poddanie tej kwestii regułom sądowego po-

stępowania dowodowego oznaczało, że Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko apelacji

pozwanej Huty, iż nie miało prejudycjalnego znaczenia rozstrzygnięcie, zapadłe w

postępowaniu przed Urzędem Patentowym i w drugiej instancji przed Komisją Od-

woławczą przy Urzędzie Patentowym RP, która powyższą kwestię co do objętej żą-

daniem pozwu płyty W-1 ustaliła „pozytywnie”. We wskazaniach poświęconych

przedmiotowi opinii biegłego stwierdza się w tym wyroku, że biegły powinien dodat-

kowo rozważyć, jakie okoliczności przemawiają za przyjęciem, że płyta była produ-

kowana przez „zalewanie rdzenia do równa”, a jakie sprzeciwiają się takiemu wnio-

skowi, gdyż tylko „zalewanie rdzenia do równa”, jako istota sposobu wytwarzania płyt

według wynalazku powodów, pozwalało na przyjęcie, że ten wynalazek jest wyko-

rzystywany przez pozwaną Hutę.

W toku ponownego rozpoznania sprawy powodowie sprecyzowali, iż roszcze-

nie dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku pt. „Sposób

otrzymywania płyty podwlewnicowej” (patent nr 162263). Ponadto powodowie zażą-

dali waloryzacji należnego im wynagrodzenia, wedle reguł określonych w art. 3581

§

3 k.c., wyliczając objętą zmienionym żądaniem kwotę przy zastosowaniu średniego

miesięcznego wynagrodzenia, jako miernika waloryzacji.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, zgodnie z zaleceniami Sądu

Apelacyjnego, Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 marca 2002 r. [...] za-

sądził od strony pozwanej na rzecz powodów wynagrodzenie za projekt wynalazczy

3

w następujących wysokościach: na rzecz Wacława S. - kwotę 281.030,60 zł, na

rzecz Romualda B. - kwotę 194.773,70 zł, na rzecz Józefa D. - kwotę 111.229,25 zł,

na rzecz Stanisława D. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Zbigniewa B. - kwotę

115.472,97 zł, na rzecz Janusza K. - kwotę 111.229,25 zł, na rzecz Bogdana K. -

kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Jana M. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Eugeniusza

U. - kwotę 115.472,97 zł. Wszystkie wymienione wyżej sumy zasądzono z odsetkami

ustawowymi w wysokości 20% w stosunku rocznym od dnia wydania wyroku, to jest

od 27 marca 2002 r.

Sąd Okręgowy zasądził ponadto od strony pozwanej na rzecz powodów soli-

darnie kwotę 27.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a na rzecz Skarbu

Państwa - kwotę 13.679,35 zł, tytułem nieopłaconych kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy w powyższym wyroku ustalił, że w dniu 2 stycznia 1989 r. Huta

T.S. (podówczas im. W.L.) w K. zawarła z Akademią Górniczo-Hutniczą w K. umowę

o wdrożenie wyników pracy badawczej pod tytułem „Opracowanie nowej konstrukcji

płyt podwlewnicowych z wkładkami wymiennymi”. Wyniki tej pracy objęte były zgło-

szeniem do Urzędu Patentowego RP (nr zgłoszenia P-269509), o udzielenie patentu

na wynalazek określony jako „płyta podwlewnicowa i sposób otrzymywania płyty

podwlewnicowej”. Decyzją z dnia 14 kwietnia 1993 r. Urząd Patentowy udzielił pa-

tentu na wynalazek „Sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej” - patent nr 162

263. W umowie z dnia 2 stycznia 1989 r. strony przewidziały wdrożenie wyników

prac badawczych. Za trzy kolejne lata następujące po okresie wdrożeniowym poz-

wana dokonała obliczeń efektów ekonomicznych, zabezpieczając 5% na ewentualne

wynagrodzenie dla twórców. Jednocześnie pozwana rozpoczęła sprzedaż produko-

wanych przez siebie płyt Hucie K.; sprzedaż ta trwała do końca 1994 r. W związku z

wystąpieniem powodów dnia 1 września 1993 r. o wypłatę wynagrodzenia strona

pozwana odmówiła zapłaty, występując jednocześnie do Urzędu Patentowego RP o

ustalenie, że prowadzona przez nią produkcja płyt podwlewnicowych W-1 i W-2 nie

jest objęta patentem 162 263. Decyzją z dnia 28 lutego 1994 r. Urząd Patentowy

wniosek ten oddalił. W następstwie odwołania Huty, Komisja Odwoławcza przy

Urzędzie Patentowym RP utrzymała w mocy zaskarżoną przez HTS decyzję organu

pierwszej instancji, w części dotyczącej sposobu otrzymywania płyty podwlewnicowej

o symbolu W-1.

Zgodnie z poleceniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy dopuścił i przepro-

wadził dowód z opinii Instytutu Odlewnictwa w K., która została wydana z uwzględ-

4

nieniem akt sprawy, a także akt dochodzenia [...], jak też urządzeń i dokumentacji w

Hucie T.S. W oparciu o ten dowód Sąd Okręgowy ustalił, że Huta T.S. jest jednostką

stosującą wynalazek chroniony patentem 162 263. Istotę tego wynalazku stanowi to,

że „najpierw odlewa się część zewnętrzną płyty o wypukłym lub wklęsłym ukształto-

waniu gniazda, a następnie zalewa się ciekłym metalem otwarte od góry gniazdo

części zewnętrznej, przy czym ilość ciekłego metalu jest po zakrzepnięciu równa

części środkowej. Bez względu na to na jaką wysokość zalewa się gniazdo, w części

zewnętrznej ilość metalu wlana do tego gniazda zawsze będzie się równać objętości

części środkowej, ponieważ z tej ilości wlanego metalu po jego zakrzepnięciu po-

wstaje część środkowa. Tym samym - według tego wyroku - kwestia „zalewania na

równo” nie jest decydująca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku, ponieważ

wysokość zalewania części środkowej płyty podwlewnicowej nie jest określona w

zastrzeżeniu patentowym. Sąd Okręgowy ustalił też, że pozwana zalewała gniazdo

części zewnętrznej na wysokość 20 mm poniżej jej powierzchni, gdyż zalewanie do

równa jest praktycznie - w wypadku zalewania otwartego - niemożliwe. Jednakże

poziom zalewania nie jest cechą znamienną sposobu otrzymywania płyty. Cały ze-

spół znamiennych cech technicznych był realizowany zarówno przy odlewaniu płyt

W-1 jak i W-2. Powyższe okoliczności miały decydujące znaczenie dla ustalenia, że

w okresie po lipcu 1989 r. produkowane w Hucie płyty (W-1 i W-2), były wykonywane

według sposobu określonego wynalazkiem (patent nr 162 263). Także w oparciu o

opinię Instytutu Odlewnictwa w K., Sąd Okręgowy dokonał ustaleń co do efektów

ekonomicznych uzyskanych ze stosowania wynalazku. Stosując wynalazek dla wła-

snych potrzeb strona pozwana obniżyła wskaźnik zużycia płyt podwlewnicowych,

efekt ekonomiczny wynikał również ze sprzedaży płyt do Huty K. tak wykonanych.

Czasokres, za jaki należy się powodom wynagrodzenie wynika, zdaniem

Sądu, z treści art. 99 ust. 1 ustawy o wynalazczości, jak też z przepisów zarządzenia

Ministra Kierownika Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń z dnia 31

stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do

ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12,

poz. 87). Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi

pozwanego, wynosi 5% liczone od wartości ustalonych efektów ekonomicznych. Za

uzasadnione uznał Sąd Okręgowy również żądanie zwaloryzowania należnego po-

wodom wynagrodzenia, z uwagi na to iż same odsetki ustawowe w żadnym razie nie

zrekompensują utraty wartości pieniądza od czasu wymagalności świadczenia, to

5

jest od końca 1989 r. Jako podstawę prawną waloryzacji Sąd Okręgowy wskazał art.

3581

§ 3 k.c. Jako miernik waloryzacji Sąd ten przyjął przeciętne miesięczne wyna-

grodzenie.

Wyrokiem z dnia 11 marca 2003 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie apelację po-

zwanej Huty oddalił i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie

kwotę 5.400 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w tym

wyroku podzielił podstawy wyroku Sądu pierwszej instancji, a po rozważeniu zarzu-

tów pozwanej Huty uznał je za bezzasadne. W zasadniczych kwestiach spornych w

zakresie apelacji stanowisko zaskarżonego wyroku jest następujące.

Nie jest konsekwentna strona pozwana i nie ma racji uważając, że rozpozna-

jący niniejszą sprawę sąd cywilny pozbawiony był prawa do samodzielnego ustalenia

spornej między stronami kwestii stosowania wynalazku, skoro zostało to poddane

także rozpoznaniu przez Urząd Patentowy RP i Komisję Odwoławczą przy Urzędzie

Patentowym. Sąd Apelacyjny podkreślił, że w rozpoznawanym przypadku część de-

cyzji Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej - w zakresie płyty podwlewnicowej

o symbolu W-1 - jest zbieżna z ustaleniami Sądu, natomiast w części dotyczącej

płyty podwlewnicowej o symbolu W-2 Komisja Odwoławcza ustaliła negatywnie, że

wskazana produkcja nie jest objęta przedmiotowym patentem. Jednakże, głównie ze

względu na „negatywną” formę tego ostatniego rozstrzygnięcia, nie stanowi ono wią-

żącego „prejudykatu” i nie pozbawia sądu cywilnego możliwości rozpoznania sprawy

o wynagrodzenie za stosowanie projektu wynalazczego w oparciu o „sądowe” usta-

lenia przesłanki tego roszczenia. Takie stanowisko wynikało z powołanego przez Sąd

Apelacyjny postanowienia Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 1990 r., I CZ 106/90

(OSP 1991 nr 6, poz. 147). Punktem wyjścia ustalenia, że pozwana Huta stosowała

przedmiotowy projekt, było określenie istoty tego projektu. Rozważając w tym zakre-

sie wynikający z apelacji strony pozwanej problem oceny prawnej poprzedniego wy-

roku Sądu Apelacyjnego, Sąd ten stwierdził, że „konstruując” poprzednio stanowisko

jakoby o istocie wynalazku decydowała „kwestia zalewania rdzenia na równo” Sąd

„wkroczył w sferę wiedzy specjalistycznej, do czego nie był uprawniony przed uzy-

skaniem opinii biegłych. Dopiero zaś uzyskana w dalszym postępowaniu opinia In-

stytutu Odlewnictwa pozwoliła na określenie wynalazku w oparciu o rzeczywiste zna-

czenie zastrzeżeń patentowych. Istotą wynalazku, zgodnie z tymi zastrzeżeniami

właściwie zinterpretowanymi przez biegłych jest to, że najpierw odlewa się część ze-

wnętrzną płyty o wypukłym lub wklęsłym ukształtowaniu gniazda, a następnie zalewa

6

się ciekłym metalem otwarte od góry gniazdo części zewnętrznej, przy czym ilość

ciekłego metalu jest po zakrzepnięciu równa części środkowej. Stąd cechy (środki)

techniczne wyróżniające ten sposób od innych (jego istota) to kolejność wykonywa-

nych czynności (odlanie najpierw części zewnętrznej, a później zalanie ciekłym me-

talem gniazda części zewnętrznej) oraz to, że „ilość ciekłego metalu jest równa po

zakrzepnięciu części środkowej”. Z zastrzeżenia patentowego nie wynika, by obję-

tość części środkowej miała się równać objętości gniazda, tym samym kwestia „za-

lewania na równo” nie jest decydująca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku,

ponieważ wysokość zalewania części środkowej płyty podwlewnicowej nie jest okre-

ślona w zastrzeżeniu patentowym.

Za oczywiście bezpodstawny uznał Sąd Apelacyjny zarzut zmierzający do wy-

kazania istnienia negatywnej przesłanki procesowej - „res iudicata”, ze względu na

postępowanie zakończone w sprawie I C 21981/92. Tymczasem sprawa ta toczyła

się pomiędzy powodami a Hutą K., a więc między innymi stronami. Inny był także jej

przedmiot, gdyż Huta K. została uznana za drugą jednostkę stosującą wynalazek na

mocy umowy licencyjnej z AGH, a powództwo związane było z ustaleniem efektów

ekonomicznych uzyskiwanych przez Hutę K., polegających na obniżeniu kosztów

zużycia płyt podwlewnicowych. Powództwo zaś w niniejszej sprawie dotyczy innych

efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez inny podmiot - HTS, jako pierwszą jed-

nostkę stosującą wynalazek. To, że zarówno Huta K., jak i Huta T.S. są zobowiązane

do wypłaty na rzecz powodów wynagrodzenia (każda od uzyskiwanych przez siebie -

a więc różnych - efektów), wynika już z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z

dnia 30 kwietnia 1999 r., gdzie odwołano się do § 40 ust. 1 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33,

poz. 178), jak też do poglądu Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 20

września 1985 r., III PZP 19/85, wpisanej do księgi zasad prawnych (OSNCP 1986 nr

4, poz. 44).

Od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 marca 2003 r.

strona pozwana wniosła kasację, opierając ją na obu podstawach określonych w art.

3931

k.p.c. W zakresie „materialno-prawnej” podstawy zarzucono: 1) błędną wykład-

nię art. 19 w związku z art. 114 § 1 pkt 6 i art. 118 ustawy z dnia 19 października

1972 r. o wynalazczości przez przyjęcie, „iż sąd jest uprawniony do badania i samo-

dzielnego ustalenia; będący przedmiotem sporu sposób produkcji, chroniony paten-

tem, był przedmiotem badania w trybie postępowania spornego przed urzędem Pa-

7

tentowym i Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP wydała ostateczną

decyzję ustalającą, że wskazana produkcja pozwanej nie jest objęta patentem, z

przyczyn podanych w uzasadnieniu decyzji”; 2) błędną wykładnię art. 10 ustawy z

dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, w odniesieniu do cechy wynalazku,

którą jest nadawanie się do stosowania, przez uznanie że rezultat stosowania wyna-

lazku nie musi być znany przed zastosowaniem; 3) niewłaściwe zastosowanie art.

3581

§ 3 k.c. w związku z art. 30 i 67 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24

października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze

zm.), z uwagi na ustalenie przez Sąd pierwszej instancji, że toczyło się postępowanie

układowe, a w dacie wyrokowania przez Sąd Apelacyjny istniało już uprawomocnio-

ne postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.

W zakresie „procesowej podstawy kasacji (art. 3931

pkt 2 k.p.c.) wskazano w

niej następujące naruszenia: 1) art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez przyjęcie konieczności

zawieszenia postępowania w celu umożliwienia Urzędowi Patentowemu wydania

decyzji w trybie postępowania spornego wywołanego na wniosek pozwanej w celu

ustalenia, że produkcja płyt podwlewnicowych typu W1 i W2 nie jest objęta patentem

i która to decyzja będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy; 2) art. 228 k.p.c. w

związku z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 493 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przez nie-

wzięcie pod uwagę powszechnie znanego faktu o konsolidacji podmiotów z branży

hutniczej w Polskich Hutach Stali; 3) art. 386 § 2 k.p.c. w związku z art. 379 pkt 3

k.p.c. przez przyjęcie, iż sprawa [...] toczyła się pomiędzy powodami a inną stroną

pozwaną, mimo, że w wyniku konsolidacji hut, strona pozwana w dacie wyrokowania

była już następcą prawnym ówczesnej pozwanej; 4) art. 386 § 6 k.p.c. przez przyję-

cie, że ocena prawna o istocie wynalazku nie stanowi oceny prawnej i nie wiąże są-

dów, przez co wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w wyroku Sądu

Apelacyjnego z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] jako wkraczające w sferę wiedzy specja-

listycznej, bez uprzedniej opinii biegłych w tym zakresie wiązać nie mogą; 5) art. 290

§ 1 i 2 k.p.c. przez przyjęcie, iż opinię na potrzeby procesu sporządził instytut nau-

kowy, tj. Instytut Odlewnictwa w K.; 6) art. 227 i 233 k.p.c. poprzez przekroczenie

granicy swobodnej oceny dowodów. W oparciu o powyższe podstawy kasacja zawie-

rała wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy w granicach podstaw kasacji (por. art.

39311

§ 1 k.p.c.) uznał, że są one nieusprawiedliwione. Nie budzi kontrowersji wła-

8

ściwość sądu cywilnego do rozpoznania sprawy o wynagrodzenie twórców projektu

wynalazczego z tytułu stosowania ich projektu. Przesłankę tego powództwa stanowi

twierdzenie, że strona pozwana w ramach swej działalności gospodarczej stosowała

projekt, uzyskując w ten sposób określone efekty. Jest to przesłanka „pozytywna”,

której wykazanie obciąża dochodzącą roszczeń stronę powodową. W toku rozpo-

znawania niniejszej sprawy zostało jednakże wszczęte z inicjatywy (na wniosek)

strony pozwanej postępowanie przed Urzędem Patentowym o ustalenie, że wskaza-

na produkcja nie jest objęta patentem powodów. To postępowanie zostało zakoń-

czone ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z

dnia 6 lutego 1995 r. Przez oddalenie w części odwołania wnioskodawcy, decyzja ta

utrzymała w mocy decyzję Urzędu Patentowego w części oddalającej wniosek doty-

czący wskazanej produkcji płyty podwlewnicowej o symbolu W1. Natomiast co do

produkcji płyty podwlewnicowej o symbolu W2 Komisja Odwoławcza stwierdziła, że

produkcja ta nie jest objęta patentem powodów. Okazało się, że powyższe ustalenia

Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej dotyczą podstawy powództwa, wywołu-

jąc w ten sposób kwestię prawną co do ich prejudycjalnego znaczenia.

Rozważając przedstawione w tym zakresie stanowisko kasacji trzeba przede

wszystkim stwierdzić, że o braku prejudycjalnego znaczenia decyzji Urzędu Paten-

towego (Komisji Odwoławczej) orzekł już Sąd Apelacyjny w Krakowie w ocenie

prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 kwietnia 1999 r. Na tę okolicz-

ność należało zwrócić uwagę w kontekście art. 386 § 6 k.p.c. określającego związa-

nie oceną prawną sądu drugiej instancji, a także ze względu na to, że zasadniczo

ocena prawna w wyroku z 16 kwietnia 1999 r. wynikła na skutek apelacji strony po-

zwanej i uwzględnia stanowisko wyrażone wówczas przez tę stronę.

Ocena prawna Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którą Sąd ten konsekwentnie

zajął również w wyroku z 11 marca 2003 r., opiera się na stwierdzeniu cywilnopraw-

nej natury rozpatrywanej sprawy i takiej samej jej podstawy faktycznej. Nie może

zatem uzyskiwać preferencji nakładająca się na właściwość sądu kompetencja po-

stępowania administracyjnoprawnego oparta na art. 19 i art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy

z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26,

poz. 117 ze zm.). Stosownie do pierwszego z tych przepisów, kto ma w tym interes

prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana produkcja nie

jest objęta określonym patentem. Według zaś art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy Urząd Pa-

tentowy wydaje decyzję w takiej sprawie w trybie postępowania spornego.

9

Rozgraniczenie, na tle powyższej regulacji, właściwości sądów i właściwości

Urzędu Patentowego powinno rygorystycznie określać zakres przedmiotu postępo-

wania administracyjnego, że chodzi tu o ustalenie negatywne, które następuje nie na

wniosek twórcy wynalazku. W rozpatrywanej sprawie cywilnej chodziło o roszczenia

innej osoby (twórców) oparte na przesłance pozytywnej, co uzasadniało pogląd o

właściwości sądu. Zasady takiego określenia właściwości sądów cywilnych zostały

przedstawione w niebudzącym wątpliwości składu orzekającego postanowieniu Sądu

Najwyższego z dnia 23 sierpnia 1990 r., I CZ 106/90 (OSNCP 1991 nr 10-12, poz.

123). W tym postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że ustalenia, czy produkcja

prowadzona przez pozwanego jest objęta patentem udzielonym powodowi, dokonuje

samodzielnie sąd rozpoznający sprawę, co oznacza, że nie należy zawieszać postę-

powania w celu przeprowadzenia postępowania spornego przez Urzędem Patento-

wym.

W rozpatrywanym przypadku doszło jednakże do niepożądanego dualizmu

orzeczniczego z równie niepożądaną konsekwencją w postaci częściowo odmien-

nych ustaleń wynikających z postępowania w trybie spornym przed Urzędem Paten-

towym i z postępowania przed Sądami pierwszej i drugiej instancji.

W okolicznościach sprawy, skoro nie zachodzi niedopuszczalność drogi sądo-

wej (kasacja nie przedstawiła takiego zarzutu), skoro decyzja z postępowania admi-

nistracyjnego, ma charakter tylko deklaratoryjny (niekonstytutywny), skoro postępo-

wanie sądowe zapewniało stronom odpowiednie środki wyjaśnienia przesłanki rosz-

czenia dochodzonego w sprawie, w tym z uwzględnieniem tych aspektów przedmiotu

sporu, które nie wynikają z decyzji postępowania administracyjnego (dotyczy to

zwłaszcza czasu i zakresu „produkcji” płyt podlewnicowych) - Sąd Najwyższy nie po-

dzielił stanowiska kasacji jakoby orzeczenie Sądu musiało być zgodne z wybraną

przez stronę pozwaną, odpowiadającą jej interesowi, jedną z dwu różnych części

decyzji Komisji Odwoławczej.

Jedną z cech wynalazku, określonych w art. 10 ustawy o wynalazczości jest

zdolność danego rozwiązania technicznego do stosowania. Według ustaleń Sądu

przedmiotowy wynalazek, chociaż został opisany w zastrzeżeniach patentowych z

pewną niejednoznacznością, to jednak jego zakres - przy pomocy odpowiedniego

Instytutu - został precyzyjnie określony. Wynalazek ten na pewno nadaje się do sto-

sowania, o czym świadczą ustalone fakty zastosowania tego wynalazku przez stronę

pozwaną i uzyskane z tego tytułu efekty ekonomiczne. Bezzasadnie zatem w kasacji

10

zarzuca się naruszenie art. 10 ustawy o wynalazczości przez bagatelizowanie zdol-

ności wynalazku do praktycznego zastosowania.

Naruszenia art. 3581

§ 3 k.c. bezzasadnie upatruje kasacja w tym, że na sku-

tek zastosowania tego przepisu nastąpił przyrost wierzytelności po otwarciu postę-

powania układowego, w którym strona pozwana „nadzorcy sądowemu zgłosiła fakt

prowadzonego procesu, by poinformował sąd układowy o istnieniu wierzytelności o

nieustalonej kwocie”. Tymczasem zastosowanie art. 3581

§ 3 k.c. nie było elementem

zmiany wierzytelności, sugerowanego w kasacji jakiegoś jej przyrostu, skoro dopiero

w wyniku rozpatrzonego powództwa przedmiotowa wierzytelność została określona.

Przedtem, jak to skarżący przyznaje, w postępowaniu układowym mogło chodzić o

zobowiązanie „o nieustalonej kwocie”.

Jeżeli chodzi o „procesową” podstawę kasacji, to - stosownie do jej uzasadnie-

nia - zasadniczy problem przedstawiony przez skarżącego dotyczy niezastosowania

się przez Sąd Apelacyjny w zaskarżonym wyroku do własnej - wiążącej według art.

386 § 6 k.p.c. - oceny prawnej zawartej w wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. o istocie

przedmiotowego wynalazku. Jednakże, ocena prawna i wskazania co do dalszego

postępowania wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia sądu drugiej instancji nie wiążą

Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6

kwietnia 1998 r., I CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211). Naruszenie przez sąd

drugiej instancji art. 386 § 6 k.p.c., wskutek nieuwzględnienia ocen wiążących przy

ponownym rozpoznawaniu sprawy, nie przekreśla możliwości uznania przez Sąd

Najwyższy wyroku za odpowiadający prawu (wyrok z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN

183/00, OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 411). Oznacza to, że zarzut naruszenia przez

sąd drugiej instancji art. 386 § 6 k.p.c. nie ma w postępowaniu kasacyjnym znacze-

nia, jeżeli nie wpłynęło to na zasadność rozstrzygnięcia w zaskarżonym wyroku.

Taka właśnie jest sytuacja zaskarżonej oceny prawnej wyroku, od którego wniesiono

kasację. Dopiero bowiem ta ocena - a nie ta z wyroku poprzedniego - odpowiada

wynikom postępowania wyjaśniającego istotę przedmiotowego wynalazku. Ostatnio

rozpoznające sprawę Sądy pierwszej i drugiej instancji trafnie oparły swą ocenę na

zastrzeżeniach patentowych, tyle, że zrozumienie tych zastrzeżeń wyrażonych w

języku techniki, przy czym - jak się okazało - niezbyt precyzyjnie, wymagało specjali-

stycznej opinii biegłych. W tym zakresie poprzednie wskazania Sądu Apelacyjnego

wynikające z wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. były przedwczesne, bo chociaż Sąd

11

ten dostrzegał potrzebę zasięgnięcia opinii biegłego, to zajął już wcześniej stanowi-

sko w kwestii wymagającej wiadomości specjalnych (por. art. 278 § 1 k.p.c.).

Bezzasadnie kasacja uważa, że Sąd, bez potrzeby przedstawiania przez

stronę twierdzeń i dowodów powinien uwzględnić jako fakt powszechnie znany (art.

228 k.p.c.) to, że „PHS Huta T.S. z dniem 30 grudnia 2002 r. utraciła osobowość

prawną przez to, iż właściciel spółki akcyjnej Skarb Państwa wniósł w trybie art. 492

§ 1 pkt 1 KSH akcje spółki do innej spółki akcyjnej - tj. P.H.S. SA w K., podobnie jak

to uczynił z Hutą K. SA”. Dlaczego te i inne stosunki własnościowe, o których mowa

w kasacji, miałyby być Sądowi znane urzędowo skarżący nie przedstawił; samo zaś

twierdzenie w żadnym razie nie wskazuje na naruszenie art. 228 k.p.c.

Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. dotyczy zawieszenia postępowania,

które miało miejsce przy poprzednim rozpoznawaniu sprawy przed Sądem pierwszej

instancji. Zarzut ten zatem w ogóle nie odnosi się do zakresu postępowania kasacyj-

nego dotyczącego zaskarżonego wyroku Sądu drugiej instancji.

Oczywiście bezzasadnie zarzucono naruszenie art. 386 § 2 k.p.c. w związku z

art. 379 pkt 3 k.p.c. przez nieuwzględnienie zarzutu res iudicata [...]. Nie ma przecież

przesłanek res iudicata w związku ze sprawą toczoną - jak to wynika z ustaleń za-

skarżonego wyroku - między innymi podmiotami i o co innego.

Nie wiadomo dlaczego skarżący uważa, że budzi wątpliwości to, iż za instytut

naukowy działały dwie osoby, które przeprowadziły badanie i wydały opinię. Taka

jest przecież zasada przedstawienia opinii przez instytut naukowy, określona w art.

290 § 2 k.p.c.

Naruszenia art. 227, 231 i 233 k.p.c. skarżący upatruje w przekroczeniu gra-

nicy swobodnej oceny dowodów. Wobec braku skonkretyzowania tak ogólnie wyra-

żonego zarzutu, braku podania tego, na czym skarżący się opiera - zarzut ten nale-

żało uznać jako gołosłowny.

Z powyższych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 39312

k.p.c.

========================================