III CK 33/05

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r., III CK 33/05

Jeżeli sposób, w jaki osoba prawna używa swej nazwy, stanowi

naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, nakazanie zaniechania

naruszeń tego prawa (art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –

Prawo własności przemysłowej, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117

ze zm.) powinno polegać na zakazie używania nazwy w postaci wskazanej w

sentencji wyroku, a zakaz ten powinien dotyczyć jedynie oznaczania towarów

i usług w obrocie.

Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

Sędzia SN Barbara Myszka

Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Aeroklubu Polskiego w W. przeciwko

Aeroklubowi Ziemi T. w T. o nakazanie zaprzestania używania nazwy, po

rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 lipca 2005 r. kasacji strony

pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2004 r.

uchylił zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu pierwszej instancji

i orzekającej o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał

sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie „Aeroklub Polski” w W. wniosło o nakazanie Stowarzyszeniu

„Aeroklub Ziemi T.” w T. zaprzestania używania dotychczasowej nazwy, a także o

nakazanie zaprzestania używania znaku towarowego. Sąd Okręgowy w Tarnowie

wyrokiem z dnia 16 lutego 2004 r. powództwo oddalił, ale Sąd Apelacyjny w

Krakowie, w uwzględnieniu apelacji powoda, wyrokiem z dnia 5 lipca 2004 r. wyrok

ten zmienił w ten sposób, że „zakazał stronie pozwanej posługiwania się przy

oznaczaniu swojego Stowarzyszenia nazwą »Aeroklub Ziemi T.« i zaprzestania

oznaczania tą nazwą swoich towarów i usług”, a w pozostałej części apelację

oddalił. Według ustaleń stanowiących podstawę tego wyroku, powód zarejestrował

w Urzędzie Patentowym znak towarowy i uzyskał prawo ochronne na znak w

postaci rysunku trójkąta, w którego górnej części są słowa „Aeroklub P.”, a w dolnej

części jest umieszczone koło, wewnątrz którego znajduje się stylizowana litera „A”.

Jest to wspólny znak towarowy, którego może używać każdy z 58 oddziałów

terenowych powoda, noszących własne nazwy, np. „Aeroklub B.”, „Aeroklub Ziemi

P.” itp.

Pozwany posługuje się znakiem graficznym, którym jest stylizowany rysunek

samolotu i skrót „AZT” w prawym górnym rogu. Według Sądu drugiej instancji,

pozwany zbudował nazwę swego stowarzyszenia posługując się tą samą

konwencją językową, którą od kilkudziesięciu lat wykorzystuje powód; zbudował tę

nazwę wprawdzie przy wykorzystaniu potocznie używanego słowa „aeroklub”, ale

użytego w takim szyku ze słowami o tej samej funkcji językowej, jak słowa używane

w nazwie powoda i jego oddziałów terenowych, a ponadto nazwy tej używa w

zapisie o takim samym kroju czcionki, jak nazwa powoda w jego znaku towarowym,

co powoduje, że pozwany posługuje się znakiem podobnym w warstwie słownej

(tak w zapisie graficznym, jak i fonetycznym) do znaku towarowego, na którego

prawo ochronne przysługuje powodowi. Sąd Apelacyjny ustalił, że używanie przez

pozwanego tego znaku towarowego może przynieść mu nienależną korzyść i może

być szkodliwe dla renomy tego znaku. W rezultacie stwierdził, że znak używany

przez pozwanego nie różni się w dostateczny sposób od znaku towarowego

powoda ze względu na podobieństwo elementów słownych obu znaków i w

konsekwencji zachodzą przesłanki, o jakich mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z

dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z

2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”), uzasadniające roszczenie

powoda. Wyrażając pogląd, że przepisy prawa własności przemysłowej, dotyczące

ochrony znaków towarowych, mają charakter szczególny w stosunku do przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd drugiej instancji uznał, że udzielenie

powodowi ochrony na podstawie tych pierwszych przepisów wyklucza stosowanie

drugich. Zauważając, że przesłanki stosowania jednych i drugich przepisów są

jednak nieco inaczej wyznaczone przez ustawodawcę, stwierdził, iż powód nie

wykazał okoliczności, które mają znaczenie dla zastosowania przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w części zmieniającej wyrok Sądu pierwszej

instancji zaskarżył kasacją pozwany. Podstawę kasacji stanowi naruszenie art. 296

ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie oraz

naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. i art. 6 k.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)

Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonego

wyroku, że osoba, która przybrała określoną nazwą, używając jej w obrocie

gospodarczym może naruszyć prawo ochronne na znak towarowy przysługujące

innej osobie, uzasadniające jego ochronę, jednakże tak będzie tylko wówczas, gdy

– przy spełnieniu innych przesłanek tej ochrony (art. 296 ust. 2 pkt 1-3 Pr.w.p.) –

postać (forma) używania nazwy jest identyczna lub podobna do znaku towarowego.

O identyczności nazwy pozwanego w formie przez niego używanej ze znakiem

towarowym, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi, nie może być mowy

i ustalenie takiej identyczności nie jest podstawą uwzględnienia powództwa

zaskarżonym wyrokiem. Trudno natomiast zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że

nazwa „Aeroklub Ziemi T.”, używana przy zastosowaniu takiego samego kroju

czcionki co nazwa powoda w znaku towarowym, na który przysługuje mu prawo

ochronne, jest podobna do tego znaku. Dla oceny podobieństwa miarodajne jest

porównanie nazwy pozwanego w postaci przez niego używanej z całym znakiem

towarowym, na którego prawo ochronne przysługuje powodowi.

O podobieństwie nazwy do znaku towarowego słowno-graficznego można

mówić tylko wówczas, gdy nazwa jest zbieżna lub jedynie nieznacznie różni się od

słów stanowiących dominujący lub pierwszoplanowy element znaku i jest używana

w takim samym lub podobnym zapisie graficznym jak znak towarowy. W

rozpatrywanym przypadku tak jednak nie jest. Napis na znaku towarowym, na który

prawo ochronne przysługuje powodowi, zbieżny jest w warstwie językowej z nazwą

pozwanego jedynie co do słowa „aeroklub”, które – jak trafnie stwierdził Sąd

Apelacyjny – jest słowem należącym obecnie do języka potocznego i oznaczającym

organizację sportową o określonym profilu działania. Napis ten nie jest – mając na

względzie jego wielkość w porównaniu do całego znaku, kształt znaku i

umieszczony na nim element graficzny – elementem wyróżniającym znaku

towarowego. Krój czcionki w zapisie nazwy pozwanego i w tym napisie jest

wprawdzie taki sam, ale jest to krój powszechnie używany, nie nadający cech

charakterystycznych tekstowi napisanemu przy jego zastosowaniu. Okoliczność, że

do używania znaku towarowego, na który prawo ochronne przysługuje powodowi,

uprawnione są oddziały terenowe powoda, których nazwy są zbudowane według tej

samej konwencji językowej co nazwa pozwanego, nie może mieć znaczenia przy

ocenie podobieństwa tej nazwy do znaku towarowego, w którym nazwy oddziałów

terenowych powoda nie zostały użyte.

Sąd Apelacyjny trafnie przyjął, że żądanie zgłoszone przez powoda w

rozpoznawanej sprawie, o czym świadczy jego treść i powołane na jego

uzasadnienie okoliczności faktyczne, w istocie obejmuje dwa roszczenia:

roszczenie o ochronę nazwy i roszczenie o ochronę znaku towarowego, których

podstawy prawne wynikają z różnych przepisów. Jednakże, powołując się na

przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych, w sentencji zaskarżonego wyroku

zakazał pozwanemu posługiwania się przy jego oznaczaniu nazwą „Aeroklub

Ziemi T.”, co w istocie jest zakazem używania przez pozwanego tej nazwy. Stanowi

to uwzględnienie powództwa o ochronę nazwy na podstawie przepisów o ochronie

znaków towarowych. Nakazanie zaniechania naruszania prawa ochronnego na

znak towarowy (art. 296 ust. 1 Pr.w.p.), jeżeli dotyczy nazwy innej osoby, używanej

przez nią w określonej postaci, nie może polegać na nieograniczonym

(bezwzględnym) zakazie używania tej nazwy, ale, po pierwsze, powinno

sprowadzać się do zakazania używania nazwy we wskazanej w sentencji wyroku

postaci, a po drugie, zakaz ten powinien dotyczyć jedynie oznaczania towarów i

usług w obrocie gospodarczym (art. 120 ust. 3 pkt 2 Pr.w.p.). Funkcją znaku

towarowego jest oznaczenie w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa,

pozwalające na odróżnienie ich od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1

Pr.w.p.). Przez zapewnienie znakowi towarowemu ochrony nie można realizować

celu, który nie wynika z funkcji znaku towarowego.

Ze tych względów nie można odeprzeć zarzutu kasacji wydania zaskarżonego

wyroku z naruszeniem art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez niewłaściwe zastosowanie,

zastosowaniu tego przepisu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy sprzeciwia

się bowiem brak przesłanki identyczności lub podobieństwa nazwy pozwanego w

postaci przez niego używanej, do znaku towarowego, na którego prawo ochronne

przysługuje powodowi. Poza tym, wynikające z sentencji zaskarżonego wyroku

przyznanie powodowi ochrony jego nazwy nie znajduje podstawy w wymienionym

przepisie, zapewniającym ochronę prawa ochronnego na znak towarowy, a nie

ochronę nazwy.

Skarżący nie ma natomiast racji, zarzucając zaskarżonemu wyrokowi

zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., pomimo niespełnienia przesłanki

używania chronionego znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Okoliczność,

że statut pozwanego nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, dla

ustalenia istnienia tej przesłanki nie ma znaczenia, jest bowiem ona spełniona przez

sam fakt uczestniczenia w obrocie gospodarczym, a pozwany – co ustalił Sąd

Apelacyjny – zawierając umowy o charakterze gospodarczym z innymi podmiotami,

bierze udział w tym obrocie.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że uwzględnienie powództwa

tym wyrokiem oparte zostało na ustaleniu, iż używanie przez pozwanego

chronionego znaku towarowego może przynieść pozwanemu nienależną korzyść i

może być szkodliwe dla renomy tego znaku. Kwestionowanie tego ustalenia w

drodze zarzutu naruszenia prawa materialnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.) nie jest

skuteczne.

Ponieważ podstawy kasacji okazały się częściowo usprawiedliwione, Sąd

Najwyższy stosownie do art. 39313

zdanie pierwsze i art. 39319

w związku z art. 108

§ 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji.