III CSK 112/05

Wyrok z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05

Artykuł 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o

wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm.) nie może być stosowany od dnia wejścia

Polski do Unii Europejskiej w sferze prawa wspólnotowego.

Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący)

Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Sędzia SN Grzegorz Misiurek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "J.P.N.V.B." w Belgii przeciwko

"P.K.Z.F." S.A. w K. z udziałem interwenienta ubocznego "A.P.", sp. z o.o. w W. o

nakazanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 lutego 2006 r.

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia

6 maja 2005 r.

uchylił zaskarżony wyrok w punkcie I i w tym zakresie przekazał sprawę

Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Strona powodowa, "J.P.N.V.B." z siedzibą w Belgii wytoczyła powództwo

przeciwko spółce akcyjnej „P.P.” z siedzibą w K. o zaniechanie produkowania i

wprowadzania do obrotu pod nazwą "risset" lub jakąkolwiek inną leku

zawierającego substancję czynną risperidon oraz o nakazanie opublikowania w

prasie na własny koszt w ciągu czternastu dni od uprawomocnienia się wyroku

oświadczenia o naruszeniu prawa strony powodowej do wyłącznego wytwarzania i

sprzedaży leków zawierających substancję czynną risperidon przez podjęcie

działań zmierzających do wytwarzania i wprowadzania do obrotu leku risset.

Wskazała, że uzyskała na preparat risperidon patent europejski, a na podstawie

tego patentu w 1998 r. ochronę przejściową na terytorium Polski, mającą trwać do

dnia 13 marca 2006 r. Strona pozwana naruszyła przysługujące stronie powodowej

prawo ochrony przejściowej, podejmując przygotowania do wprowadzenia

preparatu generycznego pod nazwą handlową "risset". (...)

W dniu 21 października 2003 r. interwencję uboczną po stronie pozwanej

zgłosiła „AWD P.”, spółka z o.o. w W., która dnia 18 czerwca 2003 r. nabyła od

strony pozwanej prawa i obowiązki związane z świadectwami rejestracyjnymi leku

risset.

Wyrokiem częściowym z dnia 13 sierpnia 2003 r. Sąd Okręgowy oddalił

żądanie strony powodowej.

Sąd Apelacyjny w wyniku apelacji strony powodowej zmienił zaskarżony wyrok

w ten sposób, że nakazał stronie pozwanej zaniechać produkcji i wprowadzania do

obrotu pod nazwą "risset" lub jakąkolwiek inną leku zawierającego substancję

czynną risperidon oraz opublikować na własny koszt w ciągu czternastu dni od

uprawomocnienia się wyroku oświadczenie o treści wskazanej w pozwie.

Podstawę obu wyroków stanowił następujący stan faktyczny.

W 1992 r. strona powodowa uzyskała w następstwie zgłoszenia dokonanego

w 1986 r. patent europejski na risperidon. Mając na względzie ten patent, Urząd

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał stronie powodowej w dniu 22

października 1998 r. prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku

risperidon, stanowiącego podstawę do wytwarzania leku rispolept, na okres

przejściowy do dnia 13 marca 2006 r. Jako podstawę udzielenia tej ochrony

wymienił art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o

wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z

1993 r. Nr 4, poz. 14 ze zm. – dalej: „ustawa nowelizująca”).

Dnia 25 listopada 2002 r. Minister Zdrowia wydał na rzecz strony pozwanej

cztery świadectwa rejestracji środka farmaceutycznego o nazwie "risset",

zawierającego substancję risperidon. Świadectwa te wymieniały jako podmiot

wytwarzający lek stronę pozwaną, a jako miejsca konfekcjonowania leku Kraków

oraz Chorwację. W listopadzie 2002 r. strona pozwana zgłosiła w Biurze Rejestracji

Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych w Warszawie preparat

generyczny risperidon pod nazwą handlową "risset". Strona ta przygotowywała się

do wprowadzenia leku risset do obrotu, zamieszczała o tym informacje na stronach

internetowych oraz wystąpiła o jego wpisanie na listę leków refundowanych.

Sąd Okręgowy, oddalając żądanie, wyjaśnił, że art. 4 ust. 2 ustawy

nowelizującej stanowił, iż na warunkach określonych w ustępach 3-8 uprawniony z

patentu na środki farmaceutyczne, środki żywności lub związki chemiczne w

jednym z państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności

Przemysłowej może przejściowo uzyskać prawo wyłącznego wytwarzania i

sprzedaży tych produktów na terytorium Polski. Artykuł 4 ust. 3 pkt 5 ustawy

nowelizującej przewidywał, że Urząd Patentowy udzieli prawa, jeżeli wytwarzanie

produktu w Polsce ma na celu zapewnienie potrzeb polskiego rynku i jest

ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie według art. 4 ust. 6, nie stanowiła

naruszenia omawianego prawa sprzedaż takich samych produktów przez osoby

trzecie przed podjęciem przez uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajającym

potrzeby polskiego rynku. W świetle regulacji zawartej w art. 4, dopóki więc

uprawniony nie podejmuje produkcji w Polsce, dopóty sprzedaż przez osobę trzecią

takich samych produktów nie stanowi naruszenia tego prawa. Nie ulega zaś

wątpliwości, że strona powodowa nie rozpoczęła wytwarzania leku rispolept w

Polsce, nie można bowiem przez użyte w art. 4 ustawy nowelizującej pojęcie "przez

wytwarzanie" rozumieć wszelkich działań objętych definicją wytwarzania zawartą w

art. 2 pkt 42 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (jedn. tekst:

Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm. – dalej: „Pr.farm.”), a więc także działań

polegających na pakowaniu, przepakowywaniu, magazynowaniu i dystrybucji leków,

a jedynie „materialne urzeczywistnienie rozwiązania według wynalazku”, które nie

zostało nigdy w Polsce podjęte.

Sąd Okręgowy uznał za niemogące odnieść zamierzonego skutku także

twierdzenia strony powodowej o tym, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej –

stanowiący, że nie narusza prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży środków

farmaceutycznych, środków żywności lub związków chemicznych sprzedaż takich

samych produktów przez osoby trzecie przed podjęciem przez uprawnionego

produkcji w Polsce – jest sprzeczny z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie

handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz.

143 – dalej: „Porozumienie TRIPS”), będącego załącznikiem do Porozumienia

ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w

Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483). Według art.

27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, patenty będą udzielane – pominąwszy określone

wyjątki – na wszystkie wynalazki, produkty i procesy z wszelkich dziedzin techniki,

niezależnie od tego, czy dotyczą produktu czy procesu, pod warunkiem, że są

nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania; z

zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, patenty będzie można uzyskiwać i z praw

patentowych korzystać bez dyskryminacji ze względu na miejsce dokonania

wynalazku, dziedzinę techniki oraz niezależnie od tego, czy produkty są

importowane, czy też produkowane lokalnie.

Na poparcie swego stanowiska Sąd Okręgowy wskazał m.in., że art. 27 ust. 1

Porozumienia TRIPS nie miał w sprawie zastosowania ze względu na niespełnienie

przewidzianej w nim przesłanki nowości wynalazku. W myśl art. 2 tego

Porozumienia, do jego członków stosują się określone przepisy Konwencji paryskiej

o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. w brzmieniu ustalonym

Aktem sztokholmskim, sporządzonym dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9,

poz. 51 – dalej: „Konwencja paryska”), zgodnie zaś z art. 4 i 11 tej Konwencji każdy,

kto dokonał prawidłowego zgłoszenia w jednym z państw należących do Związku

Ochrony Własności Przemysłowej, może dokonać zgłoszenia wynalazku w innych

państwach Związku w ciągu dwunastu miesięcy. Zgłoszenie przez stronę

powodową wynalazku objętego ochroną przejściową, udzieloną na podstawie art. 4

ustawy nowelizującej, nastąpiło za granicą już w latach osiemdziesiątych, a w

polskim Urzędzie Patentowym w 1992 r.

Sąd Okręgowy nie podzielił także twierdzeń strony powodowej o sprzeczności

art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę

Europejską (dalej: „TWE”), stanowiącym, że ograniczenia ilościowe w przywozie

oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami

członkowskimi.

Sąd Apelacyjny, zmieniając wyrok Sądu Okręgowego i uwzględniając

oddalone tym wyrokiem powództwo, podzielił większość zarzutów apelacyjnych

strony powodowej. Przede wszystkim przyjął, że w sprawie ma zastosowanie art. 27

ust. 1 Porozumienia TRIPS, gdyż przewidziane w tym przepisie wymaganie

nowości wynalazku należało uznać za spełnione. Podstawę do tego dawał art. 70

ust. 8 Porozumienia TRIPS, który – stanowiąc, że członkowie omawianego

porozumienia muszą przyjmować zgłoszenia wynalazków na farmaceutyki i

przyznawać zgłaszającym ochronę patentową tak jakby kryteria patentowe

zaistniały w chwili dokonania zgłoszenia – wprowadza swego rodzaju fikcję

utrzymującą stan nowości, także nowości, zakładanej przez art. 4 ust. 3 pkt 3

ustawy nowelizującej, odsyłający do art. 10-12 ustawy z dnia 19 października

1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. nr 26, poz. 117 ze zm. – dalej:

„ustawa o wynalazczości”). Z kolei podobieństwo prawa przejściowego, udzielonego

na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej do patentu w ujęciu ustawy o

wynalazczości, nakazywało uznać to prawo za patent w rozumieniu art. 1 Konwencji

paryskiej, czyli za prawo, którego pojęcie wyznacza zakres przedmiotowy ochrony

udzielanej przez art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS jest ze

względu na swą treść przepisem samowykonalnym, w związku z czym,

uwzględniając art. 87 ust. 1, art. 88 ust. 3 i art. 91 ust. 1 Konstytucji, może być

stosowany przez sądy bezpośrednio. Zakazując dyskryminacji polegającej na

uzależnieniu ochrony patentowej od miejsca produkcji, wyłączył on zastosowanie w

sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, uzależniającego wykonywanie objętego

sporem prawa od podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce.

Sąd Apelacyjny zgodził się też z twierdzeniami strony powodowej, że

środkami o skutku równoważnym w rozumieniu art. 28 TWE z ilościowymi

ograniczeniami w imporcie towarów między państwami członkowskimi mogą być

regulacje prawne z dziedziny ochrony własności przemysłowej. Nie uznał jednak za

taki środek art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, który – jego zdaniem – ogranicza

prawa wyłączne, w rezultacie więc poszerza zakres swobodnego przepływu

towarów, a nie ścieśnia.

Mimo że wykluczenie zastosowania w sprawie art. 4 ust. 6 ustawy

nowelizującej uczyniło bezprzedmiotową kwestię, czy w przepisie tym przez

wytwarzanie należy rozumieć wszelkie działania, które ma na względzie art. 2 pkt

42 Pr.farm., czy tylko produkcję, Sąd Apelacyjny odniósł się także do tego

problemu. Opowiedział się za zgodnym z art. 2 pkt 42 Pr.farm. rozumieniem art. 4

ust. 6 ustawy nowelizującej. Ponadto – zdaniem Sądu Apelacyjnego – wytwarzanie

w znaczeniu przyjętym przez art. 2 pkt 42 Pr.farm. wyznacza również zakres

przedmiotowy prawa udzielonego stronie powodowej na podstawie art. 4 ust. 2

ustawy nowelizującej.

Strona pozwana, skarżąc w całości wyrok Sądu Apelacyjnego jako podstawy

kasacyjne powołała naruszenie art. 1 Konwencji paryskiej, art. 16 ust. 3 i art. 57

ustawy o wynalazczości, art. 27 ust. 1 i art. 70 ust. 8 lit. b Porozumienia TRIPS oraz

art. 2 pkt 42 Pr.farm. (...)

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zniesienie przez przepisy ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie

ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

zakazu udzielania w Polsce patentów na środki żywności, środki farmaceutyczne i

związki chemiczne oraz wprowadzenie przewidzianej w art. 4 ust. 2-8 tej ustawy

przejściowej ochrony dotyczącej środków żywności, środków farmaceutycznych i

związków chemicznych przez umożliwienie uzyskania prawa wyłącznego

wytwarzania i sprzedaży tych produktów na terytorium Polski uprawnionemu z

patentu wydanego w jednym z państw Międzynarodowego Związku Ochrony

Własności Przemysłowej pozostawało w ścisłej łączności z Traktatem o stosunkach

handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami

Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie dnia 6 sierpnia 1994 r.

(por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. nr 97, poz. 468). W art.

IV tego Traktatu Polska – w celu zapewnienia odpowiedniej i skutecznej ochrony

oraz przestrzegania praw własności intelektualnej – zgodziła się m.in. na objęcie

ochroną patentową produktu oraz procesów produkcyjnych dla leków i chemikaliów

na okres co najmniej równy temu, jaki jest przewidziany dla innych rozwiązań

podlegających opatentowaniu. Z kolei w ustępie 3 aneksu 1 do wymienionego

Traktatu postanowiono, że w celu zaspokojenia potrzeb polskiego rynku przez

lokalną produkcję, jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione, Polska zapewni

przejściową ochronę produktów, które obecnie nie podlegają opatentowaniu

zgodnie z polskim prawem patentowym, a mają następujące właściwości: produkt

ten będzie podlegał opatentowaniu w Polsce po dniu 31 grudnia 1992 r.; patent

został wydany dla tego produktu w państwie, które obecnie przyznaje ochronę

patentową wynalazkom tego rodzaju; produkt ten nie był sprzedawany w Polsce.

Właściciele produktów spełniających te kryteria będą mieli prawo otrzymania

wyłącznej rejestracji do wytwarzania i sprzedawania produktu w Polsce, jeśli

właściciel patentu wystąpi o zgodę na sprzedaż w ciągu sześciu miesięcy od

otrzymania pierwszej zgody na obrót w jakimkolwiek kraju i jeżeli produkt spełnia

polskie wymagania dotyczące dopuszczania do obrotu. Okres wyłącznego prawa

wytwarzania i sprzedaży w Polsce będzie taki sam, jak niewygasły okres ochrony

patentowej w kraju pierwotnej rejestracji.

Przytoczony ustęp aneksu 1 ma jednoznacznie na względzie jako przesłankę

ochrony produkcję w Polsce według rozwiązania, na które udzielona zostanie

ochrona, tj. materialne urzeczywistnianie chronionego rozwiązania w Polsce.

Okoliczność ta ze względu na ścisły związek przytoczonego ustępu z regulacją art.

4 ustawy nowelizującej przemawia za tym, aby również przez wytwarzanie w

Polsce, o którym mowa w tej regulacji, rozumieć produkcję w Polsce według

rozwiązania objętego przejściową ochroną. Niezależnie od tego, taki sam wniosek

uzasadnia art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, mówiący o podjęciu „przez

uprawnionego produkcji w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego”,

zwłaszcza w zestawieniu z wielokrotnie występującym w tym artykule terminem

„produkt”. Za powyższym wnioskiem przemawia również podnoszona w toku

dotychczasowego postępowania konieczność traktowania środków

farmaceutycznych w świetle ustawy nowelizującej na równi ze środkami żywności i

związkami chemicznymi, a zarówno co do środków żywności, jak i związków

chemicznych brak odpowiednika przepisu art. 2 pkt 2 Pr.farm.

W rezultacie nie było podstaw do przyjęcia, że zawarta w art. 2 pkt 42 Pr.farm.

definicja wytwarzania produktu leczniczego jest miarodajna także przy

rozstrzyganiu o spełnieniu wynikającej z art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej

przesłanki przejściowej ochrony wyłącznego wytwarzania i sprzedaży środka

farmaceutycznego w Polsce, czyli – innymi słowy – nie było podstaw do uznania, że

przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej ograniczenie ochrony odpada nie

tylko wtedy, gdy uprawniony podjął w Polsce produkcję środka farmaceutycznego,

ale również wtedy, gdy uprawniony podjął w Polsce inne działania mieszczące się w

zdefiniowanym w art. art. 2 pkt 2 Pr.farm. pojęciu wytwarzania produktu

leczniczego.

Uwzględniając zatem jedynie treść art. 4 ustawy nowelizującej i fakt

niepodjęcia przez stronę powodową produkcji leku rispolept w Polsce, należałoby

żądanie strony powodowej, o którym orzeczono wyrokiem częściowym, oddalić.

Sąd Apelacyjny jednocześnie uznał jednak wynikającą z art. 4 ust. 6 ustawy

nowelizującej przesłankę ochrony przejściowej w postaci podjęcia produkcji w

Polsce za niezgodną z art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS i przyjął, że art. 27 ust. 1

Porozumienia TRIPS, od kiedy stosuje się on w Polsce (1 stycznia 2000 r.),

wyłącza, w granicach swego obowiązywania, zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy

nowelizującej. W zakresie więc, w którym art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS

wyłącza zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, przesłanką ochrony

przejściowej przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej nie jest już

produkcja krajowa.

Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty skierowane przeciwko

powyższemu stanowisku Sądu Apelacyjnego należy co do zasady podzielić.

W toku postępowania wiele uwagi poświęcono kwestii bezpośredniej

skuteczności przepisów Porozumienia TRIPS, w tym w szczególności art. 27 ust. 1.

Strona pozwana eksponowała decyzję Rady 94/800 WE (Dz. Urz. WE z 1994 r., L

336, s. 1) oraz ustalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wykluczające w

zasadzie skutek bezpośredni przepisów Porozumienia TRIPS w sferze prawa

wspólnotowego (por. w szczególności wyrok w sprawie C-149/96, Portugalia

przeciwko Radzie, Zb.Orz.1999, s. I-8395, wyrok w sprawie C-93/0, Biret

International przeciwko Radzie, Zb.Orz.2003, s. I-10497, i wyrok w sprawie C-

377/02, Leon van Parys NV przeciwko BIRB, „Europejski Przegląd Sądowy" 2006,

nr 3, s. 16). Strona powodowa – której argumentację uwzględnił Sąd Apelacyjny –

akcentowała natomiast, że w sferze prawa krajowego państw członkowskich Unii

Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości nie wykluczył w świetle prawa

wspólnotowego bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS (wyrok w

połączonych sprawach C-300/98 i C-392/98, Dior/Assco, Zb.Orz.2000, s. I-11307).

Podniosła także, że treść art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS spełnia wszelkie

wymagania warunkujące bezpośrednie stosowanie przepisów umowy

międzynarodowej (jasność, precyzyjność, bezwarunkowość i zupełność), jak też

zwróciła uwagę na krytykę kierowaną pod adresem orzecznictwa odmawiającego

bezpośredniego skutku przepisom Porozumienia TRIPS.

Pierwszoplanowe znaczenie w sprawie ma jednak pytanie, czy art. 27 ust. 1

Porozumienia TRIPS w ogóle odnosi się do prawa przyznanego stronie powodowej

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. Na pytanie to należy udzielić

odpowiedzi negatywnej.

Artykuł 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS normuje trzy zagadnienia: zdolność

patentową, zakres wynalazków, na które wydaje się patenty, oraz zakaz

dyskryminacji przy korzystaniu z praw patentowych ze względu na miejsce

dokonania wynalazku, dziedzinę techniki, do której wynalazek należy, lub miejsce

produkcji prowadzonej według wynalazku. W toku postępowania, rozpatrując

kwestię, czy art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS odnosi się do prawa przejściowego

przyznanego stronie powodowej, uwzględniono przede wszystkim wymagania tego

przepisu dotyczące zdolności patentowej, a ściśle rzecz biorąc, przesłankę

nowości.

Trzeba się zgodzić z twierdzeniami, że prawo przejściowe przyznane stronie

powodowej w 1998 r. nie dotyczyło wynalazku mającego cechę nowości.

Rozstrzyga o tym powiązanie art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS – przez przepis

art. 2 ust. 1 tego Porozumienia, nakazujący jego członkom zastosowanie się do

wymienionych w nim przepisów Konwencji paryskiej – z art. 4 tej Konwencji,

przewidującym w odniesieniu do prawidłowo zgłoszonych wynalazków

dwunastomiesięczny termin pierwszeństwa, a także ustalenie dotyczące zgłoszenia

przez stronę powodową wynalazku oraz jej starań o zapewnienie wynalazkowi

ochrony na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej.

Uzasadnienia do objęcia hipotezą art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS

przyznanego stronie powodowej prawa przejściowego nie dostarcza także art. 70

ust.8 lit. b tego Porozumienia, dotyczący tylko takiej sytuacji, w której członek tego

porozumienia w dniu jego wejścia w życie nie zapewniał w zakresie zobowiązań

wynikających z art. 27 Porozumienia ochrony patentowej farmaceutykom i

produktom chemicznym dla rolnictwa, a Polska – po zmianach wprowadzonych

przepisami ustawy nowelizującej (art. 1 pkt 6, art. 4 ust. 1 i art. 9) – zapewniała taką

ochronę już od dnia 15 stycznia 1993 r. Istotą rozwiązania przyjętego w art. 70 ust.8

lit. b jest skierowany do państwa nieprzewidującego wspomnianej ochrony w dniu 1

stycznia 1995 r. nakaz przyjmowania od tego dnia zgłoszeń patentowych

dotyczących farmaceutyków i produktów chemicznych dla rolnictwa oraz

przechowywania ich do czasu ustanowienia przepisów zapewniających wymaganą

ochronę patentową z zapewnieniem oceny według kryteriów zdolności patentowej

wynikających z art. 27 ust. 1 TRIPS, tak jakby kryteria te były stosowane w tym

państwie już w chwili dokonania zgłoszenia. Rozwiązanie to odnosi się również –

uwzględniając priorytet wynikający z art. 4 Konwencji paryskiej – do zgłoszeń

dotyczących wspomnianych wynalazków dokonanych w innym państwie po dniu 31

grudnia 1993 r.

Kluczowe znaczenie ma jednak pytanie o możliwość poddania przyznanego

stronie powodowej prawa przejściowego zawartym w art. 27 ust. 1 Porozumienia

TRIPS zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych ze

względu na miejsce dokonania wynalazku, dziedzinę techniki, do której wynalazek

należy, lub miejsce produkcji prowadzonej według wynalazku. Pytanie to łączy się z

art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej i art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Szerokie

rozumienie patentu w art. 1 ust. 4 Konwencji paryskiej – zaliczenie do patentów na

wynalazki również różnego rodzaju patentów przemysłowych uznanych przez

ustawodawstwo państw będących członkami Związku Ochrony Własności

Przemysłowej, jak patenty wprowadcze, patenty na ulepszenia, patenty i

świadectwa dodatkowe itd. – mogłoby uzasadniać objęcie tym przepisem także

prawa przejściowego przyznanego stronie powodowej na podstawie art. 4 ustawy

nowelizującej. Z kolei art. 70 ust. 2 Porozumienia TRIPS, postanawiający, że

przepisy tego Porozumienia stosuje się do wszystkich przedmiotów chronionych na

terytorium państwa członkowskiego w dniu wejścia w życie Porozumienia, mógłby w

związku z wspominanym nakazem stosowania przez członków Porozumienia

TRIPS przepisów Konwencji paryskiej i art. 1 ust. 4 tej Konwencji przemawiać za

poddaniem zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS zakazom dyskryminacji

przy korzystaniu z praw patentowych ze względu na miejsce dokonania wynalazku,

dziedzinę techniki, do której wynalazek należy, lub miejsce produkcji prowadzonej

według wynalazku także prawa przejściowego przyznanego stronie powodowej na

podstawie art. 4 ustawy nowelizującej. Jednakże uregulowanie zawarte w art. 70

ust. 2 Porozumienia TRIPS jest opatrzone zastrzeżeniem „jeżeli w niniejszym

Porozumieniu nie postanowiono inaczej”, poddanie zaś prawa przejściowego

przyznanego stronie powodowej zawartym w art. 27 ust.1 Porozumienia TRIPS

zakazom dyskryminacji w zakresie korzystania z praw patentowych trudno pogodzić

nawet z samym tym przepisem.

Jeżeli chodzi o przesłanki zdolności patentowej, art. 27 ust. 1 Porozumienia

TRIPS żąda od państw członkowskich jedynie tego, aby – jeżeli stawiały w tym

względzie wyższe lub niższe wymagania – dostosowały się do wymagań

przewidzianych w tym przepisie. Nie byłoby konsekwentne, gdyby określone

rozwiązanie nie mogło zostać opatentowane ze względu na niespełnienie

przesłanek zdolności patentowej określonych w art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS,

można by natomiast prawo tymczasowe dotyczące takiego rozwiązania przyznane

stronie powodowej zanim Porozumienie TRIPS zaczęło się stosować w Polsce,

objąć przewidzianym w tym przepisie zakazem dyskryminacji, eliminującym

przewidzianą w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej przesłankę ochrony, stanowiącą

zasadniczy motyw przyznania tego prawa.

To jednak, że art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS nie uchyla zastosowania w

sprawie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, nie wyłącza oceny tego przepisu z

punktu widzenia zgodności z art. 28 TWE. Przeszkodą w tym względzie nie

powinno być w szczególności pozostawienie bez zmian ust. 3 aneksu 1 do Traktatu

o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a

Stanami Zjednoczonymi Ameryki przez Protokół dodatkowy między

Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli

dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 3, poz. 14), w celu uzgodnienia

zobowiązań wynikających z tego Traktatu ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z

członkostwa w Unii Europejskiej.

Należy przyjąć, inaczej niż Sąd Apelacyjny, że w świetle orzecznictwa

Trybunału Sprawiedliwości, art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej stanowi zakazany

przez art. 28 TWE środek o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w

imporcie. W wyroku w sprawie 8/74, Prokurator Królewski przeciwko Benoit i

Gustave Dassonville (Zb.Orz. 1974, s. 837), zaliczono do środków o skutku

równoważnym ograniczeniom ilościowym w przywozie wszelkie przepisy państw

członkowskich mogące utrudniać handel wewnątrzwspólnotowy bezpośrednio lub

pośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie. Według tego wyroku, warunkiem

wystarczającym do uznania określonego przepisu za środek o skutku

równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie wystarczy więc wykazanie, że

w pewnych sytuacjach może on niekorzystnie oddziałać na handel między

państwami członkowskimi, np. skłaniając, ze względu na odmienne traktowanie

towarów importowanych, do rozpoczęcia produkcji w kraju.

W wyrokach w sprawie C-235/89, Komisja przeciwko Włochom (Zb.Orz.1992,

s. I-777), i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu i

Północnej Irlandii (Zb.Orz.1992, s. I-29), za środek o skutku równoważnym

ograniczeniom ilościowym w imporcie zostały uznane przepisy w znacznym stopniu

podobne do art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, przewidujące ustanowienie licencji

przymusowej w razie niepodjęcia krajowej produkcji według opatentowanego

wynalazku. W wyrokach tych podkreślono, że przepisy o takiej treści zniechęcają do

importowania produktów objętych patentem, a zachęcają do ich wytwarzania w

kraju, mogą więc utrudniać w sposób bezpośredni lub pośredni handel

wewnątrzwspólnotowy. Na tle tych uwag nie powinno więc budzić wątpliwości, że

przewidziane w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej uzależnienie ochrony prawnej od

produkcji krajowej stwarza dla uprawnionego, który chce korzystać z tego prawa,

bodziec do podjęcia produkcji krajowej kosztem importu, a zatem mieści się w

hipotezie art. 28 TWE.

Jednocześnie nie można ograniczenia zawartego w art. 4 ust. 6 ustawy

nowelizującej uznać za dopuszczalne w drodze wyjątku na podstawie art. 30 TWE,

zgodnie z którym, postanowienia art. 28 TWE nie stanowią przeszkody w

stosowaniu m.in. zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub

tranzytowych uzasadnionych względami ochrony własności przemysłowej, jeżeli nie

stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu.

Trybunał Sprawiedliwości, odwołując się do swego wcześniejszego orzecznictwa,

wyraził pogląd, że odstępstwo od zakazów art. 28 TWE może być w świetle art. 30

TWE usprawiedliwione jedynie ochroną uprawnień należących do istoty prawa

własności przemysłowej, tj. uprawnień do wyłącznego używania wynalazku oraz

sprzeciwienia się naruszeniom sfery wyłączności, stosowanie zaś sankcji w

przypadku niepodjęcia produkcji w kraju nie tylko nie służy tym uprawnieniom, lecz

w nie godzi. Sankcje tego rodzaju mają na względzie wyłącznie popieranie

produkcji krajowej, czyli cel szkodliwy z punktu widzenia wspólnotowego. Z punktu

widzenia wspólnotowego, uwzględniając istotę patentu, nie ma podstaw do tego,

aby korzystanie z patentu przez importowanie wyrobów traktować odmiennie od

korzystania z patentu przez produkowanie wyrobów w kraju (wyroki w sprawie C-

235/89, Komisja przeciwko Włochom, i w sprawie C-30/90, Komisja przeciwko

Zjednoczonemu Królestwu i Północnej Irlandii).

Należy zaznaczyć, że nie wchodzi również w grę uzasadnienie

niedopuszczalnego w świetle art. 28 TWE przepisu art. 4 ust. 6 ustawy

nowelizującej tzw. wymaganiami imperatywnymi w rozumieniu wyroku Trybunału

Sprawiedliwości w sprawie 120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, sprawa cassis de Dijon (Zb.Orz. 1979,

s. 649).

Konsekwencję uznania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej za niedopuszczalny

środek o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie stanowi,

zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności oraz pierwszeństwa prawa

wspólnotowego przed prawem krajowym, niemożność stosowania tego przepisu

przez polskie sądy, poczynając od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, w

sferze prawa wspólnotowego (zob. art. 91 ust. 3 Konstytucji oraz wyrok Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A Zb.Urz. 2005, nr 5, poz.

49). Dopiero więc od dnia 1 maja 2004 r. niemożliwe stało się uzależnienie

przejściowej ochrony przyznanej na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej od

podjęcia produkcji w Polsce.

Artykuł 4 ust. 5 ustawy nowelizującej nakazuje stosować do uzyskania i

wykonywania prawa, o którym mowa w tym artykule, przepisy ustawy o

wynalazczości. Trafnie wskazano w skardze kasacyjnej, że zgodnie z mającym

zastosowanie w sprawie na podstawie powyższego odesłania przepisem art. 16 ust.

3 ustawy o wynalazczości, zakres przedmiotowy przyznanego stronie powodowej

prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży określają dane zawarte w dokumencie

ochrony przejściowej, w związku z czym poza tym zakresem pozostają, inaczej niż

przyjął Sąd Apelacyjny, takie czynności, które nie są objęte opisem zawartym w

dokumencie ochrony przejściowej, choćby mieściły się w pojęciu wytwarzania

określonym w art. 2 pkt 42 Pr.farm.

Odesłanie do ustawy o wynalazczości zawarte w art. 4 ust. 5 ustawy

nowelizującej nie wyklucza jednak zastosowania w sporach dotyczących

omawianego prawa także przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo

własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm. –

dalej: „Pr.w.p.”). Jeżeli zgodnie z regułami intertemporalnymi rozgraniczającymi

zastosowanie ustawy o wynalazczości i Prawa własności przemysłowej należy

stosować przepisy Prawa własności przemysłowej, przepisy te powinny znaleźć

zastosowanie również w odniesieniu do prawa wyłącznego przyznanego na

podstawie art. 4 ustawy nowelizującej. Artykuł 4 ust. 5 ustawy nowelizującej nie

stanowi normy intertemporalnej, lecz jest jedynie wyrazem techniki legislacyjnej –

rozciągnięcia przepisów normujących patenty na inny, podobny przedmiot. Jak

wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 (OSNC

2005, nr 3, poz. 53), nawiązując do wypowiedzi piśmiennictwa, z art. 315 Pr.w.p.

należy wywieść normę intertemporalną nakazującą do oceny skutków zdarzeń,

które nastąpiły po wejściu w życie Prawa własności przemysłowej (22 sierpnia

2001 r.), stosować przepisy tej ustawy. Zgodnie więc z tą normą, ocena skutków

naruszeń prawa dokonanych po dniu 21 sierpnia 2001 r. powinna być

przeprowadzona według przepisów Prawa własności przemysłowej, tj. –

uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy – według art. 287 i nast. tego Prawa, a

nie powołanego w skardze kasacyjnej art. 57 ustawy o wynalazczości. Należy

zaznaczyć, że przy ocenie skutków zdarzeń zaistniałych po tym dniu mogą być

uwzględnione jeszcze inne przepisy Prawa własności przemysłowej, z których

trzeba wymienić, ze względu na okoliczności sprawy, art. 69 ust. 1. (...)

Z przedstawionych przyczyn Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c.

orzekł, jak w sentencji.