III CSK 300/06

Wyrok z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06

Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy

istotne znaczenie ma porównanie – w płaszczyźnie wizualnej – wyrazów

użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie

porównanie postaci graficznej obu znaków.

Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Jan Górowski

Sędzia SN Maria Grzelka

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "A.", sp. z o.o. w K. przeciwko

Spółdzielni Mleczarskiej "M." w G. o ochronę znaku towarowego, po rozpoznaniu na

posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 lutego 2007 r. skargi kasacyjnej

strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia

2006 r.

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w

Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania

kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2006 r. oddalił

apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie,

oddalającego powództwo o zobowiązanie strony pozwanej do zaniechania

wprowadzania do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach zawierających

znak słowny „MIXEŁKO” oraz zobowiązanie do jednorazowego ogłoszenia wyroku

uwzględniającego to żądanie w dzienniku „R.” w terminie 15 dni od jego

uprawomocnienia się.

Z ustaleń wynika, że strony działają w branży mleczarskiej i od lat

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku są producentami towaru stanowiącego

mieszankę masła i oleju roślinnego. Urząd Patentowy decyzją z dnia 6 grudnia

1999 r., uwzględniając wniosek poprzednika prawnego strony powodowej z dnia 13

kwietnia 1996 r., dokonał na rzecz strony powodowej rejestracji słownego znaku

towarowego „MIXEŁKO”. Strona powodowa pismem z dnia 12 czerwca 1996 r.

powiadomiła stronę pozwaną o fakcie zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie tego

znaku towarowego, pismem z dnia 6 sierpnia 1996 r. wezwała stronę pozwaną do

zaprzestania używania tego znaku, a pismem z dnia 12 października 2001 r.

powiadomiła o uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy „MIXEŁKO”.

Postępowanie ze skargi strony pozwanej o unieważnienie prawa z rejestracji znaku

towarowego „MIXEŁKO” zakończyło się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r., oddalającym skargę

strony pozwanej. Strona pozwana od marca 1996 r. sprzedaje na rynku produkt

stanowiący mieszankę masła i oleju o nazwie „MIXEŁKO ŁACIATE”.

Sąd Okręgowy, którego wywody podzielił Sąd Apelacyjny, uznając powództwo

za bezzasadne, podniósł, że znak towarowy powinien być oceniany jako całość, a

więc nie tylko przez użyte w nim wyrazy, ale również z uwzględnieniem grafiki i

układu barw. Wprawdzie towary obu stron mają podobną formę opakowania, jeśli

chodzi o kształt i wielkość, a ponadto użyto na nich słowa „MIXEŁKO”, jednak – jak

zauważył Sąd Okręgowy – na opakowaniach towaru strony powodowej

dominującym i wyróżniającym elementem jest słowo „MIXEŁKO”, natomiast

wyróżnikiem opakowań stosowanych przez stronę pozwaną jest układ graficzny

czarnych plam na białym tle, podobny do charakterystycznych opakowań innych

wyrobów strony pozwanej, oraz wyróżniająca się nazwa marki „ŁACIATE”. Ponadto

na wyrobach strony pozwanej nazwa „MIXEŁKO” jest napisana dużo mniejszą i

inną czcionką, niż zastosowana przez stronę powodową, co nie stanowi – jak ocenił

Sąd Okręgowy – istotnego wyróżnika towaru, a jedynie służy dookreśleniu rodzaju

towaru.

Sąd Apelacyjny wskazał, że w spornym przypadku zachodzi podobieństwo

oznaczeń tylko na jednej płaszczyźnie i to częściowo, tj. na płaszczyźnie

fonetycznej, ponadto pierwszoplanowe znaczenie ma drugi wyraz części słownej,

jakim jest słowo „ŁACIATE”. Wskazuje ono na związki z całą grupą pozostałych

towarów strony pozwanej i cechuje się silną renomą funkcjonującą w odczuciu

konsumentów. Jest też oznaczeniem silniejszym, na które odbiorca zwraca większą

uwagę i ono decyduje o wyborze towaru, nie zaś słowo „MIXEŁKO”. Zbieżność

słowa „mixełko” w znakach „MIXEŁKO” oraz „MIXEŁKO ŁACIATE” jest

neutralizowana przez pozostałe elementy, a przede wszystkim część graficzną

znaku używanego przez stronę pozwaną, jaką jest układ czarnych plam na białym

tle. Znak strony powodowej „MIXEŁKO” nie ma renomy i silnej pozycji

przyciągającej klienta. Dobra renoma znaku używanego przez stronę pozwaną

wynika nie z użycia znaku słownego „MIXEŁKO”, lecz pochodzi od słowa

„ŁACIATE”. Z tych przyczyn – jak zaznaczył Sąd Apelacyjny – nie zachodzi ryzyko

wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia

znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o którym mowa w art. 296 ust. 2

pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn.

tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”).

Skarga kasacyjna strony powodowej oparta została na podstawie naruszenia

przepisów postępowania – art.365 § 1 k.p.c., a także przepisów prawa materialnego

– art.296 ust.1 i 2 w związku z art.120 Pr.w.p. oraz art.121 w związku z art.129 ust.1

pkt 2 Pr.w.p.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

U podstaw rozstrzygnięcia przyjętego w zaskarżonym wyroku legło

stwierdzenie, że „w spornym przypadku zachodzi podobieństwo oznaczeń na jednej

tylko płaszczyźnie, i to częściowo, a mianowicie na płaszczyźnie fonetycznej”. Sąd

Apelacyjny przyjął ponadto błędne założenie, że słowo „MIXEŁKO” określa jedynie

nazwę rodzajową towaru. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że znaki

towarowe obu stron nie stwarzają niebezpieczeństwa wprowadzenia przeciętnego

odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru, albowiem podobieństwo tylko jednego

elementu znaku towarowego, jakim jest nazwa rodzajowa, nie jest wystarczające

dla stwierdzenia podobieństwa obu znaków. Pozostałe elementy obu znaków jak

barwa, układ graficzny, proporcja napisów i zastosowanie dodatkowych określeń

wyróżniających są tak ewidentnie różne, że przeciętny konsument nie może – w

przekonaniu tego Sądu – pomylić obu wyrobów nawet gdy leżą obok siebie na

półce sklepowej, zwłaszcza że wyroby strony pozwanej występujące pod wspólną

marką „ŁACIATE” są powszechnie znane i rozpoznawalne. (...)

Płaszczyzna wizualna powinna być interpretowana w ścisłym powiązaniu z art.

120 ust. 1 Pr.w.p., każdy bowiem znak towarowy – zgodnie z tym przepisem – jest

oznaczeniem, które może być przedstawione w sposób graficzny. Przez oznaczenie

w sposób graficzny rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego,

co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. W przypadku

znaków słownych – a takim jest znak towarowy strony powodowej – znak towarowy

przedstawia się jako zapis liter. Znak towarowy zarejestrowany na rzecz strony

powodowej składa się z siedmiu liter: M I X E Ł K O. Słowo to w warstwie wizualnej

znaku używanego przez stronę pozwaną wygląda tożsamo, składa się bowiem z

tych samych liter w tej samej kolejności. W przypadku znaku towarowego słownego

chodzi zatem o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej; przy użyciu tych samych

liter zachodzi wręcz identyczność zastosowanych oznaczeń towarowych. Kwestia

graficzna, na którą zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny (plamy czarno-białe oraz dodanie

słowa „łaciate”), jest – w ramach analizowanego kryterium – jedynie elementem,

który należy brać pod uwagę przy porównywaniu oznaczeń zbieżnych przy ochronie

znaku kombinowanego, tj. słowno-graficznego, nie zaś słownego, o jaki toczy się

spór.

Płaszczyzna znaczeniowa opiera się na porównaniu produktów, z jakimi łączą

się znaki towarowe. W przypadku znaków towarowych słownych chodzi o rodzaj

produktu, z jakim kojarzone jest słowo. W przypadku objętym sporem chodzi o

skojarzenie z tożsamym produktem, jakim jest – przeznaczona do smarowania –

mieszanka tłuszczu zwierzęcego i roślinnego. Okoliczność ta jest bezsporna w

sprawie i nie wymaga bliższego rozwinięcia.

Rozpatrując kwestię, czy używany przez stronę pozwaną znak „MIXEŁKO

ŁACIATE” w porównaniu ze znakiem towarowym powódki „MIXEŁKO” są znakami

podobnymi czy nawet identycznymi należy mieć na względzie celowość tego

porównania. Okoliczność, że znak towarowy powódki „MIXEŁKO” ma ochronę jako

znak towarowy słowny i tylko w tym zakresie ochrona ta jest przyznana, sprawia, że

wystarczy porównanie obu znaków w warstwie słuchowej. Oceniając znak towarowy

strony powodowej „MIXEŁKO” w tej warstwie, czyli porównując jakie jest jego

brzmienie wobec znaku strony pozwanej „MIXEŁKO ŁACIATE”, bez trudu można

usłyszeć, że znak powódki z tym samym brzmieniem jest w całości użyty przez

pozwaną na towarach opatrzonych jej znakiem towarowym. W warstwie zatem

słuchowej jest to wierne odtworzenie znaku chronionego i używanie go dla

tożsamych towarów sprzedawanych na rynku przez stronę powodową. Takie wierne

odtworzenie cudzego znaku jest w płaszczyźnie słuchowej reprodukcją; faktu tego

nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znaków.

Wobec tego, że Sąd Apelacyjny przydał graficznej warstwie znaku używanego

przez stronę pozwaną znaczenie zasadnicze, podkreślając jego odmienność w

stosunku do znaku towarowego strony powodowej, podkreślenia wymaga

okoliczność, że graficzna postać znaku towarowego powódki nie podlega ochronie.

Nieistotna jest zatem okoliczność, czy strona pozwana używa tej samej czy innej

grafiki. Zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 2 pkt 1 Pr.w.p., naruszeniem prawa

ochronnego na znak towarowy jest używanie znaku identycznego do

zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów, nie ma zatem potrzeby

wykazywania, czy identyczność ta wprowadza ryzyko pomyłki; wobec tego, że

samo użycie identycznego znaku jest bezprawne, strona powodowa może żądać

zaniechania naruszania znaku bez potrzeby udowadniania ryzyka pomyłki. Należy

ponadto zauważyć, że badając niebezpieczeństwo konfuzji między znakami,

wystarczy dla jego stwierdzenia wskazać na podobieństwo występujące chociażby

na jednej ze wskazanych płaszczyzn.

W rozpoznawanej sprawie element słowny – jak już podkreślono – nie stanowi

części znaku towarowego, lecz jego całość, znak towarowy bowiem ma charakter

słowny. Odwoływanie się zatem przez Sądy do koloru i grafiki obu znaków

towarowych nie znajduje usprawiedliwienia. Jest oczywiste, że tylko w przypadku

znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego

słowa, elementy graficzne w znaku towarowym są istotne, nie mają natomiast

takiego znaczenia w przypadku znaku słownego.

Okoliczność, że znak towarowy strony pozwanej jest bardziej znany i

kojarzony z jej firmą, nie uprawnia strony pozwanej do łączenia go z innym prawnie

chronionym znakiem, nie gwarantuje bowiem, że tak zmodyfikowany znak towarowy

nie wprowadza ryzyka konfuzji w obrocie i nie narusza praw powódki.

Nieprzekonujące jest także przyjęte przez Sąd Apelacyjny założenie, że znak

towarowy strony powodowej określa jedynie nazwę rodzajową. Takie założenie

narusza art. 129 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 Pr.w.p., który stanowi,

że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które składające się wyłącznie z

elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju

towaru. Gdyby znak towarowy „MIXEŁKO” był określeniem nazwy rodzajowej, nie

miałby zdolności odróżniającej i nie mógłby zostać zarejestrowany, skoro zdolność

odróżniająca znaku towarowego jest bezwzględną przesłanką rejestracji. Poza

sporem jest, że znak towarowy strony powodowej został zarejestrowany w Urzędzie

Patentowym i objęty jest ochroną wynikającą z prawa rejestracji. (...)

W świetle przytoczonych argumentów skargę kasacyjną należało ocenić jako

usprawiedliwioną i orzec, jak w sentencji (art. 39815

k.p.c.).