I CSK 16/07

Sygn. akt I CSK 16/07

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Irena Gromska-Szuster

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

w sprawie z powództwa C. L. & S. AG z siedzibą w K., Szwajcaria

przeciwko "T." Spółce z o.o. w P.

o ochronę wspólnotowego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 13 kwietnia 2007 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku

Sądu Apelacyjnego

z dnia 6 lipca 2006 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o

kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

2

Strona powodowa dochodzi ochrony swych praw wynikających ze

wspólnotowego trójwymiarowego znaku towarowego Nr [...], który chroni prawa do

kształtu i wyglądu opakowania wyrobu czekoladowego „Z. L.”, produkowanego

przez powódkę. Zdaniem powódki, pozwana naruszyła jej prawa chronione

wymienionym znakiem towarowym wskutek wprowadzenia do obrotu wyrobu

czekoladowego nazywanego „Z. T”. Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że

nie wystąpiło niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd potencjalnych

konsumentów, ponieważ słowa eksponowane na opakowaniu wyrobu każdej ze

stron odróżniają oba produkty w sposób istotny od siebie, podobnie jak kolory

opakowań i zróżnicowana cena. W konsekwencji Sąd ten uznał brak wystąpienia

przesłanek wynikających z art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94

z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,

niezbędnych do uznania, że działania pozwanej naruszyły prawa wyłączne powoda

i były bezprawne.

Apelację powódki oddalił Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r.

podzielając w całości motywy zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego nią wyroku.

W ocenie Sądu odwoławczego produkt strony pozwanej wprowadzony na polski

rynek nie wywołuje niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do

pochodzenia towarów. Sąd ten uznał, że w przypadku kolizji kombinowanych

znaków niezbędna jest całościowa ocena podobieństwa spornych oznaczeń, ze

szczególnym uwzględnieniem elementów dominujących, odróżniających. Zdaniem

Sądu drugiej instancji, tej cechy nie posiada forma siedzącego zająca, ponieważ

kształt siedzącego Z. L. nie ma cechy odróżniającej, podobnie jak i inny element

zamieszczony w rejestrze znaków towarowych, a mianowicie kolorystyka folii

aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurze zająca. Sąd Apelacyjny

zaaprobował stanowisko Sądu I instancji, że elementem wystarczająco

odróżniającym sporne wyroby są znaki słowne umieszczone na folii zewnętrznej

i ewentualna kolizja pomiędzy znakami towarowymi mogłaby odnosić się do tego

elementu odróżniającego. W ocenie Sądu odwoławczego, słowne oznaczenie

producenta zamieszczone na wyrobie pozwanej, które nie wykazuje żadnego

podobieństwa do elementu słownego zarejestrowanego znaku towarowego,

3

wyklucza skojarzenie zajączka pozwanej z zajączkiem powódki i jednocześnie

wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru.

Powołując się na akceptację w judykaturze dominującej roli elementów słownych

występujących w znakach towarowych Sąd Apelacyjny uznał powyższe argumenty

za wystarczające, a zarazem decydujące o odmowie udzielenia powódce ochrony,

jaką prawo przyznaje uprawnionemu z rejestracji wspólnotowego znaku

towarowego.

Skarga kasacyjna powódki oparta została na pierwszej podstawie

kasacyjnej, w ramach której zarzucono obrazę art. 4 i art. 9 ust. 1 pkt b)

Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, poprzez

ich błędną wykładnię. Powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego orzeczenia

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powódka uzasadnia zarzut dokonania

błędnej wykładni art. 4 Rozporządzenia Rady wskutek konstatacji Sądu

Apelacyjnego, że – wbrew wyraźnemu brzmieniu tego przepisu – zarówno kształt

jak i kolor nie posiadają zdolności odróżniającej. W ocenie skarżącej stanowisko

Sądu pozostaje w sprzeczności z literalną wykładnią przepisu objętego zarzutem

naruszenia, ponieważ oznaczenie producenta błędnie uznano za jedyny element

dystynktywny w znaku towarowym, odmawiając tym samym postrzegania tego

znaku jako całości.

Zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 pkt b). Rozporządzenia Rady uzasadniono

błędnym przyjęciem, że samo oznaczenie podmiotu wprowadzającego towar na

rynek wyłącza automatycznie ryzyko konfuzji. Skarżąca akcentuje okoliczność, że

Sąd Apelacyjny, pomimo aprobaty zasady dokonywania całościowej oceny

porównywanych znaków, rozpatrzył odrębnie każdy z jego elementów, nie

dostrzegając, że tworzą one unikatową kombinację i pomijając badanie mocy

odróżniającej kombinacji takich elementów wyrobu, jak kształt, kolor, ozdoby.

W ocenie powódki, zaniechanie badania wrażenia ogólnego wywieranego przez

sporne oznaczenia dowodzi stosowania art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady

w sposób sprzeczny z przyjętą interpretacją.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

4

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie wobec zasadności obu

zarzutów dokonania błędnej wykładni art. 4 i art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku

towarowego (Dz. U. UE.L. 1994 r. Nr 11, poz. 1 ze zm.), zwanego dalej

„Rozporządzeniem”.

Wymieniony akt prawny jest źródłem jednolitego prawa europejskiego, które

ustanowiło autonomiczną względem znaków towarowych krajowych

i zastrzeżonych międzynarodowo instytucję znaku towarowego Wspólnoty. Jego

rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji w A. wywiera jednolite skutki na terytorium

państw – członków Unii. Krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do

wspólnotowego znaku towarowego są dwoma odrębnymi tytułami ochronnymi,

które kreują dwa różne, niezależne od siebie prawa podmiotowe. W orzecznictwie

wyraźnie już podkreślono, że system wspólnotowych znaków towarowych opiera

się na zasadach: autonomii, jednolitości, koegzystencji (współistnienia)

wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, ekwiwalencji (równorzędności)

oraz funkcjonalności systemowej (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 11

stycznia 2007 r., sygn. II CSK 343/06, niepubl.). Zasada autonomii wspólnotowego

znaku towarowego polega na tym, że jego skutki określa się wyłącznie według

przepisów Rozporządzenia. Innymi słowy, wspólnotowy znak towarowy podlega

własnej autonomicznej regulacji, która jest samodzielnym źródłem prawa,

odrębnym od regulacji prawa krajowego państw członkowskich.

Przepis art. 4 Rozporządzenia uznaje co do zasady, że elementem

składowym wspólnotowego znaku towarowego może być jakiekolwiek oznaczenie,

które można przedstawić w formie graficznej; wskazuje jednak przykładowo

(„w szczególności”) na wymienione szczególne postacie takich oznaczeń (wyrazy,

rysunki, litery, cyfry, kształt towarów lub ich opakowań) z zastrzeżeniem spełniania

przez nie funkcji odróżniającej. Ta ostatnia funkcja, zwana również funkcją

oznaczania pochodzenia, oznacza, że źródło pochodzenia towarów należy

ujmować w znaczeniu szerokim (komercyjnym), a więc wskazującym na to, że

towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia, a więc

pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego

nim towaru do obrotu. W piśmiennictwie podkreślono, że obojętne jest nawet to,

5

czy taki uprawniony sam wytworzył towar i wprowadził go do obrotu, ponieważ

elementy te nie przesądzają stanowczo o zapewnieniu tożsamości produktów

i tożsamości ich pochodzenia.

Wadliwa wykładnia przepisu art. 4 Rozporządzenia, dokonana

w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, wyraża się m.in. w postaci wewnętrznej

sprzeczności argumentacji zaprezentowanej na str. 8 uzasadnienia.

Sąd Apelacyjny na wstępie słusznie wskazał, że w przypadku kolizji

kombinowanych znaków niezbędna jest całościowa ocena kwestii podobieństwa

spornych oznaczeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dominujących,

odróżniających. Pomimo tej jednoznacznej deklaracji potrzeby dokonania

całościowej oceny elementów składających się na kombinowany wspólnotowy znak

towarowy, Sąd odwoławczy stwierdza zarazem, że zarówno kształt siedzącego z.

L., jak i kolorystyka folii aluminiowej umieszczonej na czekoladowej figurce zająca,

nie mają zdolności odróżniającej. Tymczasem w przepisie w art. 4 Rozporządzenia

wyraźnie wymieniono kształt zarówno towaru jak i jego opakowania jako taki

element oznaczenia, który podlega ocenie przy badaniu funkcji odróżniającej znaku

towarowego. Badanie to wymaga jednak dokonania równoczesnej całościowej

oceny podobieństwa wszystkich spornych oznaczeń, a więc również z

uwzględnieniem tego elementu oznaczenia, którym jest kształt. Negowanie przez

Sąd odwoławczy zdolności odróżniającej takiego oznaczenia jakim jest kształt,

w oderwaniu od równoczesnego dokonania oceny innych elementów oznaczenia,

przesądza zatem o zasadności zarzutu wadliwej wykładni art. 4 Rozporządzenia.

O wadliwości tej wykładni świadczy również uznanie kolorystyki folii

aluminiowej, stanowiącej opakowanie produktu, za element oznaczenia

pozbawiony zdolności odróżniającej, pomimo, że kolorystyka opakowania towaru

nie została expressis verbis wymieniona w art. 4 Rozporządzenia wśród

wymienionych w nim jedynie przykładowo oznaczeń, składających się na

wspólnotowy znak towarowy. W orzecznictwie wyraźnie jednak podkreślono, że nie

można przyjmować, iż ogólne wrażenie graficzne wywoływane przez znak

towarowy nacechowane jest w pierwszym rzędzie elementem słownym

określającym oznaczenie producenta. Jeżeli zarejestrowanym wspólnotowym

znakiem towarowym jest forma przestrzenna, to cechy tej formy, poza elementem

6

słownym, także wymagają łącznej oceny ich znaczenia przy badaniu realizacji

przez znak funkcji odróżniającej. W orzecznictwie niemieckim wręcz akcentuje się

wysoką zdolność odróżniającą zarówno kształtu jak i koloru, które to elementy

składowe stanowiące oznaczenia wspólnotowego znaku towarowego nie mogą

zostać pominięte przy dokonywaniu oceny podobieństwa znaków jako

charakteryzujące się zwiększoną zdolnością odróżniającą (wyrok niemieckiego

Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., sygn. I ZR 37/04, którym

uchylono wyrok Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie n/Menem z dnia

29 stycznia 2004 r., powołany w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku). Również

w wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnoty Europejskiej z dnia 19 września

2001 r., sygn. akt T – 337/99, (Zbiór Orzecznictwa 2001 r., s. II - 02597) wyraźnie

wskazano zarówno na kształt jak i na kolor jako na te oznaczenia składowe znaku

wspólnotowego, które z mocy art. 4 Rozporządzenia stanowią elementy niezbędne

dla oceny jego funkcji odróżniającej. Postacią naruszenia tej funkcji (zwanej też

funkcję oznaczenia pochodzenia) jest imitacja, czyli naśladownictwo zabronione ze

względu na ryzyko pomyłki, polegające na tym, że zmodyfikowana postać znaku

oryginalnego służy oznaczaniu nim towarów podobnych.

Konsekwencją błędnej wykładni art. 4 Rozporządzenia, polegającej na

wyłączeniu kształtu towaru i kolorystyki jego opakowania poza krąg elementów

składających się na oznaczenia wspólnotowego znaku towarowego posiadających

zdolność odróżniającą, było naruszenie art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez

wadliwe zastosowanie wskutek ograniczenia oceny funkcji odróżniającej tylko do

badania i oceny znaków słownych oznaczenia producenta.

Dokonana w ten sposób, a więc zawężona przedmiotowo ocena, bo

ograniczona do badania podobieństwa tylko elementów słownych oznaczenia,

doprowadziła do co najmniej przedwczesnego wniosku wykluczającego

prawdopodobieństwo skojarzenia produktów każdej ze stron i jednocześnie

wykluczającego niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do

pochodzenia towaru pozwanego.

Tymczasem w razie kolizji kombinowanych znaków obejmujących możliwe

różnorakie elementy oznaczenia, niezbędna jest łączna, całościowa ocena wyniku

7

badania podobieństwa towarów i ich wszystkich oznaczeń dla przesądzenia o tym,

czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, którego

szczególną postacią jest prawdopodobieństwo skojarzenia kwestionowanego przez

powoda oznaczenia towaru pozwanego ze wspólnotowym znakiem towarowym

przysługującym powodowi. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii

publicznej jako przesłanka zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia,

będącego źródłem ochrony uprawnionego z tytułu prawa do wspólnotowego znaku

towarowego, jest ujmowana jako wypadkowa podobieństwa towarów i znaków,

oceniana z perspektywy „modelowego” kupującego. Jednakże w przypadku

naruszenia znaków o uznanej pozycji rynkowej ryzyko pomyłki zwiększa się przez

możliwość skojarzenia znaku imitującego ze znakiem imitowanym, co wymaga

wówczas powiązania kryterium renomy znaku z oceną podobieństwa towarów oraz

prawdopodobieństwa pomyłki. Prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze

znakiem towarowym nie jest zatem alternatywne wobec ryzyka wprowadzenia

w błąd, a jest jedynie przejawem jego doprecyzowania. Przepis art. 9 ust. 1 lit. b

Rozporządzenia zakłada więc szerokie rozumienie ryzyka błędu co do pochodzenia

towarów, a to wskutek odwołania się do przesłanki prawdopodobieństwa

skojarzenia jako stanowiącej samodzielną podstawę udzielenia ochrony.

Tak szeroko rozumiana przesłanka wprowadzenia w błąd wymaga więc przy

badaniu jej wystąpienia dokonania oceny ogólnego wrażenia jakie wywołują znaki

i dotyczące ich towary, a więc przeprowadzenia oceny syntetycznej,

uwzględniającej łącznie wszystkie elementy oznaczenia składające się na znaki,

a nie ograniczenia się do ich odrębnej oceny analitycznej.

Także Europejski Trybunał Sprawiedliwości na tle problematyki znaków

towarowych wielokrotnie wyrażał stanowisko, że w kwestii podobieństwa mogącego

wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów istotny jest wynik porównania

wszystkich elementów znaków słowno - graficznych, z których jedne mogą pełnić

rolę dominującą i przez to przesądzać o istnieniu podobieństwa lub jego braku

(por. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. C - 251/95 w sprawie „Sabel" p-ko

„Puma" - Zbiór Orzeczeń ETS z 1997 r. s. - 6191 pkt 24, tekst w języku polskim -

R. Skubisz „Własność przemysłowa". Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji" - Wydawnictwo Zakamycze

8

2006, str. 17-26, wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C 425/98 „Marca

Modę" p-ko Adidas - R. Skubisz „Własność przemysłowa" - j.w., str. 105,

postanowienie ETS z dnia 28 kwietnia 2004 r. C 3/03 P w sprawie „Matratzen" –

R. Skubisz „Własność przemysłowa” j.w. str. 404-416). Również najnowsze

orzecznictwo Sądu Pierwszej Instancji wyraźnie potwierdza, że istotne jest

całościowe wrażenie wywierane w wyniku łącznego badania oznaczeń, ich

podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzględnieniem

elementów odróżniających i dominujących (v. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia

14 grudnia 2006 r.- sprawy T – 81, T –82, i T 103/03; dotychczas niepublikowane).

W piśmiennictwie akcentuje się rangę reguły, zgodnie z którą

o podobieństwie decydują zbieżne elementy oznaczenia, a zatem nie różnice,

do których to właśnie różnic odwołał się głównie Sąd Apelacyjny przy ocenie

znaków słownych stanowiących oznaczenie każdej ze stron sporu (s. 9

uzasadnienia). Dla oceny wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd,

czy wręcz prawdopodobieństwa skojarzenia ze znakiem towarowym, istotne

znaczenie ma jednorodzajowość towarów, która wręcz wzmaga ryzyko pomyłki

podobnych znaków. W piśmiennictwie podkreślono, że im większe podobieństwo

między towarami, tym surowiej trzeba oceniać wymagania co do koniecznych cech

odróżniających konkurujące znaki. Używanie podobnych oznaczeń dla tożsamych

rodzajowo towarów wzmaga ryzyko przypisania im wspólnego pochodzenia,

którego nie eliminuje nawet zamieszczanie na towarach dodatkowych elementów,

np. oznaczenia firmy. Zabieg taki może bowiem w odczuciu klienteli wskazywać

jedynie na istnienie między przedsiębiorcami związków prawnych, gospodarczych

lub organizacyjnych, a ustalenie wystąpienia takiego stanu mieściłoby się w ramach

przesłanek zastosowania art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia.

Również w polskim orzecznictwie wyraźnie podkreśla się, że dokonanie

stanowczych ustaleń co do istnienia lub braku podobieństwa oznaczeń

składających się na znak towarowy wymaga dokonania wszechstronnej oceny,

obejmującej łącznie wszystkie elementy, z uwzględnieniem ich odbioru przez tzw.

przeciętnego konsumenta (wyrok SN z dnia 21 grudnia 2006 r., III CSK 193/06,

niepubl.). Innymi słowy, niebezpieczeństwo wprowadzenia nabywców w błąd należy

oceniać przy uwzględnieniu całokształtu oznaczeń wszystkich elementów, którymi

9

przedsiębiorcy posługuje się w obrocie, z uwzględnieniem sytuacji i zachowania

się przeciętnego nabywcy. Dla oceny wystąpienia ryzyka błędu w okolicznościach

rozpoznawanej sprawy niezbędne jest dokonanie analizy podobieństw i różnic

wszystkich elementów znaków słowno - graficznych używanych przez strony

(wyrok SN z dnia 4 września 2002 r., I CKN 963/00, niepubl.; wyrok SN z dnia

2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, niepubl.).

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art.

39815

§ 1 k.p.c.