III CSK 192/08

Sygn. akt III CSK 192/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

w sprawie z powództwa Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych "F.(...)" sp. z o.o. w W.

przeciwko "F.(...)" AG w S. w Szwajcarii

o ochronę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 października 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 grudnia

2006 r., sygn. akt I ACa (…),

oddala skargę kasacyjną;

zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta)

złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych F.(...) Spółka z o.o. w W. w pozwie

skierowanym przeciwko F.(...) AG w S. (Szwajcaria) wniosła – po ostatecznym

sprecyzowaniu żądania - o „I. nakazanie pozwanemu zaniechania używania słowa

„F.(...)” jako elementu firmy lub oznaczenia oddziału na terytorium Polski, II. nakazanie

pozwanemu zaniechania używania słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych

2

zawierających słowo „F.(...)” do oznaczania jego przedsiębiorstwa na terytorium Polski i

III. zakazanie pozwanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczenia słownego

„F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych zawierających słowo „F.(...)” dla odróżnienia

towarów i usług oferowanych na terytorium Polski.”

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 18 lipca 2006 r. uwzględnił powództwo.

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej od tego

wyroku. Rozstrzygnięcie to oparte zostało na następujących ustaleniach.

Powodowa Spółka powstała w 1993 r. Siedziba jej znajduje się w W. przy ul. M.

Przedmiotem jej działania jest m. in. produkcja wyrobów gumowych i produktów z

tworzyw sztucznych. W dniu 1 czerwca 1997 r. pomiędzy powódką a A.(...) GmbH

została zawarta umowa o współpracy handlowej. A.(...) GmbH została wyłącznym

przedstawicielem powódki na Europę z wyjątkiem Europy Środkowo-Wschodniej i

Skandynawii. Później na terenie Europy powstały inne spółki posługujące się firmą

zawierającą słowo „F.(...)”, m.in. w 2000 r. powstała pozwana. Spółki te oferowały

produkty wytwarzane przez powódkę. Wobec przekształceń kapitałowych pozwana

uzyskała wobec A.(...) GmbH i innych spółek działających poza Polską status spółki

dominującej. W 2004 r. pozwana otworzyła swój oddział w Polsce pod firmą „F.(...) AG

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”. Przedmiot działalności oddziału obejmuje produkcję i

handel wyrobami z gumy i kauczuku, jak również handel towarami wszelkiego rodzaju.

Siedziba jego mieści się pod tym samym adresem co powódki. W okresie od 29 kwietnia

2004 r. do 31 lipca 2005 r. pozwana nie prowadziła działalności handlowej.

Przygotowywała współpracę z Fabryką (...) Opon w W. Od dnia 13 czerwca 1994 r.

powódce przysługuje – do dnia 13 czerwca 2014 r. – prawo ochronne na znak towarowy

zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Znak ten, o kolorach niebieskim białym i

czerwonym, składa się z oznaczenia graficznego – fantazyjnie zawiniętego na kształt

pętli węża na kwadratowym tle o zaokrąglonych rogach oraz z zamieszczonego pod nim

słowem „F.(...)”. W szwajcarskim Rejestrze Tytułów oraz Znaków Podlegających

Ochronie zastrzeżony został na rzecz pozwanej znak towarowy słowno-graficzny F.(...).

W Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zarejestrowane zostały na

rzecz U. A. wspólnotowe znaki towarowe: słowny, zawierający słowo „F.(...)” i słowno-

graficzny, przedstawiający na prostokątnym tle węża fantazyjnie zawiniętego na kształt

pętli, a pod nim słowo „F.(...)”. Te same znaki towarowe zarejestrowane zostały na rzecz

U. A. w niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. U. A. upoważniła

pozwaną do używania tych znaków towarowych i pozwana używa ich dla oznaczenia

3

prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W czasie działania oddziału pozwanej w

Polsce zdarzały się pomyłki co do tożsamości stron wyrażające się w doręczaniu

korespondencji i faktur oraz przekazywaniu faksów powódce zamiast pozwanej (jej

oddziałowi).

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w pełni podzielił pogląd prawny wyrażony

przez Sąd pierwszej instancji, którego wynikiem stało się uwzględnienie powództwa. W

szczególności uznał, że naruszenie przez pozwaną prawa powódki do firmy przez

używanie dla oznaczenia oddziału pozwanej w Polsce słowa „F.(...)” jest oczywiste i

żądanie pozwu objęte pkt I znajduje oparcie w przepisie art. 4310

k.c. Wprawdzie

pozwana używa oznaczenia swego oddziału w Polsce zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ale okoliczność ta nie

uchyla bezprawności działania pozwanej, która wynika z tego, że działanie jej jest

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Bezpodstawny jest też zarzut pozwanej,

że wynik tej oceny narusza zasadę swobody działalności gospodarczej i godzi w zasadę

wzajemności określonej w umowie zawartej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a

Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w

Bernie w dniu 8 listopada 1989 r.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, że sposób oznaczenia

przedsiębiorstwa przez pozwaną może na terenie Polski wprowadzać w błąd klientów co

do tożsamości przedsiębiorstwa. Zwrócił uwagę, że warunkiem udzielenia ochrony

powódce jest wcześniejsze używanie przez nią oznaczenia i zaaprobował uznanie przez

Sąd pierwszej instancji zasadności żądania pozwu objętego pkt II jako skutecznego w

świetle art. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. Podkreślił, że nie sprzeciwia się temu niepodjęcie działalności

gospodarczej przez pozwaną. Sam fakt zarejestrowania w Polsce jej oddziału, którego

firma jest zbieżna z oznaczeniem powódki, przy uwzględnieniu siedzib obu podmiotów

pod tym samym adresem oraz tożsamego przedmiotu ich działania, jest wystarczającym

dowodem zaistnienia stanu zagrożenia interesów powódki.

Wreszcie Sąd Apelacyjny stwierdził, że nawet gdyby pozwanej przysługiwało

prawo do wspólnotowego znaku towarowego (w zasadzie identycznego ze znakiem

towarowym, co do którego prawo ochronne przysługuje powódce) – co zdaniem Sądu

pierwszej instancji nie zostało wykazane, o czym przesądza brak stosownych wpisów w

rejestrze – to prawo to nie jest skuteczne względem powódki, jak trafnie przyjął Sąd

pierwszej instancji z powołaniem się na art. 23 ust. 1, art. 106, 107 i 159a

ust. 5

4

rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie

wspólnotowego znaku towarowego. Wskazał, że uwzględnienie żądania pozwu

zawartego w pkt III, jako roszczenia o charakterze prewencyjnym, mającemu na celu

uniknięcie sytuacji sprecyzowanej w art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej,

orzeczone zostało na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 tego Prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżony został w całości skargą kasacyjną przez

pozwaną. Podstawami skargi są: I. naruszenie prawa materialnego – przez błędną

wykładnię względnie niewłaściwe zastosowanie – art. 4310

w zw. z art. 436

k.c. w zw. z

art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

ostatnio wymienionego przepisu w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 umowy zawartej między Polską

Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i

ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r., art. 4310

w zw. z art.

436

k.c. w zw. z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej, art. 4310

w zw. z art. 433

k.c., art. 20 i 22 w zw. z art. 37 ust. 1 Konstytucji

RP, art. 5 w zw. z art. 18 art. 5 tej ustawy w zw. z art. 551

k.c., art. 3 w zw. z art. 5

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 296 ust. 1 i

ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 153 w zw. z art. 154 i 285 Prawa własności przemysłowej, art.

1 ust. 2, art. 9 ust. 3 i art. 103 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia

1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 106 w zw. z art. 159a ust. 5

oraz art. 23 tego rozporządzenia i II. naruszenie przepisów postępowania – art. 321 § 1

w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 385 w zw. z art. 382 i art. 386 § 1 k.p.c. Skarżąca wniosła o

uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do

ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie także wyroku Sądu pierwszej instancji

i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,

ewentualnie orzeczenie co do istoty sprawy przez zmianę wyroku Sądu pierwszej

instancji i oddalenie powództwa.

Powódka wniosła o odrzucenie skargi kasacyjnej, względnie o jej oddalenie.

W stanowisku zajętym przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 3988

§ 1

k.p.c. wyraził on pogląd, że skarga kasacyjna powinna zostać oddalona.

Wobec tego, że braki skargi kasacyjnej, które zdaniem powódki uzasadniały jej

odrzucenie, podlegały usunięciu i zostały prawidłowo usunięte, brak jest podstawy do

odrzucenia skargi.

Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

5

I. 1. Uwzględniający powództwo wyrok Sądu pierwszej instancji niemal dosłownie

odpowiada żądaniu powódki. Podstawą wydania tego wyroku są okoliczności faktyczne

stanowiące podstawę faktyczną tego żądania. Powódka nie była zobowiązana do

wskazania podstawy prawnej swego żądania i wskazanie jej przez powódkę nie wiązało

Sądu. Mogło ono mieć jedynie znaczenie dla określenia okoliczności faktycznych

uzasadniających żądanie, gdyby budziły one wątpliwości (wyroki Sądu Najwyższego: z

dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152 i z dnia 15 września

2004 r., III CK 352/03, niepubl.). W tej sytuacji nie może być mowy o naruszeniu przez

zaskarżony wyrok art. 321 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

2. Przepisy art. 385 i 386 § 1 k.p.c. nie stanowią samodzielnej podstawy

zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną. Mogą one zostać naruszone tylko w razie gdy

inne podstawy skargi kasacyjnej są uzasadnione i wskazują, że oddalenie apelacji było

wadliwe, gdyż wyrok sądu pierwszej instancji powinien zostać zmieniony i sąd drugiej

instancji powinien orzec co do istoty sprawy.

Powołując jako podstawę skargi kasacyjnej naruszenie art. 385 w zw. z art. 382

k.p.c. skarżąca nie wskazała, jaki materiał zebrany w postępowaniu w pierwszej instancji

i w postępowaniu apelacyjnym został pominięty przy wydawaniu zaskarżonego wyroku.

Nie pozwala to na uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c.

II. 1. Według ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku

działaniem pozwanej naruszającym prawo do firmy przysługujące powódce jest

oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce zawierające słowo „F.(...)” i używanie tego

oznaczenia w trakcie działalności tego oddziału. Ocena ta, jako zdaniem Sądu

Apelacyjnego oczywista, nie została przez ten Sąd bliżej uzasadniona. Wbrew zarzutowi

skarżącej jest ona trafna. Aczkolwiek firma pozwanej i firma oddziału pozwanej w Polsce

składają się z kilku słów, ale słowem wyróżniającym każdą z nich jest słowo „F.(...)”.

Niewątpliwie może ono, a nie pełna nazwa firmy powódki czy firmy oddziału pozwanej,

w potocznym odbiorze być identyfikowane na terytorium Polski tak z powódką jak i z

oddziałem pozwanej. Niedostateczne odróżnianie się firmy oddziału pozwanej od firmy

powódki, może wprowadzać w błąd co do tożsamości tego podmiotu. Okolicznościami

sprzyjającymi temu są podobny przedmiot działania powódki i oddziału pozwanej i to, iż

ich siedziby mieszczą się nie dość, że w tej samej miejscowości, ale i pod tym samym

adresem.

Nie można podzielić stanowiska pozwanej, że wykazała, iż oznaczenie jej

oddziału w Polsce przy wykorzystaniu słowa „F.(...)” i używanie go w działalności tego

6

oddziału nie jest działaniem bezprawnym. Oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce

zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (obecnie Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) świadczy jedynie o

tym, że dokonane ono zostało zgodnie z obowiązującym przepisem prawa, nie jest

jednajże okolicznością wystarczającą do uchylenia bezprawności działania pozwanej w

sytuacji, gdy działanie to narusza ustawowo chronione prawo do firmy powódki.

Stosownie do art. 433

§ 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać

dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym

rynku, a według art. 436

firma oddziału osoby prawnej zawiera pełna nazwę tej osoby

oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. W

obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego przepisu, jak nieobowiązujący art. 36 § 2

k.h., który przewidywał, że w razie gdy firma zakładu głównego nie różni się

dostatecznie od firmy wpisanej lub już zgłoszonej do rejestru handlowego, a znajdującej

się w siedzibie oddziału, firma oddziału powinna być uzupełniona dodatkiem

dostatecznie odróżniającym. Brak obecnie możliwości uzupełnienia firmy oddziału

dodatkiem dostatecznie odróżniającym nie świadczy o przyzwoleniu na oznaczenie

oddziału w sposób nie pozwalający na dostateczne odróżnienie jej od firm innych

przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jeżeli oznaczenie

takie, jak i posługiwanie się tym oznaczeniem w działalności oddziału, narusza prawo do

firmy innego przedsiębiorcy, jest to działanie bezprawne.

Nakazanie pozwanej zaniechania, jako działania bezprawnego, używania słowa

„F.(...)” dla oznaczenia jej oddziału w Polsce i jako elementu firmy tego oddziału, nie

może być poczytane – jak utrzymuje skarżąca – za naruszenie konstytucyjnie

gwarantowanej swobody działalności gospodarczej. Prawo do podjęcia i prowadzenia

działalności gospodarczej nie jest prawem bezwzględnym. „Wolność działalności

gospodarczej” (art. 31 Konstytucji) może doznawać – ze względu na ważny interes

publiczny – ograniczeń przewidzianych w ustawie (art. 22 Konstytucji). Ograniczenia

takie wynikają m.in. z przepisów chroniących prawo przedsiębiorcy do firmy czy

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W zakresie, w jakim inny

przedsiębiorca narusza te przepisy, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej

podlega ograniczeniu zgodnie z prawem.

Uwzględnienie roszczenia powódki służącego ochronie jej prawa do firmy (art.

4310

k.c.) orzeczone zostało z uwzględnieniem zagranicznego statusu pozwanej. Nie

można zasadnie zarzucić, że nie respektuje zasady wzajemności obowiązującej w

7

stosunkach między stronami umowy zawartej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a

Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w

Bernie w dniu 8 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 366). Nie ma bowiem

przeszkód, żeby w zakresie niezbędnym dla ochrony praw przedsiębiorcy

szwajcarskiego, ograniczona została swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

przedsiębiorcy polskiego na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli działaniem tego

przedsiębiorcy zostanie zagrożone prawo do firmy przedsiębiorcy szwajcarskiego.

Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem nie narusza zatem postanowień

wymienionej umowy, w szczególności jej art. 2 i 4 ust. 1.

2. Artykuł 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”)

przyznaje ochronę przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.

Roszczenia z art. 18 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny zdaje się rozumieć jako roszczenia

prewencyjne w tym sensie, że przysługują one także, gdy dokonaniem czynu

nieuczciwej konkurencji interes przedsiębiorcy zostaje jedynie zagrożony, a ich

uwzględnienie ma zapobiec naruszeniu tego interesu. Należy przy tym zauważyć, że

stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zawierającego ogólną definicję czynu nieuczciwej

konkurencji, czynem takim jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W sprawie jest poza sporem, że to powódka dla oznaczenia swego

przedsiębiorstwa wcześniej niż pozwana używa słowa „F.(...)”. Ustalenia faktyczne

stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku pozwalają na przyjęcie, że pozwana

dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec powódki przez oznaczenie swego

oddziału w Polsce przy użyciu słowa „F.(...)”, jak i przez używanie na terytorium Polski

do oznaczenia swego przedsiębiorstwa słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych

zawierających to słowo, co może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości

przedsiębiorstwa. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 2 u.z.n.k.,

które to określenie zostało rozwinięte w art. 5 u.z.n.k. Czyn ten jest działaniem

mieszczącym się w ustawowym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1

u.z.n.k.). Dla takiej kwalifikacji działania pozwanej bez znaczenia jest, czy jej oddział

w Polsce podjął działalność gospodarczą, tj. działalność produkcyjną, usługową itp.

Wystarczającym jest ustalenie, że na terenie Polski podjął czynności prowadzące do

prowadzenia takiej działalności, zmierzające do podjęcia działalności gospodarczej.

Posługiwanie się przez pozwaną na terytorium Polski przy dokonywaniu tych czynności

8

dla oznaczenia oddziału jak i swojego przedsiębiorstwa słowem „F.(...)”, używanym

przez powódkę wcześniej dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa, jako mogące

wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, zagraża interesowi

powódki.

3. Rację ma skarżąca utrzymując, że przeniesienie wspólnotowego znaku

towarowego na inną osobę może nastąpić w drodze różnych czynności prawnych. W

każdym jednak razie wymaga ono dla swej ważności formy przewidzianej w art. 17 ust.

3 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie

wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE.L.94.11.1.). Sąd Apelacyjny uchylił się od

oceny ważności przeniesienia przez Ursulę Adamowski na rzecz pozwanej

wspólnotowych znaków towarowych. Jednakże zasadnie uznał za nieskuteczne

powołanie się – dla uzasadnienia obrony przed roszczeniem powódki opartym na

przepisach dotyczących ochrony znaków towarowych – na przysługujące pozwanej

prawo do wspólnotowych znaków towarowych. Wbrew zapatrywaniu Sądu

Apelacyjnego, dla uzasadnienia tego stanowiska zbędne jest odniesienie się do wyniku

rozstrzygnięcia kolizji między znakiem towarowym krajowym, wcześniej

zarejestrowanym na rzecz powódki, a wspólnotowymi znakami towarowymi, na które

powołała się pozwana. Stosownie do art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94

z dnia 20 grudnia 1993 r. czynności prawne, m.in. prowadzące do przeniesienia

wspólnotowego znaku towarowego, wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we

wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej dopiero po wpisaniu ich

do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

w A. Niewykazanie istnienia wpisu w tym rejestrze dotyczącego nabycia przez pozwaną

wspólnotowych znaków towarowych, jest wystarczające do uznania nieskuteczności

wobec powódki powołania się na prawo pozwanej wynikające z rejestracji tych znaków.

Uzasadnienie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia sprawy

opartego na przepisach o ochronie znaków towarowych nie jest wyczerpujące i w pełni

jasne. Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem w omawianym zakresie należy

jednak uznać za odpowiadające prawu.

Słowo „F.(...)” jest istotnym elementem słowno-graficznego znaku towarowego,

do którego prawo ochronne przysługuje powódce. Posługiwanie się przez pozwaną dla

oznaczenia swego oddziału w Polsce jak i jej przedsiębiorstwa na terenie Polski słowem

„F.(...)” może być zatem potraktowane jako posługiwanie się znakiem towarowym

podobnym (w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –

9

Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.:

dalej – „p.w.p”.) do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki. Jeżeli posługiwanie się

nim stanowiło używanie znaku towarowego w rozumieniu przepisów Prawa własności

przemysłowej i było bezprawnym używaniem tego znaku w obrocie gospodarczym (art.

296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p.), uzasadniałoby przyznanie powódce ochrony przewidzianej w

art. 296 ust. 1 p.w.p.

Artykuł 154 p.w.p. jedynie przykładowo wskazuje na czym polega używanie

znaku towarowego. Wymieniony przepis daje podstawę do przyjęcia, że używaniem

znaku towarowego jest także posługiwanie się nim dla oznaczenia przedsiębiorstwa lub

jego oddziału. Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy przysługującego

powódce, uzasadniającym ochronę przewidzianą w art. 296 ust. 1 p.w.p., byłoby

jednakże bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, gdyby

polegało na działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 p.w.p. Nie można

jednakże przyjąć, że było to naruszenie polegające na, jedynie mogącym wchodzić w

grę w ustalonym stanie faktycznym, działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W sytuacji, gdy działanie zarzucone pozwanej dotyczy jedynie używania znaku

towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz powódki do oznaczenia jej firmy

na terenie Polski i jej oddziału w Polsce, nie ma podstaw do przypisania pozwanej, że

używa znaku towarowego „w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych”.

Wprawdzie przedmiot działania powódki i pozwanej (jej oddziału w Polsce) w znacznej

części pokrywają się, ale nie ustalono, żeby pozwana (jej oddział w Polsce) wytwarzała

jakiekolwiek towary bądź jakiekolwiek towary wprowadzała do obrotu w Polsce.

Nie można więc mówić o „towarach identycznych lub podobnych” w odniesieniu do

których pozwana używa znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz

powódki, co wyłącza możliwość uznania jej działania za działanie bezprawne,

uzasadniające przyznanie powódce ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Utworzenie przez pozwaną oddziału w Polsce i podjęcie działalności w Polsce

uzasadniają przekonanie o zamiarze rozwinięcia przez pozwaną działalności

gospodarczej na terenie Polski, w szczególności polegającej – ze względu na jej

przedmiot działania (i przedmiot działania jej oddziału w Polsce) – na wytwarzaniu lub

wprowadzaniu do obrotu towarów identycznych lub podobnych do towarów

wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez powódkę. Wobec posługiwania się

przez pozwaną dla oznaczenia jej oddziału w Polsce, jak i samego jej przedsiębiorstwa

na terenie Polski, znakiem towarowym podobnym do zarejestrowanego na rzecz

10

powódki, istnieje uzasadniona obawa używania przez pozwaną tego znaku towarowego

w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu towarów

albo świadczonych usług. Za trafne należy więc uznać przyznanie powódce

zaskarżonym wyrokiem ochrony, której podstawę stanowi art. 285 p.w.p., i nakazanie

pozwanej zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa ochronnego z rejestracji

znaku towarowego przysługującego powódce.

Z przytoczonych względów także podstawa kasacyjna naruszenia prawa

materialnego w postaci przepisów wskazanych w rozpoznawanej skardze okazała się

niezasadna.

Sąd Najwyższy, na podstawie art. 39814

k.p.c., oddalił przeto skargę kasacyjną i

na podstawie art. 108 § 1 zd. pierwsze w zw. z art. 109 § 2 i art. 98 § 1 i 3 w związku z §

13 ust. 4 pkt 2 i § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września

2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze

zm.) orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego.