V CSK 102/09

Sygn. akt V CSK 102/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powództwa J. S. Ltd. spółki prawa szwajcarskiego z siedzibą w Z., w

Szwajcarii

przeciwko H. S.

o zaniechanie naruszania zasad uczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 października 2009 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 19 listopada 2008 r.,

oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz

pozwanej kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem

zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Uwzględniając w znacznej części powództwo J. S., Ltd. Spółki prawa

szwajcarskiego z siedzibą w Z. w Szwajcarii Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia

21 grudnia 2007 r. nakazał pozwanej H. S. prowadzącej działalność gospodarczą

pod nazwą Firma S.: zaniechania naruszeń zasad uczciwej konkurencji

polegających na wprowadzaniu do obrotu odświeżaczy powietrza, tzw. zawieszek,

o kształcie drzewa liściastego; usunięcia na jej koszt skutków tych naruszeń przez

zniszczenie opisanych odświeżaczy powietrza znajdujących się w posiadaniu

pozwanej oraz zamieszczenie w oznaczonych czasopismach oraz na stronie

internetowej pozwanej odpowiedniego oświadczenia.

Jak ustalił sąd pierwszej instancji: strony wprowadzają do obrotu

odświeżacze powietrza tzw. zawieszki. Powódka w kształcie choinki

z charakterystycznym oznaczeniem słownym W. B., zaś pozwana w kształcie

drzewa liściastego z charakterystycznym oznaczeniem słownym F. F. Produkty

powódki, znane na świecie, na rynku polskim pojawiły się od 1992 r. pod niemiecka

nazwą. Ich wyłącznym dystrybutorem na tym rynku jest A. spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w S. Pozwana wprowadziła sporne odświeżacze w

2002 r. Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 4 stycznia 2007 r. uzyskała na nie

prawa ochronne. Zaprzestała produkcji innego towaru w kształcie choinki o nazwie

F. G.

Zdaniem Sądu Okręgowego, uzyskanie przez pozwaną ochrony na

podstawie prawa własności przemysłowej nie wyłącza dochodzenia roszczeń

wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji. W ocenie sądu produkty obu stron

są podobne do siebie w taki sposób, że mogło to wywołać niebezpieczeństwo

wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów czyli tzw. ryzyka

konfuzji. Takie działanie wyczerpywało znamiona deliktu z art. 3 i art. 10 ustawy

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U.

z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm. nazywanej dalej u.z.n.k.), co usprawiedliwiało

uwzględnienie żądań pozwu na podstawie art. 18 tej ustawy.

3

Na skutek apelacji, jaką wniosła pozwana od wyroku uwzględniającego

powództwo, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r. zmienił

zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że oddalił powództwo

i rozstrzygnął o kosztach postępowania stosownie do jego wyniku.

Sąd Apelacyjny porównał oznaczenia towarów wprowadzanych do obrotu

przez obie strony i nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego, co do spełnienia

przesłanek ochrony opartej na treści art. 10 u.z.n.k. Z porównania wynika, że obie

zawieszki są zbliżonej wielkości, umieszczone w przeźroczystych opakowaniach

z okienkiem, przez które dostrzegany jest kształt zawieszki. Opakowania są

zbliżonego koloru – srebrzystego. Same zawieszki nasycone są jednakowym

kolorem niebieskim, z tym że powódki w trochę ciemniejszym odcieniu.

W pozostałym zakresie opakowania odróżniają się na tyle, że wykluczają wzajemne

podobieństwo. Jeśli chodzi o sam towar to podobna jest jedynie ich wielkość

i kolorystyka. Zupełnie odmienne są ich kształty: zawieszka powódki jest

w kształcie choinki a pozwanej w kształcie dębu. Na choince powódki umieszczony

jest napis drukowanymi białymi literami „W. B.”, na podstawie drzewka znajduje się

biały prostokąt, w którym umieszczony jest niebieski napis „N. C”. Natomiast na

zawieszce produktu pozwanej na koronie drzewa widnieje napis „F. F.” w kolorze

białym, zaś na pniu drzewa napis „N. C.” w tym samym kolorze. Z przedstawionego

zestawienie wynika, że produkty obu stron różnią się pod względem wizualizacji i

fonetycznie. W ich obrazie dominującym elementem jest u powódki kształt choinki a

u pozwanej kształt drzewa liściastego przypominającego dąb. Sąd ocenił ogólny

wygląd towarów biorąc pod uwagę opinię przeciętnego konsumenta uznawanego w

orzecznictwie europejskim za uważnego, należycie i dobrze poinformowanego. Z

tych względów sąd uznał, że pozwanej nie można przypisać deliktu z art. 10

u.z.n.k.

Analizując ewentualną odpowiedzialność pozwanej na podstawie art. 3 u.z.n.k. Sąd

Apelacyjny wskazał na konieczne, kumulatywne spełnienie trzech przesłanek.

Musi dojść do zachowania sprzecznego z prawem lub dobrym obyczajem,

powstania stanu zagrożenia lub naruszenia interesu powódki lub interesu klienta

oraz musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy wcześniejszymi przesłankami.

Zdaniem Sądu, pozwana przez wykorzystanie renomowanego znaku powódki

4

naruszyła dobre obyczaje. Powódka nie udowodniła jednak spełnienie kolejnej

przesłanki. Nie zostało wykazane, że powódka utraciła dobrą pozycję na rynku

polskim a nawet z przeprowadzonych dowodów wynika, że w każdym roku

zwiększa się sprzedaż jej wyrobów. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że dla oceny

zachowania pozwanej w świetle art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie może pozostać obojętna

bierność powódki od 2002 r. przez okres 5 lat, która oznaczała tolerowanie

konkurenta, przyzwolenie, zgodę na jego postępowanie. Jeżeli przedsiębiorca

reaguje zbyt późno, to swoją bezczynnością dopuszcza do samoistnej

rozpoznawalności produktu konkurenta i utrwalenie się na rynku. Dlatego stawiając

powódce zarzut: venire contra factum proprium Sąd Apelacyjny odmówił uznania

zachowania pozwanej, tylko formalnie wskazującego na czyn nieuczciwej

konkurencji, za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W konsekwencji tych rozważań Sąd Apelacyjny uznał za uzasadniony zarzut

apelacji naruszenia art. 3 i 10 u.z.n.k. i zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób,

że oddalił powództwo.

Od tego wyroku skargę kasacyjną wniosła powodowa spółka. Oparła ją

wyłącznie na podstawie określonej w art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c.. Zarzuciła

naruszenie: art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie oraz błędną wykładnię

polegającą na przyjęciu, że samo ustalenie, iż działanie pozwanej naruszają dobre

obyczaje, nie wystarcza aby przyjąć, że spełniona została co najmniej przesłanka

zagrożenia naruszenia interesów podmiotu domagającego się ochrony; naruszenie

art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w związku z art. 18 ust. pkt 1, 2, 3 u.z.n.k. przez jego

niezastosowanie na skutek błędnego przyjęcia, że wymagane jest wykazanie

zagrożenia interesu przedsiębiorcy mającego postać konkretnych zmian w sferze

majątkowej i w sferze pozycji rynkowej podmiotu domagającego się ochrony; art. 5

w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 u.z.n.k. przez przyjęcie,

że domaganie się przez powoda ochrony stanowi nadużycie prawa podmiotowego;

art. 10 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w wyniku błędnego przyjęcia, że nie

zachodzi chociażby pośrednie ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia

produktów oraz przez posłużenie się wzorcem przeciętnego konsumenta

nieadekwatnego do rodzaju spornych towarów i warunków rynkowych

wprowadzania ich do obrotu oraz przez nieuwzględnienie przy ocenie ryzyka

5

wprowadzenia w błąd renomowanego charakteru oznaczeń powoda i ich

powszechnej znajomości.

Powołując się na te zarzuty powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego

wyroku i orzeczenie, co do istoty ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu […]

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Ponieważ zarzuty skargi kasacyjnej ograniczają się do naruszenia przepisów

prawa materialnego podstawą ich oceny mogą być tylko ustalenia faktyczne

stanowiące podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 39813

§ 2 k.p.c.).

Do zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczy, aby podmiot ubiegający się

o ochronę legitymował się pierwszeństwem używania oznaczenia w stosunku do

podmiotu pozwanego. Zgodnie z dominującym w orzecznictwie Sądu Najwyższego

stanowiskiem (por. orzeczenia cytowane w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK

88/08, nie publ.), przysługiwanie stronie pozwanej o czyny nieuczciwej konkurencji

prawa ochronnego na znak towarowy nie wyłącza z samej zasady możliwości

skierowania przeciwko niemu, w związku z używaniem tego znaku, roszczenia

opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona oznaczenia towaru, użytego w obrocie jako pierwsze, zależy od

tego, czy można je uznać za oznaczenie pochodzenia towaru, a więc by posiadało

zdolność odróżniającą. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd

co do pochodzenia towarów, jako przesłanka zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Jak wskazał Sąd Najwyższy

w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88),

trudności w ustaleniu tego faktu wynikają stąd, że chodzi o fakt o charakterze

prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może zaistnieć, jak

również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego modelu

konsumenta. Według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub usługi musi

posiadać takie zdolności odróżniające, że jego używanie wywołuje

niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towaru.

W doktrynie wyróżnia się kilka postaci niebezpieczeństwa wprowadzenia

w błąd. Poza wąskim i bezpośrednim niebezpieczeństwem polegającym na tym,

6

że odbiorca w zwykłych warunkach nie odróżnia oznaczenia osoby uprawnionej od

oznaczenia używanego przez naruszyciela wyróżnia się także niebezpieczeństwo

wprowadzenia w błąd w szerokim znaczeniu, które polega na tym, że przeciętny

odbiorca odróżnia oba oznaczenia i przypisuje towary różnym przedsiębiorcom,

lecz z uwagi na całokształt okoliczności błędnie przypuszcza, że między obydwoma

przedsiębiorcami istnieją związki organizacyjne, prawne i gospodarcze.

Sąd Apelacyjny samodzielnie na podstawie zebranego materiału dowodowego

dokonał oceny podobieństwa porównywanych towarów stron w każdym z tych

wariantów i uznał, że nie została spełniona zasadnicza przesłanka czynu

nieuczciwej konkurencji przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Stanowisko

to podziela Sąd Najwyższy. Z przedstawionego przez Sąd Apelacyjny opisu wynika,

że podobne produkty stron różnią się na tyle, że wykluczają ryzyko wprowadzenia

w błąd, co do pochodzenia towarów. Opierając się na całościowym wyglądzie obu

towarów sąd stwierdził brak podobieństwa między badanymi oznaczeniami

w każdej z płaszczyzn tj. wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej. Dominujący

w oznaczeniu zawieszki powódki jest kształt choinki z umieszczonym na niej

napisem „W.B.” i te elementy decydują o jego zdolności odróżniającej. O zdolności

odróżniającej oznaczenia pozwanej decyduje kształt drzewa liściastego

z widniejącym na nim napisem „F. F”. Dlatego należało podzielić swobodną ocenę

podobieństwa, zaprezentowaną przez sąd orzekający w drugiej instancji, opartą na

hipotetycznym, indywidualnym postrzeganiu zmysłowym uwzględniającym wzorzec

konsumenta oraz wszystkie inne okoliczności poddające się osądowi.

Ocena swobodna nie oznacza oceny dowolnej, bo musi uwzględniać

właściwy wzorzec konsumenta. W związku z tym nie ma racji powódka

zarzucając ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd przez pryzmat wzorca

konsumenta nieadekwatnego do rodzaju spornych towarów i warunków rynkowych

wprowadzania ich do obrotu. Punktem odniesienia do oceny podobieństwa

przeciwstawianych oznaczeń jest opinia przeciętnego konsumenta, nabywcy

w zwykłych warunkach obrotu. Jest to zawsze pewien hipotetyczny

model kupującego, który ulega zmianom pod wpływem ustawodawstwa Unii

Europejskiej i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Według wspólnotowego wzorca przeciętny konsument to należycie poinformowany,

7

uważny i racjonalny nabywca towaru. Wskazuje na to pkt 18 preambuły do

dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.

dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców

wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę (…).

Przyjmuje się w nim także, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem

statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta

w danym przypadku krajowe sądy i organy administracji państwowej muszą

polegać na własnej umiejętności oceny. Wymienione cechy modelowe przeciętnego

konsumenta zostały uwzględnione w orzeczeniach ETS (por. m.in. wyrok z dnia

19 września 2006 r., C-356/04, w sprawie „Lidl Belgium GmbH&Co KG przeciwko

Etablissemneten Franz Coruyt NV”, Zb. Orz. z 2006 r., I-8501) o także

w orzeczeniach Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK

358/02, nie publ.; wymieniony wyżej wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r.). Znalazły

także swój wyraz w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu

nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), stanowiącej

implementację dyrektywy Nr 205/29 z dnia 11 maja 2005 r. Sąd Apelacyjny dokonał

oceny możliwości wprowadzenia w błąd w warunkach, w jakich sporne towary były

wprowadzane do obrotu. Jako przykład podał duży sklep samoobsługowy, w którym

te same towary znajdują się w takim samym bądź zbliżonym opakowaniu

a położone obok siebie nie nastręczają klientom trudności w wyborze właściwego

produktu, którego poszukują. Warunki te odpowiadają także wprowadzaniu do

obrotu towarów codziennego użytku, o niskich cenach.

Renomowany charakter oznaczenia towarów powoda nie zmienia

zasadniczej oceny co do braku niebezpieczeństwa wprowadzenia klientów w błąd

co do pochodzenia towarów, stanowiącego niezbędną przesłankę zastosowania

art. 10 u.z.n.k., chociaż na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo

własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 – art. 296

ust. 2 pkt 3) używanie znaku identycznego lub podobnego do renomowanego

znaku towarowego zarejestrowanego stanowi naruszenie prawa ochronnego na

znak towarowy, bez względu na ryzyko konfuzji, jeżeli tylko takie używanie może

przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego

charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. Dlatego nie można wykluczyć

8

uznania, że podjęcie działań naruszających prawo do renomowanego oznaczenia

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,

naruszający dobre obyczaje a zarazem zagrażający lub naruszający interes innego

przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r.,

V CSK 109/08, nie publ.; z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN

2007/5/11).

Z tych względów nie zasługują na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 10

ust. 1 u.z.n.k. w sposób wskazany w skardze kasacyjnej.

Wracając do treści art. 3 ust. 1 u.z.n.k., którego zastosowanie, z opisanych

wyżej przyczyn, rozważał sąd drugiej instancji, należy podzielić zawartą w skardze

kasacyjnej krytyczną ocenę stawianych powodowi wymagań w zakresie wykazania

stanu zagrożenia dla jego interesów działaniami pozwanej spółki. Trafnie podnosi

się w skardze kasacyjnej, że interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się

ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on

stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony

do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi

zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem

lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania

niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób

naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te, co

najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Wniosek

ten potwierdzają okoliczności sprawy. Jeśli bowiem sąd drugiej instancji przyjął,

że pozwana naruszyła dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia

powódki, czego skutkiem było „rozwodnienie jej znaku towarowego”, utrata

zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej

kolejności wartości handlowej, to w tym przypadku zagrożenie interesów powódki

było wręcz oczywiste i błędna była odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

ze względu na niewykazanie tej okoliczności .

Pomimo słuszności skargi kasacyjnej w tej części wyrok Sądu Apelacyjnego

ostatecznie odpowiada prawu albowiem uwzględnieniu powództwa na podstawie

art. 3 ust. 1 u.z.n.k. sprzeciwia ustalone przez sąd zachowanie powódki. Stosownie

9

do tych ustaleń, którymi związany jest Sąd Najwyższy, pozwana od 2002 r.

wprowadzała na rynek odświeżacze powietrza w kształcie drzewka a powódka do

chwili wniesienia pozwu takie zachowanie tolerowała przez okres blisko 5 lat.

Brak w nich jakichkolwiek szczegółów dotyczących rozmów ugodowych

dotyczących oznaczeń, będących przedmiotem sporu.

Ponieważ w skardze kasacyjnej podnosi się zarzut naruszenia art. 5 k.c.

w związku z treścią art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.z.n.k. trzeba

wskazać, że Sąd Apelacyjny nie odwołał się do tego przepisu, jako podstawy

rozstrzygnięcia i nie stwierdził, aby wniesienie pozwu było czynnością godzącą

w zasady współżycia społecznego lub było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym

przeznaczeniem prawa. Stwierdzenie o nadużyciu prawa odnosiło się do oceny

kilkuletniego biernego zachowania powódki po wprowadzeniu przez pozwaną na

rynek polski zawieszek w kształcie drzewa liściastego przy jednoczesnym.

Posłużyło ono do wyrażenia oceny, że można odmówić uznania za czyn

nieuczciwej konkurencji zachowania, które może formalnie wskazywać na

naruszenie zasad uczciwej konkurencji, to jednak w danych okolicznościach

faktycznych trudno uznać je za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdy powodowi

można „postawić zarzut venire contra factum proprium”. Wyrażenie takiego poglądu

zbieżnego ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia

9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt V CSK 503/07, nie publ.) nie oznacza, że Sąd

Apelacyjny przyjął jako podstawę swojego rozstrzygnięcia konstrukcję zakładającą

istnienie czynu nieuczciwej konkurencji i oddalenie powództwa z uwagi na treść art.

5 k.c.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814

k.p.c. oddalił

skargę kasacyjną orzekając o kosztach postępowania na podstawie art. 98 § 1

k.p.c., 391 § 1, 39821

k.p.c.

jz