V CSK 71/09

Sygn. akt V CSK 71/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący)

SSN Jan Górowski

SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa Agencji Wydawniczej "T." Sp.

z o.o. w C.

przeciwko "P. Press Sp. z o.o." spółce komandytowej i "Wydawnictwo B. Sp. z o.o."

spółce komandytowej

o zakazanie nieuczciwej konkurencji, zakazanie naruszenia praw ze znaku

towarowego oraz o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 listopada 2009 r.,

skarg kasacyjnych: strony powodowej oraz strony pozwanej "P. Press Sp.

z o.o." spółki komandytowej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 17 grudnia 2008 r.,

1) oddala skargę kasacyjną powoda,

2) odrzuca skargę kasacyjną pozwanego "P. Press

Sp. z o.o. " spółki komandytowej,

3) znosi pomiędzy stronami koszty postępowania

kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Powód - Agencja Wydawnicza T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

po wielokrotnej modyfikacji, ostatecznie wniósł przeciwko P. Press Spółce z o.o.

przekształconej w toku postępowania w spółkę komandytową: P. Press Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz przeciwko

Wydawnictwu B. Spółce Komandytowej o zakazanie wprowadzania do obrotu

czasopism oznaczonych liczbą „100" lub jej wielokrotnością oraz czasopism

oznaczonych liczbami złożonymi z trzech cyfr arabskich w połączeniu ze słowem

„panoramicznych" lub „panoram"; o nakazanie wycofania z obrotu tak oznaczonych

czasopism, o nakazanie publikacji przeprosin określonej treści; o zasądzenie od

pozwanych kwoty 75.000 złotych tytułem odszkodowania oraz kwoty 99.000 złotych

tytułem korzyści uzyskanych przez pozwanych w oznaczonym okresie w wyniku

bezprawnego używania konkretnych, zarejestrowanych na rzecz powoda, znaków

towarowych; o nakazanie pozwanym wycofania z Urzędu Patentowego RP

zgłoszeń określonych znaków towarowych.

W uzasadnieniu powództwa powód podnosił, że od 1994 r. sukcesywnie

wprowadza na rynek czasopisma krzyżówkowe oznaczone charakterystycznymi

tytułami, stanowiącymi zestawienie cyfry „100" lub jej wielokrotności ze słowami

„panoramicznych" lub „panoram". W 2001 r., na podstawie licencji udzielonej przez

Wydawnictwo B., współpozwany P.Press wprowadził na rynek czasopismo

krzyżówkowe „Chwila na 100 panoramicznych" a później wprowadzał czasopisma z

tym samym oznaczeniem zawierającym także wielokrotność cyfry „100" oraz

określenie „panoram". Powód swoje roszczenia opierał na podstawie art. 3,10 i 18

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr

47, poz. 211 ze zm. nazywanej dalej, jako u.z.n.k.) oraz na podstawie art. 120 ust.

2 i 296 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 marca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.

Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 117 ze zm. - nazywanej dalej, jako p.w.p.).

Pozwani wnosili o oddalenie powództwa. Zarzucali, że kwestionowane

oznaczenia mają charakter informacyjny, nawiązują do tytułu czasopisma

„Chwila dla Ciebie" i istotnie różnią się od oznaczeń powoda, co wyklucza ryzyko

3

kontuzji. Ponadto pozwani wskazywali na sukcesywne unieważnianie rejestracji

znaków towarowych powoda.

Wyrokując kolejny raz, po uchyleniu przez Sąd Apelacyjny wyroku sądu

pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, Sąd

Okręgowy wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r. oddalił ponownie powództwo w

całości.

Według ustaleń tego sądu czasopisma krzyżówkowe powoda zawierały w tytule

cyfrę arabską „100" lub jej wielokrotność, drukowaną w kolorze białym

w czerwonym obrysie zestawioną ze białymi słowami drukowanymi:

„panoramiczne" lub „panoram", umieszczonymi w czerwonym pasku o łukowatym

kształcie. Tytuł był umieszczany na środku, w górnej części okładki. W lewym,

górnym rogu okładki widniał biały znak słowno-graficzny „Wydawnictwo T". W 2001

r. pozwana spółka komandytowa P. na podstawie licencji udzielonej przez

współpozwaną spółkę rozpoczęła wydawanie czasopism krzyżówkowych pod

tytułem „Chwila na 100 panoramicznych" w kolorach niebieskim, żółtym i

czerwonym. Liczba arabska „100" była wyeksponowana. Cyfry były większe od

słowa napisanego drukowanymi literami. W lewym górnym rogu okładki

umieszczony był zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy -

napis „Chwila dla Ciebie" w kolorze białym, żółtym i czerwonym, wskazujący na

pochodzenie czasopisma od wydawcy tygodnika o takim tytule.

Przysługujące powodowi prawo z rejestracji znaku słownego „100 panoramicznych"

zostało w 2001 r. unieważnione w części odnoszącej się do czasopism

krzyżówkowych ze względu na brak zdolności odróżniającej i informacyjny

charakter tego oznaczenia. Z tej samej przyczyny Urząd Patentowy RP w 2002 r.

początkowo odmawiał powodowi ochrony na szereg znaków słownych i samych

liczb. Ostatecznie powód uzyskał świadectwa ochronne na szereg znaków

towarowych m.in. liczb „200", „300", „500" i „1000".

Pomimo wezwań pozwana spółka nie wycofała z obrotu czasopism oznaczonych

liczbami i nadal ich używa w coraz to innej szacie graficznej. W 2007 r. pozwany

wprowadził zasadę używania jednego koloru tła okładki dla czasopism o danej

liczbie krzyżówek. Czerwony prostokąt z napisem „Chwila dla Ciebie proponuje”

4

„Chwila na 100 panoram" umieszczono centralnie na górze okładki. Prostokąt był

lekko zaokrąglony, wygięty w łuk, także słowo „panoram" jest lekko wygięte w łuk.

Pozwana spółka „P." zgłosiła do Urzędu Patentowego liczne znaki towarowe, z

których każdy zawiera, jako początkowy, element słowny: „Chwila na ...), niekiedy

poprzedzony słowami „Chwila dla Ciebie proponuje", liczbę „100" lub jej

wielokrotność w połączeniu ze słowami „panoram", „panoramicznych",

„panoramach", „szarad". Zgłosiła także zastrzeżenia, co do udzielonych powodowi

praw ochronnych. Sąd Okręgowy na podstawie art. 10 u.z.n.k. poddał ocenie całe

okładki czasopism krzyżówkowych powoda i pozwanych. Wskazał na różnice

w kolorystyce, grafice, napisach i kroju czcionek oraz na fakt, że elementy wspólne

- zestawienie liczby „100" bądź jej wielokrotności ze słowem „panoramiczne" pełniły

jedynie rolę informacyjną tj. ilości i rodzaju krzyżówek. Podniósł, że nabywcy tego

rodzaju czasopism stanowią specyficzną grupę klientów, którzy zwracają uwagę na

wydawcę, kojarząc go np. z poziomem trudności krzyżówek, a firma „T." jest przez

większość z nich identyfikowana, jako wydawca konkretnych czasopism. Dlatego

Sąd Okręgowy nie stwierdził naruszenia reguł uczciwej konkurencji. W ocenie tego

sądu, pozwani nie dopuścili się także naruszenia praw powoda do

zarejestrowanych znaków towarowych z względu na brak zdolności odróżniającej

zarejestrowanych na rzecz powoda znaków towarowych, z braku podobieństwa

oznaczeń i z braku ryzyka kontuzji. W konsekwencji za nieuzasadnione uznał sąd

żądania pieniężne, przy czym dodatkowo podniósł nieudowodnienie jak też wadliwe

wyliczenie szkody. Sąd Okręgowy wskazał w końcu, że nie jest uprawniony do

zakazywania pozwanemu wycofania z Urzędu Patentowego RP zgłoszeń znaków

towarowych, bowiem tylko Urząd jest władny do ich oceny i ewentualnej odmowy

rejestracji.

Na skutek apelacji powodowej spółki wyrokiem z dnia 17 grudnia 2008 r.

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zakazał pozwanym

wprowadzania do obrotu i nakazał im wycofanie z obrotu

czasopism krzyżówkowych oznaczonych tytułami charakteryzującymi się tym,

że wyeksponowanym graficznie ich członem jest zestawienie złożonych z cyfr

arabskich wszelkich liczb trzycyfrowych bądź większych, będących wielokrotnością

liczby „100", ze słowem „panoramicznych" lub „panoram" oraz tym,

5

że w określonym wyżej zestawieniu liczba znajduje się nad słowem i graficznie nad

nim dominuje, stanowiąc najbardziej dostrzegalny element tytułu; nakaz ten

w szczególności dotyczy tak oznaczonych czasopism pozwanych: „Chwila na 100

panoram", „Chwila na 200 panoram", „Chwila na 300 panoram", „Chwila na 500

panoram"; a także nakazał pozwanym dwukrotne opublikowanie w ogólnopolskim

wydaniu „Gazety Wyborczej" oraz w gazecie „Rzeczpospolita" wspólnego

oświadczenia określonej treści.

Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady ocenę, co do braku podobieństwa znaków

używanych przez pozwanych do zarejestrowanych znaków powodowej spółki.

Wiąże się to z istotnymi odmiennościami samych znaków słownych lub słowno -

graficznych objętymi świadectwami ochronnymi z oznaczeniami lub znakami

towarowymi używanymi przez pozwane, w oderwaniu od uwzględnionych przez

Sąd Okręgowy funkcji oznaczeń, ich usytuowania, ogólnego wizerunki tytułowej

strony czasopism, jako istotnych czynników kreujących wrażenie odbiorcy.

W przeciwieństwie do żądań ochronnych płynących z rejestracji znaków

towarowych, elementy te w połączeniu z całokształtem okoliczności używania

oznaczenia towarów przez pozwanych, ich rozpoznawalność, ugruntowanie na

rynku, seryjność pozwoliły, w ocenie sądu, na przyznanie ochrony na podstawie

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód, jako pierwszy

w 1994 r., zapoczątkował serię popularnych czasopism krzyżówkowych, używając

w charakterze tytułu oznaczenia liczbowo - słownego, zawierającego w sobie

informację o ilości i rodzaju krzyżówek, zamieszczając ten tytuł

w charakterystycznym układzie graficznym. Pozwani zaczerpnęli od powoda

zarówno oryginalny pomysł samego tytułu, jak i nowatorski pomysł na seryjność

czasopism z zamiarem wykorzystania nośności obu tytułów i wywołania

u odbiorców skojarzenia z wydawnictwami, których popularność i pozycję powód

budował wiele lat, także z dużym nakładem finansowym. Zdaniem Sądu

Apelacyjnego, wymagane w art. 3 i 10 u.z.n.k. ryzyko kontuzji lokalizuje się

w podobieństwie samych oznaczeń połączonych z szeroko rozumianym sposobem

ich użycia. Zabiegi pozwanych w kierunku utrwalenia więzi ich czasopism

z czasopismem „Chwila dla Ciebie" nie wyeliminowały ryzyka kontuzji wynikającego

z nadal aktualnej dominacji zbitki wyeksponowanej liczby ze specyficznym dla serii

6

powódki określeniem rodzajowym krzyżówki panoramicznej. Te motywy wyznaczyły

treść orzeczenia. Zdecydowała o niej także potrzeba przeciwdziałania monopolowi

powoda na używanie oznaczeń liczbowych i liczbowo słownych w każdej funkcji,

w jakim bądź układzie i obojętnej grafice. Sąd Apelacyjny podniósł, że powódka nie

wywiązała się z obowiązku wykazania poniesienia szkody. Błędnie utożsamiała ją

z zyskiem brutto uzyskiwanym przez pozwanych ze sprzedaży czasopism

krzyżówkowych. Jako oczywiście bezzasadne zostało ocenione żądanie wycofania

zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. Od tego wyroku skargi kasacyjne wniosła

powodowa spółka oraz pozwana spółka komandytowa „P. Press".

Pozwana zaskarżyła wyrok sądu drugiej instancji zmieniający dotychczasowy wyrok

na korzyść powoda tj. w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu określonych

czasopism krzyżówkowych, nakazania ich wycofania z obrotu oraz nakazania

złożenia oświadczenia określonej treści. Jako wartość przedmiotu zaskarżenia

wskazano w skardze kasacyjnej kwotę 181.014 złotych, będącą sumą wartości

dwóch pierwszych roszczeń po 12.000 złotych oraz roszczenia o złożenie

stosownych oświadczeń, których koszt opublikowania w prasie wyniesie według

skarżących 157.014 złotych.

Powódka wniosła skargę kasacyjną od wyroku sądu drugiej instancji w zakresie

obejmującym ograniczenie zakazania wprowadzania do obrotu i nakazanie

wycofania z obrotu do czasopism krzyżówkowych, które charakteryzują się tym,

że w określonym w wyroku zestawieniu liczba znajduje się nad słowem i graficznie

nad nim dominuje, stanowiąc najbardziej dostrzegalny element tytułu. Poza tym

powódka zaskarżyła nieuwzględnienie jej apelacji w szerszym zakresie i oddalenie

powództwa w pozostałej części. W skardze kasacyjnej zarzuciła zarówno

naruszenie przepisów postępowania jak i naruszenie prawa materialnego.

W pierwszej grupie zostały wymienione art. 100. 217, 229, 233, 278 § 1, 322, 328

§ 2, 382 k.p.c. oraz art. 296 p.w.p. Naruszenie prawa materialnego wiązało się

z błędną wykładnią i niewłaściwym zastosowaniem art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.

oraz niezastosowaniem art. 301 p.w.p. Poza tym powódka zarzuciła naruszenie art.

10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. pkt 1 u.z.n.k. przez ich niewłaściwe zastosowanie

i udzielenie powodowi ochrony, w sposób nie uwzględniający zakresu praw powoda

oraz art. 18 ust. pkt 2 tej ustawy przez przyjęcie niedopuszczalności uwzględnienia

7

roszczenia o wycofanie zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego oraz

zrzeczenie się praw do znaków towarowych. Powołując się na te zarzuty powódka

wniosła o uchylenie wyroku w zaskarżonej części oraz przekazanie sprawy do

ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie uchylenie

zaskarżonego wyroku i uwzględnienie wszystkich zgłoszonych roszczeń.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności skargi kasacyjnej

strony pozwanej, wyrażanymi także przez stronę powodową, kwestia ta wymaga

rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności. Istotne w tym kontekście jest zwłaszcza to,

czy wszystkie uwzględnione w drugiej instancji roszczenia mają majątkowy

charakter i jaka jest ich wartość. Dopuszczalność skargi kasacyjnej zależy

w pierwszym rzędzie od tego, czy uwzględnione na podstawie art. 18 u.z.n.k.,

w tym także, dochodzono na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy żądania

złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie mają majątkowy

lub niemajątkowego charakter. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach

o prawa majątkowe jest zależna od zachowania minimalnej wartości przedmiotu

zaskarżenia, która w sprawach gospodarczych nie może być niższa niż 75.000

złotych (art. 3982

§ 1 k.p.c.). W piśmiennictwie i orzecznictwie Sądu Najwyższego

wyrażony został wprawdzie pogląd, ze roszczenia przewidziane w art. 18 ust. pkt 1,

3 i 4 u.z.n.k. mają niemajątkowy charakter (por. postanowienie Sądu Najwyższego

z dnia 9 marca 2006 r. (sygn. akt l CZ 12/06, nie publ. oraz wyrok z dnia 9 stycznia

2008 r., II CSK 363/07, nie publ.) jednak nie ma on uzasadnionych podstaw, czemu

najszerzej dał wyraz Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 marca 2007 r. (sygn.

akt III CZ 12/07, OSNC 2008/2/26). Podkreślił w nim, że roszczenia określone

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, choć - według przeważającego

poglądu - nie mają u swych podstaw prawa bezwzględnego, są bezpośrednio

uwarunkowane interesami ekonomicznymi osób, którym przysługują, i tym samym

mają majątkowy charakter. Potwierdza to cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji wskazany w jej art. 1, jakim jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej

konkurencji oraz przewidziane w art. 20 przedawnienie roszczeń z tytułu czynów

nieuczciwej konkurencji właściwe dla roszczeń majątkowych (art. 117 k.c.).

W konsekwencji żadnego z roszczeń, uwzględnionych na podstawie art. 18 ust. 1

8

pkt 1 i 3 u.z.n.k. przez sąd drugiej instancji, nie można zaliczyć do praw

niemajątkowych.

Majątkowy charakter sporu, także w zakresie roszczeń określonych

w ustawie Prawo własności przemysłowej, służących wprost ochronie majątkowych

praw bezwzględnych, w tym prawa ochronnego na znak towarowy oraz wartość

przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną, nie przekraczająca minimalnych progów

przewidzianych w art. 3982

§ 1 k.p.c., nakazują odrzucenie na podstawie art. 3986

§ 3 k.p.c. jako niedopuszczalnej skargi kasacyjnej pozwanej spółki.

Powód w piśmie procesowym z dnia 4 grudnia 2007 r. (k.- 1721) wskazał

jako wartość każdego z roszczeń niepieniężnych kwotę 12.000 złotych. Podtrzymał

te wartości w apelacji od wyroku oddalającego powództwo w pierwszej instancji,

podając jako wartość przedmiotu zaskarżenia kwotę 246.000 złotych, na którą

składały się: 174.000 złotych oddalonych roszczeń odszkodowawczych oraz 72.000

złotych jako łączna wartość pozostałych roszczeń niepieniężnych. Stosownie do

treści art. 19 § 1 k.p.c., w sprawach o roszczenia pieniężne, podana kwota

pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu, zaś zgodnie z art. 19 § 2 k.p.c.,

w innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą

pieniężną wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi zatem

suma właściwa dla chwili wniesienia pozwu albo dla ostatecznego sprecyzowania

żądań przed sądem pierwszej instancji wskazana przez powoda lub będąca

wynikiem sprawdzenia przez sąd stosownie do treści art. 25 k.p.c. Tak określona

wartość pozostaje niezmieniona do końca postępowania chyba, że w dalszym jego

toku nastąpi dopuszczalne przekształcenie przedmiotowe powództwa

(jego zmiana), pociągające za sobą zmianę wartości przedmiotu sporu.

Takie przekształcenie jest w zasadzie możliwe jedynie do chwili zamknięcia

rozprawy w pierwszej instancji (art. 383 k.p.c.).

Wobec zaskarżenia skargą kasacyjną wyroku uwzględniającego tylko część

roszczeń niepieniężnych, wartość przedmiotu zaskarżenia w każdym przypadku

jest niższa od kwoty 75.000 złotych, będącej zarazem minimalną wartością

przedmiotu zaskarżenia w sprawach gospodarczych. Do tej kategorii należy

niewątpliwie rozpoznawana sprawa, w której zostały spełnione wszystkie przesłanki

9

z art. 4791

§ 1 k.p.c. Podstawą obliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia nie

mogą być poczynione w skardze kasacyjnej wyliczenia aktualnych kosztów

dokonania publikacji oświadczenia, które ostatecznie obciążają stroną pozwaną,

ale jest nią interes ekonomiczny oceniany z punktu widzenia strony dochodzącej

roszczenia majątkowego.

Z tych względów Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną pozwanej P.

Press Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej.

Częściowe uwzględnienie powództwa przesądza o tym, że powódce

przysługuje ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wniesienie skargi kasacyjnej przez powódkę wymaga zatem rozważenia, czy

zakres udzielonej na tej podstawie ochrony został właściwie wyznaczony i czy nie

powinien być szerszy, także przez uwzględnienie ochrony przewidzianej w ustawie

o własności przemysłowej. Wcześniej jednak trzeba ocenić zarzuty dotyczące

naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisów postępowania wskazanych

w skardze kasacyjnej.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 229 k.p.c. przez jego

niezastosowanie pomimo, że pozwani przyznali renomowany charakter znaków

towarowych powoda. Sam powód podniósł, że pozwani przyznali jedynie jego

wysoką pozycję na rynku w zakresie czasopism szaradziarskich oraz wysoką

ocenę tych czasopism. Art. 229 k.p.c. odnosi się wyłącznie do przyznania

okoliczności faktycznych sprawy a nie do przyznania oceny prawnej tych

okoliczności. Pojęcie „renomowanego znaku towarowego" użyte w art. w art. 2964

ust. 3 i 4 oraz w art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady EW Nr 89/104 z dnia 21 grudnia

1988 r. zostało wprowadzone do polskiego ustawodawstwa (art. 296 ust. 2 pkt 3

p.w.w.) bez jego zdefiniowania. Nadanie znakowi towarowemu kwalifikowanego

charakteru znaku renomowanego, które wywołuje określone konsekwencje

w zakresie uprawnień z prawa ochronnego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.), mieści się

w ocenie prawnej okoliczności faktycznych wypełniających kryteria uznania renomy

znaku a zatem nie mogło stanowić przedmiot przyznania wywołującego

konsekwencje z art. 229 k.p.c.

10

Wbrew temu, co zarzuca się w skardze kasacyjnej sąd drugiej instancji

rozpoznając ponownie sprawę, nie naruszył art. 386 § 6 k.p.c. albowiem ocena

prawna w zakresie przypisania określeniu „panoramiczne" cech nazwy rodzajowej

zawarta w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 31 marca 2005 r. nie miała

stanowczego charakteru i łączyła się z wytknięciem sądowi pierwszej instancji

braku szczegółowych ustaleń związanych z oceną znaczenia tego słowa oraz

regułami obowiązującymi na rynku czasopism szaradziarskich, co wynika

z cytowanego w skardze kasacyjnej fragmentu pisemnych motywów tego wyroku,

co do dalszego postępowania.

Według jednolicie przyjmowanego w orzecznictwie Sądu Najwyższego

poglądu, art. 328 § 2 k.p.c. może wypełniać podstawę kasacyjną określoną w art.

3983

§ 1 pkt 2 k.p.c. tylko wyjątkowo, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie

posiada wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera tak kardynalne braki,

które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego

z dnia 9 marca 2006 r., l CSK 147/05, nie publ.; z dnia 21 lutego 2008 r., III CSK

264/07, OSNC-ZD 2008/4/118). Tych wad nie zawiera uzasadnienie wyroku

zaskarżonego przez powódkę albowiem na jego podstawie można ustalić, jakimi

względami kierował się sąd drugiej instancji odmawiając powódce ochrony

w szerszym zakresie. Dodatkowo trzeba podnieść, że art. 328 § 2 k.p.c., odnosi się

do uzasadnień sporządzanych przez sąd pierwszej instancji, a do uzasadnienia

sądu odwoławczego znajduje zastosowanie odpowiednie. Prawidłowe

sformułowanie zarzutu jego naruszenia przez sąd drugiej instancji wymaga więc

przytoczenia także uregulowania zawartego w art. 391 § 1 k.p.c., poprzez które art.

328 § 2 k.p.c. stosowany jest w postępowaniu odwoławczym. Ponadto, jak wskazał

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 marca 2009 r. (sygn. akt II CSK 537/08,

nie publ.), odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu

przed sądem pierwszej instancji oznacza, że uzasadnienie wyroku sądu drugiej

instancji nie musi zawierać wszystkich elementów uzasadnienia wyroku sądu

pierwszej instancji, ale takie elementy, które ze względu na treść apelacji i na

zakres rozpoznania sprawy wyznaczony przepisami ustawy są potrzebne do

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drugiej instancji.

11

W postępowaniu ze skargi kasacyjnej niedopuszczalne jest badanie

zasadności dokonanych ustaleń faktycznych i dowodów. Wynika to z treści art.

3983

§ 3 k.p.c., który wprawdzie nie wymienia expressis verbis przepisów, których

naruszenie, w związku z ustalaniem faktów i przeprowadzaniem dowodów, nie

może być przedmiotem zarzutów wypełniających drugą podstawę kasacyjną,

to jednak, jak trafnie przyjmuje się w judykaturze (por. m.in. wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r., sygn. akt III CSK 13/05, OSNC 2005, nr

4, poz 76; z dnia kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 11/06, nie publ.; z dnia

26 z dnia 11 maja 2007, sygn. akt V CSK 456/06, nie publ.; z dnia 8 maja 2008 r.,

V CSK 579/07, nie publ.) nie ulega wątpliwości, że obejmuje on art. 233 § 1 k.p.c.

Już tylko z tej przyczyny nie mogą zostać uwzględnione zarzuty skargi kasacyjnej

oparte na podstawie określonej w art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c., sprowadzające się do

zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c., motywowanego przekroczeniem zasady

swobodnej oceny dowodów. Powódka formułując w skardze kasacyjnej zarzut

naruszenia art. 217 k.p.c. w związku z art. 382 oraz art. 278 § 1 k.p.c. przez

pominięcie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wysokości korzyści uzyskanych

przez pozwanych z tytułu bezprawnego posługiwania się w obrocie spornymi

oznaczeniami wskazała jednocześnie, cytując fragment uzasadnienia wyroku Sądu

Najwyższego, na wynikający z art. 232 k.p.c. obowiązek działania sądu z urzędu

jeżeli dowód z opinii biegłego jest niezbędny dla miarodajnej oceny zasadności

powództwa. Wprawdzie przepis art. 232 zd. 2 k.p.c. dopuszcza możliwość

przeprowadzenia przez sąd dowodu nie wskazanego przez stronę, jednakże nie

oznacza to obowiązku dopuszczenia takiego dowodu. Jeśli zaś rozumieć

wymieniony zarzut, jako pominięcie przez sąd dowodu z opinii biegłego,

to wówczas należałoby mieć na względzie ukształtowany w judykaturze pogląd,

że strona nie może skutecznie zarzucać uchybienia przez sąd przepisom

postępowania polegającego na wydaniu postanowienia oddalającego wniosek

o przeprowadzenie dowodu, jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie i nie

zgłosiła zastrzeżenia do protokołu posiedzenia (por. wyrok Sądu Najwyższego

z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 185/09, nie publ.; uchwałę Sądu Najwyższego

z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08, OSNC 2009/7-8/103). Rozstrzygnięcie

tych wątpliwości jest jednak niemożliwe, ze względu na brak w skardze kasacyjnej

12

jednoznacznego opisu zarzucanego sądowi uchybienia z jednoczesnym

wykazaniem dopełnienia obowiązku przewidzianego w art. 162 k.p.c.

Wymieniony w skardze kasacyjnej art. 322 k.p.c. ma zastosowanie, gdy

poniesienie szkody zostało wykazane a ścisłe udowodnienie jej rozmiaru jest

niemożliwe lub nader utrudnione. Nie mogło zatem dojść jego naruszenia

w sprawie albowiem sąd drugiej instancji przyjął, że powód nie udowodnił faktu

poniesienia szkody.

Zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p., podniesiony w ramach podstawy

skargi kasacyjnej opisanej w art. 3983

§ 1 pkt 2 k.p.c., opiera się na błędnym

założeniu, iż wskazana norma reguluje rozkład ciężaru dowodu i ma procesowy

a nie materialne prawny charakter. Zagadnienie, na kim spoczywa obowiązek

udowodnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, jest w nauce

prawa cywilnego tradycyjnie zaliczane do problematyki prawa materialnego.

Dlatego podstawowa norma regulująca zasadę rozkładu ciężaru dowodu została

zamieszczona w art. 6 kodeksu cywilnego. Wymieniony zarzut nie zasługuje na

uwzględnienie także dlatego, że art. 296 ust. 1 p.w.p. określa jedynie przesłanki

i charakter uprawnień osób, których prawo ochronne na znak towarowy zostało

naruszone i nie zawiera rozstrzygnięć dotyczących ciężaru dowodu. Stosownie do

treści art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p., jedynie do dochodzenia zawinionego naprawienia

szkody od osób naruszających prawo ochronne na znak towarowy mają

zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego. W ten sposób unormowane w art.

296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie korzyści majątkowej zmieniło swój charakter

w porównaniu do ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U.

Nr 5, poz. 17 ze zm. nazywanej dalej jako u.z.t.) i uzyskało autonomiczny charakter

przez zerwanie jego związku z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia

(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt IV CSK

203/07, OSNC 2009/1/13). Zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez

inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa wyłącznego

i dlatego nie musi on udowadniać, że uzyskane przez naruszyciela w ten sposób

korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał

wierzyciel. Nie zwalnia to jednak osoby, której prawo ochronne na znak towarowy

zostało naruszone od udowodnienia powstania bezpodstawnie po stronie

13

pozwanego uzyskanej korzyści chociażby w nieokreślonej wysokości.

Dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe ścisłe udowodnienie wysokości żądania

w odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

opartego na art. 296 ust. 1 p.w.p., będzie mógł mieć zastosowanie art. 322 k.p.c.

w drodze analogii ze względu na podobieństwo do instytucji bezpodstawnego

wzbogacenia. Taką możliwość dopuścił Sąd Najwyższy w wymienionym wyroku

z dnia 24 października 2007 r.

W ostatecznym wyniku postępowania oraz w postępowaniu apelacyjnym

żądania powódki zostały uwzględnione jedynie częściowo a porównując ich wartość

do wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu zaskarżenia apelacją można

przyjąć, że oddalone żądania przewyższały znacznie rozstrzygnięcie pozytywne dla

strony powodowej. W tej sytuacji, przy uwzględnieniu i to w mniejszej części żądań

powódki, wzajemne zniesienie kosztów procesu nie narusza treści art. 100 k.p.c.

Ponieważ skarga kasacyjna w zakresie naruszenia przepisów postępowania

z art. 3931

pkt 2 k.p.c., okazała się nieusprawiedliwiona, to stosownie do art. 39311

§ 2 k.p.c. Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu zasadności zarzutów naruszenia

prawa materialnego jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę

zaskarżonego wyroku.

W związku z poszukiwaniem przez powódkę ochrony zarówno na podstawie

przepisów prawa własności przemysłowej jaki i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

uznać należy za dopuszczalne kumulatywne stosowanie tych ustaw, jeżeli

naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej

konkurencji. Możliwość ta wynika z treści art. 1 ust. 2 p.w.p., według którego

przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie znaków towarowych przewidzianej

w innych ustawach. Jednocześnie, stosownie do wyrażanych w judykaturze

poglądów należy zawsze mieć na uwadze, że przedmiot ochrony w obu ustawach,

a także jego zakres istotnie się różnią (por. np. wyroki z dnia 8 kwietnia 2003 r.,

IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz. 61, z dnia 12 października 2005 r., III CK

160/05; oraz z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08; z dnia 4 marca 2009 r.

IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/3/85). Nie można wobec tego wykluczyć udzielenia

ochrony tylko na podstawie jednej z tych ustaw, tak jak to uczynił Sąd Apelacyjny

w zaskarżonym orzeczeniu. Dla oceny zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej

14

konkurencji, przewidzianego w art. 10 ust. u.z.n.k., miarodajne jest nie porównanie

używanego przez pozwanego oznaczenia jego towarów ze znakiem towarowym

zarejestrowanym na rzecz powoda (czego wymagała ocena powództwa na

podstawie art. 19 u.z.t. a obecnie na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p.)

lecz porównanie używanego przez pozwanego oznaczenia jego towarów

z używanym przez powoda oznaczeniem jego towarów (wyrok Sąd Najwyższego

z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt II CK 154/05, nie publ.).

Przed przystąpieniem do oceny naruszenia prawa materialnego trzeba podkreślić,

że podstawę prawną roszczeń związanych z naruszeniem praw ochronnych na

znak towarowy jest art. 296 ust.1 p.w.p. a jego niezastosowania, jako jednej

z postaci naruszenia prawa materialnego, nie zarzuca się w skardze kasacyjnej.

Wymienione w skardze art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.p.w.p. definiują jedynie różne

kategorie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Wracając, tym razem w związku zarzutem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3

p.w.p., do podniesionej już kwestii renomowanych znaków towarowych i braku

legalnej definicji tego pojęcia trzeba wskazać, że według poglądów doktryny

i orzecznictwa wyróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu

innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie

znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową

oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem

kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku niż do stopnia jego

znajomości. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2007 r.

(sygn. akt III CSK 428/06, nie publ.). W innym wyroku z dnia z dnia 12 października

2005 r. (sygn. akt III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132) Sąd Najwyższy przyjął,

że renomowany znak towarowy jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń

o wysokiej jakości i dużym prestiżu. To ostatnie słowo jest w języku polskim

synonimem „renomy". Sąd Najwyższy w obecnym składzie podziela te oceny.

Podnieść jednocześnie należy, że pojęcie renomowanego znaku nie oznacza

wyłącznego skojarzenia z usługami lub towarami ekskluzywnymi o znacznej

wartości. Znak renomowany jest nośnikiem informacji o szczególnej, sprawdzonej

a zarazem oczekiwanej jakość znaku. Mieści w sobie utrwalone w świadomości

kupujących przekonanie o oczekiwanych walorach oznaczonych nim towarów.

15

W wymienionym wyroku z dnia 12 października 2005 r. Sąd Najwyższy wskazał,

że renomowany znak towarowy w porównaniu z innymi znakami towarowymi

charakteryzuje się zawsze silniejszą zdolnością odróżniającą. Cyfrowe i cyfrowo

słowne znaki towarowe powoda służące oznaczaniu czasopism krzyżówkowych nie

mają takiej zdolności wyróżniającej.. Prawidłowa jest jednocześnie ocena Sądu

Apelacyjnego, że znaki powódki, dotyczące czasopism krzyżówkowych mają

ogólno informacyjny, opisowy charakter. Wykazują bezpośredni i konkretny związek

z wchodzącymi w grę towarami, który może pozwolić kupującym dostrzec w nich

opis ilości towarów lub jednej z ich podstawowych cech. W każdym przypadku

cyfrowy znak towarowy umieszczany na stronie tytułowej czasopisma odpowiada

ilości krzyżówek zamieszczonych w czasopiśmie i jest postrzegane przez

kupujących jako opis cech towarów, w szczególności liczby krzyżówek

zamieszczonych w czasopiśmie. Podobnie znaki słowne „panorama" „panoram"

stanowią zbiorcze określenie pewnych cech krzyżówek oferowanych

w czasopiśmie. Słaba siła odróżniająca wymienionych znaków towarowych

względem oznaczenia czasopism krzyżówkowych sprawia, że nie tylko nie

spełniają one funkcji przypisanych znakom renomowanym ale także nie zachodzi

ryzyko konfuzji określonej w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia uzyskania przez te znaki

wtórnej zdolności odróżniania, co wiąże się z faktem używania znaku towarowego

w taki sposób, że staje się on nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru.

W związku z tym należy dodatkowo zważyć, że powódka uzyskała kilkadziesiąt

praw ochronnych i stosowała szereg różnych znaków towarów na oznaczenie

czasopism krzyżówkowych. Również pozwani przez wiele lat - w sposób zarzucany

w procesie - oznaczali własne czasopisma krzyżówkowe. Sąd Apelacyjny nie

wykluczył, co do zasady, uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej znaków

o charakterze ogólnoinformacyjnym pełniących jednocześnie funkcję tytułu

prasowego ale przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności używania oznaczenia

towarów. Pogląd ten, przynajmniej w zakresie zastosowania art. 10 u.z.n.k., jest

zbieżny z ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia

21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CSK 264/07, OSNC-ZD 2008/4/118).

16

Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, od

którego art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. - także w obecnym brzmieniu (por. wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007/11/172) -

uzależnia naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, zależy od wielu

czynników wymagających całościowego rozpatrzenia. Przy ustalaniu tego ryzyka

należy mieć na względzie w szczególności stopień znajomości znaku

zarejestrowanego, stopień podobieństwa znaków i towarów, a także okoliczności,

w których oznakowane towary są sprzedawane, ale także jego siłę (zdolność)

odróżniającą. Wyłączenie tak rozumianego ryzyka skojarzenia znaków używanych

przez pozwanych ze znakami towarowymi powódki, ze względu na słabą siłę

odróżniającą mających opisowy charakter znaków liczbowych i słowno liczbowych,

pozwala uznać za bezzasadne zarzuty naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,

bez względu na ewentualne podobieństwo tych znaków. Art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

dotyczy naruszenia w postaci imitacji, która może polegać na używaniu znaku

identycznego lub na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego dla

oznaczenia towarów tych samych lub podobnych do wymienionych w rejestrze.

Przesłanką jego naruszenia jest nie tylko bezprawność używania znaku, ale także

ryzyko pomyłki, co do pochodzenia towaru. Nie zmienia tej oceny na gruncie prawa

własności przemysłowej podnoszona w skardze kasacyjnej seryjność znaków

towarowych, która w dalszym ciągu kojarzona jest z ich ogólnoinformacyjnym

charakterem. Wbrew temu co podnosi się w skardze kasacyjnej nie została

w sprawie ustalona powszechna znajomość znaków towarowych powódki, która

nie może być utożsamiana z popularnością zwłaszcza, iż służą one oznaczaniu

czasopism krzyżówkowych, które są skierowane do określonego kręgu odbiorców.

Nie doszło także do naruszenia powołanych w skardze

kasacyjnej przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

co nakazywałoby rozszerzyć zakazy skierowane do

pozwanych. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd

co do pochodzenia towarów, jako przesłanka zastosowania art. 10 ust. 1

u.z.n.k. należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Jak wskazał Sąd

Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III CSK 377/07, OSNC

2009/6/88), trudności w ustaleniu tego faktu wynikają stąd, że chodzi o fakt

17

o charakterze prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może

zaistnieć, jak również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego

modelu konsumenta. Według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oznaczenie towaru lub usługi

musi posiadać takie zdolności odróżniające, że jego używanie wywołuje

niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, co do pochodzenia towaru.

Jak przyjął Sąd Apelacyjny, nie każde oznaczenie czasopisma krzyżówkowego

przez pozwanych wywołuje takie niebezpieczeństwo ale tylko użycie oznaczeń

cyfrowo słownych w odpowiedniej kompozycji. Podobne stanowisko zajął Sąd

Najwyższy w wymienionym wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. uznając, że oznaczenie

numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego może wprowadzać

przeciętnego odbiorcę w błąd, co do pochodzenia towaru, ale jeśli jest umieszczone

w miejscu zwyczajowo przyjętym dla tytułu prasowego. Trafnie również dostrzegł

Sąd Apelacyjny potrzebę odpowiedniego wyważenia praw i interesów uczestników

obrotu gospodarczego, tak, aby udzielając należnej ochrony uprawnionym,

nie dopuścić do nadużywania ich pozycji.

Bezpodstawnie zarzuca się w skardze kasacyjnej nieuwzględnienie

roszczenia o wycofanie przez pozwanych zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu

Patentowego RP oraz zrzeczenie się praw do ich znaków towarowych. Sprzeciwia

się temu zakres uwzględnionego powództwa i uznania za czyn nieuczciwej

konkurencji używania określonych oznaczeń czasopism krzyżówkowych. Poza tym

roszczenia te odnoszą się do praw podmiotowych, o których istnieniu ich zakresie

rozstrzyga niezależny organ Urząd Patentowy RP, do którego kompetencji należy

także unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej

osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli zostanie wykazane, że nie zostały

spełnione ustawowe warunki do uzyskania tego prawa.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814

k.p.c.

oddalił skargę kasacyjną powódki rozstrzygając o kosztach postępowania

kasacyjnego na podstawie art. 100 k.p.c. w związku z art. 39821

i art. 391 § 1 k.p.c.

jz

/tp/