IV CSK 231/10

Sygn. akt IV CSK 231/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Barbara Myszka (przewodniczący)

SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

SSA Anna Kozłowska

w sprawie z powództwa BP p.l.c. z siedzibą w Londynie

przeciwko Marianowi S.

o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 21 października 2010 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego

od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 października 2009 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego

rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu wraz z rozstrzygnięciem o

kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

2

Rozpoznając ponownie sprawę z powództwa BP p.l.c. z siedzibą w Londynie

(dalej jako Spółka BP) przeciwko Marianowi S. i Adamowi K. o naruszenie zasad

uczciwej konkurencji i praw ochronnych na znak towarowy, Sąd Okręgowy

wyrokiem z dnia 22 lutego 2008 r. oddalił powództwo w całości wobec Adama K.,

zaś uwzględnił powództwo wobec pozwanego Mariana S. w zakresie nakazania

temu pozwanemu zaprzestania używania zielono-żółtej kombinacji kolorów dla

oznakowania stacji paliw, usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz

sprzedaży paliw płynnych, jak również zaprzestania podświetlania na zielono

jakichkolwiek elementów stacji paliw, w szczególności otoku wiaty głównej, gzymsu

sklepu oraz słupa cenowego, a także usunięcia w terminie sześciu miesięcy od

uprawomocnienia się wyroku zielono-żółtej kombinacji kolorów lub koloru zielonego

ze wszystkich obiektów znajdujących się na siedmiu określonych stacjach paliw,

będących własnością pozwanego, wreszcie, nakazał usunięcie w tym samym

terminie zielonego podświetlenia ze wszystkich elementów tych samych,

wskazanych stacji paliw. Podstawą prawną wyroku były przepisy ustawy z dnia 30

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119,

poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503

ze zm., dalej jako u.z.n.k.).

W wyniku wniesionej apelacji przez pozwanego Mariana S. Sąd Apelacyjny

wyrokiem z dnia 14 października 2009 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób,

że nakazał pozwanemu zaprzestania stosowania koloru zielonego na otokach wiat

głównych, na słupach cenowych i na gzymsach sklepów dla oznakowania stacji

paliw, usług przez nie świadczonych, ich reklamy oraz sprzedaży paliw płynnych,

jak też nakazał pozwanemu usunąć kolor zielony na wymienionych powyżej

elementach oznaczonych indywidualnie stacji paliw, oddalając powództwo w dalej

idącym zakresie, oddalił też apelację w pozostałym zakresie i zniósł pomiędzy

stronami koszty procesu, w tym koszty postępowania apelacyjnego. Swoje

rozstrzygnięcie uzasadnił tym, że całkowite zakazanie pozwanemu używania w

prowadzonej przez niego działalności jakiejkolwiek kombinacji koloru zielonego i

żółtego nie jest usprawiedliwione w okolicznościach sporu i narusza treść art. 18

3

ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., umożliwiając powodowi

swoiste zmonopolizowanie wskazanych wyżej barw dla oznaczenia własnego

przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach, jest to ponadto nieadekwatne do

potrzeby ochrony prawnej, jakiej udzielenia domagał się powód w procesie.

Rozstrzygnięcia powyższe zapadły na podstawie ustalonego w sprawie

stanu faktycznego. Powodowa Spółka BP, prowadząca na świecie

od kilkudziesięciu lat działalność w zakresie produkcji i dystrybucji paliw, olejów

oraz produktów ropopochodnych rozpoczęła swoją działalność w Polsce na

początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Spółka BP pierwszą stację paliw

otworzyła w sierpniu 1995 r., a w latach 1995-1996 Spółka BP zarejestrowała

w Polsce szereg znaków towarowych, które utrzymane są w znanej i kojarzonej

z powódką kolorystyce zielono-żółtej. Pod numerem […] widnieje w rejestrze

znaków towarowych Urzędu Patentowego RP znak w postaci wizerunku

stacji paliw; kolor powyższego znaku określony został jako zielony. Pod numerem

[…] widnieje znak towarowy przedstawiający kombinację kolorów zielonego

i żółtego. Stacje paliw Spółki BP są utrzymane w kolorystyce zielonej, w tym

kolorze jest zadaszenie wiaty głównej, słup cenowy oraz zadaszenie sklepu

znajdującego się na terenie stacji. Na słupie cenowym widoczny jest również znak

zielono-żółty, a kombinacja pasów zielono-żółtych widoczna jest na górnej części

sklepu, poniżej zadaszenia. Nocą podświetlona jest wiata główna tworząc cienki

pas koloru zielonego, a w taki sam sposób jest podświetlony dach sklepu.

Słupy podtrzymujące wiatę główną przy których znajdują się dystrybutory paliwa są

białe lub szerokie zielono- srebrne.

Z dalszych ustaleń wynika, że pozwany Marian S. rozpoczął działalność

gospodarczą w 1994 r., określając jej przedmiot między innymi jako sprzedaż

detaliczną i hurtową paliw oraz prowadzenie barów. W tymże roku zakupił grunt

w K. i na nim uruchomił po wybudowaniu stację paliw z zapleczem hotelarsko-

gastronomicznym. Do oznaczenia tej stacji użyte zostały kolory żółty i zielony, wiata

główna jest w kolorze zielonym z cienkim paskiem koloru żółtego przy dolnej

krawędzi wiaty. Zielony jest także słup cenowy oraz zadaszenie sklepu

mieszczącego się na terenie stacji. Filary podtrzymujące wiatę główną są koloru

białego. Nocą otok wiaty jest podświetlony zielonym pasem, a na jej obrzeżu, od

4

strony wjazdu na stację znajduje się napis S. w kolorze niebieskim. Kolejne stacje

paliw pozwanego w N. T., L. , O. w B. i w Z. zostały podobnie oznaczone, w tej

samej kolorystyce, przy czym na stacjach paliw w N., B., L., Z. i O. słupy

podtrzymujące wiatę są pomalowane na kolor żółty. Dodatkowo, na zadaszeniu

stacji w N. znajduje się widoczny neon z napisem „N.", nazwa przedsiębiorcy jako

jego nazwisko „S." nie jest dobrze widoczna na terenie stacji.

Po dowiedzeniu się przez powódkę o stacji paliw Mariana S. w K. skierowała

ona w dniu 3 stycznia 2002 r. list określany jako ostrzegawczy, a następnie wniosła

pozew, rozstrzygnięty na jej korzyść w sposób powyżej wskazany.

Skarga kasacyjna pozwanego została oparta na obu podstawach, zarzucając

zaskarżonemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie przepisów prawa

materialnego i procesowego. W odniesieniu do przepisów postępowania cywilnego

zarzucono naruszenie art. 39820

k.p.c. poprzez niezastosowanie przez Sąd

Apelacyjny wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy, rozpoznający już raz

skargę kasacyjną w niniejszej sprawie; art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie

o żądaniu, które nie było objęte podstawą faktyczną i prawną powództwa

i w konsekwencji orzeczenie ponad żądanie pozwu; art. 384 k.p.c. poprzez zmianę

wyroku Sądu pierwszej instancji na niekorzyść pozwanego wnoszącego apelację

przy braku apelacji strony powodowej; art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie

w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że rozstrzygnięcie zostało oparte na

nieistniejącym przepisie prawa materialnego; art. 162 k.p.c. poprzez jego błędne

zastosowanie ze względu na niewypowiedzenie się Sądu odnośnie do zgłoszonych

dowodów; art. 217 § 2 k.p.c. w związku z art. 382 i 391 § 1 k.p.c. poprzez

pominięcie wnioskowanego dowodu; art. 378 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez

nierozpoznanie części zarzutów apelacji; art. 479 § 1 k.p.c. przez dopuszczenie

dowodu, którego zgłoszenie było spóźnione.

Naruszenie prawa materialnego dotyczy powołania w uzasadnieniu art. 296

ust. la pkt 2 i 3 p.w.p., który jako nieistniejący został zastosowany w związku z art.

296 ust. 1 tej ustawy, będąc podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia; jeżeli

powołanie naruszenia powyższego przepisu zostałoby uznane jako oczywista

omyłka zarzuca się zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 296 ust. 1 w związku

5

z art. 296 ust. 2 i 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na

nakazaniu pozwanemu zaprzestania używania koloru zielonego do oznaczania

paliw płynnych, podczas gdy paliwa nie są w ogóle oznaczane; art. 296 ust. 1

w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie,

polegające na przyjęciu, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi;

art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną interpretację

polegającą na przyjęciu, że może być udzielona ochrona poszczególnym

elementom składowym znaków towarowych w takim samym zakresie jak znakowi

towarowemu stanowiącemu określoną całość kompozycyjną; art. 153 ust. 1 p.w.p.

przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przez uzyskanie znaku

ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania nie tylko znaku towarowego,

ale też poszczególnych elementów składowych takiego znaku.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej

powództwo oraz co do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania i w tym zakresie

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie po uchyleniu wyroku

w żądanym zakresie oddalenie powództwa z zasądzeniem kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona powodowa wniosła o oddalenie skargi

i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozpoznając skargę kasacyjną w pierwszej kolejności należy się

odnieść do zarzutów naruszenia przepisów prawa postępowania cywilnego.

Zaskarżonemu orzeczeniu niezasadnie zarzucono naruszenie art. 321 § 1 k.p.c.

przez rozstrzygnięcie ponad żądanie pozwu w sytuacji, gdy sąd jest związany

żądaniem i jego podstawą faktyczną. Sąd Apelacyjny nie naruszył wskazanego

przepisu, a jedynie w sentencji wyroku zostały użyte inne sformułowania, niż

zawierał pozew. Objęte nim było żądanie ochrony znaku towarowego i tego dotyczy

zaskarżony wyrok. Ze zgodnego stanowiska doktryny i orzecznictwa wynika, że

użycie w sentencji wyroku odmiennych sformułowań, niż użyte w pozwie nie jest

zasądzeniem ponad żądanie, jeśli jest zgodne z wolą powoda (por. orzeczenie SN

z dnia 12 stycznia 1939 r., C II 1399/38, Przegląd Sądowy 1939, nr 5, s. 281; wyrok

SN z dnia 19 stycznia 2006 r., IV CK 376/05, Lex nr 170325; wyrok SN z dnia 9

6

maja 2008 r., III CSK 17/08, Lex nr 424385). Na zgodną z wyrokiem wolę powoda

wskazuje wyrażane przez niego konsekwentne stanowisko w toku procesu.

Jednakże pozwany ma rację powołując w skardze naruszenie przez Sąd

drugiej instancji art. 384 k.p.c. Przepis ten wprowadza zakaz reformationis in peius,

który polega na zakazie pogorszenia położenia tej strony, która zaskarżyła

orzeczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wniosła środka zaskarżenia.

Rezultatem wyroku Sądu Okręgowego było zakazanie pozwanemu używania na

będących jego własnością stacjach benzynowych kombinacji kolorów zielonego

i żółtego, a w wyniku zmiany tego wyroku tylko wskutek apelacji pozwanego zakaz

dotyczy używania przez niego koloru zielonego w ogóle, w każdej kombinacji

kolorystycznej, a nie tylko z kolorem żółtym. Jest zatem odwrotnie, niż twierdzi Sąd

Apelacyjny w uzasadnieniu swojego wyroku, jakoby zmiana wyroku Sądu pierwszej

instancji wynikała z tego, iż Sąd ten niesłusznie całkowicie zakazał używania

pozwanemu jakiejkolwiek kombinacji koloru zielonego i żółtego, co umożliwiałoby

powodowi zmonopolizowanie wskazanych barw dla oznaczenia własnego

przedsiębiorstwa w dowolnych zestawieniach. Jednak zakaz używania w ogóle

koloru zielonego uniemożliwia wszelkie zestawienia tego koloru z innym dla

oznaczenia przedsiębiorstwa pozwanego, idzie zatem dalej, niż wyrok Sądu

pierwszej instancji. Nie ma racji powód wskazując w odpowiedzi na skargę

kasacyjną na konieczność całościowego traktowania wyroku, czyli sentencji razem

z uzasadnieniem, w którym występuje kompozycja kolorystyczna z dominacją

koloru zielonego, a nie całkowity zakaz używania tego koloru. Należy podnieść,

że dominacja ta nie została wyrażona w żaden sposób w sentencji wyroku,

a przedmiotem jego wykonania jest sentencja, a nie uzasadnienie; kwestia

ta zostanie jeszcze rozważona w kontekście zarzutów naruszenia prawa

materialnego.

Skarżący zarzucił naruszenie przez Sąd drugiej instancji art. 378 § 1 i art.

328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., polegające na nierozpoznaniu części

zarzutów apelacji dotyczących naruszenia przez Sąd pierwszej instancji

wskazanych w apelacji przepisów postępowania i przepisów prawa materialnego

w zakresie przypisywanych pozwanemu czynów nieuczciwej konkurencji. Artykuł

378 § 1 k.p.c. nakłada na Sąd obowiązek rozpoznania wszystkich zarzutów

7

zawartych w apelacji, wobec czego występuje także obowiązek sporządzenia

uzasadnienia wyroku przez Sąd drugiej instancji w taki sposób, aby zawierało ono

przedstawienie oceny tych zarzutów. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art.

3983

§ 1 pkt 2 k.p.c. uchybienie w postaci naruszenia przepisów postępowania

musi mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Samo naruszenie przepisów

postępowania nie jest wystarczającą podstawą skargi kasacyjnej (zob. wyrok SN

z dnia 29 listopada 1996 r., III CKN 14/96, OSP 1997, nr 3, poz. 65).

Sąd Apelacyjny uznał jako zasadne zarzuty podniesione w apelacji powoda,

a oparte na art. 296 p.w.p., udzielając ochrony prawnej na podstawie przepisów tej

ustawy, w sytuacji gdy tożsame roszczenia powoda mogły być oparte zarówno na

tej ustawie, jak i na u.z.n.k.

Zasadnie skarżący podniósł zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 162

k.p.c. poprzez błędne jego zastosowanie. Sąd drugiej instancji, zgadzając się

z zarzutem naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 235 § 1 w związku z art.

236 k.p.c. poprzez zaniechanie wydania postanowienia dowodowego oraz nie

wydanie postanowień rozstrzygających negatywnie wnioski dowodowe, uznał,

że charakter tych uchybień nie pozwala stronie pozwanej na skuteczne

podniesienie co do nich zarzutu dopiero w apelacji, wobec nie złożenia

zastrzeżenia wpisanego do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. W orzecznictwie nie

ulega jednak wątpliwości, że prekluzja przewidziana w art. 162 k.p.c. odnosi się

tylko do uchybień popełnionych przez sąd przy podejmowaniu czynności

procesowych. Do uchybień takich można zaliczyć pominięcie przez sąd dowodu,

jeżeli znalazło to wyraz w wydaniu postanowienia oddalającego wniosek

o przeprowadzenie dowodu, ponieważ dopiero wówczas możliwe jest zgłoszenie

zastrzeżeń, mogących prowadzić do zmiany stanowiska sądu (zob. wyrok SN

z dnia 24 września 2009 r., IV CSK 185/09, Lex nr 533055).Wobec tego, art. 162

k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, w której sąd pominie dowód bez wydania

postanowienia oddalającego wniosek o jego przeprowadzenie. Z przedstawionych

względów Sąd Apelacyjny powinien rozpoznać podniesione w apelacji zarzuty

dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego i poczynionych

na tej podstawie ustaleń faktycznych, które z uwagi na przedmiot niniejszej sprawy

8

mają zasadnicze znaczenie. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny

powinien rozstrzygnąć wskazane zarzuty.

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1

k.p.c. należy stwierdzić, że jego zgłoszenie wymaga wskazania nie tylko tego,

że uzasadnienie orzeczenia nie zawiera wszystkich elementów określonych w tym

przepisie, ale także wykazanie wpływu zarzucanej wadliwości uzasadnienia na

wynik sprawy (por. wyrok SN z dnia 8 października 1997 r., II CKN 312/97, Lex nr

393859). Tego skarżący nie wykazał. Ponadto, nie budzi wątpliwości, że Sąd

drugiej instancji dopuścił się omyłki pisarskiej w samej numeracji przepisu, którego

treść została właściwie przedstawiona i wiadomo, na podstawie którego przepisu

Sad prowadził rozważania prawne. Wskazana omyłka nie miała żadnego znaczenia

dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Nie można również podzielić zarzutu pozwanego co do naruszenia przez

zaskarżony wyrok art. 479 k.p.c., jako że tego przepisu sąd nie może naruszyć.

Jest on skierowany do stron postępowania, które zarzucając czynienie

ustaleń na podstawie dowodów, których powołanie uległo prekluzji powinny

przytoczyć w podstawie skargi kasacyjnej inne przepisy procesowe (zob. wyrok SN

z dnia 14 listopada 2009 r., V CSK 174/08, Lex nr 477605). Tego skarżący nie

uczynił, ale sam zauważył w skardze (s. 25), że „oznaczenia kombinacją kolorów

żółtego i zielonego są doskonale ugruntowane w świadomości klientów".

Można na podstawie tego uznać, że powołanie twierdzeń i dowodów stanowiło

rozwinięcie i sprecyzowanie twierdzeń przedstawionych przez stronę powodową

w pozwie. Jak trafnie wskazuje orzecznictwo, o potrzebie późniejszego zgłoszenia

określonych twierdzeń decydują okoliczności konkretnej sprawy, a przepisy

o prekluzji dowodowej nie mogą być stosowane w sposób formalistyczny, kosztem

możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy (zob. wyroki SN z dnia

10 lipca 2008 r., III CSK 65/08, Lex nr 448045; z dnia 12 lutego 2009 r., III CSK

292/08, Lex nr 518122 i z dnia 5 listopada 2009 r., I CSK 158/09, OSNC 2010, nr 4,

poz. 63).

Rozważając zarzuty naruszenia przez zaskarżony wyrok przepisów

postępowania należy odnieść się również do zarzutu skarżącego

9

o niezastosowaniu przez Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznawaniu sprawy

wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r.

w sprawie sygn. akt IV CSK 61/09, w wyniku rozpoznania pierwszej skargi

kasacyjnej wniesionej w tej sprawie. Tym samym, zdaniem skarżącego naruszony

został art. 398 k.p.c. Przepis ten stanowi, że sąd, któremu sprawa została

przekazana do ponownego rozpoznania, związany jest wykładnią prawa dokonaną

w tej sprawie przez Sąd Najwyższy.

Jednakże związanie wykładnią prawa należy rozumieć wąsko, jako tylko

ustalenie znaczenia przepisów prawa (wyrok SN z dnia 23 października 2002 r.,

II CKN 860/00, Lex nr 75274). Sąd Apelacyjny nie naruszył więc art. 398 k.p.c.,

ponieważ nie orzekł sprzecznie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy

w odniesieniu do wykładni mających zastosowanie w sprawie art. 18 u.z.n.k. i art.

296 p.w.p. Sąd ten jednak błędnie określił w sentencji wyroku „adekwatne kryterium

dla ustalenia zakresu, w jakim powództwo powinno zostać uwzględnione".

Mimo zatem nie naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 398 k.p.c. skarżący ma

słuszność, że stanowisko Sądu Najwyższego w powołanym wyroku zostało źle

odczytane. To z kolei doprowadziło do naruszenia art. 296 p.w.p. oraz art. 120 ust.

1 i 2 p.w.p. przez wadliwe przyznanie kolorowi per se ochrony jako znakowi

towarowemu. Powołane w tej kwestii przez powoda w odpowiedzi na skargę

orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w których uznano kolor jako

znak towarowy, nie są adekwatne do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy,

a także nie uzasadniają rozstrzygnięcia na gruncie art. 120 ust. 2 p.w.p.

W szczególności w wyroku z dnia 6 maja 2003 r. (C-104/01, Lex nr 155077,

ECR 2003/5A/I-03793) Trybunał stwierdził, że warunkiem stania się przez kolor

sam przez się znakiem towarowym, w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy 89/104

dotyczącej znaków towarowych, jest takie oznaczenie kolorem, które jest zdolne do

graficznego przedstawienia i odróżniania towarów lub usług jednego

przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W wyroku tym

formułowane są dalsze warunki prawne w znaczeniu wyjątkowego dopuszczenia

koloru per se jako znaku towarowego. Warunki te nie zmieniają oceny, także co do

słuszności przyznania samemu kolorowi zdolności odróżniającej, ponieważ

w niniejszej sprawie przedmiotem ochrony jest wizerunek stacji benzynowej

10

w określonej kompozycji kolorów zielonego i żółtego, z uznaną dominacją koloru

zielonego, a nie kolor jako znak towarowy.

Przechodząc do rozważenia zarzutów naruszenia prawa materialnego nie

można się zgodzić z tym, że w zaskarżonym wyroku wadliwie został zastosowany

art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ze względu na nietrafne

przyjęcie, zdaniem skarżącego, że znaki towarowe powoda są znakami

renomowanymi. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. naruszenie prawa

ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie

gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku

towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie

używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe

dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W doktrynie i orzecznictwie wyjaśniono, że w przypadku znaku

renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na

niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, niezależnie nawet

od rodzaju towarów. Znak renomowany nie jest bowiem tylko nośnikiem informacji

o pochodzeniu towaru (usługi). Jest przekaźnikiem pewnych istotnych informacji,

które mogą się odnosić do jakości towaru (usługi), jak też do reputacji

uprawnionego do znaku lub do jego działalności. Znak renomowany to znak znany,

rozpoznawalny w stopniu większym niż znaki towarowe zwykłe, co nie oznacza,

że musi być znany powszechnie. Jego rozpoznawalność zapewniają właśnie

te wartości, które znak uosabia, a więc przykładowo prestiż, reputacja,

unikatowość, wysoka jakość. Renoma nie jest prostą konsekwencją

rozpowszechniania znaku, lecz utrwalonym w świadomości kupujących (odbiorców)

wyobrażeniem o walorach towarów (usług), prestiżu uprawnionego do znaku lub

o innych wartościach (zob. wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08,

OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 85; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 708/07, Lex nr 371985).

W doktrynie akcentuje się, że renoma znaku jest wypracowywana przez

uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom jakości towarów i usług, a także

zapobiegliwość w utrwalaniu znaku na rynku, np. poprzez jego stronę wizualną.

11

Renomę znaku wspomaga, jak w przypadku znaku powodowej Spółki BP

atrakcyjność samej formy przedstawieniowej znaku i jego moc odróżniająca.

Podkreślenia zatem wymaga, że dopiero suma wskazanych elementów decyduje

o tym, że znak renomowany to taki, który w pełni realizuje tę funkcję znaku

towarowego, którą jest przyciąganie klienteli. Brak powszechnej znajomości znaku

stara się wykazać pozwany w skardze, chociaż nie to miało znaczenie decydujące

w rozpoznawanej sprawie. Jej istotę stanowi szczególny sposób dystrybucji

towarów i usług przez podobieństwo wyglądu i kolorystyki stacji benzynowych

pozwanego do wyglądu i koloru zarejestrowanego na rzecz powodowej Spółki BP

w wizerunku stacji benzynowych do niej należących i dominacji kolorystycznej

będącej w określonej kompozycji. To tworzyło podobieństwo szczególnego

rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia stacji benzynowych

pozwanego ze stacjami Spółki BP, przy czym uznanie znaku za renomowany

odnosi się do skojarzenia z jakimikolwiek towarami a nie tylko podobnymi lub

identycznymi (zob. wyrok SN z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, Lex nr

479328).

W wypadku użycia przez nieuprawnionego znaku renomowanego dla

towarów lub usług podobnych do zarejestrowanych, co ma miejsce w niniejszej

sprawie, ryzyko pomyłki co do pochodzenia występuje już wówczas,

gdy podobieństwo do znaku renomowanego jest wyzwolone przez skojarzenie

z tym znakiem. Ryzyko skojarzenia stanowi jedno z kryteriów oceny podobieństwa,

które powinno uwzględniać wszystkie okoliczności, w tym siłę odróżniającą znaku

imitowanego, stopień jego rozpowszechniania oraz renomę. Jeżeli znak

imitowany cieszy się wysoką rozpoznawalnością na danym rynku i uznaniem wśród

kupujących albo jest szczególnie oryginalny lub łatwo zapada w pamięć, to nawet

dodanie przez naruszającego dodatkowych oznaczeń lub dokonanie pewnych zmian

w znaku nie wyłącza ryzyka pomyłki przez skojarzenie. W takim wypadku

wymagany stopień podobieństwa znaków jest niski.

Mając to na względzie zaskarżony wyrok z pewnością nie naruszył art. 296

ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

12

Przyznanie ochrony na podstawie powołanego przepisu p.w.p. jest na tyle

szerokie, że nie trzeba już wymagać spełnienia przesłanek ochrony wskazanej jako

naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy według art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Jednak wobec zarzucenia w skardze kasacyjnej naruszenia tego przepisu przez

zaskarżony wyrok należy z jego uwzględnieniem poddać ten wyrok kontroli.

Jest ona korzystna dla skarżącego, ale tylko w tym sensie, że ochrona nie może

być udzielona samemu kolorowi zielonemu jako elementowi składowemu znaku

towarowego, którego dotyczy ochrona. Kolor ten od początku procesu był łączony

z kolorem żółtym, zatem nie ma powodu, aby pozwany nie mógł zastosować koloru

zielonego w połączeniu z innymi kolorami. Kwestię tę wystarczająco wyjaśnił

w uzasadnieniu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie IV

CSK 61/09, rozpoznając pierwszą skargę kasacyjną w tej sprawie. Stwierdził,

że ochrona nie obejmuje każdej kombinacji kolorystycznej używanej przez powoda,

jakby wynikało z uzasadnienia zaskarżonego obecnie wyroku Sądu Apelacyjnego,

a tylko takiego zestawienia barw, które może wprowadzać w błąd co do oznaczenia

przedsiębiorstwa, towaru lub usługi albo narusza prawo do wyłącznego używania

znaku towarowego. Granicą ochrony jest zdolność odróżniająca tego zestawienia

barw. Wyrażone stanowisko przekonuje co do tego, że całkowite zakazanie

stosowania jakiegoś koloru w okolicznościach niniejszej sprawy narusza art. 296

ust. 1 i 2 p.w.p., a także art. 120 ust. 2 p.w.p. w kwestii określenia de lege lata

pojęcia znaku towarowego.

Stan faktyczny rozpoznawanej sprawy daje możliwość sformułowania

prawnych przesłanek i granic ochrony koloru jako elementu znaku towarowego,

który oznacza nie rzecz (towar), tylko świadczone usługi i wizerunek miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy wśród

przedsiębiorców działających w określonej branży, jak w przypadku stacji paliw

zainteresowanie budzą tylko niektóre kolory, na tyle wyraziste, że tylko one mogą

pełnić funkcję odróżniającą, są ponadto uważane za estetyczne i przydatne

marketingowo w prowadzonej działalności gospodarczej. Gdyby tylko jednemu

przedsiębiorcy przyznać wyłączność na używanie określonego koloru przez

zakazanie jego używania innym przedsiębiorcom prowadzącym ten sam rodzaj

działalności, to ograniczyłoby to swobodę podejmowania i prowadzenia działalności

13

gospodarczej. Naruszałoby też zasadę swobodnej (uczciwej) konkurencji,

zwłaszcza gdy na danym rynku jest zainteresowanie tylko kilkoma kolorami.

Skarżący ma rację, że sprzyjałoby to wypieraniu z rynku słabszych ekonomicznie

i mniejszych przedsiębiorców przez wielkie koncerny (np. paliwowe), i to z innych

powodów niż jakość oferowanych produktów lub usług. Stwarzałoby to możliwość

zawłaszczania najatrakcyjniejszych funkcjonalnie i estetycznie kolorów przez

przedsiębiorców najsilniejszych ekonomicznie, dodać można, że i najliczniejszych

na rynku, przez to łatwiej rozpoznawalnych i kojarzonych z określoną marką.

Jednakże skarżący wskazując na te okoliczności wkracza w sferę przepisów

powołanej na wstępie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie była

w zaskarżonym wyroku już analizowana, ponieważ do zapewnienia ochrony stronie

powodowej wystarczyło dowiedzenie spełnienia przesłanek ochrony przewidzianej

przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Naruszenie przepisów u.w.n.k.

nie było też zarzucone w skardze kasacyjnej, nie podlega więc kontroli w niniejszej

sprawie, zaś podniesione przez pozwanego wątpliwości i zarzuty zostaną

rozstrzygnięte przy ponownym rozpoznaniu niniejszej sprawy na gruncie przepisów

p.w.p. Chodzi o wyjaśnienie, na czym ma polegać dominacja koloru zielonego

w kompozycji kolorystycznej użytej przez pozwanego tak, żeby nie wprowadzała

w błąd, stosownie do treści art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Doprecyzowanie rozstrzygnięcia spowoduje także ustanie wątpliwości skarżącego

co do możliwości korzystania przez powodową Spółkę BP z prawa ochronnego na

znak towarowy w sposób określony w art. 153 ust. 1 p.w.p. Naruszenie tego

przepisu zostało nietrafnie zarzucone w skardze kasacyjnej, jako że nie wynika

z niego możliwość wyłącznego używania poszczególnych elementów składowych

znaku towarowego, jak wywodzi to skarżący.

Z tego względu należało na podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c. orzec jak

w sentencji, rozstrzygając o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art.

108 § 2 w związku z art. 39821

i art. 391 § 1 k.p.c.

14