IV CSK 393/10

Wyrok z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10

1. Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn.

tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany

znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem,

mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego

w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru

nim opatrzonego.

2. Przesłanką zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn.

tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest sama możliwość uzyskania

przez naruszającego nienależnej korzyści lub możliwość szkodliwego

oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku

wcześniejszego.

Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący)

Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Sędzia SN Grzegorz Misiurek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "H." AG w H. (Republika Federalna

Niemiec), "H.R., S. & Co." KG w H. (Republika Federalna Niemiec) i "H.P.", spółki z

o.o. w K. przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P., z udziałem

interwenienta ubocznego po stronie pozwanej "G.P.", spółki z o.o. w T., o ochronę

praw z rejestracji wzoru przemysłowego i znaku towarowego oraz zaniechanie

czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w

dniu 10 lutego 2011 r. skargi kasacyjnej "H.R., S. & Co." KG w H. od wyroku Sądu

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2010 r.

uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację powoda "H.R., S. &

Co." KG w H. oraz orzekającej w stosunku do tego powoda o kosztach

postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi

Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o

kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. Sąd Apelacyjny w

Białymstoku oddalił apelację "H.R., S. & Co." w H. od wyroku Sądu Okręgowego z

dnia 13 października 2009 r., oddalającego powództwo wytoczone na podstawie

art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności

przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej:

"Pr.w.p.") o zakazanie pozwanej używania w obrocie gospodarczym na

opakowaniach serków twarogowych oznaczenia graficznego stanowiącego

zarejestrowany na rzecz powódki znak towarowy IR (...).

W zakresie tego roszczenia Sądy obu instancji ustaliły m.in., że znak

towarowy przestrzenny przedstawiający kształt drewnianego skopka z pojedynczym

uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka uzyskał w dniu 17 sierpnia

1999 r. międzynarodową rejestrację pod numerem IR (...) na postawie

porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, a

ochrona międzynarodowa znaku została uznana na terytorium Polski w 2001 r.

Na postawie opinii biegłego Sąd pierwszej instancji ustalił, że czysty kształt

skopka jest ściśle związany z marką "A.", a jedynie sporadycznie z marką

konkurencyjną "P." strony pozwanej. Skopek budzi pozytywne skojarzenia, które

przenoszone są na ocenę produktu. Skopek z identyfikatorami, stanowiący

opakowanie wyrobu "A.", dodatkowo wzmacnia wizerunek tej marki, opakowanie to,

dzięki identyfikatorom (nazwa), jednoznacznie kojarzy się z marką "A.". Skopek bez

identyfikatorów wyróżnia się pozytywnie na tle innych opakowań, jest

charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt oraz wywoływane skojarzenia

i silnie wiąże się z marką "A.". „Czysty” skopek nie występuje w obrocie rynkowym,

gdzie występuje opakowanie w kształcie skopka wraz z identyfikatorami. Sam

skopek bez identyfikatorów, podobnie jak z identyfikatorami, sprawia, że połowa

respondentów właśnie z powodu tego opakowania jest skłonna częściej kupować

"A." niż inne serki w innych opakowaniach. Konotację "skopek – dobry produkt"

wypracowała sobie latami aktywnych działań marka "A.", która na polskim rynku

zaistniała jako pierwsza z tym typem opakowania serków twarogowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego, opinia biegłego wskazuje, że znak towarowy

powoda jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania z

identyfikatorami. Uznał jednak za uzasadniony zarzut pozwanej, że znak towarowy

IR (...) w postaci, w jakiej został zarejestrowany, a więc czystego skopka, nie jest

używany w obrocie rynkowym, co wyklucza możliwość objęcia go ochroną

przewidzianą w art. 296 ust. 2 pkt 2 Pr.w.p. Stwierdził też, że strona powodowa nie

wykazała, iż używanie przez pozwaną kubka podobnego do skopka może przynosić

pozwanej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru albo

renomy tego znaku, co zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. stanowi warunek

niezbędny ochrony renomowanego znaku towarowego.

Uznał również, że przedmiotowy znak towarowy nie ma znamion

odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co potwierdza, jego zdaniem, decyzja z

dnia 4 grudnia 2006 r. wydana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

(dalej: "OHIM"), odmawiająca uznania rejestracji międzynarodowego znaku

towarowego IR (...) na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu banalnej

formy, nie mającej zdolności odróżniającej, natomiast opinia biegłego nie może być

dowodem na uzyskanie przez ten znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż

respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.".

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i w

przeważającym zakresie także jego ocenę prawną, a odnosząc się do apelacji

"H.R., S. & Co." uznał za nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 47914

§ 2 k.p.c.

przez uwzględnienie zarzutu pozwanej nieużywania w obrocie znaku towarowego

IR (...). Stwierdził jednak, że strona powodowa używała spornego znaku

towarowego z identyfikatorami, co w rozumieniu art. 157 w związku z art. 169 ust. 1

Pr.w.p. także stanowi rzeczywiste używanie przestrzennego znaku towarowego.

Oceniając, czy jest to znak renomowany, uznał, że strona powodowa nie

wykazała tej przesłanki art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż wskazująca na taki

charakter znaku opinia biegłego nie spełnia wymaganych kryteriów, biegły bowiem,

zgodnie z wnioskiem powoda, zastosował metodę badawczą, która uniemożliwia

uogólnienie wyników na całą populację. W badaniach przeprowadzonych przez

biegłego nie okazywano respondentom skopka pozwanej, zatem – zdaniem Sądu

Apelacyjnego – brak podstaw do przyjęcia, że zachodzi między tymi znakami

podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego

ich skojarzenia. Ocena wizualna obu znaków prowadzi zaś do wniosku, że ich

kształt zasadniczo się różni, a kształt skopka jest szeroko stosowany w

opakowaniach serków twarogowych.

Sąd drugiej instancji uznał także, że strona powodowa nie wykazała, iż

pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną korzyść lub że

używanie przez nią tego znaku miało szkodliwy wpływ dla odróżniającego

charakteru bądź renomy znaku powoda. Podzielił również ocenę Sądu pierwszej

instancji, że znak towarowy IR (...) w postaci czystego skopka nie ma zdolności

odróżniającej, co – jego zdaniem – potwierdza m.in. decyzja OHIM z dnia 4 grudnia

2006 r. Zarzut naruszenia art. 47914

§ 2 k.p.c. przez dopuszczenie dowodu z tej

decyzji Sąd drugiej instancji uznał za nieuzasadniony. Stwierdził, że przedmiotowy

znak towarowy nie nabył także wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ

opakowanie w kształcie skopka jest oznaczeniem tradycyjnym, a opinia biegłego

nie może potwierdzać nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, gdyż

respondentom okazano tylko opakowanie serka "A.", co uniemożliwiło im

wypowiedzenie się o graficznym znaku pozwanej.

W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach "H.R., S. & Co." zarzuciła

naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art.

382 w związku z art. 232 i art. 278 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzędu dowodu z

opinii biegłego na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz

wartości znaku towarowego przedstawiającego kształt skopka, popartej badaniami

konsumenckimi przeprowadzonymi na reprezentatywnej próbie respondentów w

sytuacji, w której Sąd drugiej instancji uznał opinię biegłego za nieprzydatną ze

względu na zbyt małą liczbę respondentów, o czym strona powodowa dowiedziała

się dopiero z uzasadnienia jego wyroku, co pozbawiło ją możliwości dowodzenia

okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy. Zarzuciła również naruszenie art.

385 k.p.c. w związku z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 47914

§ 2

k.p.c. przez nieuwzględnienie zarzutów naruszenia tych przepisów w wyniku

dopuszczenia spóźnionego zarzutu nieużywania przez powoda znaku towarowego

IR (...) oraz spóźnionego dowodu z decyzji OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.

Ponadto powódka zarzuciła naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez

błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie w wyniku nieuznania znaku IR

(...) za znak renomowany i uznania, że wykazanie takiego charakteru znaku

towarowego wymaga wykazania skojarzenia znaku powoda ze znakiem

pozwanego, oraz przez uznanie, że przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p.

przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak renomowany stanowią fakty

wymagające dowodu, mimo że są to przesłanki normatywne, których ustalenia Sąd

powinien dokonać w drodze subsumcji pod normę prawną stanu faktycznego

obejmującego podobieństwo znaków i kontekst rynkowy ich używania. Wskazała na

naruszenie art. 169 ust. 1 i ust. 4 Pr.w.p. przez błędną wykładnię,

nieuwzględniającą używania znaku IR (...) wraz z innymi oznaczeniami w ramach

opakowania serka "A.", jako rzeczywistego używania tego znaku na terytorium

Polski, na naruszenie art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p. przez błędną wykładnię i

niewłaściwe zastosowanie w wyniku przyjęcia, że znak IR (...) nie ma zdolności

odróżniającej oraz że wykazanie jego zdolności odróżniającej wymaga porównania

go ze spornym znakiem pozwanej, a także na naruszenie art. 4 ust. 1 protokołu do

porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków przez błędną

wykładnię polegającą na utożsamieniu znaku towarowego IR (...), którego ochrona

została uznana na terytorium Polski, ze znakiem towarowym przedstawiającym

identyczny kształt, którego rejestracji odmówił OHIM i przyjęcie stanowiska co do

braku zdolności odróżniającej do oceny znaku chronionego na terytorium Polski.

Wnosiła o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd

Apelacyjny oddalił apelację i przekazanie sprawy w tej części do ponownego

rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: (...)

Zakwestionowany przez Sąd Apelacyjny dowód z opinii biegłego został

dopuszczony przez Sąd pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem

ustalenia rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku

towarowego IR (...), którego ochrona jest przedmiotem powództwa. Są to

okoliczności wymagające wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., a w

świetle art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. są to także okoliczności istotne dla

rozstrzygnięcia sprawy, mające wykazać charakter odróżniający przedmiotowego

znaku towarowego oraz jego renomę. Sąd Okręgowy, po przeprowadzeniu

konsultacji z biegłym oraz ze stronami co do rodzaju i zakresu badań rynkowych,

które mają stanowić podstawę opinii, zlecił biegłemu wydanie opinii na podstawie

badań jakościowych (wywiadu grupowego), które biegły przedstawił jako

charakteryzujące się najmniej dokładnymi wynikami, a co za tym idzie nadające się

jedynie w ograniczonym zakresie do uogólnienia na podstawie analizy

statystycznej, ale pozwalające na realizację celów wskazanych w tezie dowodowej.

Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutów strony pozwanej kwestionujących

prawidłowość i przydatność wydanej przez biegłego opinii i uznał ją za sporządzoną

rzetelnie oraz zgodnie z tezą dowodową. Poczynił także na jej podstawie ustalenia

faktyczne wskazujące m.in., że „czysty” znak skopka używany bez identyfikatorów

jest charakterystycznym opakowaniem przez swój kształt i jest silnie związany z

marką powoda, a używany z oznaczeniami słowno-graficznymi dodatkowo

wzmacnia wizerunek marki "A." i jednoznacznie się z nią kojarzy.

Sąd drugiej instancji, który rozpoznawał apelację powodów, niezawierającą

zarzutów do opinii, uznał ją za pozbawioną mocy dowodowej ze względu na

niereprezentatywny zakres badań stanowiących jej podstawę i stwierdził, że strona

powodowa nie udowodniła, iż przedmiotowy znak towarowy ma zdolność

odróżniającą oraz że jest znakiem renomowanym. Swojej ocenie co do

nieprzydatności opinii biegłego Sąd Apelacyjny dał wyraz dopiero w uzasadnieniu

zaskarżonego wyroku.

W tych okolicznościach trzeba stwierdzić, że Sąd Apelacyjny nie tylko

wykroczył poza zarzuty procesowe apelacji, którymi był związany (por. uchwała

składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., zasada

prawna, III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 55) i uczynił to na niekorzyść strony

apelującej, lecz faktycznie pozbawił ją także możliwości wykazania swoich

twierdzeń w dalszym postępowaniu. Trzeba podkreślić, że Sąd Apelacyjny nie

odrzucił korzystnej dla strony powodowej opinii biegłego z powodu jej sprzeczności

z zasadami logiki lub doświadczenia życiowego, tj. z przyczyn przewidzianych w art.

233 § 1 k.p.c., lecz ze względu na nieprawidłową, zdaniem tego Sądu, metodologię

badań poprzedzających opinię, którą biegły posłużył się zgodnie ze zleceniem Sądu

pierwszej instancji oraz zgodnie z tezą dowodową sformułowaną po konsultacjach i

rozważeniu przez Sąd innych możliwych wariantów badań. W tej sytuacji strona

powodowa nie miała żadnych podstaw do przypuszczeń, że Sąd drugiej instancji w

wyniku jej apelacji uzna opinię biegłego za pozbawioną mocy dowodowej, a tym

samym nie mogła zgłosić wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego

wydanej na podstawie innych badań. Jej sytuację dodatkowo utrudniała

okoliczność, że sprawa ma niewątpliwie skomplikowany charakter, a kwestia

metodologii badań, ich charakteru i przydatności dla celów opinii biegłego także

wymagała wiadomości specjalnych; była przedmiotem pozytywnej oceny biegłego i

została uznana także przez Sąd pierwszej instancji za odpowiednią.

W tych warunkach powinnością Sądu Apelacyjnego było poinformowanie

strony powodowej o swoich zastrzeżeniach, by w ten sposób umożliwić jej

ewentualne zgłoszenie odpowiedniego wniosku dowodowego albo dopuszczenie z

urzędu dowodu z opinii biegłego spełniającej wymagania Sądu drugiej instancji co

do metodologii badań mających stanowić jej podstawę. Zaniechanie tego pozbawiło

stronę powodową możliwości dowodzenia okoliczności istotnych dla zgłoszonego

przez nią roszczenia i w konsekwencji stało się przyczyną wydania przez Sąd

Apelacyjny niekorzystnego dla niej wyroku. Przesądza to skuteczność omawianego

zarzutu procesowego.

Strona powodowa opierała dochodzone roszczenia na dwóch podstawach

przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 Pr.w.p., jednakże w skardze kasacyjnej

zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego ograniczone zostały do art. 296

ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., a więc naruszenia prawa ochronnego renomowanego znaku

towarowego oraz wiążącej się z tym kwestii zdolności odróżniającej znaku

towarowego (art. 129 w związku z art. 130 Pr.w.p.), w tym znaku towarowego

zarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu do

porozumienia madryckiego oraz używania znaku towarowego (art. 169 ust. 1 i 4

Pr.w.p.).

Przepis art. 296 ust. 1 pkt 3 Pr.w.p. stanowi, że naruszenie prawa ochronnego

do znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym

znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego,

zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie

może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Rozstrzygnięcie

powództwa opartego na tym przepisie wymaga zatem zbadania, czy naruszony

znak towarowy jest zarejestrowany na terytorium Polski, czy jest znakiem

renomowanym, czy naruszyciel używa bezprawnie w obrocie gospodarczym znaku

podobnego lub identycznego, późniejszego w stosunku do renomowanego, i czy

używanie to może mu przynieść nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 Pr.w.p., znakiem towarowym może być każde

oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do

odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

W świetle tego przepisu oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Pr.w.p. zdolność

odróżniająca jest więc konieczną cechą znaku towarowego, bez której znak nie jest

znakiem towarowym i nie może zostać zarejestrowany. Zarejestrowany znak

towarowy korzysta zatem z domniemania posiadania zdolności odróżniającej.

Zdolność tę może z upływem czasu utracić, co może być przedmiotem zarzutu w

sprawie o jego ochronę, jednak domniemanie posiadania takiej zdolności musi być

obalone przez stronę pozwaną, a ocena zdolności odróżniającej takiego znaku

powinna uwzględniać art. 130 Pr.w.p., w świetle którego przy ocenie, czy

oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające należy uwzględnić wszystkie

okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie, w tym także to, że w

następstwie używania znak ten nabrał charakteru odróżniającego w przeciętnych

warunkach obrotu.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 169 ust. 4 Pr.w.p. przez używanie znaku

towarowego rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który

udzielono prawa ochronnego, w elementach niezmieniających jego odróżniającego

charakteru, przy ocenie, czy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą w

wyniku używania, konieczne jest badanie tej kwestii w odniesieniu zarówno do

samego, „czystego” znaku towarowego, jak i znaku z dodatkowymi oznaczeniami

graficznymi (identyfikatorami słownymi lub graficznymi), jeżeli znak jest w taki

sposób używany (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., I

CSK 16/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 31 oraz wyroki Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r., C-24/05, w sprawie Storck KG

przeciwko OHIM i z dnia 17 lipca 2008r. C-488/06, w sprawie OHIM przeciwko

Sämann Ltd.).

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem ochrony jest znak towarowy

zarejestrowany na terytorium Polski, a więc korzystający z domniemania posiadania

zdolności odróżniającej. Mimo to Sąd Apelacyjny, podobnie jak Sąd pierwszej

instancji, stwierdził, że znak ten nie ma zdolności odróżniającej. Konstatacja ta,

oparta na prawidłowych ustaleniach i ocenie, jest samoistną podstawą oddalenia

powództwa, bez badania dalszych przesłanek ochrony renomowanego znaku

towarowego przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., gdyż brak zdolności

odróżniającej znaku lub utrata takiej zdolności powoduje, zgodnie z art. 169 ust. 1

pkt 2 Pr.w.p., wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże, jak

trafnie zarzuciła skarżąca, taka ocena została dokonana na podstawie okoliczności,

które nie mogą stanowić jej uzasadnienia. Ocenę o braku pierwotnej zdolności

odróżniającej znaku towarowego IR (...) Sąd Apelacyjny wywiódł z decyzji Urzędu

Harmonizacji z dnia 4 grudnia 2006 r., odmawiającej czasowo rejestracji tego znaku

na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej z powodu braku charakteru

odróżniającego zgłoszonego do rejestracji trójwymiarowego znaku graficznego w

postaci skopka. Tymczasem decyzja ta, a więc i ocena o braku zdolności

odróżniającej „czystego” znaku graficznego skopka, dotyczy całego obszaru

Wspólnoty Europejskiej i oznacza, że Urząd Harmonizacji uznał, iż nie można

przyjąć jego zdolności odróżniającej we wszystkich państwach na terytorium całej

Wspólnoty. Ta ocena nie dotyczy natomiast poszczególnych państw członkowskich,

na których terytorium znak ten może mieć zdolność odróżniającą zarówno

pierwotną, jak i wtórną, w wyniku wieloletniego używania.

Jak przyjmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wspólnotowy system

znaków towarowych jest systemem autonomicznym, stosowanym niezależnie od

systemów krajowych. Każdy z tych systemów ma własne kryteria oceny; ze

względu na różnice językowe, kulturowe, społeczne i ekonomiczne między

państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony charakteru

odróżniającego w jednym państwie członkowskim, może mieć charakter

odróżniający w innym państwie członkowskim, a znak towarowy pozbawiony

charakteru odróżniającego na poziomie Unii Europejskiej, może mieć taki charakter

w jednym z jej państw członkowskich (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, w sprawie Matratzen Concorde

AG przeciwko Hukla Germany SA i z dnia 25 października 2007 r., C-238/06, w

sprawie Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG przeciwko OHIM).

Oceniając, czy krajowy znak towarowy ma zdolność odróżniającą należy zatem

brać pod uwagę jego postrzeganie przez relewantnych odbiorców na obszarze, dla

którego wniesiono o rejestrację, a jeżeli znak rejestrację już uzyskał, na obszarze,

na którym jest zarejestrowany i używany, a nie na całym obszarze Wspólnoty

Europejskiej. Z tych względów powołana przez Sądy obu instancji decyzja OHIM z

dnia 4 grudnia 2006 r. nie może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności

odróżniającej na terytorium Polski znaku towarowego IR (...).

Jak wskazano, nabycie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej

następuje w wyniku długotrwałego używania. Zdolność ta może dotyczyć zarówno

samego „czystego” znaku, jak i znaku używanego z dodatkowymi oznaczeniami.

Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, Sąd Apelacyjny – przeciwnie niż Sąd pierwszej

instancji – przyjął, że strona powodowa używała, w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1

Pr.w.p., przedmiotowego znaku graficznego, a więc używała go wraz z

dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi. Nie jest zatem uzasadniony zarzut

naruszenia tego przepisu.

Uzasadniony jest natomiast zarzut naruszenia art. 129 w związku z art. 130

Pr.w.p. przez odmówienie wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowemu

znakowi towarowemu zarówno „czystemu”, jak i używanemu z dodatkowymi

oznaczeniami, na podstawie przesłanki w postaci „możliwości odróżnienia znaków

towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”, a także przyjęcia przez

Sąd Apelacyjny, że wykazanie zdolności odróżniającej znaku towarowego IR (...)

wymaga porównania go z kwestionowanym znakiem strony pozwanej, a

występowanie między tymi znakami istotnych różnic, które Sąd Apelacyjny wskazał

na podstawie własnej oceny wizualnej, „uniemożliwia wprowadzenie przeciętnego

konsumenta w błąd”.

Wywód ten nie jest jasny i nie wiadomo dlaczego Sąd Apelacyjny odmówił

przedmiotowemu znakowi towarowemu wtórnej zdolności odróżniającej oraz

dlaczego przy ocenie tej przesłanki rozważał różnice między znakami i kwestię

możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd, mimo że w świetle art. 120 ust. 1

oraz art. 129 ust. 2 Pr.w.p. okoliczności te nie mają decydującego znaczenia, gdyż

zdolność odróżniająca znaku towarowego występuje wtedy, gdy dany znak nadaje

się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego

przedsiębiorcy. Ustalenie tej okoliczności nie wymaga badania możliwości

wystąpienia potencjalnej kolizji lub mylącego podobieństwa między znakiem,

którego ochrony żąda powód, a znakiem używanym przez pozwanego. Zdolność

odróżniającą znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i

usług oraz oceniać, czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów i usług,

dobrze poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwia

odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub

podobnych towarów i usług innego przedsiębiorcy (por. m.in. wyroki Europejskiego

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01, w

sprawach Henkel KGaA przeciwko OHIM i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04, w

sprawie Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co Betriebs KG przeciwko OHIM, Zb. Orz.

Str. I-551, pkt 25). Sąd Apelacyjny, odmawiając charakteru odróżniającego znakowi

towarowemu strony powodowej, nie badał tych okoliczności (...).

Uzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. przez

błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie w zakresie oceny,

czy przedmiotowy znak jest znakiem renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie

prawa ochronnego na znak renomowany.

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p., określający przesłanki naruszenia prawa

do renomowanego znaku towarowego, nie zawiera definicji takiego znaku ani nie

wskazuje przesłanek, których istnienie pozwala na przyjęcie, że znak towarowy jest

znakiem renomowanym. Przewiduje jedynie specyficzne przesłanki ochrony

przyznanej znakom renomowanym i jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4

marca 2009 r., IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009, nr C, poz. 85), z tego względu

konieczne jest w pierwszym rzędzie ustalenie, czy naruszony znak towarowy ma

charakter znaku renomowanego, takie zaś ustalenie wymaga dokonania wykładni

pojęcia znaku renomowanego użytego we wskazanym przepisie. Sąd Apelacyjny

nie dokonał takiej wykładni i nie wskazał, co – jego zdaniem – ustawodawca

rozumie pod pojęciem znaku renomowanego. Nie można w tej sytuacji ocenić

trafności jego stanowiska odmawiającego takiego charakteru przedmiotowemu

znakowi towarowemu, tym bardziej że nie zostało ono jasno przedstawione. Jak się

wydaje, Sąd uznał, że renomowany charakter znaku towarowego powinien być

wykazany przy pomocy opinii biegłego, a opinia mająca to wykazać została przez

Sąd Apelacyjny odrzucona. Niezależnie jednak od tego, Sąd Apelacyjny stwierdził,

że wynika z niej, iż sam znak towarowy w postaci „czystego” skopka kojarzy się

przede wszystkim z "A.". Oznacza to, zdaniem Sądu, że przede wszystkim ta marka

(nazwa), a w mniejszym stopniu sama forma skopka, decyduje o pozycji produktów

powoda na rynku. Ponadto Sąd uznał, że udowodnienie renomy znaku wymaga

zbadania skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powoda, a ponieważ badania

takie nie zostały przeprowadzone, a oba te znaki różnią się, brak podstaw do

przyjęcia, iż znak strony powodowej jest znakiem renomowanym.

Oceniając kolejno te argumenty trzeba przede wszystkim stwierdzić, że

definicje pojęcia renomowanego znaku towarowego przyjmowane w literaturze oraz

orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i orzecznictwie sądów

polskich różnią się, podobnie jak stanowiska co do przesłanek pozwalających na

przyjęcie takiego charakteru znaku, co jest w znacznym stopniu wynikiem użycia

różnych określeń w przepisach poszczególnych państw. Europejski Trybunał

Sprawiedliwości, dążąc do ujednolicenia orzecznictwa wspólnotowego, przyjął

normatywną definicję znaku renomowanego jako znaku znanego znacznej części

relewantnych odbiorców, a więc odbiorców towarów i usług oznaczonych tym

znakiem. Nie określił przy tym, jak znaczny ma być odsetek odbiorców, aby można

było uznać znak za renomowany. W literaturze polskiej przyjmuje się, że na gruncie

tej definicji dolną granicę stanowi 25% relewantnych odbiorców, a ponad 50%

takich odbiorców zawsze przesądza, że znak jest renomowany. W świetle tej

definicji nie ma istotnego znaczenia, czy znak cieszy się dobrą sławą, czy ma siłę

atrakcyjną przyciągania, choć w świetle wskazanych przez Europejski Trybunał

Sprawiedliwości przesłanek, które należy badać ustalając renomę znaku (udział

znaku w rynku i jego intensywność, zasięg geograficzny, okres używania, wielkość

inwestycji poniesionych na jego promocję, charakter oznaczonego nim towaru,

postrzeganie jakości i cech użytkowych towaru przez konsumenta), nie są to

okoliczności bez znaczenia (por. m.in. wyroki Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, w sprawie General Motors

Corporation przeciwko Yplon S.A., z dnia 6 lutego 2007 r., T-477/04, w sprawie

Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko OHIM i z dnia 27 listopada 2008 r.,

C-252/07, w sprawie Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingom Ltd.).

W orzecznictwie sądów polskich przeważa natomiast stanowisko, znajdujące

podstawę w znaczeniu językowym użytego w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. pojęcia

znak „renomowany”, że oznacza ono siłę atrakcyjną znaku towarowego, jego

wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru

i wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru

opatrzonego tym znakiem (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca

2007 r., II CSK 428/06, nie publ. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z

dnia 27 lutego 2008 r., II GSK 359/07, nie publ.). Łącząc obie przedstawione

definicje można przyjąć, że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art.

296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców

towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający siłę atrakcyjną przyciągania i

wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców

przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.

Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania,

intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości

towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę, czy znak

jest znakiem renomowanym, przy czym, jak wskazano, przez używanie znaku

rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 154 Pr.w.p., także

używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, niezmieniającymi jego odróżniającego

charakteru.

W świetle tych przesłanek nie jest uzasadnione stanowisko Sądu

Apelacyjnego odnoszące ocenę renomy znaku powoda jedynie do używania go w

„czystej” postaci, bez dodatkowych oznaczeń słowno-graficznych. Niezależnie od

tego, trudno też podzielić wniosek tego Sądu, że z faktu, iż „czysty” skopek

używany przez stronę powodową jest charakterystycznym opakowaniem przez swój

kształt i wywołane skojarzenia i jest silnie związany z marką "A." oraz budzi

pozytywne skojarzenia przenoszone na ocenę produktu, wynika, że to przede

wszystkim ta marka (nazwa) "A.", a w mniejszym stopniu sama forma skopka

decyduje o pozycji produktów powoda na rynku. Te ustalenia, podobnie jak fakt, że

sam wizerunek skopka budzi pozytywne skojarzenia i ponad 69% odbiorców

wskazało go jako mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, mogą

prowadzić do wniosku, że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek, jako znak

towarowy, ze źródłem pochodzenia towaru, którym jest producent serka. Może to

świadczyć o dużej rozpoznawalności znaku, a fakt, że kształt ten budzi pozytywne

skojarzenia przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie.

Ustalenie renomy znaku nie wymaga także, wbrew stanowisku Sądu

Apelacyjnego, badania podobieństw ani niebezpieczeństwa „skojarzenia” obu

znaków. Nie są to przesłanki uznania znaku za renomowany, a ochrona takich

znaków nie jest też uzależniona od ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, lecz od

stwierdzenia, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego, kolizyjnego

wobec znaku renomowanego, może prowadzić do nienależnej korzyści lub

uszczerbku dla zdolności odróżniającej lub renomy znaku uprawnionego.

Przesłanka „podobieństwa”, jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt

3 Pr.w.p., odnosi się do znaku naruszającego, który musi być identyczny lub

„podobny” do naruszonego znaku renomowanego, przy czym, jak wskazał Sąd

Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, oraz w wyroku z dnia

23 października 2008 r., V CSK 109/08 (nie publ.), chodzi o podobieństwo

szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo

łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych

odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest

więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak

towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył

się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak

nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa

do znaku renomowanego. Dokonana przez Sąd Apelacyjny wizualna ocena braku

podobieństwa znaków towarowych obu stron pomija te, charakterystyczne

przesłanki „podobieństwa” znaku naruszającego do chronionego znaku

renomowanego (...).

Uzasadnione są także zarzuty skargi kasacyjnej odnoszące się do wadliwej

wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. dokonanej przez Sąd Apelacyjny w zakresie

pozostałych przesłanek naruszenia prawa do znaku renomowanego przewidzianych

w tym przepisie. Sąd drugiej instancji stwierdził, że strona powodowa nie wykazała

także, iż pozwana używając znaku graficznego skopka uzyskała nienależną

korzyść, gdyż z opinii biegłego wynika, iż używanie tego znaku nie decydowało o

preferencjach konsumentów i tym samym nie miało istotnego wpływu na dochody

uzyskane ze sprzedaży serka. Uznał też, że nie zostało wykazane, by miało

szkodliwy wpływ dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku strony

powodowej, nie zostało bowiem wykazane, iż w warunkach konkurencji na rynku jej

wpływy uległy zmniejszeniu lub jej znak nie jest już rozpoznawalny, jak w

dotychczasowym zakresie.

Stanowisko Sądu Apelacyjnego przyjmujące, że powód powinien udowodnić

te okoliczności jest nieuzasadnione. Skuteczność ochrony renomowanego znaku

towarowego przewidzianej w art. 296 ust. 2 pkt 3 Pr.w.p. nie wymaga wykazania

przez uprawnionego, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło

używającemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego

charakteru lub renomy znaku wcześniejszego. W przepisie tym jednoznacznie

wskazano, że wystarczającą przesłanką jego zastosowania jest sama możliwość

uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość

szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku

wcześniejszego. Przesłanki te zatem mają charakter normatywny i hipotetyczny;

wystarczająca jest sama możliwość czerpania przez naruszającego nienależnej

korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, a więc samo

prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady

finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy

znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców. W orzecznictwie Europejskiego

Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że w celu ustalenia tych przesłanek

należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie okoliczności danej

sprawy, w tym intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku

towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz

charakter danych towarów i usług, przy czym im bardziej odróżniający jest znak

renomowany i im większą ma renomę, tym łatwiejsze jest przyjęcie istnienia tych

przesłanek, gdyż im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl renomowany

znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że używanie znaku

podobnego skutkuje i będzie skutkować czerpaniem nienależnych korzyści (por.

m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., C-

487/07, w sprawie L’Oréal SA przeciwko Bellure NV).

Sąd Apelacyjny nie tylko dokonał wadliwej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 3

Pr.w.p. w zakresie omówionych przesłanek, lecz także wyprowadził nieuzasadnione

wnioski z tym przedmiocie, pomijając ustalenia, z których wynika, że sam wizerunek

skopka użyty na opakowaniu serków może w ocenie 69% konsumentów mieć

wpływ na ich decyzję o wyborze towaru, a zatem może wpłynąć na zakup produktu

strony pozwanej posługującej się takim opakowaniem. Okoliczność ta ma istotne

znaczenie dla oceny, czy używanie przez stronę pozwaną zakwestionowanego

znaku może przynieść jej nienależną korzyść kosztem strony powodowej, która jako

pierwsza używała takiego znaku towarowego i na jego promocję w ciągu kilku lat

poniosła znaczne wydatki.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815

k.p.c. uchylił wyrok

Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie do

ponownego rozpoznania (art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art. 39821

k.p.c.).