II CSK 402/10

Sygn. akt II CSK 402/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący)

SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powództwa "P." Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w P. Zakład Produkcyjny w

K.

przeciwko M. S.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 11 marca 2011 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 18 marca 2010 r.,

oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz

pozwanego 3600 (trzy tysiące sześćset) zł kosztów

postępowania kasacyjnego.

2

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 października 2009 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił

powództwo o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd ustalił, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nawą „R.”.

Na podstawie umowy spółki cywilnej z dnia 15 lipca 1997 r. prowadził – wraz z Z. K.

i K. G. – działalność gospodarczą pod nazwą „R.” s.c. Jednakże K. G. wystąpił ze

Spółki z dniem 31 sierpnia 1998 r., a Z. K. w dniu 16 sierpnia 2002 r. złożyła

oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki. W dniu 31 lipca 2003 r. pozwany

zawarł umowę spółki cywilnej z żoną – A. S. Prowadząc działalność gospodarczą,

zarówno w postaci spółki cywilnej, jak i samodzielnie, pozwany zawsze używał na

jej oznaczenie nazwy „R.”.

Zgłoszony przez pozwanego przedmiot działalności gospodarczej obejmuje:

działalność poligraficzną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, działalność związaną

z przygotowaniem druku, pozostałą sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną

bezpośrednią prowadzoną poza siecią sklepową, sprzedaż detaliczną pozostałą

prowadzoną poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Powódka uzyskała decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 4 listopada

2005 r. prawo ochronne Nr […] na znak towarowy „R.” (klasyfikacja elementów

graficznych: 24.1727.5, kolor znaku graficznego: czarny, biały). Prawo ochronne

obejmuje klasy towarowe: 07 tuleje rozprężone do druku fleksograficznego jako

części do maszyn, 16 tuleje rozprężone do druku fleksograficznego jako matryce

drukarskie, 40 usługi drukarskie, usługi w zakresie fotochemigrafii, usługi w

zakresie wywoływania filmów fotograficznych.

Podkreślając, że powódka oparła powództwo na art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U.

z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. dalej: „p.w.p.”), Sąd Okręgowy uznał, iż dla

oceny, czy pozwany – jak zarzuciła powódka – bezprawnie używa w obrocie

gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego

w odniesieniu do identycznych towarów kluczowe znaczenie ma ustalenie

w pierwszej kolejności identyczności używanych przez strony znaków.

3

Zdaniem Sądu znak towarowy, na który prawo ochronne przysługuje

powódce jest – co wynika ze świadectwa ochronnego – znakiem słowno-

graficznym. Istotne znaczenie mają zatem nie tylko kwestie słowne (słowo – układ

liter), ale również rozmiar liter, czcionka, jaką są zapisane, a także kolor, używanie

innych znaków (cudzysłowu). Pozwany w prowadzonej działalności używa jedynie

znaku słownego. Potwierdzają to np. załączniki do pozwu, w których nazwa

prowadzonej przez niego firmy jest pisana, raz dużymi literami w całości, a innym

razem małymi literami, z wyjątkiem pierwszej, z cudzysłowem. W wypadku

pozwanego zapis graficzny słowa „R.” jest więc różny, co oznacza, że ma on

znaczenie drugorzędne, inne niż w wypadku znaku towarowego powódki, gdyż tu

ze względu na zakres ochrony istotne znaczenie ma jego postać graficzna

(wizualizacja słowa r.). W ocenie Sądu używany przez pozwanego znak „R.” i znak

towarowy, na który prawo ochronne posiada powódka, nie są znakami

identycznymi.

Nie zachodzi także przesłanka naruszenia przysługującego powódce prawa

ochronnego na znak towarowy w postaci używania znaku w odniesieniu do

identycznych towarów. Z porównania działalności gospodarczej stron, dotyczącej

rozległej branży poligraficznej, wynika, że zakres działalności pozwanego jest dużo

szerszy niż zakres objęty posiadanym przez powódkę prawem ochronnym na znak

towarowy. Zdaniem Sądu powódka nie zdołała wykazać, że mająca w sprawie

znaczenie rzeczywista działalność pozwanego, a nie jedynie określona we wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, jest prowadzona w zakresie, w jakim jej

przysługuje prawo ochronne na znak towarowy.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powódki i zmienił

orzeczenie Sądu pierwszej instancji – na skutek zażalenia pozwanego – w zakresie

rozstrzygnięcia o kosztach procesu oraz orzekł o kosztach postępowania

apelacyjnego.

Podkreślając, że w sprawie występuje kolizja zarejestrowanego przez

powoda znaku słowno-graficznego „R.” z oznaczeniem prowadzonej przez

pozwanego działalności gospodarczej pod nazwą R., podzielił stanowisko Sądu

4

Okręgowego, że nie ma podstaw do przypisania pozwanemu naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy zarejestrowany przez powódkę.

Pozwany używa na oznaczenie działalności gospodarczej

(przedsiębiorstwa), wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, nazwy „R.”

nieprzerwanie od 1997 r. Zatem zarejestrowanie przez powódkę znaku towarowego

słowo-graficznego „R.” dopiero w dniu 11 listopada 2005 r., z prawem

pierwszeństwa od dnia 7 listopada 2002 r., nie pozbawia pozwanego prawa do

dalszego używania wspomnianego oznaczenia przedsiębiorstwa, używanego

zanim powódka uzyskała świadectwo ochronne. Pozwany korzysta bowiem z

ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr ; dalej: „u.z.n.k.”).

Okoliczność zarejestrowania znaku towarowego nie ma znaczenia, ponieważ

pierwszeństwo przyznaje się regułom wynikającym z ustawy o zwalczeniu

nieuczciwej konkurencji przed zasadami określonymi w prawie własności.

Uprawnienie wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma

charakter samodzielny i autonomiczny w stosunku do formalnych uprawnień

posiadania świadectwa ochronnego. Pozwany zatem skutecznie przeciwstawił

formalnemu prawu powoda z rejestracji znaku towarowego, prawo do korzystania z

oznaczenia przedsiębiorstwa, wcześniejsze niż formalne prawo powoda.

Pozwany korzysta z ochrony oznaczenia działalności gospodarczej

(przedsiębiorstwa) na podstawie art. 5 u.z.n.k. Tej oceny nie zmienia okoliczność,

że prowadzi on działalność gospodarczą – po rozwiązaniu Spółki z Z. K. – dalej pod

dotychczasowym oznaczeniem. Jeżeli bowiem na skutek likwidacji

przedsiębiorstwa powstaną wątpliwości co do dalszego używania nazwy, to

rozstrzygają je same zainteresowane strony prowadzące wspólnie przedsiębiorstwo

przed likwidacją, a w braku porozumienia, orzeka o tym sąd (art. 7 u.z.n.k.).

Tymczasem Z. K. nie zgłosiła zastrzeżeń co do dalszego używania nazwy, a

powódka nie jest do tego uprawniona.

Odnosząc się do podniesionych w apelacji zarzutów naruszenia art. 3, 5, 10

u.z.n.k., Sąd Apelacyjny uznał, że żądanie uwzględnienia powództwa na innej

podstawie niż wskazana w pozwie jest niedopuszczalną zmianą przedmiotową

5

powództwa (art. 383 k.p.c.). Ponadto ze względu na gospodarczy charakter sprawy

powoływanie po wniesieniu pozwu twierdzeń i dowodów na okoliczność popełnienia

przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji jest spóźnione (art. 47912

§ 1

k.p.c.).

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach, pełnomocnik powódki

zarzucił naruszenie art. art. 316 w związku z art. 187 § 1 w związku z art. 383 k.p.c.

oraz art. 120 ust. 1 p.w.p., art. 153 ust. 1 w związku z art. 154 pkt 2 i 3 p.w.p., art. 5

w związku z art. 7 u.z.n.k. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie

zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut wydania zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 316 w związku

z art. 187 § 1 i art. 383 k.p.c. sprowadza się istocie do zakwestionowania

stanowiska Sąd Apelacyjnego, że domaganie się w apelacji ochrony prawnej na

podstawie art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. stanowiło niedopuszczalną w postępowaniu

apelacyjnym zmianę powództwa, albowiem przytoczenie tych przepisów wskazuje

na inny stan faktyczny niż ten, na którym zostało oparte żądanie pozwu.

Z art. 187 § 1 k.p.c. wynika jednoznacznie, że pozew powinien – poza

spełnieniem warunków pisma procesowego – zawierać także dokładne określenie

żądania (§ 1 pkt 1) i przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających

żądanie (§ 1 pkt 2). Na powodzie nie spoczywa natomiast – co nie budzi żadnych

wątpliwości – obowiązek wskazania podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.

Konstrukcja podstawy prawnej rozstrzygnięcia należy bowiem do sądu.

Dlatego wskazane przez powoda przepisy prawa materialnego w celu uzasadnienia

żądania nie wiążą sądu przy wydawaniu orzeczenia merytorycznego (por. wyrok

Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1997 r., I CKN 130/97, niepubl.).

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że przytoczenie przez powoda

określonych przepisów prawa nie jest pozbawione znaczenia dla przebiegu i wyniku

sprawy (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC

1999, nr 9, poz. 152, i z 11 grudnia 2009 r., V CSK 180/09, niepubl.). Uzasadniając

to stanowisko wskazano, ze przepis prawny, funkcjonujący w systemie

obowiązującego prawa zazwyczaj jako norma abstrakcyjna i generalna, staje się –

6

z chwilą powołania go w określonej sprawie – nośnikiem konkretnych treści

faktycznych. Przepis ten bowiem powołany jako argument w sporze i tym samym

przyjmujący rolę jednego z jego czynników, pośrednio dostarcza także twierdzeń i

wiedzy o faktach, które wyłonione z całokształtu okoliczności stojących za

żądaniem pozwu, zdatne są wypełnić jego hipotezę. Podkreślono, że zachodzące

między stronami relacje bywają niekiedy pod względem faktycznym i prawnym,

skomplikowane i powikłane, a racje stron mogą znajdować źródło lub podstawę w

różnych przepisach prawa. Jeżeli zatem wnoszący pozew buduje zarazem jakąś

konstrukcję swojego żądania, osadzając ją na ściśle wskazanym przepisie prawa

materialnego, to tym samym wytycza granice okoliczności spornych i niespornych,

które mają stanowić podstawę faktyczną orzeczenia. Zaakcentowano, że proces

sądowy, jako działanie sformalizowane i w najwyższym stopniu zorganizowane,

wymaga od uczestniczących w nim osób i organów podejmowania czynności

celowych i pragmatycznych. W konsekwencji uzasadnione jest uogólnienie, że

wskazanie przez powoda przepisów prawa materialnego, mających stanowić

podstawę prawną orzeczenia, jakkolwiek niewymagane, nie pozostaje bez

znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa

także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Sąd Najwyższy w

składzie rozpoznającym niniejszą skargę kasacją podziela przedstawiony kierunek

orzecznictwa. Kwestionując ten nurt orzecznictwa, skarżący nie przedstawił

przekonujących argumentów podważających go. Nie dostarcza takich argumentów

odwoływanie się skarżącego do orzecznictwa, zwłaszcza z lat 1947, 1957 i 1977,

albowiem nie uwzględnia ono w dostatecznym stopniu konsekwencji bądź zamiany

stanu prawnego (nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przywracającej

zasadę kontradyktoryjności procesu sądowego), bądź specyfiki danej sprawy.

Z treści pozwu wynika jednoznacznie, że zawarte w nim uzasadnienie

żądania zostało ograniczone do wskazania okoliczności faktycznych

wypełniających hipotezę normy zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.,

przytoczonym jako podstawa prawna powództwa. Uzasadniając żądanie

powództwa, powód nie przytoczył natomiast okoliczności wskazujących

na popełnienie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, odpowiadających

hipotezie normy ogólnej zwartej w art. 3 u.z.n.k. czy normy szczególnej zawartej w

7

art. 5 i 10 u.z.n.k. Zgłoszenie jedynie samego przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 6

u.z.n.k. – w wypadku zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji – żądania

zasądzenia odpowiedniej sumy na określony cel społeczny związany

ze wspieraniem kultury narodowej lub ochroną dziedzictwa narodowego, nie

oznacza wytoczenia powództwa opartego na przepisach przytoczonej ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wniesienie takiego powództwa wymagało

bowiem nie tylko dokładnego określenia żądania, ale także wskazania – czego

powód nie zrobił – okoliczności uzasadniających żądanie.

Opierając powództwa na ściśle wskazanym przepisie prawa materialnego –

przewidzianym w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. naruszeniu prawa na znak towarowy

polegającym na bezprawnym używaniu w obrocie prawnym znaku identycznego do

zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów –

powód skonkretyzował zatem zakres prawa poddanego ochronie sądowej, a także

wytyczył granice rozpoznania sprawy, oraz, w konsekwencji granice orzekania,

poza które sąd meriti wychodzić nie może (por. też art. 321 k.p.c.). W tej sytuacji

Sąd Apelacyjny trafnie uznał, wbrew odmiennemu stanowisku skarżącego,

że powoływanie się w apelacji na przepisy art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. wskazujące na inny

stan faktyczny sprawy niż ten, na którym został oparty pozew, stanowi –

niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym – zmianę powództwa. W prawdzie

apelacja zmierza do ponownego rozpoznania sprawy, a nie tylko do sprawdzenia

wyroku na podstawie materiału zgromadzonego przez sąd pierwszej instancji,

jednakże postępowanie apelacyjne zawiera pewne ograniczenia w porównaniu

z postępowaniem przed sądem niższej instancji. Przedmiotem procesu

w postępowaniu przed sądem odwoławczym może bowiem być w całości lub

w części tyko to, co było przedmiotem procesu przed sądem pierwszej instancji

albo to, co się z nim stało do chwili zamknięcia rozprawy w tej instancji.

Reasumując, zarzut naruszenia art. 316 w związku z art. 187 § 1 i art. 383

k.p.c. należało uznać za nieuzasadniony.

Dla oceny zasadności zarzutów naruszenia przepisów prawa przytoczonych

w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej istotne znaczenie ma trafnie podniesiona

przez Sąd Apelacyjny kwestia kolizji, jaka w okolicznościach sprawy wystąpiła

8

między prawem powódki, wynikającym z rejestracji znaku towarowego, a prawem

pozwanego do ochrony oznaczenia pod jakim prowadzi on działalność

gospodarczą (przedsiębiorstwo), wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.

W praktyce nierzadko zdarza się bowiem (jak w niniejszej sprawie), że nazwa

przedsiębiorstwa lub jej część jest używana również jako znak towarowy przez inny

podmiot gospodarczy. W wypadku takiej kolizji przyjmuje się, że priorytet należy

przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa

podmiotowego do nazwy przedsiębiorstwa. Podkreśla się, że ochrona, wynikająca

z rejestracji znaku towarowego, jest tylko prawem formalnym (por. postanowienie

Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94, OSNC 1995, nr 1,

poz. 18; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r.,

II SA 3390/01, Pr. Gosp. 2002, nr 7-8, poz. 78, i wyrok Sądu Najwyższego z dnia

17 czerwca 2004 r., V CK 280/04, niepubl.).

Z wiążących w postępowaniu kasacyjnym ustaleń faktycznych stanowiących

podstawę zaskarżonego wyroku (art. 39813

§ 2 k.p.c.) wynika, że pozwany oznaczał

prowadzoną działalność gospodarczą słowem używanym przez powódkę jako znak

towarowy w chwili rejestracji znaku towarowego. Używa bowiem spornego

oznaczenia nieprzerwanie od 1997 r. Tymczasem rejestracja znaku towarowego

nastąpiła dopiero w dniu 4 listopada 2005 r., z prawem pierwszeństwa od dnia

7 listopada 2002 r. Sąd Apelacyjny trafnie zatem przyjął, że w okolicznościach

sprawy pozwany mógł skutecznie powołać się na przysługującą mu ochronę

istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego powódki prawa

podmiotowego do używanego przez niego oznaczenia prowadzonej działalności

gospodarczej. Powództwo zmierzające do uzyskania ochrony opartej tylko na

wynikającym z rejestracji znaku towarowego prawie wyłączności jego używania nie

mogło więc odnieść zamierzonego skutki, albowiem pozwany przeciwstawił

uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego własne prawo do używania

zakwestionowanego oznaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej sytuacji za nieuzasadniony należało uznać zarzut, że zaskarżony

wyrok został wydany z naruszeniem art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 pkt 2 i 3 p.w.p.,

sprowadzającym się w istocie do polemiki ze stanowiskiem Sądu, iż pozwany

używa spornego oznaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej, mimo

9

przysługującej skarżącej ochronie, wynikającej z rejestracji znaku towarowego,

w granicach prawa. Kwestionując to stanowisko, skarżąca pomija bowiem,

że pozwany skutecznie przeciwstawił jej ochronie, wynikającej z rejestracji znaku

towarowego własne prawo do używania zakwestionowanego oznaczenia dla

prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec wykazania przez pozwanego,

że przysługuje mu ochrona i pierwszeństwo korzystania ze spornego oznaczenia

działalności gospodarczej, nie można także podzielić zarzutu skarżącej, iż Sąd

Apelacyjny przez niewłaściwą wykładnię pojęcia znaku towarowego dopuścił się

naruszenia art. 120 ust. 1 p.w.p., mającego wpływ na treść zaskarżonego wyroku.

Przysługującej pozwanemu ochrony i pierwszeństwa korzystania ze spornego

oznaczenia działalności gospodarczej nie podważa okoliczność, że wcześniej

wspomniane oznaczenie przysługiwało rozwiązanej spółce cywilnej, której

wspólnikami byli pozwany i Z. K. Z wiążących w postępowaniu kasacyjnym ustaleń

stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku wynika, że po rozwiązaniu spółki

cywilnej nie powstały wątpliwości co do uprawnienia pozwanego do dalszego

używania dotychczasowego oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej,

zwłaszcza nieprowadząca już działalności gospodarczej Z. K. nie zgłaszała

żadnych zastrzeżeń do korzystania przez pozwanego ze spornego oznaczenia

działalności gospodarczej. Zatem również zarzut naruszenia art. 5 w zw. z art. 7

u.z.n.k., sprowadzający się w istocie do zakwestionowania uprawnienia pozwanego

do używania spornego oznaczenia działalności gospodarczej po rozwiązaniu spółki

cywilnej, należało uznać za nieuzasadniony.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku

(art. 39814

k.p.c. oraz art. 98 w związku z art. 39821

i art. 391 § 1 k.p.c.).