I CSK 581/10

Sygn. akt I CSK 581/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący)

SSN Dariusz Dończyk

SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa H. Inc., Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

przeciwko Janowi R.

o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 2 czerwca 2011 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 1 kwietnia 2010 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w pkt II (drugim) i przekazuje

sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi

Apelacyjnemu wraz z pozostawieniem temu Sądowi

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

2

Wyrokiem z dnia 21 września 2009 r. Sąd Okręgowy Sąd Wspólnotowych

Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanemu Janowi R.,

prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F. T. - Przedsiębiorstwo

Handlu Hurtowego i Detalicznego wprowadzania do obrotu, oferowania do

sprzedaży, reklamowania i składowania w tym celu zabawek z oznaczeniem

TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do

wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz

powoda H. Inc. w USA, pod nr CTM 000238410, albo z oznaczeniami graficznymi

identycznymi lub podobnymi do graficznych wspólnotowych znaków towarowych,

zarejestrowanych pod numerami CTM 005786967 i CTM 005786835. W pozostałej

części powództwo zostało oddalone z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania.

W wyniku apelacji wniesionej przez pozwanego, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia

1 kwietnia 2010 r. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w części

obejmującej roszczenie powoda dotyczące zabawek z oznaczeniem

TRANSFORMABLE lub z innym oznaczeniem - identycznym lub podobnym do

wspólnotowego znaku towarowego TRANSFORMERS, zarejestrowanego na rzecz

powoda pod nr CTM 000239410; w części obejmującej roszczenie powoda

w odniesieniu do zabawek z oznaczeniami graficznymi podobnymi do graficznych

wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda pod

numerami CTM 005786967 i CTM 005786835, a także w zakresie orzeczenia

o kosztach postępowania wyrok zaskarżony apelacją został uchylony i sprawa

przekazana do ponownego rozpoznania wraz z orzeczeniem o kosztach

postępowania apelacyjnego.

Oddalając powództwo we wskazanej części Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę

na następujące ustalenia faktyczne, dokonane przez Sąd pierwszej instancji oraz

w toku postępowania apelacyjnego. Powodowa spółka jest znanym i cenionym

dystrybutorem popularnych gier i zabawek dla dzieci. Służą jej, między innymi

prawa z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego

TRANSFORMERS, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku

Wewnętrznego w Alikante dnia 23 listopada 1998 r. dla towarów w klasie

28 klasyfikacji nicejskiej, w tym także gier i zabawek. Powód od wielu lat sprzedaje

3

zabawki w postaci robotów przekształcających się w pojazdy, opatrzone znakiem

towarowym TRANSFORMERS. Zabawki te są dobrze znane, popularne wśród

dzieci i rozpoznawalne. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą F.

T. - Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego i Detalicznego od 1998 r., importując z

Chin i wprowadzając do obrotu w Polsce zabawki w postaci robotów, które mogą

być przekształcone w pistolety i odwrotnie. Pozwany używa do oznaczenia tych

towarów dwóch oznaczeń: „TRANSFORMABLE" i „X-BOT TRANSFORMABLE".

Zabawki wprowadzane do obrotu przez pozwanego są podobne do towarów,

których dotyczą zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe. Jednakże, zdaniem

Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że zabawki obu stron

są identyczne, bo wprawdzie są to roboty, ale zabawki powoda przekształcają się

w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety; słowo zaś „transformable", mające

pochodzenie z języka angielskiego ma czysto opisowy charakter. Według Sądu

Apelacyjnego, to opisowe oznaczenie nie daje podstaw do jego zarejestrowania

jako znaku towarowego, co wprost wynika z art. 4 w związku z art. 7a i 7c

rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie

wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r., dalej jako

„rozporządzenie Rady WE nr 207/2009"). W konsekwencji, Sąd pierwszej instancji

naruszył art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Oznaczenie „X-BOT

Transformable" jest różne w stosunku do wspólnotowego znaku towarowego

„transformers" i w ocenie Sądu Apelacyjnego element odróżniający i dominujący w

postaci znaku „X-BOT" nie jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego

„transformers". Używanie przez pozwanego oznaczenia „X-BOT Transformable" nie

daje podstaw do przyjęcia, że takie działanie pozwanego pociąga za sobą

prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, tj. prawdopodobieństwo uznania przez

odbiorców, że dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa,

ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w części oddalającej

powództwo, opartej na obu podstawach, powód zarzucił naruszenie przepisów

postępowania, tj. art. 322 k.p.c. przez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W

odniesieniu do przepisów prawa materialnego zarzucił naruszenie art. 12 pkt b

rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 wskutek uznania opisowego charakteru

4

słowa umieszczonego na opakowaniu, podczas gdy słowo to jest używane jako

znak towarowy, nie może być traktowane jako opisowe w kraju posługującym się

innym językiem, należy do badania jego opisowości posłużyć się klasyfikacją

nicejską, a ponadto ocena zgodności używania oznaczenia z uczciwymi

praktykami w przemyśle i handlu powinna być surowsza dla znaku renomowanego

lub powszechnie znanego, jakim jest znak towarowy powoda; naruszenie art. 9 ust.

1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 dotyczy wymagania dla ochrony

znaku renomowanego dowodzenia przesłanek ponad te, jakie wynikają z tego

przepisu. Skarżący sformułował również kilka zagadnień prawnych, które w

związku z rozstrzygnięciem sprawy wymagają, jego zdaniem rozważenia w

postępowaniu kasacyjnym. Wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o wydanie

orzeczenia co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji pozwanego w

zaskarżonej części oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę strona pozwana wniosła o odmówienie jej przyjęcia

do rozpoznania, ewentualnie o jej oddalenie, z zasądzeniem kosztów

postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną jako uzasadnioną w zakresie zarzutów naruszenia prawa

materialnego należało uwzględnić i w konsekwencji uchylić wyrok Sądu drugiej

instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

W pierwszej kolejności należy rozważyć zarzuty podnoszone w ramach

drugiej podstawy kasacyjnej, gdyż kontrola prawidłowości zastosowania oraz

wykładni prawa materialnego może być dokonana jedynie na podstawie

prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sprawy. W ramach drugiej podstawy

kasacyjnej skarżący zarzucili naruszenie art. 322 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. Należy wskazać, iż powołany

art. 322 k.p.c. stanowi podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których ścisłe

udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, a ze względu na

charakter wiążących strony stosunków prawnych i występujące w nich okoliczności

bardzo istotne jest ich szybkie rozstrzygnięcie. W rozpoznawanej sprawie, Sąd

5

drugiej instancji nie oparł rozstrzygnięcia o treść art. 322 k.p.c., a zatem nie można

skutecznie zarzucać naruszenia tego przepisu w ramach drugiej podstawy

kasacyjnej. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej można wnosić, iż faktycznie zarzutem

objęty jest art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., gdyż skarżący podnosi, że Sąd

drugiej instancji nie wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku kilku kwestii. Zatem nie

ustalono, jaka grupa konsumentów jest grupą docelową dla towarów powoda

i pozwanego; dlaczego Sąd przyjął, że konsumenci polscy biegle posługują się

językiem angielskim; dlaczego uznano, że słowo „transformable" ma charakter

opisowy; dlaczego Sąd drugiej instancji odmiennie niż Sąd pierwszej instancji

ustalił podobieństwo oraz zakres towarów będących przedmiotem sprawy, (zob.

s. 14 skargi kasacyjnej).

Należy podnieść, że prawidłowo sformułowany zarzut naruszenia art. 328

§ 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w niniejszej sprawie nie byłby zasadny. Ustalenia

faktyczne oraz dokonana ocena prawna powinna zostać przedstawiona

w uzasadnieniu orzeczenia. Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku

powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie:

ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł,

i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy

dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem

przepisów prawa. Ponadto, zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c., jeżeli nie ma przepisów

szczególnych o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego

stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd prezentowany we

wcześniejszych orzeczeniach, zgodnie z którym naruszenie przez sąd drugiej

instancji art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie

uzasadnienia nie odpowiadającego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis,

może wyjątkowo wypełniać podstawę kasacyjną przewidzianą w art. 3983

§ 1 pkt 2

k.p.c. Ma to miejsce wówczas, gdy wskutek uchybienia konkretnym wymaganiom

określonym w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli

kasacyjnej, czyli gdy stwierdzone wady mogły mieć wyjątkowo wpływ na wynik

sprawy. Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku polega na wskazaniu nie tylko

przepisów prawa, ale także na wyjaśnieniu, w jaki sposób wpływają one na treść

6

rozstrzygnięcia. Powyższe stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach

z dnia 20 kwietnia 2004 r. (V CK 92/04 niepubl.), z dnia 13 listopada 2003 r.

(IV CK 183/02 niepubl.), z dnia 19 grudnia 2000 r. (II UKN 152/00, OSNAPiUS

2002, Nr 16), z dnia 9 listopada 2007 r. (V CSK 263/07 niepubl.) i z dnia 29 maja

2008 r. (II CSK 39/08 niepubl). Mając na uwadze przedstawione stanowisko,

należy stwierdzić, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera elementy

wymagane treścią przywołanego przepisu w stopniu, który sprawia, że wyrok ten

nie uchyla się kontroli kasacyjnej.

Jako uzasadniony należało ocenić zarzut naruszenia przez Sąd drugiej

instancji art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Zgodnie z powołanym

przepisem, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania

stronie trzeciej używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości,

przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub

świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług - pod warunkiem,

że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego należy wysnuć wniosek, iż samo

oznaczenie używane przez pozwanego („TRANSFORMABLE") oraz sposób jego

używania nie spełniają warunków uznania, że chodzi o dozwolone użycie w funkcji

informacyjnej w rozumieniu art. 12 pkt b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009,

które z kolei wyłącza skuteczność prawa powoda z rejestracji wspólnotowego

znaku towarowego „TRANSFORMERS" dla takich samych towarów - w niniejszej

sprawie - zabawek. Powyższej oceny prawnej nie może zmienić ustalenie, że

zabawki stron różnią się w sposób dostateczny, gdyż roboty powoda przekształcają

się w pojazdy, a zabawki pozwanego - w pistolety. W niniejszej sprawie pozwany

naruszył prawa strony powodowej z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

w granicach specjalizacji.

Należy podzielić stanowisko skarżącego, że słowo „transformable" ma

znaczenie opisowe, ale w języku angielskim, nie zaś w języku polskim. Sąd drugiej

instancji błędnie przyjął opisowość słowa „transformable" z uwagi na jego

tłumaczenie zamieszczone w słowniku angielsko - polskim, w którym słowo to

przetłumaczono jako „przekształcalny". Rację ma skarżący podnosząc, że słowo

„transformable" jest słowem obcym dla konsumenta polskiego i w żaden sposób

7

nie pełni funkcji opisowej ani w stosunku do zabawek, które w swej konstrukcji są

przekształcalne, ani dla żadnych innych towarów. Słowo „transformable" nie jest

także słowem, które w swoim znaczeniu zostało przejęte do języka polskiego, jak

chociażby słowa „football", „jazz". Oznaczenie użyte przez pozwanego nie może

być zatem uznane za opisowe. Opisowość oznaczeń, tak jak na gruncie art. 7 ust.

1 pkt c rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 powinna mieć charakter konkretny.

Oznacza to, że odniesienie opisowości ma mieć miejsce do towaru, dla którego

oznaczenie jest przeznaczone, nie zaś w ogóle do masy towarów występujących

na rynku, czy też jakiejkolwiek innej grupy towarów wyodrębnionej według

przyjętych kryteriów. Należy dodać, iż nawet oznaczenia opisowe powinny być

zamieszczone na opakowaniu towaru z uwzględnieniem wymagania rzetelności,

czyli wskazania na funkcję informacyjną oznaczenia oraz dystansu, czyli właściwej

proporcji. W tym aspekcie należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, według

którego oznaczenie opisowe może być używane w takim charakterze, jeśli nie jest

zarazem wykorzystywane w charakterze znaku towarowego. Sąd drugiej instancji

na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w ogóle nie rozważył

okoliczności, czy pozwany nie wykorzystuje słowa „TRANSFORMABLE" w formie

znaku towarowego, co mogłoby prowadzić do skojarzenia ze znakiem towarowym

„TRANSFORMERS". Należy podzielić pogląd wyrażony przez Trybunał

Sprawiedliwości WE w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. (C-228/03, Lex nr 218887),

iż zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu

wskazania przeznaczenia towaru uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne

do wskazania przeznaczenia towaru. Trybunał wskazał, że ma to miejsce, gdy

użycie to stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej

i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu

niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. Oceniając, czy warunek ten został

zachowany należy uwzględnić charakter kręgu odbiorców, dla których

przeznaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.

Mając na uwadze przedstawione rozważania należy wskazać, że

wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego

znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie

posiadają jego zgody używania w obrocie handlowym m.in. oznaczenia,

8

w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do

wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów

lub usługi, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje

prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców; prawdopodobieństwo

wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia

oznaczenia ze znakiem towarowym (art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr

207/2009). W niniejszej sprawie, oznaczenie „TRANSFORMABLE" używane przez

pozwanego nie jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez

niego towaru, a jego używanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami

w przemyśle i handlu, co prowadzi do wniosku, iż w świetle art. 12 pkt b

rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 pozwany nie może powoływać się na

ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez

powoda. Umieszczenie przez pozwanego na opakowaniu towaru oznaczenia

„transformable" nie stanowi sposobu podania polskojęzycznym odbiorcom towaru -

w tym przypadku przede wszystkim dzieciom - zrozumiałej i kompletnej informacji

o przeznaczeniu zabawek. Słowo „transformable" („przekształcalny") sugeruje

anglojęzycznemu - nie zaś polskiemu - konsumentowi, że chodzi o produkt -

zabawkę robota - który może być przekształcony. W orzecznictwie obecnego

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnie przyjmuje się, że użycie znaku

towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu,

w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać

wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem

znaku towarowego; narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych

korzyści z jego charakteru odróżniającego albo renomy; prowadzi do dyskredytacji

lub oczerniania znaku; osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub

replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem

(zob. wyrok TS z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, Lex nr 218887; wyrok TS z dnia

23 lutego 1999 r., C-63/97, Lex nr 110653). W niniejszej sprawie użycie przez

pozwanego na opakowaniu towaru słowa „TRANSORMABLE", dodatkowo

w zestawieniu z wizerunkiem graficznym maski musi być uznane za działanie

niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, gdyż jest dokonane

9

w taki sposób, iż może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych

między stronami.

Naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

w granicach specjalizacji polega na bezprawnym użyciu znaku podobnego dla

towarów takich samych (zabawek), które rodzi ryzyko skojarzenia, będącego

szczególną postacią ryzyka pomyłki. W rozpoznawanej sprawie niebezpieczeństwo

wprowadzenia w błąd co do pochodzenia zabawek występuje dlatego, że wysoki

stopień rozpoznawalności znaku towarowego TRANSFORMERS i jego dobra

pozycja rynkowa, podobieństwo oznaczenia TRANSFORMABLE i tożsamość

użycia tego oznaczenia dla takich samych towarów rodzi skojarzenie pomiędzy

znakami i pozwala nawet dobrze poinformowanym, zorientowanym i uważnym

konsumentom przyjąć istnienie związku między znakami. Z tego wynika, że ryzyko

skojarzenia można uznać za wystarczające do przyjęcia bezprawności używania

danego oznaczenia zabawek, a więc w rozpoznawanej sprawie oznaczenia

„TRANSFORMABLE", mając na uwadze identyczność towarów, podobieństwo

samych oznaczeń oraz uwzględniając rozpoznawalność i dobrą pozycję znaku

imitowanego.

Należy także podnieść, iż dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma

żadnego znaczenia zarzut naruszenia przez Sąd drugiej instancji art. 9 ust. 1 pkt c

rozporządzenia Rady WE nr 207/2009. Nieuzasadnione czerpanie korzyści

z odróżniającego charakteru lub renomy określone w powołanym przepisie

stanowią przesłanki naruszenia znaku towarowego poza granicami specjalizacji,

czego w niniejszej sprawie nie stwierdzono.

Z przedstawionych powodów należało uznać, iż Sąd Apelacyjny naruszył art.

12 lit b rozporządzenia Rady WE nr 207/2009, poprzez jego błędną wykładnię,

przyjmując w świetle stanu faktycznego niniejszej sprawy, że oznaczenie

„transformable" jest oznaczeniem opisowym dla konsumentów polskojęzycznych.

Rozpoznając ponownie sprawę w zakresie objętym niniejszą skargą kasacyjną

powinno się wezwać stronę powodową do doprecyzowania żądania pozwu, co do

zakazania pozwanemu produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania,

wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania zabawek z oznaczeniem

10

TRANSFORMABLE „albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do

znaku towarowego TRANSFORMERS". Sformułowanie żądania jako „zakazania

pozwanemu (...) albo z innym oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku

towarowego TRANSFORMERS" jest nieprecyzyjne. Następnie, Sąd drugiej

instancji powinien zbadać w świetle art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady WE nr

207/2009, w jakim stopniu do doprecyzowanego żądania pozwu udzielić powodowi

ochrony z zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego.

Mając na uwadze powyższe argumenty skargę kasacyjną należało na

podstawie art. 39815

§ 1 k.p.c. uwzględnić, uchylając zaskarżony wyrok

w zaskarżonej części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania

z pozostawieniem na podstawie art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821

k.p.c.

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

db