IV CSK 23/12

Sygn. akt IV CSK 23/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2012 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

Protokolant Hanna Kamińska

w sprawie z powództwa H. & Co. KG

w H. ( Niemcy)

przeciwko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w P.

o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 5 lipca 2012 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 7 lipca 2011 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w części zmieniającej wyrok Sądu

Okręgowego (punkt I), w części orzekającej o kosztach

postępowania apelacyjnego (punkt III) i przekazuje w tym

zakresie sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi

Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o

kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

2

Powodowie: H. z siedzibą w H. (Niemcy), H. /…/ jednym pozwem

skierowanym przeciwko pozwanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej wnieśli:

powód ad 1) o zakazanie używania w obrocie gospodarczym opakowań w

kształcie skopka z dwoma naprzeciwległymi uchwytami znajdującymi się ponad

górną krawędzią kubka, powód ad 2) o zakazanie używania w obrocie

gospodarczym na opakowaniu serków twarogowych oznaczenia graficznego

przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej

krawędzi kubka, powód ad 3) o zakazanie używania oznaczenia słownego

„puszysty" dla serków twarogowych oraz wszyscy powodowie o nakazanie

zniszczenia opakowań serków /…/ posiadających którąkolwiek z wyżej

wskazanych cech i o nakazanie opublikowania w dziennikach: Rzeczpospolita,

Gazeta Wyborcza i Dziennik oświadczenia pozwanego zawierającego

przeproszenie powodów za popełnione czyny nieuczciwej konkurencji w terminie

30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, ewentualnie o upoważnienie H.

Polska sp. z o.o. do dokonania tej czynności na koszt pozwanej w przypadku

gdyby nie dokonała publikacji w terminie.

Powodowie odpowiednio dochodzili roszczeń - ad 1) jako podmiot

uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (nr 5337), - ad 2) jako

podmiot, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy przestrzenny

(IR 736770), powołujący się ponadto na charakter renomowany znaku, - ad 3) jako

producent sera, wprowadzający go do obrotu w oznaczonych opakowaniach,

wskazujący na popełnienie przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji.

Pozwana wniosła o oddalenie powództw. Zarzuciła, że wprowadzała na

rynek własny produkt (ser) w opakowaniach, do których prawa z rejestracji wzoru

przemysłowego nr 7076 przysługiwały interwenientowi ubocznemu, ponadto

różniących się od chronionych - jako wzór przemysłowy lub znak towarowy

powodów - częściowo kształtem, kolorystyką, kompozycją, elementami

graficznymi, nazwą, obecnie wprowadza na rynek wskazany produkt

w opakowaniach, do przysługują jej prawa ochronne na znak towarowy słowno-

3

graficzno-przestrzenny P. /…/ z oznaczeniami obejmującymi skopek (ZTR

2086552), różniący się od znaku towarowego pozwanego ad 2).

G.- sp. z o.o. w T. – interwenient uboczny po stronie pozwanej, któremu

przysługiwały prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, dotyczącego

opakowania sera wprowadzanego do obrotu przez pozwaną, wniósł o oddalenie

powództw.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 13 października 2009 r. oddalił powództwa i

obciążył powodów kosztami procesu. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 lutego

2006r. oddalił apelacje powodów.

Sąd Najwyższy, w następstwie uwzględnienia skargi kasacyjnej powoda /…/

, wyrokiem z dnia 10 lutego 2011r. uchylił wyrok w części oddalającej apelację

tego powoda oraz w części orzekającej w stosunku do niego o kosztach

postępowania odwoławczego i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego

rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd

Najwyższy podzielił zarzuty naruszenia art. 382 w zw. z art. 278 i 232 k.p.c. w

części dotyczącej oceny opinii biegłego G. U., wskazując że stanowisko co do

pozbawienia jej mocy dowodowej było wykroczeniem poza granice zarzutów

procesowych apelacji, na niekorzyść skarżącego, i pozbawiło go możliwości

wykazania twierdzeń w dalszym postępowaniu. Stwierdził, że na sądzie drugiej

instancji spoczywała powinność powiadomienia powoda o zakwestionowaniu

metodologii badań zastosowanej przez biegłego, umożliwiająca mu zgłoszenie

wniosku dowodowego, albo dopuszczenia z urzędu dowodu z opinii biegłego

spełniającej wymagania Sądu. Wskazał, że w zakresie podstawy prawa

materialnego doszło do naruszenia art. 129 w zw. z art. 130 prawa własności

przemysłowej (dalej także jako p.w.p.) przez odmówienie wtórnej zdolności

odróżniającej znaku towarowego (IR 736770) zarówno w czystej postaci jak i z

dodatkowymi oznaczeniami, na podstawie stwierdzenia „możliwości odróżnienia

znaków towarowych obu stron przez przeciętnych konsumentów”. Stwierdził

ponadto, że zdolność odróżniającą należy oceniać w odniesieniu do relewantnych

odbiorców na obszarze dla którego wniesiono o rejestrację, a po rejestracji na tym

obszarze na którym jest zarejestrowany i używany, zatem wobec udzielenia prawa

4

ochronnego na terenie Polski decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006r. o odmowie

rejestracji znaku towarowego powoda na obszarze Wspólnoty Europejskiej nie

może stanowić podstawy stwierdzenia braku zdolności odróżniającej znaku

towarowego IR 736770. Uznał, odwołując się do orzeczeń ETS, że zdolność

odróżniającą znaku towarowego należy badać w odniesieniu do danych towarów i

usług, oceniać czy w odbiorze przeciętnego ich nabywcy, dobrze

poinformowanego, przezornego i rozsądnego oznaczenie to umożliwia odróżnienie

towarów i usług jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i

usług innego przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy za uzasadniony uznał również zarzut

naruszenia, przez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie,

art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zakresie oceny czy znak powoda ad 2) jest znakiem

renomowanym oraz czy nastąpiło naruszenie jego prawa ochronnego. Łącząc

definicje znaku towarowego renomowanego przyjęte w orzecznictwie krajowym i

ETS stwierdził, że można przyjąć, iż w rozumieniu wskazanego przepisu jest to

znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług, oznaczonych

tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową,

wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo

dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Podniósł, że skuteczność ochrony

renomowanego znaku towarowego nie wymaga wykazania przez uprawnionego,

że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło używającemu

nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub

renomy znaku wcześniejszego, gdyż wystarczająca jest sama możliwość

czerpania przez naruszającego nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru

lub renomy tego znaku, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby

wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego

na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców.

Sąd Apelacyjny, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 7 lipca

2011 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej

oddalenia powództwa /…/ w ten sposób, że zakazał pozwanej Spółdzielni

Mleczarskiej w P/ używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego

przedstawiającego drewniany skopek z jednym uchwytem odchodzącym od górnej

krawędzi kubka na opakowaniach serków twarogowych, oddalił apelację tego

5

powoda w pozostałej części i zasądził od pozwanej na jego rzecz kwotę 32.937 zł

tytułem zwrotu części kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie powyższe oparte zostało na następującej podstawie

faktycznej i prawnej. Powodowi /…/ przysługuje prawo z międzynarodowej

rejestracji w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji

znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. 1983, poz. 514 i 515) znaku towarowego

trójwymiarowego stanowiącego opakowanie o oznaczonym kształcie (zbliżonym

do skopka) z pojedynczym uchwytem odchodzącym od górnego obrzeża kubka

bez dodatkowych oznaczeń. Znak jest zarejestrowany pod numerem IR 736770,

prawo ochronne trwa od dnia 17 sierpnia 1999 r., skutki rejestracji obejmują

Federację Rosyjską, Rumunię i Polskę. Znak nie uzyskał uznania rejestracji na

obszarze Wspólnoty Europejskiej (decyzja OHIM z dnia 4 grudnia 2006 r.).

Uznanie rejestracji na terenie Polski nastąpiło w 2001 r. Pozwana wniosła

o unieważnienie uznania powyższej rejestracji - postępowanie pozostaje w toku.

W latach 1993-1994 powód reklamował i wprowadzał we własnym imieniu i na

własny rachunek na rynek polski serki twarogowe A. w podobnym opakowaniu.

Opakowanie o takim kształcie w różnych wersjach, przeznaczone do

przechowywania artykułów spożywczych, zwłaszcza sera, stanowi wzór

przemysłowy zarejestrowany na rzecz H. z siedzibą w H. (świadectwo rejestracji nr

5337 w Urzędzie Patentowym z pierwszeństwem od dnia 28 czerwca 2002r.).

Pozwana Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, będąca producentem wyrobów

mleczarskich, od lat 70-tych XX wieku używała znaku skopka na opakowaniu

masła. Pozwana w 2005 r. wprowadziła na rynek serek /…/ w opakowaniach

dostawcy G. sp. z o.o. w T., któremu od dnia 1 marca 2004 r. przysługiwało prawo

z rejestracji wzoru przemysłowego nr 7076, obejmujące kubek przeznaczony do

pakowania produktów spożywczych w kształcie odwróconego stożka, przeciętego

równoległymi względem siebie płaszczyznami podstawy i wylotu, przy czym ściana

boczna ozdobiona jest parą symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysuniętych ku

górze poza jej brzeg i stanowiących z nią jednolitą powierzchnię. Od 2007 r.

pozwana stosuje zbliżone opakowanie (kształt cylindryczny) dla sera, na jednym

z nich (dla sera o smaku naturalnym) umieszczony jest, wśród innych elementów

graficznych, mały skopek z mlekiem. Pozwanej przysługuje prawo ochronne

6

z rejestracji krajowej na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny P./…/ z

oznaczeniami obejmującymi m.in. skopek (ZTR nr 2086552 od dnia 13 kwietnia

2007 r.). Powód złożył sprzeciw od powyższej rejestracji – postępowanie

pozostaje w toku.

Sąd Okręgowy ustalił, że opakowanie - skopek jako taki, odpowiadający

znakowi towarowemu powoda, bez dodatkowych oznaczeń nie występuje

w obrocie rynkowym i przyjął w związku z tym, że znak towarowy IR 736770,

w takiej postaci w jakiej jest zarejestrowany, nie jest używany. Stwierdził,

że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z ustawowym

obowiązkiem jego używania dla towarów (usług), dla których został zarejestrowany,

w celu odróżnienia oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa

od tego samego rodzaju towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Tylko rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym związane

z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów spełnia wymagania używania

w rozumieniu art. 154 p.w.p. i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Zdaniem Sądu

Okręgowego powód nie wykazał tego faktu, co uzasadniało oddalenie powództwa

Sąd Apelacyjny ponownie rozpoznający sprawę przyjął, że zgodnie z art. 169 ust. 4

p.w.p. przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku

różniącego się w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru,

przy czym możliwe jest nabycie wtórnej zdolności odróżniającej w wyniku używania

w postaci „czystej” lub z dodatkowymi oznaczeniami słownymi lub graficznymi.

Zdolność odróżniającą należy badać w odniesieniu do danych towarów i oceniać,

czy w odbiorze przeciętnego nabywcy tych towarów, przezornego, dobrze

poinformowanego oznaczenie to umożliwia odróżnienie towarów i usług jednego

przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych towarów i usług innego

przedsiębiorcy. Uznał, że opakowanie serka A., którego częścią jest znak

przestrzenny IR 736770, jest używane w obrocie w sposób długotrwały

i intensywny, pociąga za sobą pozytywne skojarzenia. Wskazał przy tym, że jest

bezsporne, że strona powodowa używała znak towarowy (z dodatkowymi

oznaczeniami słowno-graficznymi) w rozumieniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p., a Sąd

I instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i „dowody zebrane w sprawie

w postaci opinii biegłych w sposób jednoznaczny wskazują, że czysty znak

7

IR 736770 cieszy się dobrą znajomością wśród potencjalnych odbiorców,

przysparza wartości serkom sprzedawanym w opakowaniu zawierającym ten znak,

pociąga za sobą pozytywne skojarzenia”. Sąd odwoławczy oddalił wniosek

dowodowy powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu

zarządzania marką na okoliczność rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz

wartości znaku towarowego IR 736770 uznając, że jest to zbędne z uwagi na

zebrany bogaty materiał dowodowy. Opierając się na opinii biegłego G. U. przyjął,

że czysty kształt skopka jest ściśle związany z marką A., skopek budzi pozytywne

skojarzenia – smaczny, zdrowy, które są przenoszone na ocenę produktu. Odwołał

się także do opinii biegłego L., że wizerunek skopka jest elementem różnicującym

produkt i budującym jego tożsamość wśród innych produktów, a ten kształt

opakowania jest najbardziej charakterystycznym elementem wyróżniającym

opakowanie pozwanej spośród innych marek, jednocześnie postrzeganym jako

zbliżony do A. i w stosunku do tej marki wtórny, ale różniący się od wszystkich

innych marek. W oparciu o te opinie przyjął, że „znak towarowy w postaci skopka

jest postrzegany przez konsumentów odrębnie od opakowania wraz z

identyfikatorami”, ale nie ma to znaczenia, gdyż powódka używała znak towarowy z

dodatkowymi oznaczeniami słowno-graficznymi, zatem w sposób przewidziany w

art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p.. Nie podzielił tym samym stanowiska

Sądu Okręgowego, że znak towarowy powódki ad 2) nie posiada znamion

odróżniających pierwotnych ani wtórnych, co miała potwierdzać decyzja Urzędu

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), odmawiająca uznania rejestracji

międzynarodowego znaku towarowego IR 736770 na obszarze całej Wspólnoty

Europejskiej z powodu banalnej formy, nie posiadającej zdolności odróżniającej.

Dokonując ustaleń czy sporny znak jest znakiem renomowanym oraz czy

nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na ten znak jako renomowany Sąd

odwołał się do definicji przyjętej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku

kasatoryjnego. W oparciu o opinię biegłego przyjął, że skoro „sam wizerunek

skopka budzi pozytywne skojarzenia i 69% respondentów wskazało go jako

mogący mieć wpływ na ich decyzję o wyborze produktu, co może wskazywać

że odbiorcy samoistnie kojarzą czysty skopek jako znak towarowy ze źródłem

pochodzenia towaru, którym jest producent serka, a to może wskazywana dużą

8

rozpoznawalność tego znaku, zaś fakt że kształt ten budzi pozytywne skojarzenia

przenoszone na produkt, może świadczyć o jego renomie”. Wskazał następnie

na długoletnie używanie znaku „jako jednego z elementów opakowania serków

twarogowych A., znaczące nakłady poniesione na reklamę i promocję towarów

opatrzonych tym znakiem”.

Przechodząc do analizy naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego na

renomowany znak towarowy IR 736770, uznał za Sądem Najwyższym,

że przesłanka podobieństwa jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2

pkt 3 p.w.p. odnosi się do znaku naruszającego, który nie musi być identyczny lub

podobny do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi

o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy

niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym

przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa jest usytuowany na niskim

poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl

wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony

w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest

wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego.

Sąd stwierdził, że wizerunek skopka na opakowaniu może mieć wpływ na decyzje

o wyborze towaru i potencjalnie wpłynąć na zakup produktu pozwanej

posługującej się takim opakowaniem. Wskazał, że znak IR 736770 jest znakiem

przestrzennym, natomiast oznaczenie w postaci skopka umieszczonego na

opakowaniu serka produkowanego przez pozwaną stanowi znak graficzny, ale nie

ma to decydującego znaczenia, podobnie jak umieszczenie dodatkowych

oznaczeń, nazwy produktu czy wizerunku wsi, gdyż dla naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy wystarczające jest jedynie nieznaczne

podobieństwo pomiędzy późniejszym oznaczeniem a znakiem renomowanym.

Cechy te mogą zmniejszać ryzyko pomyłki, ale nie „eliminują w całości ryzyka

skojarzeń”. Mając na względzie wysoki stopień rozpoznawalności znaku

towarowego powoda oraz identyczność oznaczanych tymi znakami towarów

przyjął istnienie podobieństwa oznaczeń relewantnego z prawnego punktu

widzenia. Za zbędne uznał porównywanie znaku towarowego, będącego

przedmiotem ochrony, z kształtem opakowania produktu pozwanej.

9

Konsekwentnie uznał, że ”jest bezsporne” iż „skopek kojarzony jest z produkcją

wyrobów mlecznych w warunkach domowych w odległym czasie, tym niemniej ten

element został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie przez powoda

zarówno w formie opakowania serków twarogowych jak i znaku towarowego

zamieszczonego na tych opakowaniach”. Konsekwencją przyjęcia, iż znak

towarowy powoda posiada zdolność odróżniającą i jest znakiem renomowanym

było uwzględnienie powództwa w zasadniczej części, dotyczącego żądania

zakazania pozwanej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia graficznego

przedstawiającego drewniany skopek na opakowaniach serów twarogowych.

Odnosząc się do objęcia zaskarżeniem oddalenia powództwa w zakresie

dalszych żądań pozwu, Sąd wskazał, że do naruszeń prawa ochronnego na znak

towarowy znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia art. 287 ust. 1, 2 i 3

p.w.p. W stanie prawnym wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 9 maja

2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 poz. 662), która weszła w życie w dniu

20 czerwca 2007 r., wyeliminowano z katalogu środków ochrony, przysługujących

w przypadku naruszenia znaku towarowego żądanie usunięcia jego skutków.

Możliwe jest obecnie na wniosek uprawnionego nakazanie podania do publicznej

wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób

i w zakresie wskazanym przez sąd. Treść dochodzonego przez powódkę

oświadczenia nie spełnia wymogów wynikających z tego przepisu, a niedokonanie

modyfikacji żądania uniemożliwia uwzględnienie powództwa w tej części.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego złożyła pozwana opierając

ją na obu podstawach wskazanych w art. 3983

§ 1 k.p.c.. W zakresie przepisów

postępowania zarzuciła naruszenie: art. 325 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 1 i

ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie skutkujące takim określeniem

sentencji wyroku (tenoru), które jest niezgodne z normą prawną będącą podstawą

roszczeń i może rodzić wątpliwości co do powagi rzeczy osądzonej; art. 378 § 1

k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 39820

k.p.c. oraz art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c.

poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych ustaleń faktycznych

dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770 na podstawie

zgromadzonego materiału dowodowego, wbrew zaleceniom Sądu Najwyższego.

10

Odnośnie do podstawy przepisów prawa materialnego zarzuciła naruszenie art.

296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez rozstrzygnięcie polegające na orzeczeniu

generalnego zakazu używania oznaczenia graficznego bez odniesienia tego

zakazu do przedmiotu ochrony przysługującej powodowi; art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw.

z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez zakazanie pozwanemu używania w

obrocie gospodarczym oznaczenia, które nie jest używane w charakterze znaku

towarowego. Skarżąca wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powódka o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie zwrotu kosztów

postępowania.

Sąd Najwyższy zważył:

W pierwszym rzędzie odnieść się należy do podstawy naruszenia prawa

procesowego. Są one oczywiście chybione w zakresie odnoszącym się do art. 386

§ 1 k.p.c. i art. 385 k.p.c., które zwierają jedynie normy o charakterze

kompetencyjnym dotyczącym treści rozstrzygnięć sądów drugiej instancji

(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2005 r., II CK 37/05, nie

publ.). Co do naruszeń art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 39820

k.p.c.

stwierdzić należy, że art. 382 k.p.c. ma charakter dyrektywy ogólnej,

dopuszczającej kontynuację postępowania rozpoznawczego przed sądem

odwoławczym. Jego powołanie może być jednak skuteczne tylko wówczas,

gdy sąd apelacyjny oprze swoje ustalenia na niepełnym materiale dowodowym,

pomijając pozostały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r.,

II CSK 337/06, nie publ.). Przepis art. 378 § 1 k.p.c. wyznacza zakres kognicji sądu

odwoławczego, stwierdzając że rozpoznaje on sprawę w podmiotowych

i przedmiotowych granicach zaskarżenia, z tym że w zakresie naruszeń prawa

procesowego uwzględnia z urzędu jedynie nieważność postępowania. Powiązanie

powyższych przepisów z art. 39820

k.p.c. oraz uzasadnienie skargi w tej części

wskazują, że zdaniem pozwanego uchybienia procesowe Sądu odwoławczego

polegają na niewykonaniu zalecenia Sądu Najwyższego, który miał wskazać jakie

czynności i ustalenia powinien poczynić Sąd Apelacyjny. Taka interpretacja

wskazanych przepisów jest nieprawidłowa. Wykładnia językowa art. 39820

k.p.c.,

11

skonfrontowana z wykładnią art. 386 § 6 k.p.c., jednoznacznie wskazuje na różnice

między zwrotami „związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez

Sąd Najwyższy” a „ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania

wyrażone w uzasadnieniu wyroku wiążą sąd (…) przy ponownym rozpoznaniu

sprawy”. Pojęcie „wykładnia prawa” musi być rozumiane ściśle jako ustalenie

znaczenia przepisów prawa, zatem nie obejmuje kwestii poruszonych

w uzasadnieniu wykraczających poza granice podstaw kasacyjnych, poglądów

prawnych i wypowiedzi na marginesie orzeczenia., stwierdzeń i ocen dotyczących

stanu faktycznego sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października

2002r., II CKN 860/00, nie publ.). Oznacza to, że w przedmiotowym wypadku Sąd

Apelacyjny (i Sąd Najwyższy rozpoznający obecnie przedstawioną skargę)

związany był wykładnią art. 129 w zw. z art. 130 p.w.p., art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw.

z art. 154 p.w.p., art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w zakresie pojęć używanie znaku,

zdolność odróżniająca, znak renomowany, oraz przesłanek ochrony

renomowanego znaku towarowego. Poczynienie ustaleń faktycznych stanowiących

podstawę kwalifikacji prawnej i subsumcji należało zatem nadal do samodzielnej

kompetencji Sądu drugiej instancji. Wskazać ponadto należy że, zgodnie

z konstrukcją skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka procesowego, Sąd

Najwyższy odnosi się tylko do wskazanych w niej podstaw. W wypadku wydania

orzeczenia kasatoryjnego uchylenie zaskarżonego orzeczenia nie zwalnia sądu

odwoławczego, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, od

kontroli prawidłowości podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (w ramach zarzutów

procesowych apelacji) oraz pełnej kontroli prawidłowości podstawy prawnej

rozstrzygnięcia. Niemniej apelacja podlegała ponownemu rozpoznaniu tylko

w zakresie adekwatnym dla rozstrzygnięcia dotyczącego żądań powoda H., a

wcześniej wywiedziona została przez wszystkich trzech powodów, przy czym

zawarte w niej zarzuty nie zostały odpowiednio przyporządkowane do orzeczeń

wydanych w poszczególnych sprawach. Taktyka procesowa powodów, którzy

zgłosili trzy samodzielne powództwa oparte na różnych podstawach faktycznych i

prawnych, odpowiednio wnioskowali i przedstawiali obszerny materiał dowodowy,

ukierunkowali opinie biegłych zmierzając do uzyskania konkluzji adekwatnych dla

ochrony własnych interesów prawnych, różniących się od pozostałych powodów,

12

doprowadziła do tego, że akta liczą dwadzieścia tomów. Na ich zawartość składa

się materiał niejednorodny, nieprzejrzysty, w większości nieprzydatny dla

rozstrzygnięcia obecnego sporu ograniczonego do żądania udzielenia,

w oznaczony ściśle sposób, ochrony prawnej z tytułu naruszenia prawa

ochronnego na znak towarowy przestrzenny. W oczywisty sposób utrudniło to

Sądowi odniesienie się do istoty sprawy, wpłynęło na zakres ustaleń, ocen

i wyciągniętych z nich wniosków oraz ocen prawnych. Świadczą o tym znaczące

uproszczenia dotyczące m.in. uznania za przedmiot ochrony, do którego prawa

przysługują powodowi ad 2) skopka (bądź czystego skopka) a nie znaku

towarowego trójwymiarowego (określonej formy przestrzennej) IR 736770,

zamiennego zrównania bądź odróżniania pojęć wizerunek skopka i kształt

opakowania, odnoszenie się do ocen konsumentów i opinii biegłych dotyczących

marki A. (znaku towarowego słownego innego podmiotu), serka (towaru innego

podmiotu), sprzeczne stwierdzenia że powód ad 2) jako pierwszy używał „takiego

znaku towarowego” i poniósł na jego promocję znaczące koszty, następnie że „ten

element” (skopek) został użyty, wykorzystany i wypromowany pierwotnie „przez

powoda w formie opakowania serków twarogowych i znaku towarowego

zamieszczonego na tych opakowaniach” a jednocześnie że pozwany używał znaku

skopka na opakowaniach masła od lat 70-tych XX wieku. Uznanie

międzynarodowego znaku towarowego ma skutek ex nunc, zatem wprowadzenie

na polski rynek serka A. przez powoda w jakimkolwiek opakowaniu w latach 1993-94

pozbawione jest znaczenia prawnego. W okresie późniejszym własny produkt we

własnych opakowaniach, których jednym z elementów był trójwymiarowy kształt objęty

znakiem towarowym IR 736770, wykorzystywany za zgodą powoda, wprowadzały

podmioty trzecie. Nieczytelna jest także, w aspekcie rozpoznawanej sprawy, ocena

Sądu dotycząca dowodu z opinii biegłych. Nie można odmówić słuszności zarzutom

dotyczącym ich wartości dowodowych. Co do zasady w granicach wyznaczonych

zarzutami prawa procesowego podniesionymi w apelacji Sąd odwoławczy powinien

zweryfikować prawidłowość podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, niemniej z uwagi na

obecny stan sprawy i konieczność ograniczenia się wyłącznie do powództwa

będącego nadal przedmiotem rozpoznania, niezbędne będzie także wskazanie przez

niego, które z dotychczasowych ustaleń są nieprzydatne w całości lub w części, które

13

dowody zostają pominięte. W tym zatem zakresie zarzut naruszenia art. 378 § 1 k.p.c.

w zw. z art. 382 k.p.c. poprzez niedokonanie przez sąd drugiej instancji własnych

ustaleń faktycznych dotyczących zdolności odróżniającej i renomy znaku IR 736770

na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, należy uznać za

usprawiedliwioną i mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie podstawę kasacyjną.

Wprawdzie zastosowanie prawa materialnego polega na prawidłowym

odniesieniu normy prawa materialnego do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, zatem

wadliwe ustalenia faktyczne w zasadzie czynią przedwczesnym odniesienie się do

podstawy naruszenia prawa materialnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23

lutego 2006 r., II CSK 101/05, nie publ.) niemniej - ze względu na specyfikę sporu i

zagadnienia prawne występujące w sprawie - nie można pominąć zarzutu naruszenia

art. 156 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uchybienia tego upatruje

skarżący w niezastosowaniu pierwszego z wymienionych przepisów, czego skutkiem

było zakazanie pozwanemu, na podstawie dalszych ze wskazanych przepisów,

używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (wizerunku skopka), które nie jest

identyczny ani podobny do znaku towarowego powoda, gdyż jest tylko oznaczeniem

graficznym nawiązującym do rzeczywistego naczynia i jego asocjacji z wysoką

jakością tradycyjnych wiejskich wyrobów mleczarskich, ponadto używanym przez

niego na niektórych opakowaniach w celu opisowym, informującym o cechach

produktu, tj. naturalnym smaku sera. Co do tych kwestii wskazać należy, że powód

uzyskał prawo ochronne z rejestracji na znak towarowy trójwymiarowy o określonych

parametrach, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, nieopatrzony nazwą własną. Znak

ten zatem nie dotyczy wprost „skopka”, ”cebrzyka” czy jakiejkolwiek innego naczynia

znanego wcześniej, tylko stanowi formę przestrzenną, której inspiracją było tradycyjne

naczynie do mleka, czyli rzecz samodzielnie występująca w obrocie. Nie ulega

wątpliwości, że kształty tradycyjnie używane należą do domeny publicznej i jako takie,

bez wprowadzenia cech odróżniających o indywidualnym charakterze, nie mogą być

zawłaszczone i uzyskać rejestracji. Jej przesłanką jest bowiem zdolność odróżniająca

pierwotna. Zgodnie z art. 15216

p.w.p. do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z

rejestracji międzynarodowego znaku towarowego korzystającego z ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 296-298, z

tym że roszczeń tych można dochodzić od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach

14

Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony. Procedura przyjęcia przez Biuro

Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie nie

powoduje powstania żadnego prawa ochronnego. Dopiero uznanie ochrony oznacza

przyznanie prawa ochronnego, mającego cechy prawa podmiotowego wyłącznego,

ograniczonego czasowo i terytorialnie. Znak ten nie ma charakteru autonomicznego

(jak znak wspólnotowy), co oznacza, że dla wyznaczenia granic prawa ochronnego

mają zastosowanie przepisy art. 153 i nast. p.w.p., włącznie z ograniczeniami tzw.

strefy negatywnej, czyli zakresu uprawnień do zakazywania (art. 155-158, art. 160

p.w.p.). W zakresie pierwszego z przedstawionych zagadnień rozstrzygnięcia

wymaga, czy swoisty monopol wynikający z prawa ochronnego na znak towarowy

przestrzenny inspirowany obejmuje także przedmiot inspiracji, zatem czy uprawniony

może żądać zakazania używania go w charakterze oznaczenia graficznego przez

innych przedsiębiorców. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista.

Wyłączność nie może dotyczyć pomysłu ani źródła inspiracji. W tym zakresie bowiem

panuje wolność rynku, idei i zakaz ograniczania konkurencji. Ochroną prawną nie jest

objęty pomysł, ani jego źródło, tylko materializacja w postaci zarejestrowanego

oznaczonego znaku towarowego. Dopuszczenie w restrykcyjnym reżimie tak szeroko

pojętej ochrony znaków towarowych oznaczałoby ponadto pośrednie zawłaszczanie

praw należących do domeny publicznej. Ewentualnej ochrony indywidualnych

pomysłów można poszukiwać w przepisach dotyczących wzornictwa przemysłowego

czy praw autorskich. Samodzielną podstawą prawną udzielenia ochrony znakom

towarowym jest wykazanie używania znaku identycznego lub podobnego do objętego

ochroną (a nie pierwowzoru) w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych,

jeżeli takie używanie może spowodować wśród części odbiorców błąd polegający

w szczególności na skojarzeniu między znakami (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Ryzyko

skojarzenia nie oznacza przy tym samodzielnej przesłanki tylko doprecyzowanie

zakresu „wywołania błędu, ryzyka pomyłki” (por. wyroki Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie Sabel BV v. Puma AG, nr C –

251/95, Rec. 1997, z dnia 29 września 1998r. w sprawie Kabushiki Kaisha v. Metro-

Goldwyn-Mayer Inc, nr C – 39/97, Rec. 1998). Jak wynika z motywów zaskarżonego

orzeczenia Sąd Apelacyjny nie dokonywał oceny żądania powoda ad 2) w oparciu

powyższy przepis, przyjmując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 296 ust. 2 pkt 3

15

p.w.p. dotyczący znaków renomowanych. Także ten przepis odwołuje się do cechy

identyczności lub podobieństwa, która powinna być ograniczona do badania

oznaczenia (tu: znaku graficznego skopka) i zarejestrowanego znaku towarowego (tu:

określonej formy przestrzennej) poza granicami specjalizacji (podobieństwa towarów)

w aspekcie skojarzenia (łączenia) przez relewantnych odbiorców (por. wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSN-ZD 2009, nr 3, poz. 65,

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.).

Niemniej nawet jej stwierdzenie nie jest wystarczające. Podstawową, wstępną

przesłanką udzielenia tak daleko idącej ochrony osobie powołującej się na prawo

ochronne do znaku towarowego renomowanego jest bowiem stwierdzenie czy

zachodzą uzasadnione podstawy używania spornego znaku. W tym miejscu wskazać

należy, że jakkolwiek postępowanie dotyczy znaku towarowego międzynarodowego,

objętego z mocy uznania taką samą ochroną jak znaki towarowe krajowe, to z uwagi

na zobowiązanie Polski do dostosowania prawa krajowego dotyczącego ochrony

własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, do prawa wspólnotowego (art.

122 w zw. z art. 68 i 69 Układu Stowarzyszeniowego) ocena prawna sporu,

niezależnie od daty zarejestrowania znaku towarowego, powinna nastąpić

z uwzględnieniem prawa unijnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków

towarowych (Dz.U.UE.L.08.299.25), która zastąpiła poprzednią Pierwszą

Dyrektywę Rady 89/104 EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków

towarowych (Dz.U.UE.L.89.40.1 ze zm.) oraz orzecznictwo odnoszące się

do znaków towarowych wspólnotowych (zasada wykładni prowspólnotowej).

Implementacja wskazanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE

z dnia 22 października 2008 r. nie została przeprowadzona prawidłowo,

gdyż nie uwzględniono przewidzianej w jej art. 5 ust. 2 przesłanki „braku

uzasadnionych podstaw używania spornego znaku” w hipotezie normy zawartej

w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. dotyczącej znaków renomowanych. Przedstawiciele

doktryny prawniczej jednoznacznie wskazują na konieczność jej uwzględnienia bądź

wprost, bądź poprzez konstrukcję nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.). Sąd

16

Najwyższy w obecnym składzie opowiada się za drugim z tych stanowisk. Oznacza

to, że pozwany może powołać się, także w odniesieniu do znaków towarowych

renomowanych, na usprawiedliwione używanie swojego oznaczenia (znaku)

wynikające z pierwszeństwa, posługiwania się oznaczeniem dostępnym wszystkim

uczestnikom obrotu, bądź zawierającym istotne dla nabywcy informacje o towarze.

Opakowanie z natury rzeczy stanowi źródło informacji o towarze najbliższe nabywcy,

które mogą być przekazywane we wszystkich formach - opisowej, graficznej,

opartej na skojarzeniach. Znak towarowy jest specyficznym oznaczeniem,

dobrem niematerialnym, a jego zdolność do odróżniania towarów ma charakter

abstrakcyjny i samodzielny wobec towaru, który identyfikuje z punktu widzenia źródła

pochodzenia. Opakowanie odpowiadające znakowi towarowemu przestrzennemu,

lub na którym naniesiono znak graficzny stanowi jedynie nośnik informacji

o pochodzeniu komercyjnym, które nie musi odpowiadać faktycznemu producentowi

umieszczonego w nim towaru. Ochrona znaku towarowego uzasadniona jest

tylko gdy wprowadzono w błąd co do pochodzenia towaru, a w odniesieniu do

znaku renomowanego gdy nieuzasadnione używanie może przynieść używającemu

nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź

renomy znaku wcześniejszego. Wszystkie inne sposoby używania znaku

towarowego osoby trzeciej są legalne, przy czym należy tak wyważać

interesy uczestników obrotu gospodarczego aby nie nadużywali swej pozycji na

rynku i została zachowana swobodna konkurencja. Samo w sobie budowanie

skojarzeń przez przedsiębiorcę nie jest zakazane, ani sprzeczne z dobrymi

obyczajami, chyba że inny jest cel działania takiej osoby.

Naruszenie powołanych przepisów uzasadnia podstawę kasacyjną określoną

art. 3983

§ 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w stopniu skutkującym koniecznością wydania orzeczenia

kasatoryjnego (art. 39815

§ 1 k.p.c.). O kosztach postępowania przed Sądem

Najwyższym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art.

39821

k.p.c..

17

es