II PK 127/09

Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r.

II PK 127/09

W razie nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny, ostateczna de-

cyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu rozstrzyga wyłącznie o nie-

stwierdzeniu braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, bez przyzna-

nia ochrony patentowej.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Halina Kiryło,

Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 r.

sprawy z powództwa Włodzimierza B., Jana G., Sławomira P., Mirosława P., Piotra

R., Mirosława H., Grzegorza S., Marka S., Romana U. przeciwko KGHM P.M. SA w

L. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda Mirosława P. od wyroku Sądu

Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2008 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda

Mirosława P. i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu

do ponownego rozpoznania z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 18 września 2008 r. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił po-

wództwo powodów Grzegorza S., Romana U., Sławomira P., Mirosława H., Miro-

sława P., Jana G., Piotra R., Marka S. i Włodzimierza B. dotyczące żądania od po-

zwanej KGHM „P.M.” SA w L. zapłaty kwot od 149.384,44 zł do 846.511,92 zł tytułem

wynagrodzenia należnego na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 1998 r.,

w ramach której został opracowany projekt racjonalizatorski [...].

Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 15 kwietnia 1998 r. została zawarta umowa

pomiędzy KGHM „P.M.” SA - Biuro Zarządu z siedzibą w L., a powodami Janem G.,

Piotrem R. i Romanem U. Przedmiotem tej umowy było dokonanie w terminie trzech

miesięcy od jej zawarcia projektu racjonalizatorskiego [...]. Stosownie do § 5 umowy

2

prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy

dokonany w wyniku realizacji tej umowy przysługiwało KGHM P.M. w L. W § 6

umowy strony postanowiły, że za projekt wykonany zgodnie z umową wykonawcy

otrzymają wynagrodzenie naliczane od oczekiwanych korzyści przez okres pierw-

szych pięciu lat stosowania projektu, płatne w terminie dwóch miesięcy po upływie

każdego roku uzyskiwania korzyści z projektu w wysokości 15% efektów uzyskiwa-

nych przez KGHM P.M. SA, a w wypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące

przedmiotem projektu, za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu, w wy-

sokości 15% efektów uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA. W umowie strony przewi-

działy prawo do wynagrodzenia współautorów projektu poza wykonawcami w części

zadeklarowanej w arkuszu zgłoszenia projektu (§ 7 umowy). W dniu 10 lipca 1998 r.

28 współtwórców, w tym powodowie, dokonali zgłoszenia u strony pozwanej projektu

wynalazczego [...]. Zgłoszenie poprzedziło przeprowadzenie przez Hutę Miedzi G.

odpowiednich prób. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie prób był dyrektor Od-

działu Huty Miedzi G. powód Włodzimierz B. Decyzją prezesa Zarządu KGHM P.M.

SA z dnia 22 grudnia 1998 r. projekt wynalazczy [...] został uznany za projekt racjo-

nalizatorski i przyjęty do stosowania z dniem 1 stycznia 1999 r. Za realizację projektu

odpowiadał dyrektor techniczny Oddziału Huty Miedzi G. W dniu 1 marca 2004 r.

twórcy projektu wynalazczego [...] skorygowali z dniem 1 marca 2004 r. udział pro-

centowy i skład osobowy członków zespołu, obowiązujący do wypłaty wynagrodze-

nia, za efekty uzyskane w VI i następnych latach stosowania projektu w przypadku

uzyskania patentu na rozwiązanie. W dniu 21 kwietnia 2000 r. strona pozwana wy-

stąpiła do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu. Urząd Patentowy decyzją z

dnia 29 grudnia 2003 r. odmówił udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek z powo-

du niespełnienia warunku nieoczywistości. Decyzję tę Urząd Patentowy podtrzymał

decyzją z dnia 31 sierpnia 2005 r. Na skutek skargi strony pozwanej na decyzję

Urzędu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie wyrokiem z dnia 2 marca 2006 r. [...] uchylił zaskarżone decyzje

Urzędu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. i z 29 grudnia 2003 r. W dniu 24

października 2006 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu na rzecz strony

pozwanej KGHM P.M. SA patentu na wynalazek [...] pod warunkiem uiszczenia w

terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji opłaty za udzielenie ochrony,

pod rygorem wydania przez Urząd decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o

udzieleniu patentu. Strona pozwana w dniu 31 stycznia 2007 r. złożyła do Urzędu

3

Patentowego RP wniosek o odroczenie terminu do uiszczenia opłaty za pierwszy

okres ochronny wynalazku. Urząd Patentowy postanowieniem z dnia 20 lutego 2007

r. odroczył ten termin do dnia 24 lipca 2007 r. Decyzją z dnia 24 września 2007 r. -

wobec nieuiszczenia opłaty - Urząd Patentowy stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia

24 października 2006 r. o udzieleniu patentu [...] na rzecz KGHM „P.M.” SA w L.

W ocenie Sądu Okręgowego istota sprawy sprowadzała się do wyjaśnienia,

czy strona pozwana w myśl umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. o dokonanie projektu

racjonalizatorskiego i na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r.

o wynalazczości oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysło-

wej uzyskała patent na rozwiązanie będące przedmiotem projektu zgłoszonego przez

twórców (między innymi powodów) [...], bo tylko wówczas powodowie mieliby prawo

do wynagrodzenia za okres kolejnych pięciu lat stosowania projektu w wysokości

przewidzianej w umowie (za okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu racjona-

lizatorskiego twórcy otrzymali wynagrodzenie). Sąd Okręgowy zwrócił przy tym

uwagę na § 5 umowy z 15 kwietnia 1998 r., w którym strony przewidziały prawo, a

nie obowiązek strony pozwanej do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa

ochronnego na wzór użytkowy w wyniku realizacji umowy.

Sąd Okręgowy przyjął, że strona pozwana ostatecznie nie uzyskała patentu na

wynalazek [...]. Wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu nie jest

równoznaczne z nabyciem patentu, bądź praw do niego. Urząd Patentowy dokonuje

bowiem wpisu o udzieleniu patentu do rejestru patentowego dopiero po uiszczeniu

przewidzianej opłaty (art. 53 w związku z art. 52 ust. 2 Prawa własności przemysło-

wej). Dopiero z chwilą uiszczenia opłaty za ochronę wynalazku, jak i opłaty za publi-

kację patentu, Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu dokument patentowy (art. 54

powołanej wyżej ustawy). Sąd Okręgowy stwierdził, że skoro strona pozwana nie

uzyskała patentu na wynalazek będący przedmiotem sporu rozumianego jako cywil-

ne prawo podmiotowe, a uzyskała jedynie warunkową decyzję o udzieleniu patentu

na wynalazek, która nigdy nie stała się ostateczna, brak było podstaw do wypłaty

wynagrodzenia powodom za VI, VII, VIII rok stosowania projektu. Wygaśnięcie decy-

zji o udzieleniu patentu na wynalazek ma bowiem ten skutek, że patent nie zostaje

udzielony i nigdy nie powstaje. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że pozwana zgod-

nie z umową jaka łączyła strony była uprawniona do podjęcia decyzji o zaniechaniu

wniesienia opłaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej. W tej sytuacji - w

ocenie Sądu Okręgowego - bezprzedmiotowe stało się badanie dalszych zarzutów

4

strony pozwanej zawartych w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upomi-

nawczym, w szczególności badanie zdolności patentowej rozwiązania objętego zgło-

szeniem [...] oraz wszystkich zarzutów powodów podniesionych w pismach ich peł-

nomocnika z dnia 28 marca 2008 r., 4 lipca 2008 r. i 17 września 2008 r.

Powyższy wyrok Sądu Okręgowego w całości zaskarżyli powodowie apelacją.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2008 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na podsta-

wie art. 385 k.p.c. oddalił apelację. Sąd drugiej instancji podzielił i przyjął za własne

ustalenia faktyczne stanowiące podstawę faktyczną wyroku Sądu pierwszej instancji.

W pierwszej kolejności Sąd drugiej instancji odniósł się do podnoszonego w

apelacji zarzutu nieważności postępowania, który strona skarżąca upatrywała w po-

zbawieniu powodów możliwości obrony ich praw, przez bezzasadne (w ocenie po-

wodów) pominięcie przez Sąd pierwszej instancji wniosków dowodowych, na pod-

stawie których miało nastąpić wykazanie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oko-

liczności (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Według Sądu drugiej instancji nie było nieważności w

postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Oddalenie wniosków dowodowych

strony nie stanowi bowiem takiego uchybienia procesowego, które skutkowałoby

nieważnością postępowania. Sąd drugiej instancji podkreślił przy tym, że postano-

wienie dowodowe Sądu pierwszej instancji, chociaż jest niezaskarżalne, może podle-

gać kontroli instancyjnej, w wyniku której sąd odwoławczy na wniosek apelującego

może, zmieniając w trybie art. 380 k.p.c. takie postanowienie, przeprowadzić pomi-

nięte dowody. Postępowanie apelacyjne jest merytoryczną kontynuacją sporu toczą-

cego się dotychczas przed sądem pierwszej instancji, tym samym pominięcie jakie-

goś dowodu, podlega kontroli instancyjnej i nie może być wystarczającą przesłanką

do twierdzenia o pozbawieniu strony możliwości obrony (por. postanowienie Sądu

Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r., II UKN 121/00, OSNAPiUS 2002 nr 12, poz.

421).

Co do zarzutu apelacji dotyczącego braku rozpoznania przez Sąd Okręgowy

istoty sporu, Sąd drugiej instancji - stwierdzając jego bezzasadność - podkreślił, że

zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „nierozpoznanie istoty sprawy” odnosi

się do nierozpoznania istoty roszczenia będącego podstawą powództwa. Taka sy-

tuacja wystąpiłaby, gdyby sąd pierwszej instancji oddalił powództwo na tej podsta-

wie, że stwierdził istnienie przesłanki unicestwiającej roszczenie (np. brak legitymacji

procesowej, przedawnienie roszczenia, przedwczesność powództwa) i nie rozpoznał

merytorycznie podstaw powództwa (por. orzeczenie z dnia 9 stycznia 1936 r., II

5

1839/36, Zb. Orz. 1936, poz. 315). Nierozpoznanie istoty sprawy oznacza nierozpo-

znanie merytoryczne zgłoszonych w sprawie roszczeń oraz pominięcie merytorycz-

nych zarzutów pozwanego. Uchybienie to może oznaczać także niewyjaśnienie i po-

zostawienie poza oceną okoliczności faktycznych, stanowiących przesłanki zastoso-

wania normy prawa materialnego, będącej podstawą roszczenia.

Według Sądu drugiej instancji, Sąd pierwszej instancji prowadząc postępowa-

nie dowodowe, w granicach dopuszczonych wniosków dowodowych dokonał trafnych

ustaleń faktycznych koniecznych dla oceny roszczeń strony powodowej, jak również

ustosunkował się do tych ze zgłoszonych przez pozwaną zarzutów, które dotyczyły

kwestii mogących rzutować na treść rozstrzygnięcia.

Sąd drugiej instancji nie znalazł podstaw do uwzględnienia stawianych przez

skarżących zarzutów dotyczących naruszenia art. 224, art. 227 i art. 217 § 2 k.p.c.

Powodowie zarzucili Sądowi pierwszej instancji brak przeprowadzenia wnioskowa-

nych przez nich dowodów, na podstawie których zamierzali wykazać, że wolą stron

umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. było uzależnienie przyznania wykonawcom wyna-

grodzenia za następne pięć lat stosowania opracowanych przez nich rozwiązań od

posiadania przez to opracowanie cech wynalazku. Tym samym powodowie zamie-

rzali wykazać, że uzyskanie patentu nie było konieczne do powstania kolejnych,

oprócz już zrealizowanych, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia. Sąd drugiej instancji

stwierdził, że ocena tego zarzutu wykraczała poza zakres jego kognicji. Pełnomocnik

powodów, który był obecny na rozprawie w dniu 18 września 2008 r., podczas której

Sąd pierwszej instancji oddalił wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świad-

ków oraz przesłuchania niektórych z powodów, nie zwrócił temu Sądowi uwagi na

uchybienia procesowe. Wobec tego Sąd drugiej instancji nie miał podstaw do bada-

nia tego, czy uchybienia takie rzeczywiście miały miejsce i jaki był ich ewentualny

wpływ na wynik sprawy. Sąd drugiej instancji przypomniał w tym miejscu, że w

orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sę-

dziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r. oraz uchwałę Sądu Najwyższe-

go z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08) wskazano, że sąd odwoławczy może

korygować ewentualne uchybienia procesowe sądu pierwszej instancji jedynie na

zarzut strony i tylko wtedy, gdy strona w trybie art. 162 k.p.c. zwróciła temu sądowi

uwagę na te uchybienia. W niniejszej sprawie powodowie z owego uprawnienia jed-

nak nie skorzystali, gdyż ich pełnomocnik obecny na rozprawie, na której oddalono

wskazane w apelacji wnioski dowodowe nie zwrócił Sądowi pierwszej instancji uwagi

6

na ich rzekome bezzasadne pominięcie. Sąd drugiej instancji zauważył, że nie

miałby również podstaw do ewentualnego przeprowadzenia pominiętych przez Sąd

pierwszej instancji dowodów, gdyż w apelacji nie zawarto stosownego ku temu wnio-

sku. Postanowienie dowodowe Sądu pierwszej instancji, chociaż jest niezaskarżalne,

może być jednak poddane weryfikacji w ramach kontroli instancyjnej. W tym przy-

padku skarżący musi jednak złożyć stosowany wniosek w trybie art. 380 k.p.c.,

czego apelujący nie uczynili. Sąd drugiej instancji podzielił wykładnię § 5 i § 6 umowy

dokonaną przez Sąd pierwszej instancji uznając, że zgromadzony w sprawie materiał

dowodowy nie daje podstawy do podzielania stanowiska powodów, jakoby

konsensusem stron objęte było posiadanie przez ich opracowanie cech wynalazku, a

nie uzyskanie na to rozwiązanie patentu. Sąd drugiej instancji uznał, że Sąd pierw-

szej instancji na podstawie umowy z 15 kwietnia 1998 r. i przepisów prawa wynalaz-

czego z 1972 r. trafnie przyjął, że pozwana Spółka jako podmiot materialnie legity-

mowany do otrzymania patentu na dokonane przez powodów opracowanie nie miała

obowiązku uzyskania takiego prawa ochronnego, a co za tym idzie - powodom nie

przysługiwało także wobec Spółki roszczenie o doprowadzenie do uzyskania paten-

tu. Do skutków związanych z brakiem uiszczenia przez pozwaną Spółkę opłaty za

pierwszy okres ochronny, co było ustawowym warunkiem powstania patentowego

prawa ochronnego, nie mogło mieć zastosowania unormowanie zawarte w art. 93

k.c. Warunek zawarty w decyzji patentowej miał charakter warunku zawieszającego,

tym samym do czasu jego ziszczenia się prawo ochronne nie mogło powstać. Przede

wszystkim jednak warunek zawarty w decyzji nie był warunkiem, o jakim mowa w art.

89 i następnych k.c. Warunku w rozumieniu art. 89 k.c. nie można bowiem utożsa-

miać z przewidzianymi przez ustawodawcę wymaganiami skuteczności określonej

czynności prawnej, a taki ustawowy charakter miało uiszczenie opłaty za pierwszy

okres ochronny, co było warunkiem prawnym, a nie warunkiem w ścisłym tego słowa

znaczeniu (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości).

Zdaniem Sądu drugiej instancji, brak uiszczenia przez pozwaną spółkę opłaty

za pierwszy okres ochronny nie mógł być także rozpoznawany w kategorii nadużycia

prawa (art. 5 k.c.). Nie można podzielić stanowiska powodów jakoby zaniechanie to

miało pozbawiać ich wynagrodzenia za stosowanie opracowanego przez nich roz-

wiązania. Przez zawarcie spornej umowy powodowie uzyskali o wiele lepsze warunki

od opracowanych przez nich jako pracowników KGHM w ramach obowiązków wyni-

7

kających ze stosunku pracy rozwiązanie zostałoby przyjęte przez pracodawcę bez

uprzedniego zawarcia umowy.

Sąd drugiej instancji uznał, że Sąd pierwszej instancji - dokonując ustaleń w

zakresie treści złożonych przez strony w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. oświad-

czeń woli oraz treści wynikających z tej umowy wzajemnych praw i obowiązków stron

- nie naruszył unormowań zawartych w art. 65 k.c. i art. 354 k.c.

Powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył skargą kasacyjną powód Miro-

sław P. Skargę oparto na obydwu podstawach określonych w art. 3983

§ 1 pkt 1 i 2

k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 3983

§ 1

pkt 1 k.p.c.) skarżący zarzucił: błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 89

k.c. przez: 1) przyjęcie, że umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia

15 kwietnia 1998 r. nie zawiera warunku, tj. nie uzależnia powstania skutków czyn-

ności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego; zdaniem skarżącego zgodnie z

art. 89 k.c. umowa ta uzależniała powstanie jej skutków prawnych od zdarzenia przy-

szłego i niepewnego, tj. od uzyskania patentu przez pozwaną; 2) przyjęcie, że decy-

zja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. [...] o udzieleniu patentu na

wynalazek [...] zawiera wyłącznie warunek prawa uiszczenia opłaty za pierwszy

okres ochronny; w ocenie skarżącego warunku uiszczenia opłaty za pierwszy okres

ochronny zawarty w tej decyzji nie można kwalifikować jako warunku prawa; nie jest

to bowiem ustanowiona przez przepis prawa przesłanka ważnej lub prawnie skutecz-

nej czynności prawnej, ale zgodnie z art. 107 § 2 k.p.a. dodatkowy składnik decyzji,

do którego należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego; 3) niewła-

ściwe zastosowanie art. 93 § 1 k.c., przez przyjęcie, że przepis ten nie może mieć

zastosowania w sprawie oraz pominięcie, że pozwana spółka w sposób sprzeczny z

zasadami współżycia społecznego przeszkodziła w ziszczeniu się warunku zawarte-

go w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. (a nie w decyzji o udzieleniu patentu z dnia

24 października 2006 r.) przez nieuiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny w

kwocie 270 zł, na skutek czego decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu z

dnia 24 października 2006 r. wygasła; 4) błędną wykładnię art. 5 k.c., przez przyjęcie,

że „zachowanie pozwanej spółki wobec szerokiej społecznej krytyki przyjmowanych

zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno uznać jako dzia-

łanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego", tymczasem przepis art. 5 k.c.

nie daje podstaw do uznania działania pod presją społecznej szerokiej krytyki i oceny

dokonanej przez media za zgodne z zasadami współżycia społecznego; 5) błędną

8

wykładnię art. 52 Prawa własności przemysłowej w związku z art. 252 Prawa wła-

sności przemysłowej oraz art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa własności

przemysłowej przez przyjęcie, że: - nie udzielono patentu na projekt wynalazczy po-

wodów ze względu na to, że decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października

2006 r. [...] o udzieleniu patentu na wynalazek [...] była wydana pod warunkiem i wa-

runek ten się nie ziścił; tymczasem zgodnie z art. 16 k.p.a. oraz art. 244 ust. 1 i ust. 4

Prawa własności przemysłowej decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października

2006 r. stała się ostateczna w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia po-

zwanej, przed upływem terminu na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny i

przed wydaniem decyzji Urzędu Patentowego RP o wygaśnięciu tej decyzji (24 wrze-

śnia 2007 r.), w związku z czym nastąpiło udzielenie patentu na projekt wynalazczy

powodów, a powodowie nabyli prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie z

dnia 15 kwietnia 1998 r. z chwilą kiedy decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 paź-

dziernika 2006 r. stała się ostateczna; - decyzja o udzieleniu patentu nie stała się

ostateczna, podczas gdy zgodnie z art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa wła-

sności przemysłowej decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku

instancji jest ostateczna, co oznacza, że decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24

października 2006 r. stała się ostateczna, ponieważ termin dwóch miesięcy od jej

doręczenia pozwanej upłynął przed upływem terminu na uiszczenie opłaty za pierw-

szy okres ochronny; tym samym decyzja ta istniała w obrocie prawnym i pozwana

uzyskała patent w rozumieniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r., pomimo że nie ko-

rzystała z ochrony patentowej na wynalazek objęty tą decyzją; 6) niezastosowanie

art. 316 ust. 4 Prawa własności przemysłowej i oparcie rozstrzygnięcia w sprawie

oceny skutków wydania w dniu 24 października 2006 r. przez Urząd Patentowy de-

cyzji na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczo-

ści, tymczasem zgodnie z art. 316 ust. 4 Prawa własności przemysłowej postępowa-

nie związane ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego,

znaku towarowego i topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym toczy się

od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów, tj. według przepisów ustawy -

Prawo własności przemysłowej; 7) naruszenie art. 56 k.c., przez przyjęcie, że zgod-

nie z literalnym brzmieniem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. pozwany nie miał

obowiązku, a jedynie prawo do złożenia do Urzędu Patentowego RP wniosku o

udzielenie patentu na opracowany przez powodów projekt wynalazczy, a tym samym

nie miał obowiązku uiszczenia opłaty 270 zł za pierwszy okres ochronny, tymczasem

9

zgodnie z art. 56 k.c. umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r. wywołuje skutki prawne nie

tylko w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia

społecznego i z ustalonych zwyczajów, tj. obowiązek pozwanego do złożenia wnio-

sku o udzielenie patentu na wynalazek powodów oraz uiszczenia opłaty za pierwszy

okres ochronny wynikał z wewnętrznych przepisów KGHM P.M. SA i stosowanych

procedur oraz zasad wynalazczości u pozwanej oraz art. 354 § 1 i § 2 k.c.; 8) nieza-

stosowanie art. 354 § 2 k.c. i przyjęcie, że pozwany był uprawniony do podjęcia de-

cyzji o zaniechaniu wniesienia opłaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej,

podczas gdy zgodnie z art. 354 k.c. oraz przepisami wewnętrznymi pozwanego po-

zwany był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania do czasu wydania

przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu a w przypadku wydania decyzji o

udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty był zobowiązany do uiszczenia

tej opłaty; 9) błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 65 § 1 i § 2 k.c., przez

uznanie za prawidłową dokonaną przez Sąd pierwszej instancji wykładnię umowy z

dnia 15 kwietnia 1998 r., która bazowała na jednoznacznej jej treści i literalnym

brzmieniu z pominięciem zasad określonych w art. 65 k.c. i w konsekwencji przyjęcie,

że „roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za dalsze 5 lat stosowania rozwiązania

opracowanego przez powodów było uzależnione od uzyskania na nie patentu, co

jednak jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy nie nastąpiło”; według skarżącego, zgod-

nie z art. 65 k.c., Sąd drugiej instancji powinien uwzględnić: zgodny zamiar stron i cel

umowy, tj. że zgodnym zamiarem i wolą stron było przyznanie twórcom wynagrodze-

nia za dalsze lata korzystania przez pozwanego z projektu powodów, jeżeli przed-

stawione przez powodów rozwiązanie okaże się wynalazkiem, co miała potwierdzić

odpowiednia decyzja Urzędu Patentowego; że zasady współżycia społecznego prze-

czą interpretacji dokonanej przez Sądy obu instancji, że wolą powodów było przenie-

sienie prawa do uzyskania patentu już w chwili zawarcia umowy i uzależnienie wy-

płaty wynagrodzenia za wynalazek od wyłącznej woli pozwanej; że ustawa o wyna-

lazczości zakłada, że powodowi przysługuje wynagrodzenie za stworzenie wynalaz-

ku, tj. za efekt jego pracy niezależnie od korzystania przez zamawiającego z ochrony

patentowej na ten wynalazek; że zasady logiki przeczą przyjętemu przez Sądy obu

instancji założeniu, że twórcy mieli otrzymać wynagrodzenie w tej samej wysokości

niezależnie od faktu, czy stworzyli wynalazek, czy projekt racjonalizatorski; że postę-

powanie pozwanej w okresie po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu

patentu z dnia 24 października 2006 r. potwierdzało, że powodom przysługuje wyna-

10

grodzenie za dalsze 5 lat korzystania z wynalazku zgodnie z umową z dnia 15 kwiet-

nia 1998 r. pomimo nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny (pozwany złożył

wobec powodów oświadczenia o uznaniu długu co do zasady w piśmie z dnia 2 lipca

2007 r., w protokole służbowym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., w piśmie z dnia 12

lipca 2007 r., w zweryfikowanej metodyce obliczania efektów ekonomicznych sto-

sowania patentu [...] z dnia 24 stycznia 2007 r., oraz piśmie z dnia 25 lipca 2007 r. a

co do zasady i co do wysokości w arkuszach obliczeniowych pozwanego z dnia 9

marca 2007 r.); że dokument wydany przez dyrektora Ochrony Własności Przemy-

słowej i Wdrożeń w Biurze Zarządu KGHM w sprawie trybu postępowania w spra-

wach ochrony wynalazków został wymieniony w pkt III ppkt 6 załącznika nr 2 do

uchwały [...] Zarządu pozwanego i na podstawie § 13 umowy z dnia 15 kwietnia 1998

r. stanowił integralną część tej umowy; 10) niewłaściwe zastosowanie art. 56 k.c.

oraz 60 k.c. i pominięcie, że oświadczenia pozwanego o uznaniu co do zasady długu

wobec powodów są czynnościami prawnymi jednostronnie zobowiązującymi i wywo-

łują skutki prawne wyrażone w wymienionych czynnościach prawnych, tj. zobowią-

zują pozwaną do zapłaty wynagrodzenia na rzecz powodów; ze względu na to, że

oświadczenia o uznaniu roszczeń powodów co do zasady i co do wysokości składały

osoby uprawnione do reprezentowania pozwanego, oświadczenia te były skuteczne i

wywołują skutek prawny w postaci zobowiązania KGHM P.M. SA do zapłaty wyna-

grodzenia.

W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania (art. 3983

§ 1 pkt 2

k.p.c.) skarżący zarzucił naruszenie: 1. art. 386 § 4 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c.

przez przyjęcie, że Sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy, podczas gdy Sąd

pierwszej instancji: nie ustalił stanu faktycznego w sposób, który umożliwiałby zba-

danie przez ten Sąd podstawy dochodzenia przez powodów roszczenia zgodnie z

art. 93 k.c., tj. nie zbadał kwestii niezgodnego z zasadami współżycia społecznego

przeszkodzenia KGHM P.M. SA w ziszczeniu się warunku umowy z dnia 15 kwietnia

1998 r.; nie ustalił przyczyn nieuiszczenia przez pozwaną opłaty za pierwszy okres

ochronny na podstawie decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 października 2006 r.;

nie zbadał, czy pozwany miał prawo, czy obowiązek wystąpienia przed Urzędem Pa-

tentowym o ochronę patentową na wynalazek autorstwa powodów; nie ustalił, jaki był

zgodny zamiar i wola stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. i jakie

były przesłanki powstania zobowiązania pozwanego do zapłaty wynagrodzenia na

rzecz powodów z tytułu korzystania przez pozwanego z wynalazku powodów; 2. art.

11

386 § 4 k.p.c., przez przyjęcie, że nie zachodzą przesłanki do uchylenia wyroku Sądu

pierwszej instancji; zdaniem skarżącego wskazany przepis nakazuje uchylenie za-

skarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, gdy wydanie

wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, a w postę-

powaniu przed Sądem pierwszej instancji takie postępowanie nie zostało przeprowa-

dzone nawet w podstawowym zakresie, tj. Sąd pierwszej instancji nie przeprowadził

postępowania dowodowego na okoliczności sporne pomiędzy stronami, które były

istotne dla rozstrzygnięcia sprawy: w kwestii przeszkodzenia sprzecznie z zasadami

współżycia społecznego w ziszczeniu się warunku umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.,

przyczyn nieuiszczenia opłaty w kwocie 270 zł za pierwszy okres ochronny, obo-

wiązku pozwanej wystąpienia o udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wyna-

lazek powodów stworzony na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.; zgodne-

go zamiaru i woli stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. co do za-

sad wynagradzania; przesłanek powstania zobowiązania pozwanego do zapłaty wy-

nagrodzenia na rzecz powodów z tytułu korzystania przez pozwanego z wynalazku

powodów; Sąd pierwszej instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe w tym zakre-

sie złożone przez powodów w piśmie procesowym z dnia 4 lipca 2008 r. oraz w pi-

śmie procesowym z dnia 17 września 2008 r., a następnie ponownie złożone na roz-

prawie w dniu 18 września 2008 r.; ponadto Sąd pierwszej instancji nie przeprowadził

postępowania dowodowego w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia należ-

nego powodom za lata 2004-2006 korzystania z wynalazku zrealizowanego zgodnie

z umową z dnia 15 kwietnia 1998 r.; 3. art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c.

oraz art. 382 k.p.c., przez przekroczenie przez Sąd drugiej instancji granic swobod-

nej oceny dowodów, poczynienie istotnych ustaleń sprzecznych z treścią zebranego

w sprawie materiału dowodowego, oparcie rozstrzygnięcia na dokumentach, które

nie miały mocy dowodów, przyznanie mocy dowodom przeprowadzonym bez za-

chowania reguł postępowania dowodowego (decyzja o wygaśnięciu decyzji o udzie-

leniu patentu), oparcie wyroku na przypuszczeniach, bliżej nieokreślonych publikacji

prasowych, sprzecznie z oświadczeniami pozwanego o uznaniu długu co do zasady

(przedstawionych wobec powodów w piśmie z dnia 2 lipca 2007 r., protokole służbo-

wym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., piśmie z dnia 12 lipca 2007 r., zweryfikowanej

metodyce obliczania efektów ekonomicznych stosowania patentu [...] z dnia 24

stycznia 2007 r. oraz piśmie z dnia 25 lipca 2007 r.) i sprzecznie z oświadczeniem

pozwanego o uznaniu długu co do wysokości przedstawionym w arkuszach oblicze-

12

niowych z dnia 9 marca 2007 r.; 4. art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz

art. 382 k.p.c., przez przyjęcie przez Sąd drugiej instancji, że „w świetle opisywanych

szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur związanych z wdrażaniem tzw.

rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uznać należy stanowisko

pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w związku z zajmowanymi przez nich

stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która poprzez zawarcie stosownej umowy

pozwalała na osiągnięcie przez nich o wiele większego wynagrodzenia od tego jakie

wynikałoby z powszechnie stosowanych w spółce rozwiązań; w takim zaś stanie

sprawy zachowanie pozwanej spółki wobec szerokiej społecznej krytyki przyjmowa-

nych zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno uznać jako

działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”, pomimo że w trakcie po-

stępowania nie zostały przeprowadzone żadne dowody na wskazane wyżej okolicz-

ności; 5. art. 213 § 1 k.p.c. oraz 228 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382

k.p.c., przez przyjęcie przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, że „w świetle opisywa-

nych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur związanych z wdrażaniem

tzw. rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uznać należy stanowi-

sko pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w związku z zajmowanymi przez

nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która poprzez zawarcie stosownej

umowy pozwalała na osiągnięcie przez nich o wiele większego wynagrodzenia od

tego jakie wynikałoby z powszechnie stosowanych w spółce rozwiązań. W takim zaś

stanie sprawy zachowanie pozwanej Spółki wobec szerokiej społecznej krytyki

przyjmowanych zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno

uznać jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” pomimo, że

wskazanych okoliczności nie można uznać w świetle art. 213 § 1 k.p.c. jako fakty

powszechnie znane, które Sąd mógł wziąć pod uwagę nawet bez powołania się na

nie przez strony; 6. art. 232 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c.,

przez przyjęcie za podstawę rozstrzygnięcia okoliczności uprawdopodobnionych

(uzyskanie przez powodów uprzywilejowanej pozycji w związku z zajmowanymi

przez nich stanowiskami, osiągnięcie o wiele większego wynagrodzenia niż stoso-

wane w spółce rozwiązania, szeroka społeczna krytyka powodów w związku z za-

warciem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), tymczasem zgodnie z normą art. 232

k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których

wywodzą skutki prawne, a nie je jedynie uprawdopodabniać; 7. art. 236 k.p.c. w

związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjęcie, że sama decyzja o wy-

13

gaśnięciu decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 września 2007 r. nie musiała być

formalnie zaliczona w poczet materiału dowodowego sprawy, tymczasem brak po-

stanowienia dowodowego w tym zakresie uniemożliwia prawidłową rekonstrukcję

stanu faktycznego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu; 8. art. 328 § 2 k.p.c. w

związku z art. 391 k.p.c., przez oparcie rozstrzygnięcia na dokumentach, które nie

miały mocy dowodów, na przypuszczeniach oraz sprzecznie z dowodami o uznaniu

długu i arkuszami obliczeniowymi strony pozwanej z dnia 9 marca 2007 r. uznają-

cymi roszczenia powodów co do zasady i co do wysokości; 9. art. 162 k.p.c., przez

przyjęcie, że Sąd drugiej instancji nie mógł rozpatrzyć zarzutów apelacji dotyczących

naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 217 § 2 k.p.c., art. 224 k.p.c. i art. 227

k.p.c., gdy tymczasem przepis ten nie ma zastosowania do postanowień wydanych

przez Sąd w sprawie przeprowadzenia dowodów; 10. art. 379 pkt. 5 k.p.c., przez

przyjęcie, że nie zaszły przesłanki do uznania nieważności postępowania przed Są-

dem pierwszej instancji; według skarżącego Sąd ten oddalił wnioski dowodowe zło-

żone przez powodów w pismach z dnia 21 lipca 2008 r. oraz z dnia 17 września 2008

r., wniosek o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków Tomasza P. oraz o do-

puszczenie dowodów z wyjaśnień powodów opisanych w pozwie z dnia 28 stycznia

2008 r. oraz w piśmie procesowym z dnia 28 marca 2008 r., wniosek powodów zło-

żony na rozprawie w dniu 15 maja 2008 r. o dopuszczenie dowodu z pisma Romana

U. z dnia 13 kwietnia 2007 r. do prezesa pozwanej Krzysztofa S. o wezwanie strony

pozwanej do niezwłocznego uiszczenia opłaty za pierwsze trzy lata ochrony rozwią-

zania, na który został udzielony patent, pomimo że wnioskowane dowody miały

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz oparł swoje rozstrzygnięcie na

domniemaniu okoliczności, które nie zostały udowodnione przez pozwaną, tj. że re-

zygnacja z ubiegania się o udzielenie patentu musiała być umotywowana względami

gospodarczymi oraz że rozwiązanie zgłoszone jako wynalazek do Urzędu Patento-

wego było pozbawione poziomu wynalazczego; 11. art. 386 § 2 k.p.c., przez nieu-

chylenie wyroku Sądu pierwszej instancji, pomimo że istniały przesłanki do stwier-

dzenia nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instancji; 12. art. 379 pkt.

5 k.p.c. przez pozbawienie powodów możliwości obrony swych praw przez: przyjęcie,

że „w świetle zaś opisywanych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur

związanych z wdrażaniem tzw. rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodob-

nione należy uznać stanowisko pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w

związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która

14

poprzez zawarcie stosownej umowy pozwalała na osiągnięcie przez nich o wiele

większego wynagrodzenia od tego, jakie wynikałoby z powszechnie stosowanych w

spółce rozwiązań" i przez to dokonanie oceny zasadności roszczeń powodów na

podstawie bliżej nieokreślonych publikacji prasowych (w aktach sprawy brak jest

jakichkolwiek publikacji prasowych), a jednocześnie uniemożliwienie powodom

przedstawienia swojego stanowiska w zakresie tzw. „publikacji prasowych", szcze-

gólnie, że kwestia ta została poruszona przez Sąd drugiej instancji dopiero w pisem-

nym uzasadnieniu do wyroku; przyjęcie, że trudno uznać jako działanie sprzeczne z

zasadami współżycia społecznego (w konsekwencji jako nadużycie prawa) zacho-

wanie pozwanej spółki wobec powodów ze względu na szeroką społeczną krytykę

przyjmowanych w pozwanej spółce zasad wynagradzania autorów projektów racjo-

nalizatorskich, pomimo że w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów w tej

sprawie i powodowie nie mieli możliwości przedstawienia swojego stanowiska w tym

zakresie; przyjęcie, że „odnośnie zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 16

k.p.a. wskazać należy, że bazuje on na opacznym zrozumieniu przez skarżącego

użytego w uzasadnieniu wyroku sformułowania o nieostateczności decyzji o udziele-

niu patentu; jak się bowiem wydaje Sąd Okręgowy miał na myśli nie administracyjno-

prawne ale cywilistyczne skutki braku opłaty wskazanej w decyzji patentowej, czego

następstwem było nie powstanie podmiotowego prawa ochronnego”, podczas gdy

Sąd Okręgowy w Legnicy jednoznacznie uznał, że decyzja o udzieleniu patentu nie

stała się ostateczna w sensie administracyjnoprawnym przez stwierdzenie: „a uzy-

skała jedynie warunkową decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, która nigdy nie

stała się ostateczna, gdyż wskutek nie uiszczenia przez stronę pozwaną opłaty za

pierwszy okres ochronny wynalazku (...) wygasła”; 13. art. 385 k.p.c. przez oddalenie

apelacji powodów, pomimo że apelacja ta była w całości zasadna i zasługiwała na

uwzględnienie.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskar-

żonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępo-

wania kasacyjnego, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i prze-

kazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia

o kosztach postępowania kasacyjnego, ewentualnie, ze względu na to, że podstawa

naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, o zmianę wyroku Sądu

15

drugiej instancji i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty 149.384,44

zł z ustawowymi odsetkami.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o jej oddalenie

oraz o zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania, w

tym kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym według spisu

kosztów przedłożonego w toku rozprawy kasacyjnej, a w przypadku niewyznaczenia

rozprawy lub niezłożenia spisu kosztów - według norm przepisanych, powiększonych

o kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w postępowaniu kasacyj-

nym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozpoznanie licznych zarzutów skargi kasacyjnej mogłoby być przedwczesne,

gdyby zachodziła nieważność postępowania. Kwestią tą należało zatem zająć się w

pierwszej kolejności.

O nieważności postępowania mowa jest w skardze tak w odniesieniu do po-

stępowania przed Sądem pierwszej instancji, jak i postępowania apelacyjnego, z tym

że zarzuty do postępowania pierwszoinstancyjnego łączy skarżący z naruszeniem

przepisu postępowania apelacyjnego (art. 386 § 2 k.p.c.), poddając w ten sposób

kognicji Sądu Najwyższego wszystkie kwestie, które w tym zakresie zostały posta-

wione. Żaden z zarzutów skargi odnoszących się do nieważności postępowania nie

jest zasadny. Sąd drugiej instancji nie naruszył art. 386 § 2 k.p.c., bo nie zachodziły

podstawy do stwierdzenia nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instan-

cji. Oczywiście słuszne jest w tym zakresie stanowisko zaskarżonego skargą wyroku.

Powód z udziałem swego profesjonalnego pełnomocnika brał udział w postępowaniu

z zachowaniem przysługujących praw strony procesu. Nie może być traktowane - jak

to prawidłowo uzasadnił Sąd Apelacyjny - jako pozbawienie powoda możliwości

obrony swoich praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. podjęcie przez sąd czynności

w przewidzianej do tego formie i w kwestii do sądu należącej. Przez wydanie przez

Sąd postanowienia o odmowie przeprowadzenia określonych dowodów strona nie

została pozbawiona możności obrony swych praw. Miała - jak to przedstawiono w

uzasadnieniu wyroku - do dyspozycji środki prawne przewidziane w art. 162 k.p.c.

właściwe do postępowania przed sądem pierwszej instancji i w art. 380 k.p.c. w

16

strukturze kontroli instancyjnej (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 paź-

dziernika 2009 r., V CSK 131/08, LEX nr 515449). Nie stwarza także podstawy do

uznania, że strona została pozbawiona możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5

k.p.c.) w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji przez to, że Sąd ten w uzasad-

nieniu jednej z kwestii z zakresu podstawy prawnej swego wyroku powołał się na

zacytowane w skardze doniesienia procesowe, które nie były roztrząsane w postę-

powaniu. Zasadność zarzutów skargi - o czym będzie mowa niżej - w odniesieniu do

przesłanek, z których Sąd zbudował ocenę prawną przedstawioną w uzasadnieniu

wyroku, nie jest wystarczającym świadectwem naruszenia prawa strony do obrony;

zarzuty w tym zakresie dotyczą uzasadnienia zaskarżonego wyroku, a nie pozbawie-

nia strony udziału w postępowaniu, możliwości przedstawienia stanowiska i wystę-

powania z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia sprawy. Oczywiście bezpodstawnie

łączy ponadto skarżący swą ocenę o pozbawieniu powoda możności obrony jego

praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. z oceną kwestii prawnej dotyczącej - jak to

wskazano w skardze - art. 16 k.p.a. i znaczenia decyzji o udzieleniu patentu.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny podstawę

faktyczną swego wyroku zbudował wyłącznie na podstawie materiału zebranego w

postępowaniu w pierwszej instancji, uznając, że zarzuty apelacji dotyczące przepi-

sów postępowania okazały się bezzasadne. Skoro strona powodowa nie skorzystała

z możliwości spowodowania zmiany postanowienia o odmowie przeprowadzenia

określonych dowodów w trybie art. 162 k.p.c. i skoro w apelacji nie wystąpiła w tym

zakresie z odpowiednim wnioskiem w trybie art. 380 k.p.c., to - według Sądu - usta-

lenie okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia podlegających zastoso-

waniu przepisów prawa materialnego musi być oparte wyłącznie na dowodach ze-

branych w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Powyższe ułożenie relacji

między podstawami wyroku i zakresem rozpoznania sprawy przez Sąd Apelacyjny

mogłoby być uznane za zasadniczo prawidłowe, pod warunkiem jednak, że ustalenia

faktyczne wyroku są spójne z przepisami prawa materialnego, które podlegały w

sprawie zastosowaniu. Postępowanie apelacyjne jest bowiem merytorycznym rozpo-

znaniem sprawy. Rozpoznanie sprawy w granicach apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.) przy

przyjęciu związania zakresem zarzutów procesowych nie ogranicza kognicji sądu

drugiej instancji do ustalenia - nawet poza zarzutami materialnoprawnymi apelacji -

prawidłowej podstawy materialnoprawnej wyroku (por. uchwalę składu siedmiu sę-

dziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008 nr 6,

17

poz. 55 oraz wyrok z dnia 9 kwietnia 2008 r., II PK 280/07, LEX nr 469169). Nie

można wykluczyć, że dopiero w postępowaniu apelacyjnym ze względu na ustalenie

przepisów prawa materialnego podlegających w sprawie zastosowaniu (innych od

zastosowanych w wyroku Sądu pierwszej instancji) zaistnieje potrzeba rozszerzenia

zakresu koniecznych ustaleń faktycznych. W takiej sytuacji Sąd drugiej instancji roz-

poznający sprawę merytorycznie na zasadzie apelacji pełnej nie powinien zakończyć

jej rozpatrywania bez próby wyjaśnienia z pozostawieniem poza swą oceną okolicz-

ności faktycznych stanowiących przesłanki zastosowania normy prawa materialnego,

będącej podstawą roszczenia (por. powołane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1998 r., I CKN 804/97).

Przedstawiony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zakres ustaleń faktycz-

nych, odpowiadający także merytorycznie ustaleniom Sądu pierwszej instancji, został

dostosowany do błędnie ustalonego zakresu przesłanek norm prawa materialnego,

które powinny zostać w sprawie zastosowane.

Powyższe dotyczy bezpośrednio wskazanych w skardze przepisów Kodeksu

cywilnego o warunku (art. 89 i art. 93 § 1 k.c.). Osią spornych kwestii sprawy był § 6

umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. w którym strony postanowiły, że twórcy projektu

oprócz niekwestionowanego w sprawie wynagrodzenia za korzyści uzyskane prze 5

lat stosowania projektu, „w wypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące

przedmiotem Projektu”, otrzymają wynagrodzenia za okres pierwszych dziesięciu lat

stosowania projektu w wysokości 15% efektów uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA.

Chociaż zacytowane zdanie umowy wyraża uzależnienie ustalonego skutku

od owego „a w wypadku uzyskania patentu”, to w poświęconej temu zdaniu umowy

analizie prawnej pominięta została ocena przedmiotowego zdarzenia jako warunku

zawieszającego w rozumieniu art. 89 k.c. Milczenie uzasadnienia zaskarżonego wy-

roku w tym przedmiocie zostało w skardze przedstawione jako „uznanie, iż umowa o

dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. nie zawiera wa-

runku”. Nie jest to wniosek w pełni uprawniony, skoro w ocenie prawnej wyroku Sąd

Apelacyjny rozważa jednak inne przepisy o warunku (art. 93 k.c.), tyle tylko - o czym

będzie mowa niżej - niekonsekwentnie i błędnie. Rozpoznając zarzuty skargi doty-

czące obu wymienionych wyżej przepisów można zauważyć, że zasadnie zarzucono

Sądowi Apelacyjnemu rozważenie zastosowania art. 93 k.c. nie w odniesieniu do

czynności prawnej (umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), ale bezpodstawnie do okre-

18

ślonego etapu postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia pa-

tentu.

Będące warunkiem oświadczenie woli stron umowy z 15 kwietnia 1998 r.

uzależniało określone skutki umowy od zaistnienia określonego w umowie „wypadku

uzyskania patentu”. Nie powinno nasuwać wątpliwości zakwalifikowanie tak określo-

nego zdarzenia w kategorii warunku z art. 89 k.c. Uzyskanie patentu, zwłaszcza z

perspektywy stanu rzeczy z chwili zawierania umowy, której przedmiotem był projekt

racjonalizatorski, mogło być traktowane w kategorii zdarzenia przyszłego i niepewne-

go w rozumieniu art. 89 k.c. Chodziło wszak o możliwość jakościowo istotnego prze-

wartościowania projektu racjonalizatorskiego w wynalazek chroniony patentem. Mo-

gło to nastąpić na drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego. Ustalone w

sprawie okoliczności tego postępowania, jego długotrwałość i uzyskanie pomyślnego

rozstrzygnięcia dopiero na skutek skargi do sądu administracyjnego, ujawniają rze-

czywistą niepewność możliwości uzyskania patentu. Uzyskanie patentu, o którym

mowa w umowie mogło być faktycznie traktowane, jak zdarzenie przyszłe i niepew-

ne, bo jego ewentualne zaistnienie w przyszłości zależne było nie tylko od woli

uprawnionej do patentu osoby i nie tylko od tego, czy projekt zawierał wszystkie

przewidziane prawem cechy wynalazku podlegającego ochronie patentowej, ale

przede wszystkim od obciążonej niepewnością możliwości wykazania tych cech

wynalazku w przewidzianym do tego specjalnym postępowaniu.

Jeżeli Sąd Apelacyjny rozważał ustalone okoliczności postępowania w spra-

wie udzielenia patentu w świetle określonej w art. 93 § 1 k.c. fikcji ziszczenia się wa-

runku, a więc chyba pośrednio przyjął w ten sposób, że zachodzi w sprawie sytuacja

warunku poddanego tej regulacji, to zastrzeżenie budzi poświęcenie analizy nie wa-

runkowi jako istotnej części składowej umowy, ale - nie wiadomo dlaczego - warun-

kowi zawartemu w decyzji Urzędu Patentowego. Do decyzji Urzędu Patentowego o

udzieleniu na rzecz KGHM P.M. SA patentu na przedmiotowy wynalazek pod warun-

kiem uiszczenia w określonym terminie określonej opłaty za udzielenie ochrony

oczywiście nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o warunku jako czę-

ści składowej oświadczenia woli. Rzecz jednak w tym, czy nieuiszczenie przez

uprawnionego do patentu stosunkowo nieznacznej opłaty za uzyskanie (udzielenie)

ochrony patentowej nie stanowiło zachowania strony, której zależało na nieziszcze-

niu się warunku i przeszkodzenia w ten sposób jego ziszczeniu się, co - stosownie

do art. 93 § 1 k.c. - powodowałoby z mocy prawa skutki takie, jakby warunek się zi-

19

ścił. Wyjaśnienie, czy zachodziły przesłanki z art. 93 § 1 k.c. stało się niezbędne dla

rozstrzygnięcia o dochodzonym w sprawie roszczeniu powoda. Jeżeli - jak to zostało

ustalone - w decyzji ostatecznej Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu pod wa-

runkiem zawarte jest ustalenie spełnienia przez objęty umową projekt wymagań

przewidzianych dla wynalazku i jeżeli mimo to, strona uprawniona do wynalazku na

skutek zaniechania działania od niej wyłącznie zależnego ostatecznie patentu nie

uzyskała, to przeszkodziła ziszczeniu się umówionego warunku. Pozostawało jed-

nakże wyjaśnienie, czy przeszkodzenie ziszczenia się warunku nastąpiło „w sposób

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”. Nie sposób z kolei tej ostatniej z

przesłanek art. 93 § 1 k.c. ustalić bez wykładni woli stron uczestniczących w warun-

kowej umowie co do tego, czy KGHM była uprawniona do przeszkodzenia ziszczeniu

się warunku a następnie, jakimi kierowała się przyczynami, nie dokonując potrzebnej

opłaty dla uzyskania ochrony patentowej i jak się mają te akty woli strony uprawnio-

nej do jej usprawiedliwionego interesu w porównaniu z uprawnieniem powoda do

uzyskania umówionego wynagrodzenia za stosowanie i uzyskiwanie korzyści ze sto-

sowania projektu w całym okresie objętym umową.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że „brak

uiszczenia przez pozwaną spółkę opłaty za pierwszy okres ochrony nie mógł być

także rozpoznawany w kategorii nadużycia prawa (art. 5 k.c.)”. Ocena ta jest wadliwa

bo odnosi się do klauzuli generalnej, zamiast do przesłanki normy z art. 93 § 1 k.c.

Wadliwe są także - w czym należy podzielić trafność zarzutów skargi kasacyjnej -

podstawy stanowiska Sądu Apelacyjnego. Wbrew dotyczącej tej kwestii argumentacji

zaniechanie uiszczenia wymaganej opłaty za ochronę patentową doprowadziło w

konsekwencji do wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu i stało się dla strony po-

zwanej uzasadnieniem odmowy wypłacenia umówionego wynagrodzenia „w wypad-

ku uzyskania patentu”. Po drugie Sąd, z naruszeniem art. 382 k.p.c. bez przeprowa-

dzenia odpowiedniego postępowania dowodowego i bez oparcia w zebranym w

sprawie materiale, ustalił jedynie „w świetle opisanych szeroko w prasie”, jakoby

umówione wynagrodzenie za stosowanie przedmiotowego projektu znacznie prze-

wyższało to, co „wynikałoby z powszechnie stosowanych w Spółce rozwiązań”.

Słusznie w skardze kasacyjnej wytknięto niedopuszczalność dokonywania ustaleń na

podstawie materiałów nieobjętych kontradyktoryjnym postępowaniem w sprawie.

Owe bliżej nieokreślone doniesienia prasowe, a także równie nieokreślone, ale za to

20

„powszechnie stosowane w Spółce rozwiązania”, w żadnym razie nie mają znaczenia

faktów powszechnie znanych w rozumieniu art. 228 § 1 k.p.c.

Budzi ponadto zastrzeżenia przyjęcie w zaskarżonym wyroku - w ślad za sta-

nowiskiem Sądu pierwszej instancji - jakoby o tym, że do wyłącznej dyspozycji

KGHM należało - zgodnie z § 6 umowy - uzyskanie patentu, świadczy przesądzająco

treść § 5 tej umowy, zgodnie z którym prawo do uzyskania patentu na wynalazek

przysługiwało KGHM. W związku z tym należy zauważyć, że z § 5 umowy, określają-

cego prawa do patentu, nie wynika bezpośrednio, bo pozostaje poza bezpośrednim

przedmiotem tego uregulowania, kwestia warunków prowadzenia postępowania w

sprawie udzielenia patentu. Kwestia zatem, czy „uzyskanie patentu” należało do ak-

tów staranności strony do patentu uprawnionej, ale przecież jednocześnie zobowią-

zanej do wynagrodzenia drugiej stronie (twórcom projektu) odpowiednio do korzyści

uzyskiwanych za stosowanie projektu, nie wynika wprost ze sformułowania postano-

wień umowy i podlegała ustaleniu na podstawie wszystkich okoliczności z uwzględ-

nieniem reguł wykonywania zobowiązań (art. 354 § 1 i § 2 k.c.) oraz skutków tego

rodzaju umowy, które wynikają z ustawy z zasad współżycia społecznego i z ustalo-

nych zwyczajów (art. 56 k.c.). W analizach podstawy prawnej zaskarżonego wyroku

brakuje rozpatrzenia sprawy w świetle powyższych przepisów, ale przede wszystkim

brakuje - co słusznie akcentuje się w zarzutach skargi kasacyjnej - odpowiednich

ustaleń do określonych w art. 65 § 1 i § 2 k.c. sposobów (kryteriów) wykładni oświad-

czeń woli i wykładni umów.

Chociaż z przedstawionych wyżej przyczyn zasadna okazała się materialno-

prawna podstawa kasacji, to nie ma racji skarżący w swym stanowisku jakoby z tego,

że „warunkowa” decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu uzyskała znacze-

nie decyzji ostatecznej wynika, że „ostatecznie” patent został udzielony. Tymczasem

zgodnie z art. 52 ust. 1 i ust. 2 Prawa własności przemysłowej (poprzednio art. 37 ust

1 i ust. 2 ustawy o wynalazczości) decyzja o udzieleniu patentu zawiera ustalenie, że

Urząd Patentowy nie stwierdził braku ustawowych warunków do uzyskania patentu,

natomiast udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierw-

szy okres ochronny. Ostateczność tej decyzji obejmuje zatem jej rozstrzygnięcie wa-

runkowe. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy

stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Na podstawie decyzji warunko-

wej nie zostaje udzielona ochrona patentu, gdyż ta pozostaje w zawieszeniu aż do

spełnienia warunku uiszczenia opłaty. Wcześniej można mówić o potwierdzeniu w

21

ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego, że co do danego projektu Urząd Patentowy

nie stwierdził braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.

Dotyczące tej kwestii stanowisko zaskarżonego wyroku jest poprawne, cho-

ciaż - co słusznie wytknięto w skardze - należało w odniesieniu do postępowania

związanego ze zgłoszeniem wynalazku oceniać skutki decyzji wydanej pod rządem

Prawa własności przemysłowej według jego przepisów (art. 316 ust. 4 ustawy -

Prawo własności przemysłowej).

W zakresie pierwszej podstawy skargi nieusprawiedliwiony jest zarzut niewła-

ściwego zastosowania art. 56 k.c. i art. 60 k.c. przez pominięcie wskazanych przez

skarżącego czynności prawnych mających według niego znaczenie uznania zobo-

wiązania. Zarzut ten nie może odnieść skutku, bo powołuje się na okoliczności (zda-

rzenia, czynności prawne), które nie zostały objęte zakresem ustaleń faktycznych

stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia (por. art. 39813

§ 2 k.p.c.).

Jeżeli chodzi o drugą podstawę skargi, to - oprócz przedstawionej już wyżej

kwestii ustaleń nieopartych na zebranym w sprawie materiale - skarga nie zawiera

zasadnych zarzutów. Sąd Apelacyjny, o czym już wyżej wspomniano, jest sądem

merytorycznego rozpoznania sprawy według zasad apelacji pełnej. Przewidziana w

art. 386 § 4 k.p.c. możliwość orzeczenia kasatoryjnego pozostaje do dyspozycji sądu

drugiej instancji „tylko” wyjątkowo. Nie może zasadnie skarżący upatrywać narusze-

nia tego przepisu w tym, że Sąd Apelacyjny orzekał co do istoty sprawy. Jest to od-

powiedni zakres rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c. nawet, gdy zachodzi

potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego (por. w tym przedmiocie regulację art.

382 k.p.c.).

Stosownie do art. 3983

§ 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być za-

rzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Taki, wykluczony z zakresu

postępowania kasacyjnego, charakter mają przedstawione w skardze zarzuty w od-

niesieniu do art. 233 k.p.c.

Nietrafnie skarżący z art. 328 § 2 k.p.c., określającym skład uzasadnienia wy-

roku, wiąże merytoryczne zakwestionowanie ustaleń faktycznych stanowiących pod-

stawę wyroku; tak w wyroku przedstawioną.

Wbrew stanowisku skarżącego, możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do czynno-

ści sądu w trybie przewidzianym w art. 162 k.p.c. obejmuje również postanowienia,

które mogą być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności (są to między in-

nymi postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu), co wyjaśnił Sąd Najwyż-

22

szy w uchwale z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05 (OSNC 2006 nr 9, poz.

144).

Z powyższych przyczyn, uznając, że nawet zasadność tylko niektórych zarzu-

tów obu podstaw rozpoznanej skargi kasacyjnej prowadzi do konsekwencji przewi-

dzianych w art. 39815

§ 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł zgodnie z tym przepisem.

========================================