I PKN 526/00

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r.

I PKN 526/00

Zawierając umowę licencyjną (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 19 października

1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.)

licencjodawca i licencjobiorca mogą uregulować swobodnie kwestię wy-

sokości i sposobu liczenia opłaty licencyjnej, zarówno w formie jednorazowej

zapłaty, jak i w formie okresowych (rocznych) opłat licencyjnych w wysokości

określonej jako funkcja efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez pewien

czas z zastosowania projektu wynalazczego przez licencjobiorcę.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-

Adamowicz, Katarzyna Gonera (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2001 r. sprawy z powództwa

TKW C. Spółki z o.o. w G. przeciwko KGHM P.M. S.A. w L. o zapłatę, na skutek ka-

sacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lipca

1999 r. [...]

o d d a l i ł kasację;

zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 10.000 (dzie-

sięć tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Okręgowy w Świdnicy-Sąd Gospodarczy wyrokiem z 12 marca 1999 r.

[...] zasądził od strony pozwanej KGHM P.M. SA w L. na rzecz strony powodowej

TKW C. Spółki z o.o. w G. kwotę 659.298,38 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12

lutego 1994 r. do dnia zapłaty tytułem opłaty licencyjnej za drugi rok korzystania

przez pozwaną z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych. Wyrok

zapadł po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd pierwszej instancji w następ-

stwie uchylenia wcześniejszego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z sie-

2

dzibą w Świdnicy z 3 grudnia 1997 r. [...], wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocła-

wiu z 27 marca 1998 r. [...].

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy ustalił, że strony łączyła

umowa licencyjna [...] zawarta 25 lipca 1991 r., wraz z aneksem do niej [...] z 26

września 1991 r., której przedmiotem było odpłatne udzielenie pozwanej (jako licen-

cjobiorcy) przez powódkę (jako licencjodawcę) licencji i upoważnienia do korzystania

z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych, począwszy od daty za-

warcia umowy na czas nieograniczony, w zakresie produkcji na zbyt oraz dla potrzeb

własnych (§ 2 umowy). Wysokość opłaty licencyjnej została ustalona odpowiednio na

7 % efektów ekonomicznych za pierwszy i drugi rok stosowania, 6% efektów ekono-

micznych za trzeci i czwarty rok stosowania oraz 5 % za piąty rok stosowania (§ 8

umowy). Na podstawie umowy [...] o wdrożenie wyników pracy badawczej, zawartej

przez strony 28 maja 1991 r., powódka zobowiązała się wdrożyć wynik pracy badaw-

czej „Badania eksploatacyjne prototypu i zespołów palników do gazu gardzielowego

na kotle ORG-32 w EC Huty Miedzi G. z opracowaniem wniosków zabezpieczają-

cych spalanie w jednym kotle ORG-32 40.000 m³ gazu gardzielowego na godzinę”.

W umowie tej przewidziano, że wdrożenie zostanie dokonane do 31 grudnia 1991 r. i

polegać będzie na zastosowaniu palników na gaz odpadowy na siedmiu kotłach

ORG-32 Elektrociepłowni Huty Miedzi „G.”, a przy obliczeniu rzeczywistych efektów

ekonomicznych jednostka wdrożeniowa zastosuje metodę opisaną w załączniku do

umowy. W załączniku tym stwierdzono, że źródłem efektów ekonomicznych uzyska-

nych przez pozwaną jest: a) zmniejszenie ilości kupowanego węgla do opalania ko-

tłów ORG-32 poprzez wykorzystanie energii spalonego dodatkowo gazu gardzielo-

wego, b) zmniejszenie opłat za emisję do atmosfery szkodliwych gazów odpadowych

z emitorów pieców szybowych oraz c) zmniejszenie kar za przekroczenie dopusz-

czalnej ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z emitorów pieców szy-

bowych. Strony prowadziły już wcześniej spór co do opłat licencyjnych za pierwszy

rok stosowania tego samego wynalazku (palnika do gazów niskokalorycznych). Wy-

rokiem z 11 maja 1995 r. [...] Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy

zasądził z tego tytułu od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę

151.972,63 złotych z odsetkami. W sprawie tej Sąd Wojewódzki wyliczył należną po-

wódce opłatę licencyjną uwzględniając postanowienia łączącej strony umowy licen-

cyjnej i umowy wdrożeniowej oraz w oparciu o wnioski zawarte w opinii biegłego Zbi-

gniewa K. w zakresie metody obliczenia efektów ekonomicznych wynikających z za-

3

stosowania wynalazku. W niniejszym procesie Sąd Okręgowy - biorąc pod uwagę

opinię biegłego Zbigniewa K. z 2 lutego 1995 r. (sporządzoną w sprawie [...]) oraz

opracowany przez samą pozwaną arkusz [...] z 8 lutego 1994 r. obejmujący oblicze-

nie efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wyników pracy badawczej -

ustalił wysokość opłaty licencyjnej za korzystanie z wynalazku w drugim roku stoso-

wania, tj. w roku 1993, w kwocie zasądzonej wyrokiem. Sąd Okręgowy nie przepro-

wadzał we własnym zakresie dowodu z opinii biegłego. Rozważając treść pisma pro-

cesowego strony pozwanej z 8 grudnia 1998 r. Sąd Okręgowy uznał, że skoro nie

kwestionuje ona metody obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych z zastoso-

wania wynalazku, przyjętej przez Sąd Wojewódzki w sprawie [...], a wskazuje jedynie

na odmienność stanu faktycznego w obu sprawach, możliwe jest przyjęcie za pod-

stawę obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim roku korzystania z

wynalazku tej samej metody, którą przyjął Sąd Wojewódzki w poprzedniej sprawie.

Urząd Patentowy RP decyzją z 27 października 1993 r. - utrzymaną w mocy przez

Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z 30 maja 1994 r. -

odmówił powódce udzielenia patentu na wynalazek pod nazwą palnik do gazów ni-

skokalorycznych ze względu na braki wniosku o udzielenie ochrony. Powodowa

Spółka ponownie zgłosiła 29 lipca 1994 r. poprawiony wniosek i decyzją Urzędu Pa-

tentowego RP z 5 marca 1998 r. uzyskała na swoją rzecz patent na wynalazek „pal-

nik do gazów niskokalorycznych”. Oceniając cel umowy i zgodny zamiar stron przy

jej zawieraniu Sąd Okręgowy ustalił, na podstawie zeznań Henryka K., prezesa za-

rządu powodowej Spółki, że pozwana zwróciła się do powódki o rozwiązanie proble-

mu ograniczenia emisji gazu odpadowego ze względu na jego negatywne działanie

na środowisko naturalne i wzrost skutków ekonomicznych zanieczyszczania środo-

wiska (opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do atmosfery). Zaprojektowane przez

powódkę palniki miały być wyprodukowane, a następnie eksploatowane przez stronę

pozwaną, przynosząc spodziewane korzyści ekonomiczne. Treść umowy wdroże-

niowej była przedmiotem negocjacji, na wniosek strony pozwanej ustalono, że 70 %

efektów ekonomicznych przypadnie na umowę licencyjną a 30 % na umowę wdroże-

niową. Prezes powodowej Spółki nie zgodziłby się na podpisanie umowy licencyjnej

wiedząc, że żywotność palników wynosi trzy lata, gdyby powodowa Spółka miała

otrzymać opłatę licencyjną jedynie za wyprodukowanie palników, a nie za efekty

ekonomiczne ich eksploatowania przez pozwaną. Na podstawie zeznań Andrzeja J.,

dyrektora finansowego pozwanej Spółki, Sąd Okręgowy ustalił, że mając wiedzę o

4

warunkach istniejących w 1998 r. pozwana nie podpisałaby umowy, zgodnie z którą

obliczanie efektów ekonomicznych uzależnione byłoby od wysokości opłat i kar eko-

logicznych, jednak w chwili podpisywania umowy w 1991 r. przedstawiciele strony

pozwanej nie przewidzieli późniejszego drastycznego wzrostu opłat i kar za zanie-

czyszczanie środowiska, co miało wpływ na wysokość opłat licencyjnych.

Uwzględniając w całości powództwo, Sąd Okręgowy stwierdził, że istota sporu

sprowadzała się do ustalenia rzeczywistej treści dwóch umów łączących strony w

wyniku dokonania wykładni oświadczeń woli stron złożonych w chwili ich zawarcia.

Wykładnia ta powinna uwzględniać rzeczywisty zamiar stron i cel umowy. Z tego

punktu widzenia istotne są następujące okoliczności. Strona pozwana miała poważ-

ne problemy z zanieczyszczaniem środowiska w wyniku niszczącego działania gazu

odpadowego emitowanego przez Hutę Miedzi „G.”, co powodowało naliczanie kar za

zanieczyszczanie środowiska oraz konieczność wysiedlenia za odszkodowaniem

całych wsi w okolicy 30 km od Huty. W celu ograniczenia związanych z tym kosztów

pozwana zwróciła się do powódki o rozwiązanie tego problemu. Powodowa Spółka

zaproponowała zastosowanie palnika do gazów niskokalorycznych, który spalałby

gaz w sposób całkowity i zupełny bez emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Strony zawarły dwie umowy: z 28 maja 1991 r. - o wdrożenie wyników pracy badaw-

czej polegającej na zastosowaniu palników na gaz odpadowy na siedmiu kotłach

oraz z 25 lipca 1991 r. - umowę licencyjną, zgodnie z którą udzielono stronie pozwa-

nej odpłatnie licencji na korzystanie z wynalazku pod nazwą palnik do gazów nisko-

kalorycznych w zakresie produkcji na zbyt oraz dla potrzeb własnych. Strona pozwa-

na, utożsamiając stosowanie wynalazku z produkcją palników, wywodziła, że skoro w

1993 r. nie wyprodukowała żadnego palnika - ani na zbyt, ani dla potrzeb własnych -

nie powinna płacić opłaty licencyjnej za drugi rok stosowania wynalazku. Sąd Okrę-

gowy nie podzielił stanowiska pozwanej, uznając, że przedstawiona przez nią inter-

pretacja § 2 umowy licencyjnej nie uwzględnia pozostałych postanowień obu umów

łączących strony. Opłata licencyjna nie była - w ocenie Sądu - uzależniona od ilości

palników wyprodukowanych przez Hutę Miedzi „G.”. Kwestia zakresu (wielkości) pro-

dukcji palników nie miała żadnego przełożenia na wysokość opłaty licencyjnej. Istotą

umowy licencyjnej było: po pierwsze - określenie parametrów służących obliczeniu

wysokości opłaty licencyjnej związanej z korzystaniem przez stronę pozwaną dla po-

trzeb własnych z palników, wyprodukowanych według projektu wynalazczego strony

powodowej, przy czym parametry te nie miały związku z ilością wyprodukowanych

5

palników; po drugie - udzielenie pozwanej prawa do produkcji tych palników na zbyt.

Postanowienie umowy przewidujące możliwość produkowania przez pozwaną palni-

ków na zbyt miało charakter fakultatywny i nie wpływało na opłatę licencyjną, nie

przewidziano również sankcji za nieuruchomienie tej produkcji. Stąd też okoliczność,

że pozwana nie wyprodukowała żadnego palnika do gazów niskokalorycznych w

1993 r., nie powinna mieć wpływu na zwolnienie jej z opłat licencyjnych za drugi rok

stosowania wynalazku, albowiem decydujące było ustalenie, że w 1993 r. Huta Mie-

dzi „G.” korzystała z palników do gazów niskokalorycznych - wyprodukowanych w

poprzednim okresie - i że osiągnęła w związku z tym możliwe do obliczenia korzyści

ekonomiczne. Cel umowy - zmniejszenie oddziaływania szkodliwych gazów na śro-

dowisko naturalne oraz oszczędności - został osiągnięty także w 1993 r. Efekt eko-

nomiczny zastosowania wynalazku był bardzo korzystny dla pozwanej. Istotnie, pod-

niesienie wysokości opłat i kar ekologicznych miało znaczący wpływ na obliczenie

efektu ekonomicznego za drugi rok stosowania wynalazku, jednak strona pozwana

nie skorzystała z możliwości zmiany treści umowy w trybie art. 357 § 1 KC. Sąd

Okręgowy nie podzielił argumentacji pozwanej, że umowa licencyjna wygasła z mocy

prawa w dniu 27 października 1993 r., gdy Urząd Patentowy RP stwierdził, że nie

istnieje przedmiot umowy - wynalazek. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z § 10 i §

11 umowy licencyjnej, które uregulowały sytuację na wypadek nieudzielenia patentu,

stanowiąc, że umowa wygaśnie najpóźniej w ciągu 5 lat od daty zastosowania wy-

nalazku, tj. do 31 grudnia 1996 r. Wynika z tego, że strony miały świadomość długo-

trwałości i niepewnego zakończenia toczącego się przed Urzędem Patentowym RP

postępowania o udzielenie patentu i w związku z tym uregulowały w umowie licen-

cyjnej kwestię korzystania przez pozwaną z wynalazku na wypadek nieudzielenia

ochrony prawnej wynikającej z patentu. Umowa licencyjna została zawarta jako

umowa o korzystanie ze zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku, na który

nie udzielono jeszcze patentu, co nie narusza art. 48 ustawy o wynalazczości. Meto-

dę obliczenia efektów ekonomicznych przesądził co do zasady Sąd Apelacyjny we

Wrocławiu w wyroku z 27 marca 1998 r. [...] stwierdzając, że należy powiązać opłatę

licencyjną z efektami ekonomicznymi łącznego stosowania palników stanowiących

przedmiot licencji oraz wyników badawczych prac wdrożeniowych. Metodę tę przyjął

biegły sądowy Zbigniew K. w swojej opinii w sprawie [...], którą uwzględniono w ni-

niejszej sprawie. Sąd Okręgowy uznał, że strony umowy licencyjnej mogły dowolnie

uregulować sposób wyliczenia i wysokość opłaty licencyjnej, również jako pochodną

6

efektów ekonomicznych uzyskanych przez licencjobiorcę przy stosowaniu wynalaz-

ku. Strona pozwana w swoim piśmie z 8 grudnia 1998 r. stwierdziła, że nie kwestio-

nuje metody wyliczenia efektów ekonomicznych zastosowanej przez Sąd w sprawie

[...]. Przytoczone oświadczenie pozwanej oraz brak z jej strony wniosków dowodo-

wych co do weryfikacji wyliczeń powódki stanowiących podstawę określenia wysoko-

ści żądania dały podstawę do przyjęcia, że wysokość należnej powódce opłaty licen-

cyjnej została przez nią wyliczona prawidłowo i nie została podważona przez pozwa-

ną.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wyrokiem z 29 lipca 1999 r. [...] oddalił apela-

cję strony pozwanej.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że sama zasada odpowiedzialności pozwanej z ty-

tułu opłat licencyjnych za drugi rok stosowania wynalazku została przesądzona w

wyroku tego Sądu z 27 marca 1998 r. [...], w związku z czym przy ponownym rozpo-

znaniu sprawy istota procesu sprowadzała się wyłącznie do wyliczenia wysokości

należnego powodowi wynagrodzenia wynikającego z łączącej strony umowy licen-

cyjnej. Pozwana nie kwestionowała w toku procesu (także w apelacji) metody wyli-

czenia wynagrodzenia za pierwszy rok stosowania wynalazku. Twierdziła natomiast,

że kwestionując w ogóle prawo powódki do wynagrodzenia za drugi rok obliczenio-

wy, tym samym kwestionowała jego wysokość. W ocenie Sądu pozwana powinna

konkretnymi argumentami lub wnioskami dowodowymi zwalczać również wysokość

żądania. Jeśliby nawet zaakceptować jej stanowisko, że kwestionowanie zasady

oznacza również kwestionowanie wysokości roszczenia, to zwraca uwagę okolicz-

ność, że pozwana nie wskazała żadnych przyczyn, dla których sama metoda zasto-

sowana przez biegłego do wyliczenia opłaty licencyjnej za pierwszy rok korzystania z

wynalazku nie mogłaby mieć zastosowania do drugiego roku obliczeniowego. Poz-

wana nie zakwestionowała również skutecznie rachunkowej poprawności wyliczeń

biegłego. Sąd Apelacyjny za bezzasadny uznał argument pozwanej o wygaśnięciu

umowy licencyjnej w momencie odmowy udzielenia patentu, podzielając w całości

wykładnię § 10 i § 11 umowy dokonaną przez Sąd Okręgowy.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego wniosła strona pozwana, zaskarżając

go w całości. Jako podstawy kasacji wskazała: naruszenie prawa materialnego, a to

art. 48 i art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst

jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) oraz § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33,

7

poz. 178), a ponadto art. 65 KC; naruszenie przepisów postępowania, a to art. 278

KPC, art. 281 KPC i art. 282 KPC.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz „utrzymanego tym

wyrokiem w mocy” wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 12 marca 1999 r. [...], jak

również wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...]. W uza-

sadnieniu kasacji zakwestionowała przyjętą przez Sądy obu instancji wykładnię po-

stanowień umowy licencyjnej (art. 65 KC), naruszającą obowiązujące w dacie zawar-

cia przez strony umowy licencyjnej przepisy ustawy o wynalazczości (art. 48 i art. 98)

oraz rozporządzenia w sprawie projektów wynalazczych (§ 1 pkt 7) w związku z

błędnym przyjęciem, że rozumienie pojęcia „korzystanie” z wynalazku, o jakim mowa

w umowie licencyjnej oraz w art. 46 ustawy o wynalazczości, może być oderwane od

pojęcia „stosowanie”, o jakim stanowią inne przepisy prawa wynalazczego. Ponadto

pozwana zakwestionowała oparcie ustaleń co do wysokości opłaty licencyjnej na

opinii biegłego Zbigniewa K. sporządzonej w innej sprawie, która dotyczyła opłat za

pierwszy rok korzystania z wynalazku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Podstawa kasacji dotycząca naruszenia przepisów postępowania jest

nieusprawiedliwiona. Skarżąca twierdzi, że oparcie się przez Sąd Okręgowy na opinii

biegłego Zbigniewa K. wydanej w sprawie [...] narusza przepisy art. 278, 281 i 282

KPC, ponieważ Sąd Okręgowy nie rozpatrzył całej treści tej opinii, w szczególności

nie uwzględnił powołanych w niej orzeczeń Sądu Najwyższego, nie wziął też pod

uwagę okoliczności, że wywody opinii dotyczyły wyłącznie pierwszego roku stoso-

wania wynalazku i nie mogą być w żaden sposób odniesione do drugiego roku obli-

czeniowego. Ponadto pozwana twierdzi, że oponowałaby przeciwko powołaniu Zbi-

gniewa K. jako biegłego w rozpoznawanej sprawie ze względu na jego powiązania ze

stroną powodową - był on bowiem pełnomocnikiem powódki w postępowaniu o

udzielenie patentu, a zatem był z nią związany stosunkiem zlecenia. Zdaniem skar-

żącej przyjęcie przez Sąd Okręgowy i zaakceptowanie przez Sąd Apelacyjny takiego

sposobu prowadzenia postępowania dowodowego, który jako podstawę ustaleń fak-

tycznych uwzględniał opinię biegłego sporządzoną w innej sprawie, jest rażącym na-

ruszeniem przytoczonych przepisów postępowania, zwłaszcza z tej przyczyny, że

opinia biegłego z poprzedniego procesu nie miała żadnego związku z wyliczeniem

8

opłat licencyjnych będących przedmiotem niniejszej sprawy, ponieważ zakres zle-

cenia w sprawie [...] nie obejmował zagadnień faktycznych, prawnych i ekonomicz-

nych istniejących w drugim roku stosowania wynalazku, a okoliczności faktyczne i

prawne stosowania wynalazku w drugim okresie obliczeniowym były inne niż w

pierwszym roku stosowania wynalazku. W taki sposób skonstruowane zarzuty pro-

cesowe strony pozwanej nie są uzasadnione.

Nie ulega wątpliwości, że Sąd Okręgowy nie dopuścił dowodu z opinii biegłego

w celu wyliczenia wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania przez poz-

waną z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych i dowodu takiego

nie przeprowadził. Nie uczynił tego również Sąd Apelacyjny. Nie stanowiło bowiem

formalnego dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odwołanie się

do pewnych tez lub wniosków opinii sporządzonej na zlecenie sądu w innej sprawie

(w innym postępowaniu), choćby toczącej się między tymi samymi stronami i co do

podobnego przedmiotu sporu. Sąd Okręgowy potraktował kserokopię opinii biegłego

Zbigniewa K. jako dokument i tylko w takiej postaci (jako dokument prywatny, a nie

jako dowód z opinii biegłego) opinia ta stanowiła dowód w rozpoznawanej sprawie.

Możliwe byłoby potraktowanie opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie jako

środka dowodowego o takim właśnie charakterze w sprawie rozpoznawanej - inaczej

mówiąc, skorzystanie z opinii wydanej na potrzeby rozstrzygnięcia innego procesu

jako z formalnie przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego w sprawie rozstrzyga-

nej - gdyby strony wyraziły na to zgodę i jedynie w warunkach umożliwiających stro-

nom zadawanie biegłemu pytań. Taka sytuacja nie wystąpiła jednak w niniejszym

procesie. Sądy obu instancji nie przesłuchiwały biegłego Zbigniewa K. na rozprawie,

nie wydały też postanowienia dowodowego (art. 236 KPC), z którego wynikać by

mogło, że przeprowadzony został w niniejszej sprawie dowód z opinii tego biegłego.

Powyższe okoliczności wskazują na to, że nie doszło i nie mogło dojść do na-

ruszenia art. 281 i 282 KPC. Zgodnie z art. 281 KPC, aż do ukończenia czynności

biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłą-

czenia sędziego. Z kolei art. 282 KPC stanowi, że przed rozpoczęciem czynności

biegły składa przyrzeczenie, zgodnie z którym zobowiązuje się do sumiennego i bez-

stronnego wykonania powierzonych mu obowiązków biegłego. Do naruszenia przyto-

czonych przepisów mogłoby dojść wówczas, gdyby sąd dopuścił dowód z opinii bie-

głego i wyznaczył konkretnego biegłego, któremu powierzyłby sporządzenie opinii.

Ani Sąd Okręgowy, ani Sąd Apelacyjny przepisów tych nie stosowały i nie było pod-

9

staw do ich zastosowania, bo skoro nie został dopuszczony dowód z opinii biegłego,

nie było przesłanek do składania przez którąkolwiek ze stron wniosku o wyłączenie

biegłego ani podstaw do odbierania od biegłego, którego nie powołano, przyrzecze-

nia sumiennego i bezstronnego wypełniania powierzonych mu obowiązków.

Nie doszło również do naruszenia art. 278 KPC. Zgodnie z tym przepisem, w

sprawach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków

stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w

celu zasięgnięcia ich opinii (§ 1), przy czym oznaczy, czy opinia ma być przedstawio-

na ustnie, czy na piśmie (§ 3), a sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru bie-

głego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu (§ 2).

W związku z treścią art. 278 KPC kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było

jedynie to, czy ustalenie wysokości umownego wynagrodzenia należnego stronie

powodowej jako licencjodawcy za korzystanie z jej projektu wynalazczego w drugim

roku jego stosowania wymagało wiadomości specjalnych i czy w związku z tym Sąd

Okręgowy powinien był z urzędu wezwać jednego lub kilku biegłych w celu

zasięgnięcia ich opinii. Pozytywna odpowiedź na to pytanie musiałaby prowadzić do

wniosku, że doszło do naruszenia art. 278 KP, ponieważ Sąd Okręgowy faktycznie

nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia wysokości owego

wynagrodzenia, a Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutów strony pozwanej

dotyczących tej kwestii podniesionych w apelacji.

W ocenie Sądu Najwyższego ani Sąd Apelacyjny, ani Sąd Okręgowy nie na-

ruszyły przepisu art. 278 KPC. „Oparcie się” na opinii biegłego Zbigniewa K., wyda-

nej w sprawie [...], w której powodowa Spółka dochodziła przewidzianych w umowie

licencyjnej opłat licencyjnych za pierwszy rok korzystania z wynalazku, polegało jedy-

nie na przyjęciu za podstawę wyliczeń efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim

roku stosowania wynalazku metody obliczeń zaproponowanej przez biegłego, obej-

mującej przede wszystkim wskazanie, według jakich kryteriów i z uwzględnieniem

jakich parametrów efekty te powinny być ustalone. Rację ma skarżąca, że określenie

metody wyliczenia efektów ekonomicznych wymagało wiadomości specjalnych,

gdyby więc Sąd Okręgowy nie dysponował wcześniejszą opinią biegłego Zbigniewa

K. (a właściwie stanowiskiem Sądu Wojewódzkiego w sprawie [...] w kwestii metody

liczenia tych efektów) jako punktem odniesienia, wówczas samodzielne wyliczenie

przezeń efektów ekonomicznych mogłoby się spotkać z zarzutem dowolności, a na-

wet arbitralności. Tymczasem zaproponowana przez biegłego Zbigniewa K. metoda

10

wyliczenia efektów ekonomicznych za korzystanie z wynalazku w pierwszym roku

obliczeniowym, uwzględniająca określone parametry przyjęte do obliczeń, wydana w

sprawie [...], została zaakceptowana nie tylko przez Sąd Wojewódzki w wyroku wy-

danym w tej sprawie, ale również przez Sąd Apelacyjny w wyroku oddalającym rewi-

zję wydanym w sprawie [...]. Biegły obliczył łączny efekt pierwszego roku korzystania

z wynalazku objętego licencją oraz wdrożonych wyników pracy badawczej i ten spo-

sób wyliczenia łącznego efektu - jako prawidłowy metodologicznie i zgodny z treścią

umowy łączącej strony - stanowił podstawę rozstrzygnięcia w poprzedniej sprawie.

Istotne było również to, że strona pozwana wyraźnie oświadczyła w piśmie proceso-

wym z 8 sierpnia 1998 r., że „nie kwestionuje metodyki ustalonej przez Sąd w spra-

wie [...]”. W tym samym piśmie stwierdziła, że Sąd Apelacyjny w wyroku w sprawie

[...] przyjął tę samą „metodykę obliczania wynagrodzenia za projekt wynalazczy”

(czyli metodę obliczenia efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania wy-

nalazku), jaką przyjęto w sprawie [...], co jednak - jej zdaniem - nie przesądza o za-

sadności roszczeń powoda o zasądzenie opłat licencyjnych za następne okresy obli-

czeniowe z uwagi na odmienny stan faktyczny w tych okresach, zwłaszcza niestoso-

wanie wynalazku w drugim roku obliczeniowym (1993) ze względu na brak produkcji

palników w tym okresie. Dysponując zrelacjonowanym stanowiskiem strony pozwa-

nej - co do niekwestionowana samej metody obliczenia efektów ekonomicznych

przyjętej wcześniej w prawomocnie zakończonej sprawie o zasądzenie opłat licen-

cyjnych za pierwszy rok korzystania z wynalazku - Sąd Okręgowy miał podstawy do

posłużenia się ową metodą w rozpoznawanej sprawie bez konieczności dopuszcza-

nia z urzędu dowodu z opinii biegłego w celu ponownego jej ustalenia lub zweryfiko-

wania. Sąd mógł w takiej sytuacji stanąć na stanowisku, że skoro sama metoda wyli-

czenia efektów ekonomicznych została przyjęta w poprzednim procesie jako prawi-

dłowy sposób ustalenia podstawy do określenia wysokości opłat licencyjnych, a po-

nadto powołuje się na nią nie tylko strona powodowa przedstawiając wyliczenie opłat

licencyjnych za drugi rok obliczeniowy jako pochodną uzyskanych przez pozwaną

efektów ekonomicznych według metody przyjętej w poprzednim procesie, ale rów-

nież nie kwestionuje tej metody sama strona pozwana, dopuszczenie dowodu z opinii

biegłego w celu określenia tej metody na potrzeby niniejszego procesu jest zbędne.

Z przedstawionych rozważań wynika, że w istocie powołanie się przez Sąd

Okręgowy na to, że ustalenie wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania z

wynalazku odbyło się „na podstawie” opinii biegłego Zbigniewa K. (lub „w oparciu o”

11

tę opinię), stanowiło pewne uproszczenie w sposobie argumentacji. Faktycznie bo-

wiem nastąpiło to w wyniku przyjęcia metody uznanej za prawidłową przez Sądy

Wojewódzki w Wałbrzychu w sprawie [...] i Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie [...],

która nie została zakwestionowana przez stronę pozwaną z niniejszej sprawie. W

tych okolicznościach pominięcie dowodu z opinii biegłego nie stanowiło naruszenia

art. 278 KPC. Żadna ze stron o przeprowadzenie tego dowodu nie wnosiła, a Sąd nie

widział potrzeby przeprowadzenia tego dowodu z urzędu (art. 232 zdanie 2 KPC),

skoro możliwe było posłużenie się metodą wyliczenia efektów ekonomicznych - i w

rezultacie obliczenia opłaty licencyjnej - wcześniej już zastosowaną w sprawie mię-

dzy tymi samymi stronami o opłatę licencyjną za poprzedni okres obliczeniowy, której

prawidłowości nikt nie podważał.

Nie ma racji skarżąca w kasacji, kiedy sugeruje, że nie kwestionowała metody

wyliczenia opłat licencyjnych przyjętej we wcześniejszym procesie, ponieważ nie

można kwestionować faktów mających walor powagi rzeczy osądzonej. Przyjęta

wcześniej metoda wyliczenia efektów ekonomicznych, służąca obliczeniu wysokości

opłaty licencyjnej, miała w rozpoznawanej sprawie znaczenie jedynie dowodowe.

Strona pozwana mogła w rozpoznawanej sprawie kwestionować prawidłowość tej

metody i domagać się przyjęcia innej przez siebie zaproponowanej. Z możliwości tej

jednak nie skorzystała, nie wniosła bowiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego

w celu ustalenia metody dokonania stosownych wyliczeń wielkości efektów ekono-

micznych i wysokości opłaty licencyjnej, być może odmiennej od metody zapropono-

wanej przez biegłego Zbigniewa K. Wprost przeciwnie, stanowisko pozwanej słusz-

nie zostało odebrane przez Sąd Okręgowy jako zaakceptowanie przez nią metody

biegłego Zbigniewa K. jako prawidłowej. Przyjęcie przez Sąd Okręgowy w rozpozna-

wanej sprawie tej samej metody wyliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w

drugim roku obliczeniowym, jaką przyjął Sąd Wojewódzki w sprawie [...] za pierwszy

rok obliczeniowy, nie przesądza niczego na przyszłość, a zwłaszcza nie wpływa na

sposób ustalenia wysokości opłat licencyjnych za trzeci rok i kolejne lata korzystania

z wynalazku. Powaga rzeczy osądzonej nie obejmuje bowiem metody wyliczenia

efektów ekonomicznych lub sposobu ustalenia wysokości opłat licencyjnych należ-

nych powódce na podstawie umowy licencyjnej.

Samo wyliczenie wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania z wy-

nalazku przedstawione przez powódkę nie zostało skutecznie zakwestionowane

przez pozwaną. Skarżąca powołuje się na to, że ze względu na odmienność zagad-

12

nień faktycznych, prawnych i ekonomicznych istniejących w drugim roku stosowania

wynalazku w porównaniu z pierwszym rokiem, nie jest możliwe przyjęcie sposobu

wyliczenia wysokości opłaty licencyjnej przedstawionego przez powódkę, twierdzi

też, że okoliczności faktyczne i prawne stosowania wynalazku w drugim okresie obli-

czeniowym były inne niż w pierwszym roku stosowania wynalazku. Twierdzeń tych

nie można było zweryfikować w postępowaniu kasacyjnym ze względu na brak ade-

kwatnych do nich zarzutów naruszenia przepisów postępowania dotyczących doko-

nywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Słusz-

nie Sąd Okręgowy przyjął w swoich rozważaniach, że w toku procesu pozwana nie

zgłosiła jakiegokolwiek wniosku o weryfikację wyliczenia przedstawionego przez po-

wódkę. Z oświadczenia pozwanej, że jej zdaniem powódce nie należą się żadne

opłaty licencyjne za drugi rok stosowania wynalazku, bo w drugim okresie oblicze-

niowym wynalazek w ogóle nie był stosowany, ponieważ nie wyprodukowano ani

jednego palnika, nie wynikają jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu określenia

wysokości opłat licencyjnych. Do wyliczenia powódki - dokonanego z uwzględnie-

niem omówionej wcześniej metody zastosowanej przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzy-

chu w poprzednim procesie oraz danych zawartych w udostępnionym przez samą

pozwaną arkuszu obliczeniowym [...] z 2 lutego 1994 r. - pozwana nie zgłosiła jakich-

kolwiek uwag, kwestionując jedynie samą zasadę roszczenia o opłatę licencyjną za

drugi rok obliczeniowy w związku z przyjętym przez siebie założeniem, że umowa

licencyjna przewidywała opłaty licencyjne za stosowanie wynalazku w znaczeniu

produkowania palników w kolejnych latach, nie zaś za uzyskiwanie w kolejnych la-

tach efektów ekonomicznych wynikających z jednokrotnego zastosowania wynalaz-

ku, jak to ustaliły Sądy obu instancji. Zajmując takie stanowisko pozwana powinna

była liczyć się z tym, że w razie przesądzenia przez Sąd co do zasady, iż powódce

należą się opłaty licencyjne także za osiąganie w drugim roku obliczeniowym efektów

ekonomicznych z wcześniejszego zastosowania wynalazku, będących skutkiem eks-

ploatowania wcześniej wyprodukowanych i zainstalowanych palników, brak odniesie-

nia się przez nią do wysokości dochodzonych opłat licencyjnych przy szczegółowym

przedstawieniu sposobu ich wyliczenia przez powódkę, podlegającym weryfikacji ra-

chunkowej w procesie, oznaczać może zasądzenie przez Sąd kwot dochodzonych

wobec braku kwestionowania ich wysokości.

Postępowanie w rozpoznawanej sprawie toczyło się między dwiema spółkami

handlowymi jako przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności

13

gospodarczej, a zatem według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach

gospodarczych (art. 4791

i nast. KPC). Nakładało to na strony procesu obowiązki

związane z prowadzeniem kontradyktoryjnego sporu, w którym do nich samych nale-

ży zgłoszenie wszystkich twierdzeń, zarzutów, faktów i dowodów na ich poparcie w

celu wykazania swoich racji i skutecznego dochodzenia swoich praw lub skutecznej

obrony. Działanie Sądu Gospodarczego z urzędu - aczkolwiek niewykluczone - po-

winno być ograniczone do sytuacji szczególnych, wyjątkowych, a takich okoliczności

brak w rozpoznawanej sprawie. Ta ostatnia uwaga ma również znaczenie dla oceny

podstawy kasacyjnej obejmującej zarzuty naruszenia przepisów postępowania,

zwłaszcza gdyby zarzut naruszenia art. 278 KPC odnieść do tego, że Sądy Okręgo-

wy lub Apelacyjny nie dopuściły z urzędu dowodu z opinii biegłego.

Zawarte w końcowej części uzasadnienia kasacji twierdzenie pozwanej, że

umowa licencyjna wygasła ze skutkiem na dzień 31 grudnia 1993 r. po odmowie

udzielenia przez Urząd Patentowy RP patentu na zgłoszony do opatentowania wy-

nalazek (decyzją z 27 października 1993 r., utrzymaną w mocy przez Komisję Od-

woławczą przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z 30 maja 1994 r.), nie zostało po-

wiązane z zarzutem naruszenia konkretnie wskazanego przepisu prawa, stąd nie

może być przedmiotem rozważań i ocen w postępowaniu kasacyjnym. Gdyby nawet

przyjąć za zasadne stanowisko pozwanej w tej kwestii - co do wygaśnięcia umowy

licencyjnej - to zwrócić należy uwagę na to, że w niniejszej sprawie powódka docho-

dziła opłat licencyjnych za korzystanie z wynalazku w 1993 r., czyli za okres sprzed

sugerowanego przez pozwaną wygaśnięcia umowy licencyjnej. Problem ewentual-

nego wygaśnięcia umowy licencyjnej nie był istotny dla rozstrzygnięcia niniejszej

sprawy, może natomiast stanowić przedmiot ustaleń, analiz i ocen materialnopraw-

nych w dalszych procesach, w których powódka dochodzi opłat licencyjnych za trzeci

rok i kolejne lata obliczeniowe.

Podstawa kasacyjna obejmująca zarzuty naruszenia prawa materialnego rów-

nież nie jest usprawiedliwiona. Skarżąca twierdzi, że wykładnia postanowień umowy

licencyjnej [...] z 25 lipca 1991 r., jakiej dokonał Sąd Okręgowy, nie ma oparcia w

zgromadzonym materiale dowodowym, a wnioski sformułowane przez Sąd Okręgo-

wy na podstawie tej wykładni prowadzą do naruszenia przepisów prawa obowiązu-

jących w dacie zawarcia przez strony umowy licencyjnej, a mianowicie art. 48 i 98

ustawy o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) oraz

14

§ 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U.

Nr 33, poz. 178).

Zgodnie z art. 48 ustawy o wynalazczości, w brzmieniu obowiązującym w

chwili zawierania przez strony umowy licencyjnej, do umowy o korzystanie ze zgło-

szonego w Urzędzie Patentowym wynalazku, na który nie udzielono jeszcze patentu,

jak również do umowy o udostępnienie nie chronionego wynalazku, stanowiącego

tajemnicę, stosuje się odpowiednio przepisy o umowach licencyjnych (art. 46 i art.

47), jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Przepisu tego Sąd Apelacyjny nie naruszył, ponieważ w żaden sposób nie za-

kwestionował tego, iż do umowy licencyjnej zawartej przez strony 25 lipca 1991 r.

mają zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości o umowach licencyjnych,

zwłaszcza jej art. 46 i 47. Przepis art. 48 ustawy o wynalazczości jest typowym prze-

pisem odsyłającym do stosowania innych przepisów. Bez wyraźnego wskazania, ja-

kie przepisy, do których odsyła, zostały naruszone i na czym to naruszenie polegało

(na błędnej ich wykładni czy niewłaściwym zastosowaniu), nie można mówić o sku-

tecznym postawieniu zarzutów kasacyjnych. Kasacja nie zawiera w petitum zarzutu

naruszenia art. 46 lub art. 47 ustawy o wynalazczości. Dopiero w jej uzasadnieniu - w

ramach przedstawionej argumentacji prawnej - pojawia się odwołanie do treści art.

46 ust. 1, zgodnie z którym uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić

innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licen-

cyjna). Słusznie podnosi się w związku z tym w kasacji, że użyte w § 2 umowy licen-

cyjnej sformułowanie „korzystanie z wynalazku“ jest powtórzeniem określenia użyte-

go przez ustawodawcę w przepisie art. 46 ust. 1 ustawy o wynalazczości definiujące-

go umowę o korzystanie z wynalazku jako umowę licencyjną. W taki też sposób za-

kwalifikował umowę stron Sąd Apelacyjny, a zatem przepis zawierający ustawową

definicję umowy licencyjnej nie został naruszony. Kasacja nie zawiera jakiejkolwiek

analizy prawnej dalszych siedmiu jednostek redakcyjnych przepisu art. 46 ustawy o

wynalazczości (od ust. 2 do ust. 8), a zatem nie jest możliwe szersze odniesienie się

w ramach kontroli kasacyjnej do zarzutu naruszenia tego przepisu.

Nie jest również uzasadniony zarzut naruszenia art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o wy-

nalazczości. Z petitum kasacji nie wynika, o którą wersję brzmienia tego przepisu

chodzi - czy tę, która obowiązywała w chwili zawierania przez strony umowy licencyj-

nej (w dniu 25 lipca 1991 r.), czy też tę wprowadzoną ustawą z dnia 30 października

1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczy-

15

pospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14), która weszła w życie z dniem 16

kwietnia 1993 r. W uzasadnieniu kasacji wskazano, że zarzut naruszenia przepisu

art. 98 ust. 1 i 2 dotyczy jego treści obowiązującej w dacie zawarcia umowy licencyj-

nej. W dniu zawarcia przez strony umowy licencyjnej obszerny w swojej treści nor-

matywnej przepis art. 98 ustawy o wynalazczości stanowił między innymi, że: twórca

pracowniczego projektu wynalazczego stosowanego w jednej lub więcej jednostkach

gospodarki uspołecznionej ma prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w

ustawie (ust. 1), a podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy

projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu (ust. 2). Pozostałe

jednostki redakcyjne tego przepisu (od ust. 3 do ust. 7) nie zostały w kasacji przywo-

łane. Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 października 1992 r. o zmianie

ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14), przepis art. 98 przewidywał, że twórca wynalazku,

któremu przysługuje prawo do patentu, może przenieść to prawo za uzgodnioną za-

płatą na rzecz podmiotu gospodarczego lub przekazać wynalazek do korzystania

przez ten podmiot (ust. 1), zaś w przypadku przekazania wynalazku do korzystania

zgodnie z ust. 1, przejście prawa do patentu następuje z dniem zgłoszenia wynalaz-

ku podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem przyjęcia go przez ten podmiot do

korzystania w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą

inny termin (ust. 2) .

W obu wersjach redakcyjnych przepis art. 98 ustawy o wynalazczości dotyczył

- jak wynika z jego treści normatywnej - wynagrodzenia należnego twórcy pracowni-

czego projektu wynalazczego lub twórcy wynalazku. W żadnej z wersji nie miał on

zatem zastosowania w rozpoznawanej sprawie, ponieważ przedmiotem procesu nie

było wynagrodzenie należne twórcom wynalazku (pracowniczego projektu wynalaz-

czego), lecz opłata licencyjna za korzystanie z wynalazku należna licencjodawcy od

licencjobiorcy. W kasacji nie sprecyzowano, w jaki sposób art. 98 ustawy o wynalaz-

czości w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy licencyjnej został naru-

szony. Można się jedynie domyślać, że skarżącej chodzi o posiłkowe posłużenie się

wykładnią pojęć „stosowanie wynalazku” lub „korzystanie z wynalazku” zawartych w

kolejnych wersjach tego przepisu jako argumentem przemawiającym za zarzutem

dokonania przez Sądy obu instancji wadliwej interpretacji zawartego w § 2 umowy

licencyjnej sformułowania dotyczącego upoważnienia do „korzystania z wynalazku”

przez licencjobiorcę. Temu samemu celowi ma służyć powołanie się przez skarżącą

16

w uzasadnieniu kasacji na uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23

czerwca 1977 r., V PZP 1/77, OSNCP 1977 z. 10, poz. 173. Orzeczenie to jest o tyle

nieadekwatne do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy oraz pojawiających się w

niej istotnych problemów prawnych - chociaż dotyczy wykładni pojęcia „stosowanie

pracowniczego projektu wynalazczego“ - o ile kwalifikacja wynalazku stanowiącego

przedmiot umowy licencyjnej jako pracowniczego projektu wynalazczego nie była w

ogóle rozważana w toku postępowania.

Przepis art. 98 ustawy o wynalazczości nie miał w rozpoznawanej sprawie za-

stosowania, ponieważ nie dotyczyła ona wynagrodzenia za pracowniczy projekt wy-

nalazczy (wynalazek) należnego twórcom tego projektu, lecz opłat licencyjnych z ty-

tułu umowy licencyjnej zawartej między dwiema spółkami handlowymi jako przed-

siębiorcami, występującymi w rolach licencjodawcy i licencjobiorcy. W żadnej z tych

ról nie występowali w rozpoznawanej sprawie twórcy pracowniczego projektu wyna-

lazczego (wynalazku). Skarżąca zarzuca naruszenie tego przepisu w kontekście nie-

rozważenia przez Sąd Okręgowy poglądów prawnych wynikających z orzeczeń Sądu

Najwyższego powołanych w opinii biegłego Zbigniewa K. (wyrok SN z 18 stycznia

1991 r., I PRN 381/90 i uchwała składu siedmiu sędziów SN z 23 czerwca 1977 r., V

PZP 1/77). Obydwa te orzeczenia dotyczyły pracowniczych projektów wynalazczych i

wykładni pojęcia „stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego”, pojawiającego

się w związku z koniecznością ustalenia wysokości owego wynagrodzenia. W rozpo-

znawanej sprawie chodzi o inną sytuację faktyczną i prawną, a mianowicie o rosz-

czenie wynikające z umowy zawartej między przedsiębiorcami, którzy zgodnie z

obowiązująca w prawie cywilnym zasadą swobody umów, obejmującą również swo-

bodę kształtowania treści stosunku prawnego, mogli zawrzeć umowę cywilną na-

zwaną umową licencyjną, przewidującą wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

nazwane opłatami licencyjnymi obliczone w sposób ustalony przez Sąd Okręgowy, a

mianowicie mogli określić wysokość owych opłat - nawet za jednorazowe zastoso-

wanie wynalazku (wyprodukowanie palników) - w postaci opłaty licencyjnej odniesio-

nej do uzyskiwanych w związku z tym przez pięć lat efektów ekonomicznych. Takie-

mu ukształtowaniu treści stosunku prawnego w zakresie określenia sposobu wyna-

grodzenia za korzystanie z wynalazku nie sprzeciwiały się przepisy ustawy o wyna-

lazczości wskazane w kasacji.

Dla oceny zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego podstawowe

znaczenie miało ustalenie treści umowy łączącej strony oraz jej kwalifikacja prawna.

17

Ustalenie treści umowy - w tym zgodnego celu umowy i zamiaru stron - należało do

sfery ustaleń faktycznych. Te zaś nie zostały skutecznie w kasacji zakwestionowane,

ponieważ kasacja nie zawiera zarzutów naruszenia przepisów postępowania odno-

szących się do dokonywania ustaleń faktycznych. W związku z tym ustalenia fak-

tyczne - także co do ustalonego przez strony w umowie licencyjnej i umowie wdroże-

niowej sposobu wynagradzania licencjodawcy za korzystanie z wynalazku - były wią-

żące w postępowaniu kasacyjnym.

Ustalenie treści stosunku prawnego łączącego strony dokonane zostało przez

Sądy obu instancji w oparciu o analizę postanowień dwóch umów - licencyjnej oraz o

wdrożenie wyników pracy badawczej - oraz o ocenę zeznań przesłuchanych w cha-

rakterze stron przedstawicieli obu Spółek: powódki i pozwanej. Dokonując wykładni

oświadczeń woli obu stron umowy, z zastosowaniem wskazówek wynikających z art.

65 KC, Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że opłaty licencyjne

miały być według zgodnego zamiaru stron i celu umowy liczone od efektów ekono-

micznych uzyskiwanych w związku z korzystaniem z wynalazku na potrzeby własne

pozwanej, co oznaczało nie tylko efekt uzyskany w związku z jednorazowym wypro-

dukowaniem określonej ilości palników do gazów niskokalorycznych, lecz również

efekt będący wynikiem eksploatowania w dalszych latach wcześniej wyprodukowa-

nych palników zainstalowanych na kotłach ORG-32 w Elektrociepłowni Huty Miedzi

„G.”. Zawierając umowę nazwaną umową licencyjną strony mogły w ramach swobo-

dy umów uregulować dowolnie kwestię wysokości i sposoby liczenia opłaty licencyj-

nej, zarówno w formie jednorazowej zapłaty, jak i w formie okresowych (rocznych)

opłat licencyjnych o wartości określonej jako funkcja efektów ekonomicznych uzyski-

wanych przez pewien czas z zastosowania danego projektu wynalazczego przez li-

cencjobiorcę. Żaden z przepisów ustawy o wynalazczości powołanych w kasacji (art.

42, art. 46, art. 48) nie sprzeciwia się dokonanej przez Sądy obu instancji wykładni

treści umowy licencyjnej w zakresie określenia sposobu wyliczenia i zapłaty opłat

licencyjnych za korzystanie z wynalazku.

Podstawowa teza kasacji sprowadza się do tego, że w drugim okresie obli-

czeniowym pozwana nie wyprodukowała żadnego palnika, a zatem - zdaniem skar-

żącej - nie stosowała wynalazku, co oznacza, że Sąd Okręgowy wyliczył i przyznał

powódce opłatę licencyjną nie za stosowanie wynalazku, lecz za korzystanie z wy-

nalazku zastosowanego w poprzednim okresie. Teza ta jest wynikiem przyjęcia przez

skarżącą, że Sądy obu instancji - z naruszeniem art. 48 i art. 98 ustawy o wynalaz-

18

czości oraz § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalaz-

czych - pojęcie „korzystanie z wynalazku“ użyte w art. 46 ustawy o wynalazczości i w

§ 2 umowy licencyjnej rozumiały odmiennie (inaczej) niż pojęcie „stosowanie wyna-

lazku“ użyte w art. 42 i 98 ustawy o wynalazczości oraz w § 1 pkt 7 rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych. Jest to błędne założenie skarżą-

cej. Z rozważań dotyczących podstawy prawnej dochodzonego w rozpoznawanej

sprawie roszczenia zawartych w uzasadnieniach wyroków Sądów obu instancji nie

wynika, aby Sądy odmiennie rozumiały pojęcia „korzystanie z wynalazku“ oraz „sto-

sowanie wynalazku“. Umowa licencyjna jest czynnością prawną, na mocy której li-

cencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z wynalazku (na ogół opatentowanego,

z wyjątkiem przewidzianym w art. 48 ustawy o wynalazczości) w zakresie udzielone-

go mu upoważnienia. Podstawową formą korzystania z wynalazku jest jego stoso-

wanie. Stosowaniem wynalazku jest jego materialne urzeczywistnienie polegające na

wytwarzaniu wyrobów lub urządzeń albo na użyciu w znaczeniu technicznym sposo-

bu wytwarzania bądź sposobu pracy. Wynika z tego, że istnieją dwie podstawowe

kategorie wynalazków - co do wytworu i co do sposobu. W zależności od tego, czy

wynalazek dotyczy wytworu, czy sposobu, jego stosowanie różni się zasadniczo. Je-

żeli wynalazek dotyczy wytworu, jego stosowanie polega na samym wytworzeniu wy-

robu, urządzenia, substancji urzeczywistniającej istotę wynalazku. Z kolei stosowanie

projektu dotyczącego sposobu polega na technicznym wykorzystaniu tego sposobu,

w praktyce chodzi o zmianę w technologii procesu produkcyjnego lub w zakresie

użytych w tym procesie środków technicznych.

W rozpoznawanej sprawie Sądy nie poddały szczegółowej analizie charakteru

wynalazku objętego umową licencyjną z punktu widzenia sposobu jego zastosowa-

nia. Było to zbędne ze względu na przyjętą przez Sądy koncepcję rozstrzygnięcia

sprawy w oparciu o zawarte w umowach licencyjnej i wdrożeniowej zasady ustalania

wysokości wynagrodzenia za zastosowanie wynalazku. Powoływanie się przez skar-

żącą w kasacji na treść zastrzeżeń patentowych załączonych do zgłoszenia wyna-

lazku do Urzędu Patentowego RP jest nieskuteczne, ponieważ okoliczność ta nie

stanowiła przedmiotu ustaleń faktycznych obu Sądów, a kasacja nie zawiera odpo-

wiednio skonstruowanych zarzutów naruszenia przepisów postępowania dotyczą-

cych dokonywania ustaleń faktycznych i oceny materiału dowodowego (np. art. 233

KPC lub art. 382 KPC), aby możliwe było rozważanie tej kwestii w postępowaniu ka-

sacyjnym.

19

Charakter (rodzaj) wynalazku stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej miał

w ocenie Sądów obu instancji wtórne znaczenie. Podstawowy argument przemawia-

jący za uwzględnieniem powództwa odnosił się bowiem nie do oceny charakteru wy-

nalazku i w związku z tym rozumienia pojęcia jego stosowania, lecz przewidzianego

w umowie wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku czyli do konstrukcji opłaty li-

cencyjnej. Słusznie w związku z tym Sądy przyjęły, że umowa licencyjna może prze-

widywać rożne formy wynagrodzenia dla licencjodawcy. Może to być nie tylko w sen-

sie dosłownym opłata licencyjna za stosowanie wynalazku. W ramach swobody

umów możliwe było zatem takie ukształtowanie wynagrodzenia dla powódki, które

przewidywało, że pozwana będzie ponosiła opłaty (nazwane w umowie opłatami li-

cencyjnymi) liczone jako funkcja uzyskanych przez pozwaną efektów ekonomicz-

nych. Kasacja nie wykazuje skutecznie sprzeczności tego sposobu ukształtowania

wynagrodzenia z przepisami ustawy o wynalazczości obowiązującymi w chwili zawie-

rania umowy licencyjnej. Z definicji „stosowania projektu wynalazczego“ zawartej w §

1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych ani z

przywołanych w kasacji przepisów ustawy o wynalazczości nie wynika bezwzględny

zakaz takiego rozumienia „korzystania z wynalazku“, jakie przyjęto w umowie licen-

cyjnej dla określenia nietypowego sposobu wyliczenia wynagrodzenia za korzystanie

przez pozwaną z wynalazku w znaczeniu eksploatowania wcześniej wyprodukowa-

nych - w wyniku zastosowania wynalazku - i zainstalowanych produktów.

Sądy ustaliły - na podstawie analizy treści umowy licencyjnej i umowy wdroże-

niowej - że wysokość opłat licencyjnych nie była uzależniona od ilości wyprodukowa-

nych palników, lecz od osiągniętych przez pozwaną efektów ekonomicznych wyni-

kających z wcześniejszego zastosowania wynalazku. Tego ustalenia kasacja sku-

tecznie nie zwalcza.

Nawet uwzględnienie kasacji nie czyniłoby możliwym uchylenia przez Sąd

Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...], ponie-

waż takiej możliwości nie przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o

kasacji.

Biorąc powyższe pod rozwagę, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

========================================