IV CSK 504/10

Sygn. akt IV CSK 504/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Bartłomieja P.

przeciwko Zakładowi Doświadczalnemu E. – S. Spółce Akcyjnej z siedzibą w P.

o ochronę praw autorskich i zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 25 marca 2011 r.,

skargi kasacyjnej powoda

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 20 maja 2010 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi

Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu

Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

2

Powód – Bartłomiej P. wniósł o nakazanie pozwanemu Zakładowi

Doświadczalnemu „E.- S.” SA w P. dokonania czynności prowadzących do

usunięcia skutków naruszenia jego praw autorskich do obudowy ultrasonografu A.

oraz o zasądzenie od pozwanego kwoty 60.000 zł, jako wynagrodzenia za

korzystanie z jego praw autorskich do tego utworu. Jako podstawę roszczeń

wskazał art. 78 i art. 79 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 631 ze zm.; dalej – pr. aut.).

Zakład Doświadczalny „E.- S.” SA w P. wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 10 marca 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo,

a wyrokiem z 20 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda od tego

orzeczenia.

Za podstawę rozstrzygnięć Sądy obu instancji przyjęły ustalenie, że

w 1994 r. powód wykonywał na rzecz pozwanego prace graficzne, początkowo

w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej „A. I.”, a później w ramach

Sp. z o.o. „S. I.”. Pozwany jest zakładem doświadczalnym PAN projektującym,

konstruującym i produkującym urządzenia ultradźwiękowe, w szczególności

ultrasonografy. W 1995 r. pozwany zaplanował zmianę obudowy ultrasonografu TS-

1000 exd, tak by monitor wbudowany został do wnętrza aparatu, przy

pozostawieniu tych samych modułów i urządzeń. Powód zaproponował korektę

łuków i krawędzi na obudowie urządzenia i nadanie nowej formy plastycznej bryle

narysowanej przez pracownika pozwanego oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z

pracownią modelarską, która wykona prototyp obudowy. Powód uzyskał od

pozwanego niezbędne informacje, konieczne do wdrożenia projektu i w ramach

działalności Spółki „S. I.”, przy wykorzystaniu jej oprogramowania i komputera,

podjął pracę nad projektem obudowy ultrasonografu, zakończone przygotowaniem

modelu przestrzennego.

Powód przedstawił pozwanemu nowy wygląd obudowy w postaci

renderingów i trójwymiarowej animacji, zaś rysunki komputerowe przekazał do

pracowni modelarskiej, w której tworzony był model obudowy ultrasonografu.

Wykonanie modelu odbywało się etapami, w trakcie których pod nadzorem powoda

korygowano obudowę. W końcowej fazie wykonania modelu – formy obudowy

3

w modelarni obecny był pracownik pozwanego, który odebrał wykonany model

obudowy. Pozwany zapłacił pracowni modelarskiej za wykonanie modelu. Forma

obudowy przekazana została do firmy „U.” zajmującej się wykonywaniem obudów,

a tam wykonano nową formę, w której z udziałem pracownika pozwanego

wprowadzono zmiany w sposobie montażu osłony monitora (montaż od zewnątrz),

sposobie montażu rączki, w konstrukcji zagłębienia w górnej części obudowy

i zagłębienia na klawiaturę. Nową formę obudowy pozwany dostarczył do firmy,

w której wykonano model z laminatu, a na nim korygowano symetrię, promienie,

płaszczyznę, zagłębienie na klawiaturę i tylną ścianę obudowy. W trakcie

wdrażania obudowy do produkcji wykonawca obudów kontaktował się z powodem,

a dokumentację potrzebną do obróbki obudowy otrzymał od pracownika

pozwanego.

Współpraca pozwanego ze Spółką „S. I.” zakończyła się w lutym 1996 r.

Pozwany sprzedawał ultrasonograf w nowej obudowie z nazwą handlową A. od

jesieni 1996 r. do 2006 r. W lipcu i sierpniu 1995 r. oraz w marcu 1996 r. Spółka „S.

I.” wystawiła obciążające pozwanego faktury na łączną kwotę 4.000 zł za projekt

wzorniczy obudowy ultrasonografu TS-1000 exd (za trzy etapy). Pozwany zapłacił

należności stwierdzone tymi fakturami. W marcu 1997 r. powód zażądał od

pozwanego zawarcia umowy o tantiemowym rozliczeniu ze sprzedaży

ultrasonografów w wysokości 1% ceny sprzedaży, wskazując, że jest

współautorem urządzenia. Pozwany odmówił, uznając, że powód uczestniczył

w projektowaniu obudowy, a nie urządzenia i za to mu zapłacono. Powód

pozostawił w siedzibie pozwanego pismo datowane na 13 marca 1997 r.,

pochodzące od Spółki „S. I.”, wzywające pozwanego do zawarcia umowy

upoważniającej do wykorzystania projektu ultrasonografu, z zagrożeniem

wystąpienia o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z projektu. Pismem

z 3 lipca 2002 r. powód wezwał pozwanego, by ten zaprzestał korzystania

z projektu autorskiego. Pozwany nie odpowiedział na wezwania.

Od 1999 r. pozwany rozpoczął produkcję ultrasonografów Desmin

początkowo w dwóch, a później w ośmiu wersjach, które różnią się od siebie

obudową i elektroniką. Obudowy do USG Desmin i Desmin-H oraz pozostałych

4

wersji obudowy tego ultrasonografu stworzone zostały przez pracowników

pozwanego.

Powód był prezesem jednoosobowego zarządu Spółki „S. I.”, jej jedynym

wspólnikiem, lecz nie zawał ze Spółką na piśmie umowy o pracę. Spółka ta w

latach 1995-1997 nie zatrudniała żadnych pracowników, choć prowadziła

działalność gospodarczą organizowaną przez powoda, z której powód czerpał

korzyści. Zamówienie na wykonanie dzieła zawsze przyjmowała Spółka, a powód

fizycznie to dzieło wykonywał korzystając z urządzeń Spółki (komputerów,

oprogramowania, lokalu). Spółka zbywała dzieło wytworzone przez powoda

i pobierała wynagrodzenie.

W świetle powyższych okoliczności, Sąd pierwszej instancji uznał, że powód

był twórcą obudowy ultrasonografu A., a dzieło to zostało ustalone, początkowo

w odręcznych szkicach, renderingach, a następnie w modelu obudowy

wykonanym pod nadzorem autorskim powoda. Od momentu ustalenia utworu stał

się on przedmiotem ochrony przewidzianej w prawie autorskim i przedmiotem

autorskich praw osobistych powoda. Obudowa Desmin jest natomiast dziełem

pracowników pozwanego, niezależnym od koncepcji i prototypu urządzenia A. Ma

ona cechy samodzielnej twórczości i cechy odróżniające od obudowy prototypu i

koncepcji stworzonej przez powoda. Powód nie jest „twórcą ultrasonografu", bo

ultrasonograf to przede wszystkim określone urządzenia elektroniczne,

a opracowanie obudowy dla nich nie uprawnia powoda do przypisania sobie

współautorstwa całego urządzenia.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, uzgodnienia, których dokonywał powód

z pracownikami pozwanego prowadziły do zawarcia między Spółką „S. I.”

a pozwanym ustnej umowy o sprzedaż projektu wzorniczego obudowy

ultrasonografu. Sprzedawcą była Spółka „S. I.”. Pozwany odebrał dzieło i zapłacił

za nie Spółce „S. I.”, która wystawiła fakturę. Spółki zawarły zwykłą umowę o

dzieło, lecz skoro dzieło stworzone przez powoda zawiera elementy twórcze, to do

stosunku prawnego łączącego strony w zakresie, w jakim dzieło jest utworem

stosować należy przepisy prawa autorskiego. Spółka „S. I.” wzywała następnie

pozwanego do zawarcia z nią, jako podmiotem majątkowych praw autorskich do

5

utworu stworzonego przez powoda, pisemnej umowy o korzystanie z projektu.

Powód nie pobierał wynagrodzenia autorskiego od swojej Spółki, pracował na jej

rzecz, a wszystko, co stworzył (jako twórca) stawało się tzw. „utworem

pracowniczym” (art. 12 i 13 pr. aut.). Sąd pierwszej instancji uznał, że gdyby

odrzucić stanowisko o pracowniczym charakterze utworu wykonanego przez

powoda, to należałoby przyjąć, że powoda i Spółkę „S. I.” łączyła umowa

przenosząca autorskie prawa majątkowe lub co najmniej umowa udzielenia licencji

niewyłącznej.

Sąd Apelacyjny zakwestionował stanowisko o pracowniczym charakterze

utworu wykonanego przez powoda i przyjął, że projekt obudowy nie był utworem

pracowniczym, gdyż nie powstał jako efekt wykonywania obowiązków ze stosunku

pracy. Powoda nie łączyła ze Spółką umowa o pracę, charakteryzująca się

obowiązkiem osobistego świadczenia pracy, odpłatnością i podległością

(podporządkowaniem) pracownika przełożonym oraz ryzykiem po stronie zakładu

pracy (art. 22 § 1 k.p.). Powoda nie łączyła też ze Spółką „S. I.” inna umowa (o

dzieło, zlecenie), choć niewątpliwie był on jedyną osobą działającą w imieniu tej

Spółki, jako jej jednoosobowy zarząd i faktyczny pracownik. Powód był autorem

spornego utworu, jak i każdego innego wytworzonego w tym czasie. Nigdy też nie

przeniósł formalnie na Spółkę „S. I.” żadnych praw autorskich w jakiejkolwiek

pisemnej formie, a w toku procesu jedynie deklarował, że miał dopiero zamiar tak

uczynić, w zależności od tego, czy jego utwór (obudowa USG A.) zostałby

wprowadzony do produkcji i obrotu. Sąd Apelacyjny zaakceptował jednak

stanowisko, że powód zawarł ze Spółką „S. I.” umowę o licencję niewyłączną (art.

53 w zw. z art. 41 ust. 2 pr. aut.). Za prawidłowe uznał także stanowisko Sądu

pierwszej instancji co do kwalifikacji umowy łączącej pozwanego i Spółkę „S.I.”.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa

zastrzegająca wyłączność korzystania z utworu (licencja wyłączna) wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i 67 ust. 5 pr. aut.), a umowa

licencyjna wskazania pól eksploatacji, na jakich prawo korzystania z utworu zostaje

przeniesione na nabywcę. Spółka „S. I.” i pozwany zwarli umowę o przeniesienie

autorskich praw majątkowych do projektu obudowy ultrasonografu bez zachowania

formy pisemnej, jednakże ta czynność dokonana bez zachowania wymaganej

6

formy spełnia wymagania stawiane innej czynności, a ocena jej skutków z punktu

widzenia tej innej czynności zmierza do utrzymania w mocy choćby ograniczonej

skuteczności oświadczeń woli złożonych przez strony. Na gruncie przepisów prawa

autorskiego można przyjąć konwersję nieważnej umowy o przeniesienie autorskich

praw majątkowych na umowę licencyjną niewyłączną. Obie Spółki wykonały

nieważną umowę (dostarczenie utworu odpowiadającego ustnym uzgodnieniom,

odebranie go i zapłacenie uzgodnionego wynagrodzenia), a przy tym pozostawały

w stałych kontaktach, współpracowały przy tworzeniu dzieła, jego wydaniu, a

ostatecznie przy wystawieniu faktur za poszczególne etapy wykonania dzieła.

Wykonanie nieważnej umowy samo przez się jej nie sanuje, nie eliminuje skutku

nieważności, niemniej jednak stanowi źródło nowej sytuacji prawnej, którego nie

można zignorować, gdyż strony składają oświadczenia woli po to, by wywołać

pewne skutki prawne. Pozwany zapłacił kwotę 4.000 zł za projekt wzorniczy

obudowy ultrasonografu i otrzymał ten projekt w formie szkiców i prototypu

obudowy od Spółki „S. I.”. Między Spółką „S. I.” a pozwanym doszło zatem do

zawarcia umowy, której przedmiotem było udzielenie zezwolenia na

nieograniczone w czasie korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji,

bowiem chociaż strony nie określiły wyraźnie tego pola eksploatacji, to art. 49 ust.

1 pr. aut. nakazuje w takiej sytuacji ustalić je w sposób zgodny z charakterem i

przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Obie strony umowy miały

świadomość, że projektowana obudowa przeznaczona będzie do seryjnej produkcji

ultrasonografów, a zatem stronom znany był cel jej gospodarczego wykorzystania i

sposób dalszego dysponowania utworem, a wydanie prototypu obudowy nie było

tylko jednorazowym zezwoleniem na skorzystanie z projektu.

Skoro między Spółkami doszło do zawarcia umowy licencji niewyłącznej, to

legitymację czynną do wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z tej umowy miała

Spółka „S. I.”, a nie powód. Powodowi przysługuje ochrona w zakresie osobistych

praw autorskich jako twórcy obudowy ultrasonografu, ale niemajątkowe dobra

twórcy podlegają ochronie, gdy dochodzi do bezprawnego zachowania,

dotyczącego określonego utworu, które godzi w opinię o twórcy. Zarówno powód

(jako twórca), jak i Spółka „S. I.”, co najmniej godzili się na korzystanie z utworu

przez pozwanego i za to korzystanie Spółka „S. I.” otrzymała wynagrodzenie.

7

Okoliczności te wyłączają zatem bezprawność zachowania pozwanego.

Bezzasadność dochodzonych roszczeń w zakresie udzielenia ochrony autorskich

praw majątkowych i osobistych była przesłanką do oddalenia tzw. roszczeń

informacyjnych, odnoszących się do rodzajów produkowanych przez pozwanego

ultrasonografów, ich ilości i ceny sprzedaży.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 20 maja 2010 r. wniósł

powód. Skarżący zarzucił, że wyrok ten zapadł z naruszeniem prawa materialnego,

to jest: - art. 41 ust. 2 pr. aut. przez jego niezastosowanie i uznanie, że pomiędzy

nim a Spółką „S. I.” oraz pomiędzy tą Spółką a pozwanym doszło do zawarcia

umowy licencji niewyłącznej, chociaż w umowach nie wymieniono pól eksploatacji

utworu i zakresu zezwolenia na korzystanie z niego; - art. 65 § 1 w zw. z art. 60

k.c. oraz art. 67 ust. 1 i ust. 5 (a contrario) pr. aut. w zw. art. 65 § 1 i § 2 k.c.

poprzez wyłożenie okoliczności dotyczących statusu i sposobu działania powoda w

Spółce „S. I.” jako uzasadniających przyjęcie, że doszło do przeniesienia przez

powoda na tę Spółkę praw do spornego utworu na podstawie umowy licencji

niewyłącznej; - art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 3 w zw. z art. 67 ust. 1 i ust. 5 (a contrario)

pr. aut. w zw. art. 49 pr. aut. oraz art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że Spółka

„S. I.” na podstawie udzielonej jej niewyłącznej licencji na korzystanie ze spornego

utworu udzieliła pozwanemu dalszej licencji na korzystanie z niego, bez ograniczeń

czasowych, na wszystkich polach eksploatacji; - art. 12 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1

oraz ust. 5 (a contrario) pr. aut. poprzez jego zastosowanie na zasadzie analogii do

utworu niepracowniczego; - art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez ich

niezastosowanie; - art. 53 i art. 65 pr. aut. w zw. art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez

przyjęcie konwersji nieważnej umowy przeniesienia praw autorskich dotyczących

spornego utworu na umowę licencji niewyłącznej; - art. 43 ust. 1, art. 45 pr. aut.

w zw. z 627 k.c. oraz 67 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez

niezastosowanie tych przepisów i przyjęcie, że zawierając umowę o dzieło (art. 627

k.c.) o wartości 4.000 zł, Spółka „S. I.” i pozwany uzgodnili, iż pozwany,

z momentem przekazania mu egzemplarza spornego utworu, uzyska od Spółki „S.

I.” licencję na korzystanie z tego utworu na wszystkich polach eksploatacji; - art. 52

ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że przekazanie

pozwanemu egzemplarza spornego utworu wskazuje na to, iż wolą Spółki „S. I.” i

8

pozwanego było przekazanie pozwanemu, wraz z tym egzemplarzem, praw

autorskich do niego; - art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w związku

z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie" i przyjęcie, że opracowaniem jest utwór,

który przejmuje wszystkie elementy utworu pierwotnego i zawiera dodatkowe

elementy, natomiast nie jest opracowaniem utwór stworzony przez innego twórcę; -

art. 79 w zw. z art. 17 w zw. art. 67 ust. 4 a conlrario pr. aut. i przyjęcie, że

legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń przysługuje Spółce „S. I.”, nie zaś

powodowi; art. 68 oraz art. 67 ust. 4 a contrario pr. aut. w zw. z art. 17 i art. 79

pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez wadliwe wyłożenie oświadczenia woli

Spółki „S. I.” skierowanego do pozwanego 14 marca 1997 r., którym Spółka

domaga się od pozwanego zaprzestania korzystania ze spornego utworu, a było to

oświadczenie o wypowiedzeniu licencji niewyłącznej skutkujące powstaniem po

stronie powoda uprawnienia do dochodzenia od pozwanego roszczeń związanych z

korzystaniem z utworu za czas do zaprzestania korzystania z niego z końcem

2006 r.

Powód zarzucił nadto, że zaskarżony wyrok wydany został z naruszeniem

przepisów postępowania, to jest art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. poprzez

skonstruowanie uzasadnienia zaskarżanego wyroku w sposób wariantowy

i dokonanie kilku alternatywnych przypisań jednego ustalonego stanu faktycznego

pod różne podstawy prawne; - art. 6 k.c. w związku ze stosowaniem art. 52 ust. 1

pr. aut. oraz w związku z stosowaniem art. 67 ust. 1 i ust. 5 pr. aut. w zw. z art. 65

§ 1 i § 2 k.c.

Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy

Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach

postępowania kasacyjnego ewentualnie o uchylenie tego wyroku oraz orzeczenie

co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od

pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu.

Pozwana wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Skoro kasacja została oparta na obu podstawach wymienionych w art.

3931

k.p.c., to w pierwszej kolejności rozważenia wymagają zarzuty formalne

9

dotyczące dotychczasowego postępowania, w którym został ustalony stan

faktyczny będący podstawą wyrokowania. Dopiero wtedy, gdy okażą się one

nieuzasadnione, Sąd Najwyższy na podstawie ustaleń, którymi jest związany (art.

39813

§ 2 k.p.c.), może ocenić zasadność naruszenia prawa materialnego

(por. m.in. wyrok SN z 28 kwietnia 2005 r., II CK 495/04, nie publ., z 15 kwietnia

2004 r., IV CK 274/03, nie publ., z 23 marca 1997 r., II CKN 60/97, OSNC 1997,

nr 9, poz. 28).

Artykuł 328 § 2 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi

kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera

wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera oczywiste braki, które

uniemożliwiają kontrolę kasacyjną wyroku (por. m.in. wyrok SN z 9 września

2010 r., I CSK 679/10, nie publ. i powołane tu orzecznictwo). Wyjaśnienie

w uzasadnieniu wyroku jego podstawy prawnej powinno wskazywać te przepisy

prawne, które stanowią podstawę rozstrzygnięcia. Zaskarżony wyrok spełnia te

wymagania, bo skoro Sąd Apelacyjny oceniał zasadność zgłoszonego roszczenia

przy przyjęciu różnych wariantów odpowiedzialności pozwanego, to oczywistym

jest, że każdy z tych wariantów musiał powiązać z przepisami prawa materialnego,

które go usprawiedliwiały. Odrębną kwestią jest natomiast odpowiedź na pytanie,

czy Sąd właściwie zastosował wskazane przez siebie normy prawa materialnego.

Wadliwości w tym zakresie mogą być jednak podnoszone w ramach pierwszej

podstawy, wymienionej w art. 3983

§ 1 pkt 1 k.p.c.

2. W sprawie ustalone zostało, że powód jest autorem projektu wzorniczego

obudowy, w której pozwany w latach 1996-2006 r. wprowadzał na rynek

ultrasonograf A. Projekt ten powstał w efekcie zawarcia przez pozwanego ze

Spółką „S.I.” umowy o jego opracowanie. W wyniku prac projektowych powstał

utwór chroniony prawem autorskim. Autorem utworu mogła być tylko osoba

fizyczna, nie zaś spółka, a zatem powodowi przysługiwały osobiste i majątkowe

prawa autorskie do projektu obudowy.

Co do zasady, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu

i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za

korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.).

10

Sąd Apelacyjny nie zaakceptował stanowiska Sądu Okręgowego, że

opracowany przez powoda projekt obudowy ultrasonografu był utworem

pracowniczym. Podstawą wyróżnienia tej kategorii utworów jest art. 12 pr. aut.

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią

inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania

obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa

majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru

stron. Sąd Apelacyjny trafnie zauważył, że o zakwalifikowaniu stosunku prawnego,

w jakim pozostają strony jako umowy o pracę decyduje faktyczne zrealizowanie się

elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, a mianowicie przede

wszystkim świadczenia pracy przez pracownika z zamiarem realizowania

obowiązków pracowniczych, czyli świadczenie pracy podporządkowanej (także –

poleceniom pracodawcy) w czasie i miejscu oznaczonym przez pracodawcę

(por. wyroki Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNP 1998,

nr 20, poz. 595; z 28 października 1998 r., I PKN 416/98 OSNP, 1999, nr 24,

poz. 775; z 6 marca 2007 r., I UK 302/06, OSNP 2008, nr 7-8, poz. 110). Ustalenia

na temat zadań wykonywanych przez powoda w Spółce „S. I.” nie pozwalają na

przypisanie powodowi statusu pracownika tej Spółki. Powód nie był nikomu

podporządkowany organizacyjnie i służbowo, nie miał konkretnego zakresu

obowiązków, decydował o wszystkich sprawach Spółki, w której nie pracowała

żadna inna osoba. W sprawie nie wykazano nadto, żeby Spółka „S. I.” zawarła z

powodem umowę o pracę w sposób zgodny z art. 203 k.h. Dokonując wykładni

tego przepisu w aspekcie możliwości zawierania z członkami zarządu spółki prawa

handlowego umów o pracę Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 1995 r., I PZP

7/95 (OSNAP 1995, nr 18, poz. 227), stwierdził, że umowa o pracę zawarta przez

jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą przez

wspólnika, będącego prezesem jej jednoosobowego zarządu, z tym wspólnikiem,

jest nieważna. W wyroku z 19 stycznia 2010 r., I UK 281/09, LEX nr 577826, Sąd

Najwyższy przyjął, że umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest

bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. i art. 210 k.s.h.).

11

Stworzenie utworu przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego

członkiem jej zarządu, niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą

obowiązek podejmowania działalności twórczej, nie uzasadnia prawa spółki do

utworu na podstawie art. 12 pr. aut.

W orzecznictwie wyrażony został wprawdzie pogląd, że członek zarządu

spółki kapitałowej może też wykonywać swoje czynności na podstawie innych

stosunków cywilnoprawnych niż umowa o pracę (por. wyrok Sąd Najwyższy

z 11 maja 2009 r., I UK 15/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z 12 listopada 2008 r., I ACa 227/08, Apel.-W-wa 2009, nr 3, poz. 22), ale o ile

byłyby to stosunki prawne nawiązane na podstawie umowy, to przy ocenie tego,

czy doszło do ich ważnego nawiązania należałoby uwzględnić wymagania

oznaczone w art. 203 k.h. Niezależnie jednak od powyższego, brak byłoby podstaw

do stwierdzenia, że utwór stworzony przez wspólnika spółki prawa handlowego,

będącego członkiem jej zarządu, a związanego ze spółką inną umową prawa

cywilnego niż umowa o pracę jest utworem, do którego stosuje się art. 12 pr. aut.

Sąd Apelacyjny uznał, że powód nie był związany ze Spółką „S. I.” umową

zlecenia, czy inną umową o świadczenie usług, a zatem w związku z takim

stosunkiem umownym Spółka nie mogła nabyć praw do projektu obudowy

wykonanego przez powoda.

3. Artykuł 41 pr. aut. stanowi, że autorskie prawa majątkowe mogą przejść

na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, a nabywca

autorskich praw majątkowych może je przenieść na inne osoby, chyba że umowa

stanowi inaczej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa

o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej

wymienione.

W świetle powyższego rozważenia wymagała okoliczność, czy powód

przeniósł na Spółkę „S. I.” przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do

projektu obudowy ultrasonografu oraz czy Spółka mogła je przenieść dalej, na

pozwanego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa

zastrzegająca wyłączność korzystania z utworu (licencja wyłączna) wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i art. 67 pkt 5 pr. aut.).

12

Niewątpliwie powód i Spółka „S. I.” nie zawarli w tej formie umów, które by

dotyczyły przeniesienia na Spółkę praw do utworu stworzonego przez powoda. Sąd

Apelacyjny zaakceptował jednak stanowisko alternatywnie rozważane przez Sąd

Okręgowy, że prawo do projektu obudowy zostało przeniesione przez powoda na

Spółkę „S.I.” na podstawie umowy o udzielenie Spółce licencji niewyłącznej. Do

zawarcia takiej umowy miało dojść przed zawarciem przez Spółkę „S. I.” z

pozwanym umowy o sprzedaż projektu wzorniczego i przed wydaniem projektu

pozwanemu, a zatem w okresie obowiązywania art. 203 k.h., którego

odpowiednikiem w aktualnym stanie prawym jest art. 210 k.s.h. Zgodnie z art. 203

k.h. w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu reprezentuje spółkę rada

nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników. W zamyśle

ustawodawcy przepis ten miał chronić spółkę, jej wspólników i wierzycieli przed

niekorzystnymi dla spółki decyzjami jej zarządu, a znajdował zastosowanie, kiedy

podmioty te występowały po przeciwnych stronach sporu sądowego albo po

przeciwnych stronach umowy. Artykuł 203 k.h. ma zastosowanie nie tylko do

umowy o pracę (o czym była mowa wyżej), lecz do każdej umowy, którą członek

zarządu spółki miałby zawrzeć ze spółką, a niezachowanie oznaczonych nim

wymagań oznacza nieważność umowy. Sądy obu instancji uznały, że umowa

o udzielenie licencji niewyłącznej pomiędzy powodem i Spółką, w skład zarządu

której wchodził, została zawarta w formie ustnej, ale w ustaleniach tych Sądów nie

ma mowy o tym, czy przy zawieraniu umowy Spółka „S. I.” była reprezentowana

zgodnie z wymaganiami oznaczonymi w art. 203 k.h. W świetle ustaleń faktycznych

przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia nie można zatem odeprzeć zarzutów

skarżącego dotyczących naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 203 k.h. w zw. z art.

58 § 1 k.c.

4. Z zaakceptowanych przez Sąd Apelacyjny ustaleń Sądu Okręgowego

wynika, że projekt obudowy powstał w wykonaniu umowy o dzieło, przy czym

powierzającym wykonanie dzieła miał być pozwany, a wykonawcą – Spółka „S. I.”,

za którą działał powód. W innym znowu miejscu uzasadnienia Sąd jednak

stwierdził, że między pozwanym i Spółką „S. I.” doszło do zawarcia umowy o

sprzedaż projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, a zatem innej umowy niż

umowa o dzieło. O zawarciu którejś z tych umów w relacjach między spółkami ma

13

świadczyć okoliczność, że Spółka „S. I.” wystawiła fakturę za wykonanie projektu

wzorniczego, a pozwany za ten projekt zapłacił i został mu on wydany w formie

szkiców i prototypu obudowy. Z tych samych faktów Sąd Okręgowy wyprowadził

zaakceptowany przez Sąd Apelacyjny wniosek, że między Spółką „S. I.” a

pozwanym doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było udzielenie

zezwolenia na nieograniczone w czasie korzystanie z utworu – projektu

wzorniczego obudowy ultrasonografu na wszystkich polach eksploatacji, przy czym

umowa taka nie została zawarta na piśmie.

W stosunkach cywilnoprawnych jest wprawdzie możliwe zawarcie umowy

przez czynności konkludentne, niemniej jednak wnioskowanie o zawarciu takiej

umowy jest dopuszczalne wówczas, gdy ustalone okoliczności faktyczne sprawy

przemawiają za tym, że czynność miała miejsce między podmiotami uprawnionymi

do zaciągania pewnych zobowiązań i że strony czynności określiły przynajmniej

konieczne konstrukcyjne elementy umowy. Nie można wnioskować o zawarciu

przez Spółkę „S. I.” z pozwanym umowy o przeniesienie na niego autorskich praw

majątkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu bez uprzedniego

stwierdzenia, że Spółce takie prawa przysługiwały, a w świetle rozważań

przeprowadzonych wyżej (pkt 2) w sprawie nie dokonano ustaleń pozwalających na

takie wnioski i oceny.

Sąd Apelacyjny przyjął jednak, że pomiędzy Spółką „S. I.” a pozwanym

doszło do zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu

wzorniczego obudowy ultrasonografu, przy czym z uwagi na niezachowanie formy

zastrzeżonej dla tej umowy pod rygorem nieważności (art. 53 pr. aut.) możliwa jest

konwersja czynności i przyjęcie, że Spółka „S. I.” udzieliła pozwanemu dalszej

licencji i zezwoliła mu na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji.

Nie można wnioskować o udzieleniu przez Spółkę „S. I.” na rzecz pozwanego

dalszej licencji, w warunkach gdy nie zostały poczynione w sprawie ustalenia

pozwalające na stwierdzenie, że tej Spółce została ważnie udzielona licencja na

korzystanie z utworu przez jego twórcę. Zasadą przy tym jest, że licencjobiorca nie

może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji,

chyba że jego umowa z twórcą stanowi inaczej (art. 67 ust. 3 pr. aut.). Gdyby

nawet przyjąć, że powód udzielił Spółce „S. I.” licencji niewyłącznej na korzystanie z

14

utworu, to z ustaleń dokonanych przez Sądy obu instancji nie wynika, jakie były

postanowienia tej umowy co do możliwości udzielenia dalszej licencji przez

licencjobiorcę. Zarzut naruszenia art. 67 ust. 3 pr. aut. okazał się zatem zasadny.

Dla przyjęcia, że pomiędzy stronami umowy o dzieło (art. 627 k.c.) doszło do

udzielenia zamawiającemu dorozumianej licencji niewyłącznej na korzystanie

z utworu będącego wynikiem wykonania tej umowy nie jest wystarczające

wykonanie i wydanie egzemplarza dzieła oraz jego przyjęcie przez zamawiającego

i zapłata wynagrodzenia. Zamawiający, który twierdzi, że po wykonaniu dzieła

udzielona mu nadto została licencja niewyłączna na korzystanie z utworu na

wszystkich polach eksploatacji powinien wykazać, że między nim a wykonawcą

zostało zawarte porozumienie, na mocy którego wykonawca wyraził zgodę na

korzystanie z utworu, a zapłacone przez zamawiającego wynagrodzenie

uwzględnia, poza wynagrodzeniem za wykonanie dzieła, także wynagrodzenie za

korzystanie z niego w zakresie udzielonej mu licencji.

5. W świetle ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia,

powoda należy uznać za autora projektu obudowy do ultrasonografu A., natomiast

obudowa ultrasonografu Desmin jest dziełem pracowników pozwanego,

niezależnym od koncepcji i prototypu urządzenia A. Ma ona cechy samodzielnej

twórczości i cechy odróżniające od obudowy prototypu i koncepcji stworzonej przez

powoda. Przy tych ustaleniach faktycznych nie sposób jest uznać, że projekt

obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania projektu obudowy

ultrasonografu A. W sprawie nie zostały dokonane takie ustalenia faktyczne, które

by mogły uzasadniać tezę, iż projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter

opracowania utworu, jakim był projekt obudowy ultrasonografu A. W tej sytuacji nie

sposób jest uznać, że w sprawie doszło do naruszenia art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez

jego niezastosowanie w związku z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie”.

Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie nie pozwalają bowiem na zastosowanie

art. 2 ust. 2 pr. aut. do oceny projektu obudowy ultrasonografu Desmin.

6. Trafnie skarżący zarzuca, że Sąd Apelacyjny błędnie ocenił jego

legitymację do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 78 i 79 pr. aut.

Z roszczeniami zmierzającymi do ochrony autorskich praw majątkowych (art. 79

15

pr. aut.) może wystąpić uprawniony, a więc twórca lub pierwotny nabywca praw

autorskich albo ich następcy prawni, a także licencjobiorca wyłączny (art. 67 ust. 4

pr. aut.) oraz organizacje zbiorowego zarządzania. Powód bez wątpienia ma status

twórcy projektu obudowy, a z ustaleń Sądów nie wynika, by powód przeniósł na

inną osobę majątkowe prawa autorskie do tego utworu albo żeby udzielił licencji

wyłącznej na korzystanie z niego.

Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy i powstają

z chwilą ustalenia utworu. W razie naruszenia praw osobistych o udzielenie

ochrony zwrócić się może twórca, a po jego śmierci (przy braku odmiennej jego

woli) – osoby wskazane w art. 78 ust. 2 pr. aut. Trafnie Sąd Apelacyjny wskazał, że

przesłanką dla dochodzenia roszczeń przewidzianych tym przepisem jest

stwierdzenie bezprawności działania sprawcy naruszenia. W świetle wątpliwości,

jakie powstają w związku z oceną okoliczności, w jakich pozwany przystąpił do

korzystania z projektu przygotowanego przez powoda stwierdzenie, że jego

działanie nie było bezprawne jest przedwczesne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 39815

k.p.c. oraz art. 108 § 2

k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821

k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak

w sentencji.